1

Am 16. März 2012 meldete die Klägerin, die International Gaming Projects Ltd, nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:

3

Es wurde für folgende Waren der Klassen 9 und 28 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

4

Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 2012/086 vom 8. Mai 2012 veröffentlicht.

5

Am 8. August 2012 erhob die British Sky Broadcasting Group plc als Rechtsvorgängerin der Streithelferin, der Sky plc, nach Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für sämtliche oben in Rn. 3 genannten Waren.

6

Der Widerspruch wurde insbesondere auf die ältere Wortmarke des Vereinigten Königreichs SKY, die am 7. September 2012 unter der Nr. 2500604 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 bis 18, 25, 28 und 35 bis 45 eingetragen wurde, gestützt. Was die Klasse 9 betrifft, umfassten die fraglichen Waren insbesondere „Computerprogramme“, „[interaktive] elektronische & Computerspiele“ und „Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren“. Was die Klasse 28 betrifft, umfassten die in Rede stehenden Waren „Spiele, Spielzeug; elektronische Spiele; mobile Geräte für elektronische Spiele, Computer- oder Videospiele; Videospielgeräte; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren; Spielkarten; Kartenspiele; Sportartikel; Glücksspiele; Vergnügungsautomaten; interaktive Lern- oder Vergnügungsspiele“.

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Der Widerspruch wurde auf die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b sowie Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009 angeführten Gründe gestützt.

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Mit Entscheidung vom 19. August 2013 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch für alle betroffenen Waren und Dienstleistungen allein auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 statt und wies die Anmeldung insgesamt zurück.

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Am 18. Oktober 2013 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim HABM Beschwerde ein.

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Mit Entscheidung vom 23. Oktober 2014 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) bestätigte die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und wies den Widerspruch zurück. Hierzu beschränkte sie sich darauf, die Anmeldemarke mit der älteren Marke zu vergleichen und die Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu beurteilen. Sie begründete diese Entscheidung damit, dass die in Rede stehenden Waren im Wesentlichen identisch seien (Rn. 15 bis 17 der angefochtenen Entscheidung). Im Rahmen des Vergleichs der einander gegenüberstehenden Marken stellte die Beschwerdekammer zunächst fest, dass das Wort „sky“ das „am stärksten dominierende und unterscheidungskräftigste“ Element der Anmeldemarke sei, während das Wort „bonus“ nur geringe Unterscheidungskraft habe (Rn. 20 der angefochtenen Entscheidung). Sodann kam sie zu dem Schluss, dass die einander gegenüberstehenden Marken erstens eine überdurchschnittlich hohe Ähnlichkeit in bildlicher Hinsicht, zweitens eine hochgradige Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht und drittens eine hochgradige Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht aufwiesen (Rn. 21 bis 23 der angefochtenen Entscheidung). Schließlich führte die Beschwerdekammer im Rahmen der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr aus, dass aufgrund der Identität und der hochgradigen Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren, eines überdurchschnittlichen Ähnlichkeitsgrades in schriftbildlicher Hinsicht und eines hohen Ähnlichkeitsgrades in klanglicher und begrifflicher Hinsicht der einander gegenüberstehenden Marken sowie der durchschnittlichen inhärenten Kennzeichnungskraft der älteren Marke zwischen den einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe (Rn. 29 der angefochtenen Entscheidung).

11

Die Klägerin beantragt,

12

Das HABM und die Streithelferin beantragen,

13

Zur Stützung ihrer Klage macht die Klägerin im Wesentlichen drei Gründe geltend, mit denen sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b sowie Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009 rügt.

14

Zu diesem Zweck beschränkt die Klägerin zunächst den Umfang ihrer Gemeinschaftsmarkenanmeldung nach Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, indem sie das Verzeichnis der Waren, für die die Eintragung begehrt wird, zum einen auf „Computerprogramme; elektronische Bauelemente“ der Klasse 9 und zum anderen auf „Spielautomaten; Vergnügungs- und Spielautomaten; Elektrische und/oder elektronische Vergnügungs- und Spielautomaten, ‑apparate und ‑anlagen; Videospielautomaten und ‑apparate; Teile und Bestandteile für die vorstehend genannten Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“ der Klasse 28 „einschränkt“, soweit diese Waren ausschließlich für „Video-Bingospiele für Unterhaltungsautomaten in Casinos und in Spielhallen“ bestimmt sind. Die Klägerin ist im Wesentlichen der Auffassung, dass diese Einschränkung des in Rede stehenden Warenverzeichnisses ihrem Vorbringen vor den Instanzen des HABM entspreche, wonach eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken mehr oder weniger ausgeschlossen sei, weil ihr Geschäftsfeld nur die Nutzung von Unterhaltungs- oder Spielautomaten in Casinos und Spielhallen umfasse.

15

Das HABM und die Streithelferin erwidern, dass gemäß Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts der vor der Beschwerdekammer verhandelte Streitgegenstand nicht geändert werden könne. Im vorliegenden Fall habe die Klägerin das Verzeichnis der angemeldeten Waren geändert, indem sie deren Verwendungszweck angegeben habe, und folglich unter Missachtung dieser Vorschrift den Streitgegenstand, geändert. Diese Änderung könne daher vom Gericht nicht berücksichtigt werden, weil die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung allein anhand des tatsächlichen und rechtlichen Rahmens des Rechtsstreits zum Zeitpunkt ihres Erlasses vorzunehmen sei. Außerdem sei der einzige Antrag, der diese Änderung des Streitgegenstands enthalte, unzulässig. Die Klägerin erkläre nämlich ausdrücklich, dass sie nicht die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung insgesamt begehre, sondern lediglich deren teilweise Aufhebung im Hinblick auf die nach dieser Einschränkung bezeichneten Waren. Sie erkläre darüber hinaus, nicht mehr den Schutz der ursprünglich angemeldeten Waren „allgemein als weit gefasste Kategorie [zu beanspruchen], weil diese Arten von Waren auf diejenigen beschränkt seien, die für das Funktionieren von Video-Bingospielen für Unterhaltungsautomaten in Casinos und Spielhallen notwendig seien“. Daher müsse dieser einzige Klageantrag und folglich die Klage insgesamt als unzulässig abgewiesen werden.

16

Im Übrigen sind das HABM und die Streithelferin der Ansicht, dass die Beschwerdekammer nicht gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen habe.

17

Nach Art. 129 der Verfahrensordnung kann das Gericht auf Vorschlag des Berichterstatters und nach Anhörung der Hauptparteien jederzeit von Amts wegen die Entscheidung treffen, durch mit Gründen versehenen Beschluss darüber zu entscheiden, ob unverzichtbare Prozessvoraussetzungen fehlen.

18

Im vorliegenden Fall hält sich das Gericht insbesondere in Anbetracht der Antworten der Klägerin und der Streithelferin auf seine schriftliche Frage zur Zulässigkeit der Klage für durch die Aktenstücke hinreichend unterrichtet und beschließt, über die Klage zu entscheiden, ohne das Verfahren fortzusetzen.

19

Was die vom HABM erhobene Unzulässigkeitseinrede angeht, ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht nach Art. 65 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 die Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM nur „wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des EG-Vertrags, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs“ aufheben oder abändern kann. Im Hinblick auf Art. 76 dieser Verordnung ist diese Rechtmäßigkeitskontrolle unter Berücksichtigung des tatsächlichen und rechtlichen Rahmens des Rechtsstreits vorzunehmen, mit dem die Beschwerdekammer befasst war. Infolgedessen kann das Gericht die streitgegenständliche Entscheidung nur aufheben oder abändern, wenn zum Zeitpunkt ihres Erlasses einer dieser Gründe für ihre Aufhebung oder Abänderung vorlag. Dagegen kann es diese Entscheidung nicht aus Gründen aufheben oder abändern, die erst nach ihrem Erlass eingetreten sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. November 2007, Tegometall International/HABM – Wuppermann [TEK], T‑458/05, Slg, EU:T:2007:349, Rn. 19 und 20 und die dort angeführte Rechtsprechung).

20

Des Weiteren setzt Art. 26 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 zwar voraus, dass „die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke … ein Verzeichnis der Waren …, für die die Eintragung begehrt wird, [enthalten muss]“, Art. 43 Abs. 1 dieser Verordnung sieht jedoch vor, dass „[d]er Anmelder … seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren … einschränken [kann]“.

21

In der beim Gericht eingereichten Klageschrift und daher nach dem Erlass der angefochtenen Entscheidung hat die Klägerin das Verzeichnis der Waren, für die sie die Eintragung der Gemeinschaftsmarke begehrt, geändert, indem sie ihre Merkmale und insbesondere ihren Verwendungszweck dahin präzisiert hat, dass sie „ausschließlich für Video-Bingospiele für Unterhaltungsautomaten in Casinos und Spielhallen“ bestimmt seien.

22

Zwar hat das Gericht in Bezug auf eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung, die mehrere Waren betraf, eine vor ihm und somit nach der Entscheidung der Beschwerdekammer abgegebene Erklärung des Markenanmelders, dass er seine Anmeldung nur für einige der von seiner ursprünglichen Anmeldung erfassten Waren zurücknehme, dahin ausgelegt, dass es sich entweder um eine Erklärung handelt, wonach sich der Anmelder gegen die angefochtene Entscheidung nur wendet, soweit sie sich auf die übrigen angemeldeten Waren bezieht oder, wenn eine solche Erklärung in einem fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens vor dem Gericht abgegeben wurde, um eine Teilrücknahme. Will aber der Markenanmelder mit seiner Einschränkung des Verzeichnisses der von der Gemeinschaftsmarkenanmeldung erfassten Waren nicht eine oder mehrere Waren aus diesem Verzeichnis streichen, sondern ein Merkmal dieser Waren, wie z. B. ihre Bestimmung oder ihre Beschreibung ändern, dann ist nicht auszuschließen, dass sich diese Änderung auf die Prüfung der Gemeinschaftsmarke auswirkt, die die Instanzen des HABM im Laufe des Verwaltungsverfahrens durchgeführt haben. Diese Änderung im Stadium der Klage vor dem Gericht zuzulassen, hieße unter diesen Umständen, den Streitgegenstand im laufenden Verfahren zu ändern, was nach Art. 188 der Verfahrensordnung unzulässig ist. Daher kann sich eine solche Änderung weder auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung auswirken, noch vom Gericht bei der Prüfung der Begründetheit der Klage berücksichtigt werden (vgl. in diesem Sinne Urteile TEK, oben in Rn. 19 angeführt, EU:T:2007:349, Rn. 23 bis 25 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 20. Februar 2013, Caventa/HABM – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, EU:T:2013:85, Rn. 22 bis 25).

23

Im vorliegenden Fall geht sowohl aus dem einzigen Aufhebungsantrag als auch aus den in der Klageschrift zu seiner Stützung vorgebrachten Gründen hervor, dass die Klägerin keine der Waren, die Gegenstand ihrer Gemeinschaftsmarkenanmeldung sind, streicht, sondern lediglich ihren Verwendungszweck dahin präzisiert, dass sie „ausschließlich für Video-Bingospiele für Unterhaltungsautomaten in Casinos und Spielhallen bestimmt sind“. Wie das HABM zu Recht vorträgt, bestätigt die Klägerin in Rn. 16 der Klageschrift selbst, dass sie nicht mehr den Schutz der bezeichneten Waren „im Allgemeinen als eine weiter gefasste Kategorie“ beanspruche, sondern nur soweit, als ihnen dieser spezielle Verwendungszweck innewohne. Außerdem ersucht die Klägerin das Gericht ausdrücklich, diese im Laufe des Verfahrens erfolgte Klarstellung, die sich auf den Verwendungszweck der fraglichen Waren zum Zweck ihres Vergleichs gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 beziehe, zu berücksichtigen und daraus auf die fehlende Ähnlichkeit zu schließen.

24

Zum einen ist jedoch im Hinblick auf die oben in Rn. 22 angeführte Rechtsprechung festzustellen, dass eine solche im Laufe des Verfahrens erfolgte Präzisierung, die sich auf die Merkmale und insbesondere auf den Verwendungszweck der fraglichen Waren bezieht, eine Änderung des tatsächlichen Rahmens des Rechtsstreits darstellt, mit dem die Beschwerdekammer befasst war und der Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war, weil sie dazu führt, jeden anderen Verwendungszweck dieser Waren, der im Rahmen des Warenvergleichs möglicherweise eine Rolle gespielt hat, auszuschließen. Wie die Klägerin u. a. in den Rn. 50 bis 60 der Klageschrift selbst geltend macht, kann sich diese Änderung folglich auf die Prüfung auswirken, die die Beschwerdekammer insbesondere hinsichtlich der Ähnlichkeit der fraglichen Waren durchgeführt hat, und ändert daher zwangsläufig den Gegenstand des Rechtsstreits, mit dem das Gericht befasst ist. Soweit zum anderen mit dem Antrag auf teilweise Aufhebung und dem Vorbringen zu seiner Stützung die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Entscheidung nur unter der Voraussetzung geltend gemacht wird, dass das Gericht diese gemäß Art. 188 der Verfahrensordnung unzulässige Änderung des Streitgegenstands berücksichtigt, kann dieser Antrag keinen Erfolg haben.

25

Denn die Klägerin kann mit ihrer Klage eine teilweise Aufhebung der angefochtenen Entscheidung nicht mit der Begründung erreichen, diese Entscheidung beruhe auf einer – von der Beschwerdekammer nicht vorgenommen – Beurteilung einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, in die sie Waren mit einem spezifischen Verwendungszweck einbezieht, mit dem die Beschwerdekammer nicht befasst war. Wie das HABM zu Recht geltend macht, hatte die Beschwerdekammer im Rahmen des Vergleichs der in Rede stehenden Waren vielmehr zu prüfen, ob sämtliche möglichen Verwendungszwecke dieser Waren auf deren Ähnlichkeit oder gar deren Identität schließen lassen. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Beurteilung der Warenähnlichkeit alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen, insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 29. September 1998, Canon,C‑39/97, Slg, EU:C:1998:442, Rn. 23). Für die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 setzt eine Verwechslungsgefahr außerdem eine Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken und eine Identität oder eine Ähnlichkeit der von ihnen bezeichneten Waren oder Dienstleistungen voraus, wobei es sich um kumulative Voraussetzungen handelt (Urteile vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM,C‑234/06 P, Slg, EU:C:2007:514, Rn. 48, und vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM – easyGroup IP Licensing [easyHotel], T‑316/07, Slg, EU:T:2009:14, Rn. 42). Im vorliegenden Fall ist es jedoch gerade der Vergleich der Waren mit ihren gattungsbezogenen und unterschiedlichen Merkmalen, wie sie ursprünglich angemeldet worden waren, und nicht, wie sie im Nachhinein spezifiziert wurden, der die Beschwerdekammer dazu veranlasst hat, auf eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zu schließen. Daher betrifft der Antrag der Klägerin im vorliegenden Fall – im Unterschied zu einem Fall, in dem ein Kläger einige der Waren, deren Eintragung er ursprünglich beantragt hat, aus seiner Gemeinschaftsmarkenanmeldung streicht – eine nicht loslösbare Gesamtbeurteilung der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung, die nicht Gegenstand einer teilweisen Aufhebung sein kann. Der bloße Umstand, dass die Klägerin, wie sie in ihrer Antwort auf die schriftliche Frage des Gerichts hervorgehoben hat, vor den Instanzen des HABM geltend gemacht hat, dass ihr Geschäftsbetrieb nur die Nutzung von Unterhaltungs- oder Spielautomaten in Casinos oder Spielhallen umfasse, vermag diese Beurteilung nicht zu widerlegen, weil die Waren, die Gegenstand ihrer ursprünglichen Gemeinschaftsmarkenanmeldung waren, entsprechend ihren weiten Definitionen und Verwendungszwecken von dieser Anmeldung umfasst waren.

26

Schließlich ist hervorzuheben, dass die Klägerin auch nicht hilfsweise beantragt, die angefochtene Entscheidung insgesamt aufzuheben, soweit darin das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bezüglich der oben in Rn. 3 genannten Waren festgestellt wird. Im Hinblick auf die in der Klage vorgenommene Einschränkung des Verwendungszwecks dieser Waren begehrt sie vielmehr, die angefochtene Entscheidung teilweise aufzuheben, soweit die Eintragung der Anmeldemarke für diese Waren verweigert wird, da sie „ausschließlich für Video-Bingospiele für Unterhaltungsautomaten in Casinos und Spielhallen bestimmt sind“. Unter diesen Umständen ist es dem Gericht, im Gegensatz zu der Situation, die dem Urteil TEK (oben in Rn. 19 angeführt, EU:T:2007:349, Rn. 27 und 28) zugrunde lag, unter Berücksichtigung des eindeutigen Umfangs des Aufhebungsantrags, wie ihn die Klägerin in der Antwort auf die schriftliche Frage des Gerichts wiederholt hat, sowie der Klarheit und Bestimmtheit der in der Klageschrift zur Stützung dieses Antrags vorgebrachten Gründe, nicht möglich, das Verzeichnis der von der ursprünglichen Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Klägerin erfassten Waren bei der Entscheidung über die vorliegende Klage zu berücksichtigen.

27

Daraus folgt, dass der einzige Aufhebungsantrag, und folglich der Abänderungsantrag, der darauf gerichtet ist, dass die Eintragung der Anmeldemarke für die in Rede stehenden Waren in ihrer geänderten Fassung zugelassen werde, für unzulässig zu erklären sind.

28

Die Klage ist somit insgesamt als unzulässig abzuweisen.

29

Gemäß Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

30

Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

beschlossen: