Tenor

I.

Die Beklagte wird verurteilt,

1.

es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,— DM, ersatzweise Ordnungs­haft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

a)

Vorrichtungen zur induktiven Übertra­gung und Auswertung von Signalen, insbesondere von Schaltbefehlen, von einer über einen vorbestimmten Weg

- 3 -

bewegbaren, mit einem durch äußere Einwirkung betätigbaren Schalter versehenen Einrichtung zu wenigstens einer Auswertestelle, wobei längs des vorbestimmten Weges oder parallel dazu eine geschlossene Leiterschleife vorgesehen ist, auf die ein Wechsel­spannungssignal eingespeist wird, und mit einer an der bewegbaren Einrich­tung angeordneten und mit der Leiter­schleife gekoppelten Induktivität,

bei denen das Wechselspannungssignal auf die geschlossene Leiterschleife von der Auswertestelle her eingespeist wird, die an der bewegbaren Einrich­tung angeordnete Induktivität durch den Schalter veränderbar ist, an die Einspeisestelle des Wechselspannungs­signals eine Gleichrichterschaltung sowie ein dieser nachgeordneter Spannungsdiskriminator angeschlossen ist und die Leiterschleife einen freitragenden Leiter aufweist, der an der bewegbaren Einrichtung vorgesehen ist,

oder

b)

Vorrichtungen zur induktiven Übertra­gung und Auswertung von Signalen, insbesondere von Schaltbefehlen, von einer über einen vorbestimmten Weg

- 4 -

bewegbaren, mit einer durch äußere Einwirkung betätigbaren Schaltleiste versehenen Einrichtung zu wenigstens einer Auswertestelle, wobei längs des vorbestimmten Weges oder parallel dazu eine geschlossene Leiterschleife vorgesehen ist, auf die ein Wechsel­spannungssignal eingespeist wird, und mit einem an der bewegbaren Einrich­tung angeordneten, auf seiner Primär­seite an die Leiterschleife ange­schlossenen Transformator,

bei denen das Wechselspannungssignal auf die geschlossene Leiterschleife von der Auswertestelle her eingespeist wird, die Induktivität des an der bewegbaren Einrichtung angeordneten Transformators durch die an seine Sekundärseite angeschlossene Schalt­leiste veränderbar ist, an einen an die Einspeisestelle des Wechselspan­nungssignals angeschlossenen Empfänger eine Gleichrichterschaltung sowie ein dieser nachgeordneter Komparator angeschlossen ist und die Leiter­schleife einen freitragenden Leiter aufweist, der an der bewegbaren Einrichtung vorgesehen ist,

im räumlichen Geltungsbereich des deutschen Patents X gewerbs­mäßig herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen

- 5 -

oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;

2.

der Klägerin Rechnung zu legen über den Umfang der zu 1. bezeichneten, seit dem 28. Dezember 1985 begangenen Handlungen, und zwar unter Angabe

a)

der Herstellungsmengen und Herstel­lungszeiten,

b)

der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise einschließlich der Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften ihrer Abnehmer,

c)

der Angebotsmengen, Angebotszeiten, Angebotspreise einschließlich der Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger,

d)

der Art und des Umfangs der betrie­benen Werbung,

e)

der Gestehungskosten unter detaillier­ter Angabe sämtlicher Kostenfaktoren sowie

- 6 -

f)

des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, nach ihrer Wahl die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirt­schaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten trägt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Verlangen Auskunft darüber zu erteilen, ob eine bestimmte Lieferung, ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebots­empfänger in der Rechnung enthalten ist.

II.

Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu 1. 1. bezeichneten, seit dem 28. Dezember 1985 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III.

Die Kosten des Rechtsstreits werden

der Beklagten auferlegt.

- 7 -

 

IV.

Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung von 300.000,— DM vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen, die Sicherheit auch durch die selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Großbank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

1

                                                                      X

2

T a t b e s t a n d :

3

Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem deutschen Patent X (Klagepa­tent, Anlage 1), das auf einer am 27. Oktober 1983 offengelegten Anmeldung vom 19. April 1982 beruht und dessen Erteilung am 28. November 1985 im Patentblatt veröffentlicht worden ist. Das Klagepa­tent trägt die Bezeichnung "Vorrichtung zur induk­tiven Übertragung und Auswertung von Signalen von einer bewegbaren Einrichtung zu einer Auswerte­stelle"; der im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierende Patentanspruch 1 hat in seiner erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

4

Vorrichtung zur induktiven Übertragung und Auswertung von Signalen, insbesondere von Schaltbefehlen, von einer über einen vorbe­stimmten Weg bewegbaren, mit einem durch äußere Einwirkung  betätigbaren  Schalter  versehenen

5

- 8 -

6

Einrichtung zu wenigstens einer Auswertestelle, wobei längs des vorbestimmten Weges oder dazu parallel eine geschlossene Leiterschleife vorgesehen ist, auf die ein Wechselspannungs­signal eingespeist wird, und mit einem an der bewegbaren Einrichtung angeordneten und mit der Leiterschleife gekoppelten Induktivität, dadurch gekennzeichnet, daß das Wechselspannungssignal (V)auf die geschlossene Leiterschleife (11, 15) von der Auswertestelle her eingespeist wird, daß die an der bewegbaren Einrichtung (10) angeordnete Induktivität (13, 14) durch den Schalter (12) veränderbar ist, und daß an die Einspeise­stelle (20, 21) des Wechselspannungssignals (V) eine Gleichrichterschaltung (28) sowie ein dieser nachgeordneter Spannungsdiskriminator (32; 33, 34) angeschlossen ist.

7

Der Lizenzgeber der Klägerin ist außerdem Inhaber des parallelen, mit Wirkung unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents X (Anlage 2), das - unter Inanspruch­nahme der Priorität des Klagepatents - zeitgleich am 19. April 1982 angemeldet und dessen Erteilung am 30. Juli 1986 bekanntgemacht worden ist. Patentan­spruch 1 des europäischen Patents lautet wie folgt:

8

Vorrichtung zur induktiven Übertragung und Auswertung von Signalen, insbesondere von Schaltbefehlen, von einer über einen vorbe­stimmten Weg (L) bewegbaren, mit einem durch äußere Einwirkung betätigbaren Schalter  (12)

9

- 9 -

10

versehenen Einrichtung (10) zu einer Auswerte­stelle, wobei längs des vorbestimmten Weges (L) oder dazu parallel eine Leiterschleife (11, 15) vorgesehen ist, auf die ein Wechselspan­nungssignal (V) eingespeist wird, und wobei eine an der bewegbaren Einrichtung (10) angeordnete und mit der Leiterschleife (11, 15) gekoppelte Induktivität (13, 14) durch den Schalter (12) veränderbar ist, dadurch gekennzeichnet , daß die Leiter­schleife (11, 15) eine ortsfeste und galvanisch geschlossene Leiterschleife ist, auf die das Wechselspannungssignal (V) von der Auswerte­stelle her eingespeist wird, daß die Leiter­schleife (11, 15) mit der bewegbaren Einrich­tung (10) elektromagnetisch gekoppelt ist und daß an die Einspeisestelle (20, 21) des Wechselspannungssignals (V) eine Gleichrichter­schaltung (28) sowie ein dieser nachgeordneter Spannungsdiskriminator (32; 33, 34) angeschlos­sen ist.

11

Mit Urteil vom 27. März 1991 - 1 Ni 20/90 (Anlage 3) hat das Bundespatentgericht auf Antrag des Patentinhabers gemäß Artikel II § 8 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IntPatÜG festgestellt, daß das Klagepatent vom 1. Mai 1987 an - dem Ablauf der Einspruchsfrist gegen das europäische Patent - in dem Umfang keine Wirkung mehr hat, in dem es Vorrichtungen schützt, deren Leiterschleife galvanisch geschlossen, ortsfest angeordnet und mit der bewegbaren Einrich­tung elektromagnetisch gekoppelt ist. Zur Begründung ist darauf verwiesen, daß die Merkmale von Patentan­spruch 1 des Klagepatents vollständig in Patentan-

12

- 10 -

13

spruch 1 des europäischen Patents enthalten seien. Unter der Geltdung des Artikel II § 8 IntPatUG, der den Doppelschutz derselben Erfindung durch ein nationales und ein mit gleicher Priorität erteiltes europäisches Patent ausschließe, habe dies zur Folge, daß das Klagepatent mit Eintritt des in Artikel II § 8 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG vorgesehenen Zeitpunktes kraft Gesetzes seine Wirkung verloren habe. Der Wirkungsverlust erfasse das Klagepatent allerdings nicht in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit, als es mit dem europäischen Patent übereinstimme und diesem gegenüber keinen Überschuß aufweise. Ein solcher ergebe sich daraus, daß Patentanspruch 1 des europäischen Patents an die Ausgestaltung der Leiterschleife - die galvanisch geschlossen, ortsfest angeordnet und mit der bewegbaren Einrichtung elektromagnetisch gekoppelt sein solle - zusätzliche Anforderungen richte, die nicht zugleich auch Merkmal von Patentanspruch 1 des Klagepatents seien. Insofern reiche der Schutz des Klagepatents weiter als der des europäischen Patents und könne folgerichtig nur insoweit entfallen, als Vorrichtungen betroffen seien, deren Leiterschleife - im Sinne der zusätzlichen Merkmale von Patentan­spruch 1 des europäischen Patents - galvanisch geschlossen, ortsfest angeordnet und mit der bewegbaren Einrichtung elektromagnetisch gekoppelt ist.

14

Durch Beschluß des Deutschen Patentamtes vom 7. November 1991 (Anlage 4) ist das Klagepatent auf Antrag des Patentinhabers entsprechend beschränkt und Patentanspruch 1 wie folgt neu gefaßt worden:

15

- 11 -

16

Vorrichtung zur induktiven Übertragung und Auswertung von Signalen, insbesondere von Schaltbefehlen, von einer über einen vorbe­stimmten Weg bewegbaren, mit einem durch äußere Einwirkung betätigbaren Schalter versehenen Einrichtung zu wenigstens einer Auswertestelle, wobei längs des vorbestimmten Weges oder dazu parallel eine geschlossene Leiterschleife vorgesehen ist, auf die ein Wechselspannungssignal eingespeist wird, und mit einer an der bewegbaren Einrichtung angeordneten und mit der Leiterschleife gekoppelten Induktivität, dadurch gekennzeichnet, daß das Wechsel­spannungssignal (V) auf die geschlossene Leiter­schleife (11, 15) von der Auswertestelle her eingespeist wird, daß die an der bewegbaren Einrichtung (10) angeordnete Induktivität (13, 14) durch den Schalter (12) veränderbar ist, daß an die Einspeisestelle des Wechselspan­nungssignals (V) eine Gleichrichterschaltung (28) sowie ein dieser nachgeordneter Spannungs-diskriminator (32; 33, 34 angeschlossen ist, und daß die Leiterschleife (11, 15) einen freitragenden Leiter (15) aufweist, der an der bewegbaren Einrichtung (10) vorgesehen ist.

17

Die nachstehend wiedergegebene Figur 1 der Klagepa­tentschrift (Anlage 13) zeigt ein Ausführungsbei­spiel der Erfindung.

18

 

19

- 12 -

20

                                                                                    X

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Der deutsche Teil des europäischen Patents ist zwischenzeitlich infolge Nichtzahlung einer fälligen Jahresgebühr erloschen.

22

Die Beklagte stellt her und vertreibt Sicherheits­einrichtungen für Schiebetore in zwei verschiedenen Varianten, deren nähere Ausgestaltung sich aus den nachfolgenden Schemazeichnungen (Anlagen 11, 12) ergibt:

23

■%

24

-   13 –

25

X

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- 14 -

27

Die Klägerin, der mit gesonderter Erklärung vom 18./25. Februar 1992 (Anlage 6) sämtliche Ansprüche des Patentinhabers auf Rechnungslegung, Entschädi­gung und Schadenersatz übertragen worden sind, sieht durch beide Vorrichtungen das Klagepatent wortsinn­gemäß, hinsichtlich der Ausführungsform II teils patentrechtlich äquivalent, verletzt. Im vorliegen­den Rechtsstreit nimmt sie die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadenersatz in Anspruch.

28

Die Klägerin beantragt,

29

wie erkannt.

30

Die Beklagte hat gegen das Klagepatent Nichtigkeits­klage (Anlage B 4) erhoben, über die derzeit noch nicht entschieden ist.

31

Sie beantragt,

32

die Klage abzuweisen,

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hilfsweise, das Verfahren bis zur rechts­kräftigen Entscheidung über die Nichtig­keitsklage auszusetzen.

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Zwar treffe es zu, daß die angegriffene Sicherheits­vorrichtung (Ausführungsform I) wortlautgemäß von der beschränkten Fassung des Klagepatents Gebrauch mache, wobei insbesondere ein Freitragen der Leiter an der bewegbaren Einrichtung (Schiebetor) vorge­sehen sei. Bei dieser Ausgestaltung handele es sich

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- 15 -

36

eine technisch gleichwirkende Abwandlung, die als patentrechtliches Äquivalent Schutz bereits durch das europäische Patent genieße. Wegen des Verbots des Doppelschutzes könne sich deshalb hierauf nicht zugleich auch der Schutz des Klagepatents er­strecken. Die gleiche Beurteilung greife im Hinblick darauf Platz, daß die Leiterschleife der angegrif­fenen Vorrichtung galvanisch geschlossen, das heißt nicht durch einen Kondensator unterbrochen sei. Da Vorrichtungen dieser Art Gegenstand des europäischen Patents seien, habe das Klagepatent seine Wirkung zwangsläufig auch in diesem Umfang verloren.

37

Die genannten Einwände bestünden dabei in gleicher Weise gegenüber der Sicherheitsvorrichtung (Ausfüh­rungsform II), die im übrigen von der Lehre des Klagepatents ohnehin keinen Gebrauch mache, weil das Wechselspannungssignal nicht, wie gefordert, von der Auswertestelle, sondern von einer zusätzlichen, von der Empfängerspule (K 2) verschiedenen Sendespule (K 1) auf die Leiterschleife eingespeist werde. Da die Gleichrichterschaltung und der ihr nachgeordnete Komparator an die Empfängerspule (K 2) angeschlossen seien, lasse sich überdies nicht feststellen, daß die genannten Vorrichtungen im Sinne der Lehre des Klagepatents an die Einspeisestelle des Wechsel­spannungssignals, die bei der angegriffenen Vorrich­tung von der Sendespule (K 1) und nicht von der Empfängerspule (K 2) gebildet werde, angeschlossen seien.

38

Mit ihrer Nichtigkeitsklage, auf die die Beklagte ihren Aussetzungsantrag stützt, macht die Beklagte

39

-       16 -

40

geltend, daß der Schutzbereich des Klagepatents mit demjenigen des europäischen Patents identisch übereinstimme, so daß das Klagepatent nach Artikel II § 8 Abs. 1 IntPatUG seine Wirkung nicht nur teilweise, sondern in vollem Umfang verloren habe. Selbst wenn jedoch von einem Überschuß des Klagepa­tents auszugehen sei, könne das Restpatent gegenüber dem europäischen Patent jedenfalls nicht als erfinderisch gelten. Spätestens aus diesem Grunde sei das Klagepatent zu vernichten.

41

Die Klägerin widerspricht dem Aussetzungsantrag und tritt dem Vorbringen der Beklagten im einzelnen entgegen. Sie ist insbesondere der Auffassung, daß die Rechtsfolge des Artikel II § 8 Abs. 1 IntPatUG nur insoweit eintrete, als der Verletzungsgegenstand wortlautgemäß von der Lehre der europäischen Patents Gebrauch mache, nicht dagegen, sofern - wie hier -Äquivalenzüberlegungen erforderlich seien. Ungeach­tet dessen treffe auch die Behauptung der Beklagten nicht zu, Vorrichtungen mit an der bewegbaren Einrichtung vorgesehener Leiterschleife seien gegenüber solchen mit ortsfester Leiterschleife als patentrechtlich äquivalent anzusehen.

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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

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Die Klage ist begründet.

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- 17 -

46

Die Beklagte macht mit der Herstellung und dem Vertrieb der angegriffenen Sicherheitsvorrichtungen der Vorschrift des § 9 PatG 1981 zuwider von der Lehre des Klagepatents Gebrauch. Gemäß § 139 Abs. 1 PatG 1981 ist die Beklagte der Klägerin deshalb zur Unterlassung und - da sie schuldhaft gehandelt hat -auch zur Rechnungslegung (§§ 242, 259 BGB) und zum Schadensersatz (§ 139 Abs. 2 PatG 1981) verpflich­tet .

47

I.

48

Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zur induktiven Übertragung und Auswertung von Signalen von einer bewegbaren Einrichtung zu einer Auswerte­stelle, wie sie beispielsweise bei Schiebetoren oder Aufzügen zur Sicherung gegen Personenschäden Verwendung finden.

49

Es ist bekannt, an der bewegbaren Einrichtung, zum Beispiel dem Schiebetor, einen Sicherheitsschalter vorzusehen, der beim unbeabsichtigten Auftreffen der bewegbaren Einrichtung auf einen Gegenstand oder eine Person einen Schaltbefehl auslöst, welcher zu einer Auswertestelle übertragen wird, um den Antrieb der bewegbaren Einrichtung abzuschalten oder umzusteuern. Die Übertragung des Schaltbefehls von der bewegbaren Einrichtung zur Auswertestelle erfolgt dabei wegen der erhöhten Störanfälligkeit bevorzugt nicht nach galvanischem, sondern nach induktivem Prinzip. Eine Vorrichtung dieser Art ist in der Druckschrift "Technische Mitteilungen", 1973, Heft 3, Seiten 122 bis 124 (Anlage 7) der AEG-Tele-

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funken beschrieben. Bei ihr ist eine ortsfeste Sende- und Empfangsstation mit einer geschlossenen Leiterschleife verbunden, die längs eines vorbe­stimmten Weges der bewegbaren Einrichtung verlegt und über induktive Kopplungsglieder mit einer an der bewegbaren Einrichtung montierten Antenne gekoppelt ist. Die Antenne ihrerseits ist - analog einer Leiterschleife - mit einer Sende- und Em­pfangsstation in der bewegbaren Einrichtung verbun­den. Zur Signalübertragung von der bewegbaren Einrichtung zur ortsfesten Empfangsstation wird im Sender der bewegbaren Einrichtung eine hochfrequente Trägerfrequenz durch das zu übertragende Signal fre­quenzmoduliert und durch Demodulation in der ortsfesten Empfangsstation das ursprüngliche Signal wiedergewonnen. Von Nachteil hieran ist allerdings, daß zur Signalübertragung ein eigener Sender mit Stromquelle in der bewegbaren Einrichtung erforder­lich ist. Aus der deutschen Offenlegungsschrift X (Anlage 8) ist es zwar bereits bekannt, zur Vermeidung eines eigenen Senders an der bewegbaren Einrichtung einen Schalter als passives Signalgeber­element vorzusehen. Auch diese Vorrichtung ist jedoch aufwendig und kompliziert herzustellen.

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Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Vorrich­tung zur induktiven Signalübertragung vorzuschlagen, die sich durch erhöhte Sicherheit bei möglichst einfachem Aufbau auszeichnet.

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Gelöst wird dieses Problem erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung mit den folgenden Merkmalen:

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(1)

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Vorrichtung  zur  induktiven  Übertragung  und

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Auswertung  von  Signalen,  insbesondere  von

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Schaltbefehlen

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(2)

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von einer über einen vorbestimmten Weg beweg­baren, mit einem durch äußere Einwirkung betätigbaren Schalter (12) versehenen Einrich­tung (10)

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(3)

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zu wenigstens einer Auswertestelle.

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(4)

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Längs des vorbestimmen Weges der bewegbaren Einrichtung oder parallel dazu ist eine geschlossene Leiterschleife (11, 15) vorge­sehen, auf die ein Wechselspannungssignal (V) eingespeist wird.

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(5)

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Eine Induktivität (13, 14) ist an der bewegba­ren Einrichtung (10) angeordnet und mit der Leiterschleife (11, 15) gekoppelt.

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O b e r b e g r i f f

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(6)

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Das Wechselspannungssignal (V) wird auf die geschlossene Leiterschleife (11, 15) von der Auswertestelle her eingespeist.

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(7)

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Die an der bewegbaren Einrichtung (10) angeord-

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nete Induktivität (13, 14) ist durch den Schalter (12) veränderbar.

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(8)

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An die Einspeisestelle (20, 21) des Wechsel­spannungssignals (V) ist eine Gleichrichter­schaltung (28) sowie ein nachgeordneter Spannungsdiskriminator (32; 33, 34) angeschlos­sen.

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(9)

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Die  Leiterschleife  (11,              15)  weist  einen

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freitragenden  Leiter  (15)              auf,  der  an  der

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bewegbaren Einrichtung (10)              vorgesehen ist.

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K e n n z e i c h e n

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Da an der bewegbaren Einrichtung selbst keinerlei Signalgeneratoren mit zugehöriger Stromquelle erforderlich sind, zeichnet sich die patentgemäße Vorrichtung durch besondere Einfachheit und weit­gehende Wartungsfreiheit aus. Darüber hinaus sind auch die Einrichtungen zur Signalauswertung Gleichrichterschaltung und nachgeordneter Spannungs­diskriminator - gegenüber den bisher an der Auswer­testelle vorgesehenen Funktionseinheiten weit weniger aufwendig. Gleichzeitig wird dabei ein deutlich verbesserter Sicherheitsgrad bei der Übertragung des Schaltbefehls erreicht, weil die geschlossene Leiterschleife zusammen mit der mit ihr gekoppelten Induktivität ein induktives System bildet, das im Normalzustand eine bestimmte Impedanz hat, die über die Einspeisestelle die Größe des Signals mitbestimmt, das mit dem Spannungsdiskrimi-

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nator ausgewertet wird. Bei Betätigung des an der bewegbaren Einrichtung vorgesehenen Schalters wird die mit der Leiterschleife gekoppelte Induktivität verändert, wodurch sich gleichzeitig auch die Impedanz des induktiven Systems und damit die mit dem Spannungsdiskriminator auszuwertende Spannung ändert. Diese Spannungsveränderung kann zur Betäti­gung eines Relais dienen, das seinen Kontakt öffnet oder schließt, um den elektrischen Antrieb der bewegbaren Einrichtung abzuschalten oder umzusteu­ern. Da innerhalb des induktiven Systems vollständig auf aktive elektronische Schaltelemente verzichtet werden kann, haben Störsignale auf die Funktion der Signalübertragung praktisch keinen Einfluß.

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II.

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Die angegriffenen Sicherheitsvorrichtungen der Beklagten machen von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch.

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1.) A u s f ü h r u n g s f o r m  I

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Die Beklagte selbst stellt nicht in Abrede, daß die aus Anlage 11 ersichtliche Ausführungsform I wortsinngemäß sämtliche Merkmale - (1) bis (9) - von Patentanspruch 1 des Klagepatents verwirklicht. Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte zu ihrer Rechtsver­teidigung allerdings auf das in Artikel II § 8 IntPatÜG niedergelegte Doppelschutzverbot. Zwar ist der Einwand der Beklagten, Vorrichtungen mit galvanisch geschlossener Leiterschleife und an der bewegbaren Einrichtung angeordneten freitragendem Leiter unterfielen dem Schutzbereich des europä­ischen Patents, so daß das mit gleichem Zeitrang

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erteilte (nationale) Klagepatent seine Wirkung kraft Gesetzes in gleichem Umfang verloren habe, im Verletzungsrechtsstreit an sich statthaft (Ben-kard/Ullmann, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., PatG Einleitung, Rdz. 42 am Ende; Schulte, Patentgesetz, 4. Aufl., § 9 PatG Rdz. 79). Zutref­fend geht die Beklagte im rechtlichen Ausgangspunkt ihrer Überlegungen auch davon aus, daß die Grenzen des in Artikel II § 8 IntPatÜG angeordneten Wir­kungsverlustes nach dem Schutzumfang beider Patente zu bestimmen sind, der Wirkungsverlust des Klagepa­tents also eintritt, soweit der Schutzbereich des europäischen Patents - unter Einschluß äquivalenter Verletzungsformen, verschlechterter Ausführungen etc. - reicht. Im vorliegenden Fall hält die Beklagte allerdings zu Unrecht einen derartigen Sachverhalt für gegeben, weil Sicherheitsvorrichtun­gen der angegriffenen Art - deren freitragender Leiter an der bewegbaren Einrichtung vorgesehen ist - auch unter Äquivalenzgesichtspunkten nicht in den Schutzbereich des europäischen Patents einzubeziehen sind.

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a)

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Die Frage, nach welchen Kriterien der "Umfang" zu bestimmen ist, in dem das nationale Patent nach Artikel II § 8 IntPatÜG wirkungslos wird, ist -soweit ersichtlich - in der Rechtsprechung noch nicht entschieden worden. Auch im patentrechtlichen Schrifttum hat dieser Problemkreis bisher nur vereinzelt eine nähere Erörterung erfahren, wobei zumeist der Schutzumfang des europäischen Patents als der maßgebliche Beurteilungsfaktor angesehen wird (Schulte, a.a.O., Rdz. 77; Nieder, Verbot des

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Doppelschutzes im europäischen Patentrecht, Mitt. 1987, 205, 207; unklar: Bardehle, Verbot des Doppelschutzes im europäischen Patentrecht und seine Auswirkungen auf das deutsche Patent, Mitt. 1977, 105, 106).

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Dieser Auffassung tritt die Kammer bei.

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Artikel II § 8 Abs. 1 IntPatÜG bestimmt, daß das deutsche Patent von einem der in Nr. 1 bis 3 genannten Zeitpunkte an in dem Umfang keine "Wir­kung" mehr hat, in dem es dieselbe Erfindung wie das europäische Patent "schützt". In der Terminologie des Patentgesetzes und des Europäischen Patentüber­einkommens (EPÜ) knüpft der Gesetzeswortlaut damit an die Vorschriften der §§ 9 bis 14 PatG, Artikel 69 EPÜ an, die sich mit der Wirkung, das heißt dem Gegenstand und Umfang der dem Patentinhaber zugewie­senen Ausschließlichkeits- und Verbietungsrechte (§§ 9 bis 13 PatG) und dem sachlichen Bereich des durch das Patent gewährten Schutzes (§ 14 PatG, Artikel 69 EPÜ) befassen. Bereits eine am Wortlaut der Ge­setzesvorschrift orientierte Auslegung führt hiernach zu dem Ergebnis, daß nach dem in der Gesetzesfassung zutage tretenden objektivierten Willen des Gesetzgebers (BVerfGE 1, 299, 312; 19, 354, 362; BGHZ 46, 75, 76) die Ausschließlichkeits­und Verbietungsrechte aus dem deutschen Patent in dem Umfang erlöschen sollen, in dem das prioritäts­gleiche europäische Patent seinem Inhaber Schutz gegen Verletzungshandlungen Dritter gewährt. Übereinstimmend hiermit ist in der Begründung zum Entwurf des IntPatÜG (Bl. PMZ 1976, 322, 327), die aus  der  Entstehungsgeschichte  der  Vorschrift

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Anhaltspunkte für deren Auslegung liefert, im Hinblick auf das in Artikel II § 8 vorgesehene Verbot eines doppelten Schutzes derselben Erfindung durch ein deutsches und ein dem Erfinder mit gleichem Zeitrang erteiltes europäisches Patent darauf hingewiesen, daß der Patentinhaber "an dem Bestand solcher gleichartigen und gleichwertigen Ausschließlichkeitsrechte ...kein berechtigtes Interesse haben" könne. Überdies, so heißt es weiter, verwirre der Bestand identischer Schutzrech­te die Rechtslage unnötig, weil der Patentinhaber etwa nach Nichtigerklärung des europäischen Patents formal noch in der Lage wäre, Verletzungsansprüche aus dem im nationalen Verfahren erteilten Patent geltend zu machen. Solche unerwünschten Folgen zu vermeiden diene die gesetzliche Regelung, indem das von der nationalen Behörde erteilte Patent in dem Umfang seine Wirkung verliere, in dem "Identität des Schutzumfangs" mit dem prioritätsgleichen europä­ischen Patent gegeben sei. Die genannten Textstellen konkretisieren zugleich Sinn und Zweck des Artikel II § 8 IntPatÜG dahingehend, daß dem Patentinhaber ein identischer Patentschutz nicht gleichzeitig und nebeneinander aus einem nationalen und einem bestandskräftig erteilten prioritätsgleichen europäischen Patent zustehen soll, sondern das im Umfang der sich überschneidenden Schutzbereiche beider Patente ein Patentschutz stets nur aus dem europäischen Patent hergeleitet werden soll. Abs. 2 des Artikel II § 8 IntPatÜG stellt dabei klar, daß der Verlust der Rechte aus dem deutschen Patent endgültig auch für den Fall ist, daß das europäische Patent später erlischt oder für nichtig erklärt

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wird, so daß der Patentinhaber in jedem Fall gehalten ist, zum Schutz seiner Erfindung den Bestand des ihm hierfür erteilten europäischen Patents zu verteidigen.

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Von diesem Standpunkt aus besteht auch im Hinblick auf solche Ausführungsformen, die zwar nicht wortsinngemäß, jedoch nach den Grundsätzen der patentrechtlichen Äquivalenzlehre in den Schutz des europäischen Patents einzubeziehen sind, kein Grund, die Wirkung des deutschen Patents aufrechtzuerhal­ten. Die gegenteilige Argumentation der Klägerin läuft im Ergebnis auf einen - zumindest teilweise -doppelten Schutz derselben Erfindung hinaus, der durch Artikel II § 8 IntPatÜG gerade vermieden werden soll. Der Umstand, daß Artikel II § 8 Abs. 3 IntPatÜG ein besonderes Feststellungsverfahren vor dem Bundespatentgericht zur Verfügung stellt, um die Wirkungslosigkeit des deutschen Patents mit generel­ler Wirkung feststellen zu lassen (vgl. Begründung zum Entwurf des IntPatÜG, a.a.O.), führt zu keiner anderen Beurteilung. Zwar läßt sich der Schutzumfang eines Patents erfahrungsgemäß nur in Anwendung auf einen konkreten Verletzungsfall ermitteln und kann im allgemeinen kaum abstrakt vorhergesehen werden, welche möglichen Ausführungsformen unter Äquivalenz­gesichtspunkten in den Schutzbereich des europä­ischen Patents einzubeziehen und deswegen vom Schutz des deutschen Patents auszunehmen sind. Auf diese Schwierigkeiten in der praktischen Handhabung weist insbesondere Bardehle (a.a.O.) hin, der erwägt, in dem nach Artikel II § 8 Abs. 3 IntPatÜG vorgesehenen Verfahren auf eine Änderung der Ansprüche des deutschen Patents nach Maßgabe des eingetretenen Wirkungsverlustes zu verzichten und sich statt dessen mit der einfachen Feststellung zu begnügen,

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daß das deutsche Patent im Umfang des europäischen Patents keine Wirkung mehr hat. Zwar mag Artikel II § 8 Abs. 3 IntPatÜG damit formal Genüge geleistet sein; der Sinn einer solchen gerichtlichen Feststel­lung, die sich in einer Wiedergabe des Gesetzeswort­lautes erschöpft, wäre jedoch gering. Wenngleich damit eindeutig mehr für eine sachliche Abgrenzung der Schutzbereiche von europäischem und nationalem Patent auch im Feststellungsverfahren vor dem Bundespatentgericht spricht, so verdeutlichen die aufgezeigten Schwierigkeiten einer solchen Abgren­zung jedoch nur, daß es sich bei dem Feststellungs­verfahren um eine systemwidrige Ausnahme von der grundsätzlichen Kompetenzabgrenzung zwischen Erteilungsinstanzen und Verletzungsgerichten (die ansonsten allein zur Entscheidung über den Schutzum­fang eines erteilten Patents berufen sind) handelt und diese Problematik bei der Gesetzesfassung offensichtlich nicht hinreichend bedacht worden ist. Da der Wirkungsverlust im übrigen kraft Gesetzes eintritt, ohne daß es hierzu eines besonderen (konstitutiven) gerichtlichen Ausspruches bedarf (vgl. Begründung zum Entwurf des IntPatÜG, a.a.O.), und der Feststellungsausspruch des Bundespatentge­richts keine Bindungswirkung für das Verletzungsver­fahren entfaltet, das Verletzungsgericht vielmehr in jedem Einzelfall den Umfang des eingetretenen Wirkungsverlustes in eigener Zuständigkeit zu beurteilen hat, bleiben die aufgezeigten Unzuläng­lichkeiten des Verfahrens nach Artikel II § 8 Abs. 3 IntPatÜG letztlich auch ohne Auswirkung. Um so weniger besteht Anlaß, die Identität des Schutzum-fangs als Beurteilungskriterium allein deshalb zu verwerfen, weil sich dieser Maßstab im Feststel­lungsverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht in

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jedem Fall als tauglich erweist.

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b)

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Scheiden damit Äquivalenzbetrachtungen im Rahmen des Artikel II § 8 Abs. 1 IntPatÜG nicht von vornherein aus, so ist dem Einwand der Beklagten, die angegrif­fene Sicherheitsvorrichtung mache von der Lehre des europäischen Patents unter Einsatz äquivalenter Mittel Gebrauch, der Erfolg im Ergebnis gleichwohl zu versagen. Es mag zutreffen, daß die angegriffene Ausführungsform, deren freitragender Leiter an der bewegbaren Einrichtung vorgesehen ist, technisch die gleichen Wirkungen erzielt wie eine dem Wortlaut des europäischen Patents entsprechende Vorrichtung mit ortsfester Leiterschleife. Die Übereinstimmung im Leistungsergebnis allein reicht jedoch für eine Erstreckung des Schutzumfangs auf eine von einem Merkmal des Patentanspruchs abweichende Ausführungs­form nicht aus (BGHZ 105, 1, 10 ff. - Ionenanalyse). Zu berücksichtigen ist vielmehr die dem Fachmann erkennbare Tragweite der Erfindung, die es gebietet, daß der Schutzumfang des Patents nur auf solche Ersatzmittel ausgedehnt wird, die den Mitteln der Erfindung sinngemäß entsprechen. Dies ist insbeson­dere dann nicht mehr der Fall, wenn ein für die patentgemäße Lehre wesentliches und bestimmendes Merkmal durch ein Mittel ersetzt wird, durch dessen Einsatz der mit der Erfindung verfolgte Sinn verfehlt wird (BGH GRUR 1992, 444, 446 - Autowasch­vorrichtung) .

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So liegt der Fall hier, weil die ortsfeste Anordnung der  Leiterschleife  nach  Aufgabenstellung  und

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Lösungsprinzip des europäischen Patents einen wesentlichen Beitrag zur Erzielung der patentgemäßen Vorteile leistet, auf deren Verwirklichung die Beklagte bei der angegriffenen Sicherheitsvorrich­tung verzichtet.

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Die europäische Patentschrift geht als Stand der Technik von einer Übertragungsvorrichtung gemäß der - inhaltlich mit der Schweizer Patentschrift X (Anlage B 3) übereinstimmenden - niederländischen Patentschrift X aus, welche sich unter anderem dadurch auszeichnet, daß die Leiterschleife mit der bewegbaren Einrichtung fest verbunden und ein elek­trisches Netzwerk sowie eine Phasenvergleichsschal­tung zur Signalauswertung vorgesehen ist (Spalte 1, Zeile 46 bis Spalte 2, Zeile 20). All dies, so wird in der Patentschrift (Spalte 2, Zeilen 21 bis 31) ausgeführt, ist jedoch nachteilig, weil die Leiter­schleife mit der bewegbaren Einrichtung bewegt werden muß und sowohl das elektrische Netzwerk als auch die Phasenvergleichsschaltung kompliziert aufgebaut und deswegen kostspielig und störanfällig sind. Zur Lösung des sich hieraus ergebenden technischen Problems, eine Vorrichtung zur induk­tiven Signalübertragung zu schaffen, die bei möglichst einfachem Aufbau zugleich eine erhöhte Sicherheit bei der Signalübertragung bietet (Spalte 2, Zeilen 43 bis 47), lehrt das europäische Patent eine Übertragungsvorrichtung, bei der

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- die Leiterschleife ortsfest angeordnet, galvanisch geschlossen und mit der bewegbaren Einrichtung elektromagnetisch gekoppelt ist

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und bei der

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- das Wechselspannungssignal von der Auswerte­stelle her auf die Leiterschleife eingespeist wird, wobei an die Einspeisestelle des Signals eine Gleichrichterschaltung sowie ein nachgeordneter Spannungsdiskriminator angeschlossen sind (Spalte 2, Zeilen 48 bis 59).

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Eine derartige Anordnung gewährleistet, wie in der Patentschrift (Spalte 2, Zeile 60 bis Spalte 3, Zeile 1) hervorgehoben wird, einen besonders einfachen Aufbau, weil die Leiterschleife - infolge ihrer elektromagnetischen Kopplung mit der beweg­baren Einrichtung - ortsfest angeordnet werden kann. Die vorgesehene Verwendung einer Gleichrichterschal­tung mit nachgeordnetem Spannungsdiskriminator zur Signalauswertung ist darüber hinaus schon als solche weit weniger aufwendig als eine Phasenvergleichs­schaltung und ermöglicht es überdies, das Wechsel­spannungssignal von der Auswertestelle her auf die Leiterschleife einzuspeisen, was den baulichen Aufwand zusätzlich verringert (Spalte 3, Zeilen 1 bis 12). Gleichzeitig wird dabei ein Sicherheitsgrad bei der Übertragung des Schaltbefehls erreicht, der die Leistungsfähigkeit der bisherigen Vorrichtungen deutlich übertrifft (Spalte 3, Zeilen 12 bis 16).

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Die herausgestellten Nachteile des Standes der Technik und die demgegenüber erwähnten Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung belegen, daß es das Ziel der Erfindung ist, die (als nachteilig erkann­te) Anordnung der Leiterschleife an der bewegbaren

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Einrichtung zu vermeiden. Auf solche Vorrichtungen kann der Schutz des europäischen Patents daher nicht unter Äquivalenzgesichtspunkten erstreckt werden. Dem steht nicht entgegen, daß Figur 2 der Patent­schrift eine Vorrichtung zeigt, deren Leiterschleife an der bewegbaren Einrichtung vorgesehen ist. Die Patentbeschreibung nimmt auf die genannte Darstel­lung ausschließlich zur Erläuterung von Einzelheiten der patentgemäßen Schaltungsanordnung Bezug, ohne daß die eigentliche Besonderheit Erwähnung findet, daß in Figur 2 trotz des auf ortsfeste Leiterschlei­fen beschränkten Anspruchswortlauts als Ausführungs­beispiel der Erfindung eine Vorrichtung mit beweg­licher Leiterschleife dargestellt ist. In Verbindung mit der insoweit unzweideutigen Anspruchsfassung und dem gesamten übrigen Inhalt der Patentbeschreibung, die eine derartige Ausführungsform übereinstimmend ausschließen, ersieht der Fachmann unmittelbar, daß es sich bei der Wiedergabe von Figur 2 um ein offensichtliches Versehen handelt, das seinen Grund vorliegend erkennbar darin findet, daß die dem europäischen Patent zugrundeliegende Anmeldung (Anlage B 1) ursprünglich sowohl auf Vorrichtungen mit ortsfester als auch auf solche mit an der bewegbaren Einrichtung angeordneter Leiterschleife gerichtet war und die Patentzeichnungen, nachdem im Verlaufe des Erteilungsverfahrens das Patent auf Vorrichtungen mit ortsfester Leiterschleife einge­schränkt worden ist, versehentlich nicht mehr entsprechend überarbeitet worden sind.

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c)

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Zugunsten der Beklagten kann unterstellt werden, daß

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die Leiterschleife der angegriffenen Sicherheitsvor-

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richtung nicht nur geschlossen, sondern im Sinne von Patentanspruch 1 des europäischen Patents "galva­nisch geschlossen" ist. Aus diesem Sachverhalt läßt sich indessen - entgegen der Auffassung der Beklag­ten - nicht herleiten, daß das Klagepatent im Hinblick auf die angegriffenen Vorrichtungen keine Wirkung mehr entfaltet. Wie vorstehend ausgeführt (II. 1 a), tritt der Wirkungsverlust nach Artikel II § 8 Abs. 1 IntPatÜG stets nur in dem Umfang ein, in dem bereits das prioritätsgleiche europäische Patent seinem Inhaber Schutz gewährt. Für solche Vorrich­tungen, für die ein Rechtsschutz aus dem europä­ischen Patent ausscheidet, weil nur einzelne, nicht aber sämtliche Merkmale des Patentanspruches verwirklicht sind, bleiben die Rechte aus dem deutschen Patent demgemäß erhalten. Um einen derartigen Fall handelt es sich hier. Patentanspruch 1 des europäischen Patents setzt im Sinne einer kumulativen Verknüpfung voraus, daß die Leiter­schleife der Übertragungsvorrichtung nicht nur galvanisch geschlossen, sondern darüber hinaus ortsfest angeordnet und mit der bewegbaren Einrich­tung elektromagnetisch gekoppelt ist. Nur wenn sämtliche dieser Merkmale erfüllt sind, können dem Patentinhaber auf der Grundlage des europäischen Patents Verbietungsrechte gegen Dritte zustehen. In bezug auf die Sicherheitsvorrichtungen der Beklagten scheidet ein Patentschutz daher schon deshalb aus, weil deren Leiterschleife nicht ortsfest, sondern an der bewegbaren Einrichtung vorgesehen ist. Für Vorrichtungen dieser Art bleiben infolgedessen die Wirkungen des Klagepatents in vollem Umfang erhal­ten, unabhängig davon, ob ansonsten alle übrigen Merkmale  von  Patentanspruch  1  des  europäischen

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Patents verwirklicht sind.

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2.) A u s f ü h r u n g s f o r m  II

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Die Sicherheitsvorrichtung der Beklagten (Ausfüh­rungsform II) macht von der Lehre des Klagepatents ebenfalls wortsinngemäß Gebrauch. Im Hinblick auf die Merkmale (1) bis (5), (7) und (9), für welche die Beklagte den Verletzungstatbestand selbst nicht bestreitet, bedarf dies keiner näheren Erläuterung. Im Ergebnis ohne Erfolg leugnet die Beklagte das Vorhandensein auch der Merkmale (6) und (8) von Patentanspruch 1 des Klagepatents.

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a)

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Die Auffassung der Beklagten, das Wechselspannungs­signal werde nicht - im Sinne des Merkmals (6) - von der Auswertestelle her auf die geschlossene Leiter­schleife eingespeist, weil bei der angegriffenen Vorrichtung zwei getrennte Spulen vorgesehen seien -eine Sendespule (K 1) für die Einspeisung des Wechselspannungssignals auf die Leiterschleife und eine gesondere Empfängerspule (K 2) für die Aufnahme des Wechselspannungssignals von der Leiterschleife -trifft nicht zu. Die Auslegung der Beklagten findet bereits im Wortlaut des Patentanspruches keine Stütze, der lediglich voraussetzt, daß das Wechsel­spannungssignal von der Auswerteseite h e_r auf die Leiterschleife eingespeist wird. Mit dieser Formulierung ist ersichtlich keine Beschränkung dahingehend vorgenommen, daß die Einspeisung und die Aufnahme des Wechselspannungssignals durch ein- und denselben Ringkern erfolgen müssen; klargestellt ist vielmehr allein, daß die Einspeisung des Signals von

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der Auswertes-e-i-t-e - und nicht von der ihr gegenüberliegenden Seite, das heißt von der beweg­baren Einrichtung her, erfolgen soll. Bereits eine derartige Anordnung gewährleistet im übrigen de von der Erfindung des Klagepatents angestrebten Erfolg eines einfachen Aufbaus der Übertragungsvorrichtung, weil - anders als im Stand der Technik - an der bewegbaren Einrichtung selbst keinerlei Signalgene­ratoren mit zugehöriger Stromquelle erforderlich sind (vgl. Spalte 2, Zeilen 32 bis 36). Zur Erzie­lung dieses Vorteils ist es demgegenüber unbeacht­lich, ob das Wechselspannungssignal auf der Auswer­teseite durch einen einzigen Ringkern eingespeist und aufgenommen wird oder statt dessen - wie bei der Sicherheitsvorrichtung der Beklagten - für jede dieser Funktionen eine separate Spule auf der Auswerteseite vorgesehen ist.

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b)

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Im Lichte dieser Ausführungen geht auch der weitere Einwand der Beklagten fehl, Gleichrichterschaltung und Komparatur seien bei der angegriffenen Vorrich­tung nicht - im Sinne des Merkmals (8) - an die Einspeisestelle des Wechselspannungssignals, nämlich die Sendespule (K 1) angeschlossen. Beide Merkmale -(6) und (8) - stehen in einem inneren Zusammenhang. Gemeinsam umschreiben sie das Lösungsprinzip der Erfindung, zur Vermeidung eines eigenen Senders in der bewegbaren Einrichtung Einspeisung und Auswer­tung des Wechselspannungssignals auf ein- und derselben Seite vorzunehmen. Zu diesem Zweck lehrt Merkmal (6), das Wechselspannungssignal von der Auswertestelle her auf die Leiterschleife einzuspei­sen, und sieht Merkmal (8) ergänzend hierzu vor, die Einrichtungen zur Signalauswertung - eine Gleich-

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richterschaltung mit nachgeordnetem Spannungsdis-kriminator - an die Einspeisestelle anzuschließen. Ob das Wechselspannungssignal über eine einzige oder zwei getrennte Spulen auf die Leiterschleife eingespeist und von der Leiterschleife aufgenommen wird, ist insofern ohne Belang, und zwar auch deshalb, weil die Aufnahme des Wechselspannungssig­nal nach der Begriffsbildung und dem Verständnis der Klagepatentschrift eine Funktion der Einspeisestelle (20, 21) ist. Hiernach reicht es aus, daß die Gleichrichterschaltung - wie dies bei der Sicher­heitsvorrichtung der Beklagten der Fall ist - an die aus den Ringkernen (K 1) und (K 2) gebildete Einspeisestelle angeschlossen ist.

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III.

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1.)

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Da die Beklagte der Vorschrift des § 9 PatG 1981 zuwider die Erfindung des Klagepatents benutzt hat, kann sie von der Klägerin, die als ausschließliche Lizenznehmerin aus eigenem Recht aktivlegitimiert ist, gemäß § 139 Abs. 1 PatG 1981 auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

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2.)

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Die Beklagte ist der Klägerin ferner - aus eigenem und abgetretenem Recht des Patentinhabers - zum Schadenersatz verpflichtet, weil sie bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt die Ver­letzung des Klagepatents hätte erkennen können (§ 139 Abs. 2 PatG 1981). Da hinreichend wahrscheinlich ist, daß der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist,

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die Klägerin ihren Schaden jedoch erst beziffern kann, nachdem die Beklagte über den Umfang ihrer Verletzungshandlungen Rechnung gelegt hat, ist der Klägerin ein berechtigtes Interesse daran, daß die Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz zunächst gerichtlich festgestellt wird (§ 256 ZPO). Im Anschluß an die "Formstein"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1986, 803, 806) ist zugunsten der Beklagten allerdings ein Prüfungszeit­raum von einem Monat seit der Veröffentlichung der Patenterteilung am 28. November 1985 zu berücksich­tigen, vor dessen Ablauf eine schuldhafte Patentver­letzung nicht angenommen werden kann. Die Schadener­satzverpflichtung der Beklagten ist dementsprechend auf die Zeit seit dem 28. Dezember 1985 beschränkt.

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3.)

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Um der Beklagten die Prüfung zu ermögliche, ob und in welcher Höhe ihr Ansprüche auf Schadensersatz zustehen, ist die Beklagte verpflichtet, der Klägerin im zuerkannten Umfang Rechnung über die von ihr begangenen Verletzungshandlungen zu legen (§§ 242, 259 BGB). Die Beklagte wird durch die ihr abverlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet, zumal sie zum Schutz vor einer Ausforschung ihres Kundenstammes in die Rechnungslegung nach ihrer Wahl einen Wirtschaftsprüfer einschalten kann. Ebenso wie die Schadensersatzverpflichtung ist auch der Rechnungslegungsanspruch der Klägerin auf die Zeit seit dem 28. Dezember 1985 begrenzt.

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IV.

146

Das Vorbringen der Beklagten gibt keine Veranlas-

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sung, das Verfahren einstweilen bis zur Entscheidung über die von der Beklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen. Zum Schutz des Patentinhabers, dessen ohnehin zeitlich begrenz­tes Ausschließlichkeitsrecht ansonsten faktisch suspendiert würde, kommt eine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits nur in Betracht, wenn die Vernichtung des Klagepatents nicht nur möglich erscheint, sondern in hohem Maße wahrscheinlich ist (vgl. BGH GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug).

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Das läßt sich für den Entscheidungsfall nicht feststellen.

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Soweit die Beklagte geltend macht, der Schutzumfang des Klagepatents stimme identisch mit dem des europäischen Patents überein, weshalb das Klagepa­tent gemäß Artikel II § 8 Abs. 1 IntPatÜG seine Wirkungen nicht nur zum Teil, sondern insgesamt verloren habe, scheitert die Nichtigkeitsklage schon daran, daß Artikel II § 8 IntPatÜG über den insoweit abschließenden gesetzlichen Katalog der §§ 21, 22 PatG 1981 hinaus keinen zusätzlichen Nichtigkeits­grund schafft. Hierfür spricht nicht nur der Umstand, daß Artikel II § 8 Abs. 1 IntPatÜG ledig­lich die "Wirkungen", das heißt die Rechte aus dem deutschen Patent entfallen läßt, seinen formalen Rechtsbestand, über den im Nichtigkeitsverfahren zu entscheiden wäre, jedoch unberührt läßt (vgl. BPatG, Bl. PMZ 1986, 150; Nieder, a.a.O., Seite 207), sondern vor allem das in Artikel II § 8 Abs. 3 IntPatÜG als spezieller Rechtsbehelf vorgesehene Feststellungsverfahren vor dem Bundespatentgericht. Ob die Nichtigkeitsklage der Beklagten gegebenen-

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falls in einen Feststellungsantrag umzudeuten ist, bedarf keiner abschließenden Entscheidung; auch er bietet keine hinreichenden Erfolgsaussichten, weil der Schutzbereich des Klagepatents nach den vor­stehenden Ausführungen zur Verletzungsfrage (II. 1 b) und c) über den des europäischen Patents hinaus­geht, und im Verfahren nach Artikel II § 8 Abs. 3 IntPatÜG deshalb nicht der - vollständige - Wir­kungsverlust des Klagepatents festzustellen wäre.

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Im Hinblick auf den bestehenden Überschuß des Klagepatents wäre zwar die auf mangelnde Neuheit und Erfindungshöhe (§§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1981) gestützte Nichtigkeitsklage statthaft; Erfolg könnte auch sie in der Sache jedoch nur dann haben, wenn das Restpatent gegenüber dem Stand der Technik als nicht schutzfähig, inbesondere nicht erfinderisch zu beurteilen wäre. Ob sich das Restpatent - worauf die Beklagte abstellt - darüber hinaus auch von dem europäischen Patent durch einen erfinderischen Schritt abhebt, ist demgegenüber unbeachtlich (Nieder, a.a.O.; anderer Ansicht wohl: Schulte, a.a.O.). Zutreffend weist Nieder darauf hin, daß sinnvollerweise keine anderen Beurteilungskriterien maßgeblich sein können als bei einem Zusatzpatent, das nach feststehender Rechtsauffassung (vgl. die Nachweise bei Benkard/Ullmann, a.a.O., § 16 PatG Rz. 18) lediglich eine Verbesserung oder weitere Ausbildung des Hauptpatentes voraussetzt, das diesem gegenüber aber keine eigene Erfindungshöhe aufweisen muß. Die Richtigkeit der hier vertretenen Auffassung ergibt sich unmittelbar auch aus §§ 3 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2; 4 Satz 2 PatG 1981. Danach gehören grund-

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sätzlich nur solche Kenntnisse zum Stand der Technik, die v o r dem für den Zeitraum der An­meldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugäng­lich gemacht worden sind. Zwar sieht § 3 Abs. 2 PatG 1981 hiervon insoweit eine Ausnahme vor, als Patentanmeldungen, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag veröffentlicht worden sind, dann zum Stand der Technik rechnen, wenn ihnen der ältere Zeitrang zukommt. Bei der Prüfung der Erfindungshöhe haben indessen auch solche Patentanmeldungen nach der ausdrücklichen Regelung des § 4 Satz 2 PatG 1981 außer Betracht zu bleiben mit der Folge, daß die jüngere Anmeldung gegenüber der nachveröffentlich­ten, aber prioritätsälteren Patentanmeldung zwar neu, nicht aber erfinderisch sein muß. Das gleiche hat erst recht zu gelten, wenn die entgegengehaltene Patentanmeldung keinen besseren, sondern (lediglich) den gleichen Zeitrang besitzt. Auch im Ergebnis ist nicht einzusehen, weshalb der Patentinhaber einen Nachteil dadurch erleiden soll, daß der über­schießende Teil des deutschen Patents mangels Erfindungshöhe gegenüber dem prioritätsgleichen europäischen Patent vernichtet und der Patentschutz damit im Ergebnis auf den - engeren - Bereich des europäischen Patents beschränkt wird, während bei Anmeldung und Erteilung nur eines deutschen Patents dessen weitergehender Schutzumfang unverändert erhalten blieb.

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Gegenüber dem für die Frage der Schutzfähigkeit des Restpatents hiernach allein maßgeblichen Stand der Technik hat das Deutsche Patentamt auf Grund fachkundiger Prüfung im Erteilungsverfahren die für

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einen Patentschutz erforderliche Erfindungshöhe bereits bejaht, ohne daß hierbei Fehler zutage treten. Ob die von der Beklagten erstmals im Verhandlungstermin vom 9. Februar 1993 angeführte und im Erteilungsverfahren noch nicht berücksich­tigte Schweizer Patentschrift X (Anlage B 3) eine abweichende Bewertung rechtfertigt, kann auf sich beruhen. Denn es ist nicht ersichtlich, daß die Beklagte die genannte Druckschrift im Nichtigkeits­verfahren überhaupt als weiteren Stand der Technik gegenüber dem Klagepatent eingeführt hat. Solange dies aber nicht der Fall ist, muß die Entgegenhal­tung außer Betracht bleiben, weil die Entscheidung über die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits von der Erfolgsaussicht der Nichtigkeitsklage abhängt und diese nur nach dem Sach- und Streitstand des dortigen Verfahrens beurteilt werden kann.

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V.

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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

161

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 709 Satz 1, 108 Abs. 1 ZPO.

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Streitwerts 300.000,— DM.

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Dr. Meier-Beck

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Dr. Becker

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Kühnen