Urteil vom Landgericht Düsseldorf - 4 O 353/96

Tenor

für Recht erkannt:

Die Beklagten werden verurteilt,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

Türschließer mit einem in einem Gehäuse geführten Kolben, zumindest einer mit dem Kolben zusammenwir¬kenden Schließerfeder und einer hydraulischen Dämp¬fungseinrichtung und mit einer über ein Getriebe mit dem Kolben verbundenen Schließerwelle, wobei das Ge¬triebe mindestens ein Zahnritzel mit über dem Umfang unterschiedlich langen wirksamen Hebelarmen auf¬weist, welches mit einer kolbenseitigen Zahnstange kämmt,

herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzu¬führen oder zu besitzen,

bei denen das Zahnritzel und/oder die dem Zahnritzel zugeordnete komplementäre Verzahnung der Zahnstange auf Abschnitten der Wälzkurve bzw. Wälzkurven hinsichtlich des Flankenwinkels unterschiedlich ge¬staltete Zähne aufweist bzw. aufweisen, indem der Flankenwinkel über Abschnitte der Wälzkurve bzw. Wälzkurven variiert ist, wobei zur Re¬duzierung der Wandreibung des Kolbens in dem Wälz¬kurvenabschnitt bzw. in den Wälzkurvenabschnitten relativ großen Steigungswinkels (a) mindestens ein unsymmetrischer Zahn mit unterschiedlichen Flanken¬winkeln vorgesehen ist, wobei die druckseitige Flanke spitzeren Flankenwinkel als die nichtdruck¬seitige Flanke aufweist.

der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 29.11.1987 begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und -zeiten,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefer¬¬mengen, -zeiten und -preisen und Typen-bezeich¬nungen sowie den Namen und Anschriften der Ab¬nehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüselt nach Angebots¬men¬gen, -zeiten und -preisen und Typen¬be-zeich¬nungen sowie den Namen und Anschriften der Ange¬bots¬empfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbe¬¬trä¬gern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungs-zeit¬raum und Ver¬breitungsgebiet sowie Werbever-anstal¬tungen,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

- sich die Verpflichtung zur Rechnungslegung für die Zeit vor dem 1.5.1992 auf Handlungen in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den bis zum 2.10.1990 bestehenden Grenzen beschränkt;

- die Angaben zu e) nur für die Zeit seit dem 18.8.1996 zu machen sind;

- die Angaben zu a) nur für die Zeit seit dem 1.7.1990 zu machen sind;

- die Beklagten zu 3) und 5) nur im Umfang von I 2 b) zur Rechnungslegung verpflichtet sind, wobei die Verpflichtung des Beklagten zu 3) nur die Zeit seit dem 18.8.1996 betrifft.

II.

Es wird festgestellt,

daß die Beklagten - mit Ausnahme des Beklagten zu 3 - als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger für die zu I.1 bezeichneten, in der Zeit vom 29.11.1987 bis zum 17.8.1996 begangenen Hand-lungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch die zu I.1. bezeichneten, seit dem 18.8.1996 be¬gangenen Handlungen entstanden ist und noch ent¬stehen wird.

III.

Die Widerklage un die weitergehende Klage werden abgewiesen.

IV.

Die Kosten des Rechtsstreits werden den Beklagten als Gesamtschuldnern auferlegt.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000.000,-- DM vorläufig vollstreckbar.

Die Sicher¬heit kann auch durch die unbedingte Bürg¬schaft einer in Deutschland ansässigen, als Zoll- und Steuer¬¬bürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Entschädigung und Schadensersatz in Anspruch.

Sie ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents X, das am 10.11.1986 aufgrund einer europäischen Priorität vom 28.4.1986 angemeldet, dessen Anmeldung am 29.10.1987 offengelegt und dessen Erteilung am 18.7.1996 veröffentlicht wurde (Klagepatent). Gegen die Erteilung des Klagepatent wurde von dritter Seite Einspruch erhoben.

Anspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

Türschließer mit einem in einem Gehäuse geführten Kolben, zumindest einer mit dem Kolben zusammenwirkenden Schließerfeder und einer hydraulischen Dämpfungseinrichtung und mit einer über ein Getriebe mit dem Kolben verbundenen Schließerwelle, wobei das Getriebe mindestens ein Zahnritzel mit über dem Umfang unterschiedlich lang wirksamen Hebelarmen aufweist, welches mit einer kolbenseitigen Zahnstange kämmt, dadurch gekennzeichnet, daß der Zahnritzel (25, 30, 48) und/oder die dem Zahnritzel zugeordnete komplementäre Verzahnung (27) der Zahnstange auf Abschnitten der Wälzkurve (26, 28) bzw. Wälzkurven (26, 28) hinsichtlich des Flankenwinkels unterschiedlich gestaltete Zähne aufweist bzw. aufweisen, indem der Flankenwinkel über Abschnitte der Wälzkurve (26, 28) bzw. Wälzkurven (26, 28) variiert ist, wobei zur Reduzierung der Wandreibung des Kolbens in dem Wälzkurvenabschnitt bzw. in den Wälzkurvenabschnitten relativ großen Steigungswinkels (?) mindestens ein unsymmetrischer Zahn mit unterschiedlichen Flankenwinkeln vorgesehen ist, wobei die druckseitige Flanke spitzeren Flankenwinkel als die nichtdruckseitige Flanke aufweist.

Das Klagepatent ging aus einer Teilung des deutschen Patents X (Stammpatent) hervor. Das Stammpatent wurde am 13.9.1990 erteilt. Anspruch 1 des Stammpatents hat in der zunächst erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

a) über ihre Wälzkurve (26, 28) variierte Profilverschiebung und/oder

b) über ihre Wälzkurve (26, 28) variierten Modul, und/oder

c) über ihre Wälzkurve (26, 28) variierten Flankenwinkel mit mindestens einem unsymmetrischen Zahn mit an der druckseitigen Flanke (20, 21) spitzerem Flankenwinkel als an der nicht druckseitigen Flanke.

Nachdem gegen das Stammpatent unter anderem von der Beklagten zu 1. Einspruch erhoben wurde, reichte die Klägerin abgeänderte Patentansprüche ein und hielt das Deutsche Patentamt das Stammpatent in dem von der Klägerin verteidigten Umfang mit Beschluß vom 17.12.1993 beschränkt aufrecht. Gegen diesen Beschluß legten die Einsprechenden Beschwerde ein. Am 4.7.1994 erklärte die Klägerin gegenüber dem DPA die Teilung des Stammpatents, woraus das Klagepatent hervorging. Später hielt das Bundespatentgericht das Stammpatent beschränkt aufrecht.

Die Beklagte zu 1), deren persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 2) ist, deren Geschäftsführer wiederum der Beklagte zu 3) ist, sowie die Beklagte zu 4), deren personlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 5) ist, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 3) ist, sowie die Beklagte zu 6), deren Geschäftsführer gleichfalls der Beklagte zu 3) ist, stellen her und vertreiben Türschließer unter den Typenbezeichnungen X und X. Von letzterem hat die Klägerin ein Originalmuster als Anlage K 12, Werbeschriften als Anlagen K 10 und K 11 sowie eine schematische Darstellung als Anlage K 13 zu den Akten gereicht. Außerdem hat die Klägerin das Getriebe des Türschließers unter Benutzung der CAD-Technik vermessen und die dabei hergestellten Zeichnungen betreffend den Flankenwinkel der Verzahnungen des Ritzels und der Zahnstange als Anlage K 14 vorgelegt, von der nachfolgend die Figur 1 wiedergegeben wird:

Die Beklagten entschlossen sich im Jahre 1993, den Türschließer in der beschriebenen Ausgestaltung herzustellen und zu vertreiben, nachdem sie zuvor von der Kammer durch Urteil vom 5.7.1994 - 40 0 164/93 - verurteilt worden waren, die Benutzung eines Vorgängermodells wegen Verletzung des Stammpatents zu unterlassen. Mit Beginn des Jahres 1994 brachten sie dann den abgeänderten Türschließer auf den Markt und vertreiben diesen seither. Der abgeänderte Türschließer der Beklagten ist Gegenstand des deutschen Gebrauchsmusters X, das am 20.12.1993 angemeldet, dessen Eintragung am 7.4.1994 im Patentblatt bekanntgemacht und als dessen Inhaberin die Beklagte zu 1) eingetragen wurde.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagten verletzten das Klagepatent durch die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform.

Sie beantragt,

wie zuerkannt, wobei die Klägerin außerdem von dem Beklagten zu 3) Rechnungslegung betreffend die Angaben zu I. 2. b) des Tenors für die Zeit vor dem 18.8.1996 und Entschädigungsleistung für die Zeit vom 29.11.1987 bis zum 17.8.1996 verlangt.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Verhandlung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Bestand des Klagepatents X auszusetzen,

äußerst hilfsweise - im Wege der Widerklage - die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung des Klagepatents einzuwilligen.

Sie verteidigen sich gegen die Klage damit, daß ihnen ein privates Weiterbenutzungsrecht analog § 123 Abs. 5 PatG zustehe und das Klagepatent der Vernichtung ausgesetzt sei, weil zum einen die Teilungserklärung unwirksam sei und zum anderen die Teilanmeldung eine unzulässige Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen darstelle.

Die hilfsweise erhobene Widerklage trage dem Umstand Rechnung, daß der von der Klägerin erklärte Verzicht wie auch die unwirksame Teilungserklärung keinen unter den Wortlaut des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG fallenden Einsprechungsgrund böten. Sollte sich ergeben, daß das DPA im Einspruchsverfahren bzw. das BPatG im Beschwerdeverfahren die Auffassung verträten, die vorgenannten Gründe seien keine Einspruchsgründe nach § 21 PatG, würde zugleich auch kein Nichtigkeitsgrund nach § 22 PatG vorliegen. Da in diesem Falle aber ein erteiltes Patent - das Klagepatent - bestehe, obwohl es - nach Ansicht der Beklagten - infolge unwirksamer Teilung materiell-rechtlich nicht entstanden sei, müsse für sie - die Beklagten - die Möglichkeit bestehen, die insoweit unrichtige Patentrolle berichtigen zu lassen. Die Anspruchsgrundlage hierzu ergebe sich aus § 1004 BGB analog.

Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Die Akte des vor der Kammer unter gleichem Rubrum geführten Parallelrechtsstreit 4 O 138/96 ist Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen.

Entscheidungsgründe:

Klage und Widerklage sind zulässig. Die Klage hat auch im wesentlichen in der Sache Erfolg, während die Widerklage nicht begründet ist.

Der Klägerin stehen die gegen die Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Entschädigung und Schadensersatz zu, §§ 9 Nr. 1, 14, 33 Abs. 1, 139 Abs. 1 und 2, 140 b Abs. 1 und 2 PatG, §§ 242, 259 BGB. Die Benutzungshandlungen der Beklagten rechtfertigen sich auch nicht aufgrund eines Weiterbenutzungsrechts gem. § 123 Abs. 5 PatG analog.

Die Klägerin ist zudem nicht gegenüber den Beklagten, wie von diesen widerklageweise geltend gemacht, gem. § 1004 BGB verpflichtet, in die Löschung des Klagepatent einzuwilligen, weil jedenfalls die Teilung, aus der das Klagepatent hervorgegangen ist, nicht als unwirksam anzusehen ist.

Das Klagepatent betrifft:

1. einen Türschließer

2. mit einem in einem Gehäuse geführten Kolben,

3. mit zumindest einer mit dem Kolben zusammenwirkenden Schließerfeder,

4. mit einer hydraulischen Dämpfungseinrichtung und

5. mit einer über ein Getriebe mit dem Kolben verbundenen Schließerwelle;

6. das Getriebe weist mindestens ein Zahnritzel mit über dem Umfang unterschiedlich langen wirksamen Hebelarmen auf;

7. die Schließerwelle kämmt mit einer kolbenseitigen Zahnstange.

Bei einem aus der X bekannten Türschließer, der ein an der Tür angelenktes Schließergehäuse aufweist, ist - wie in der Klagepatentschrift erläutert wird - die Schließerwelle mit einem exzentrisch gelagerten elliptischen Zahnrad verbunden, das mit einer schrägen kolbenseitigen Zahnstange kämmt. Mit diesem herkömmlichen elliptischen Getriebe wird aufgrund der unterschiedlich langen Hebelarme des elliptischen Zahnrads eine dem gewünschten Momentenverlauf in gewissem Maße angepaßte Übersetzung erhalten. Diese Ausgestaltung des Getriebes und der übrige Aufbau des Schließers ergeben jedoch eine nicht kompakte Konstruktion.

Bei einem aus der X bekannten pneumatischen Türschließer mit kraftübertragendem Scherengestänge ist die Schließerwelle mit einem kreisrunden exzentrisch gelagerten Zahnritzel verbunden, das mit einer ungeraden Zahnstange am Kolben kämmt. Bei dem verwendeten Zahnritzel handelt es sich um ein herkömmliches kreisrundes Ritzel mit regelmäßiger Verzahnung und kreisförmiger Wälzkurve. Durch die exzentrische Lagerung werden ebenfalls unterschiedliche Hebelarme wirksam.

Dem Übersetzungsverhältnis des jeweiligen Schließers, d.h. dem momentanen Verhältnis der Drehwinkelgeschwindigkeit der Schließerachse zur Drehwinkelgeschwindigkeit der Tür muß in der Praxis große Aufmerksamkeit gewidmet werden, insbesondere dann, wenn an Schließern, seien es Obertürschließer oder Bodentürschließer, besondere Anforderungen gestellt werden. Dies ist beispielsweise der Fall bei sogenannten Gleitarmtürschließern, bei denen die Schließmomente deshalb ungünstig sind, weil bei kleinem Öffnungswinkel, wenn die Tür in das Schloß gedrückt werden muß, nur ein vergleichsweise geringes Moment zur Verfügung steht. Obwohl bei Gleitarmschließern, die sich durch ein optisch günstiges Erscheinungsbild auszeichnen, das Reibverhältnis im Moment des Öffnens des Flügels günstig ist, da bei kleinem Öffnungswinkel wenig Reibung entsteht, müssen bisher stets relativ lange Führungsschienen in Kauf genommen werden, um die geforderte Funktionssicherheit zu gewährleisten.

Dem Klagepatent liegt das Problem zugrunde, einen Türschließer zu schaffen, der bei kompakter Bauweise einen günstigen Momentenverlauf und hohen Wirkungsgrad liefert.

Das soll bei dem beschriebenen Türschließer dadurch erreicht werden, daß er neben den genannten folgende weitere Merkmale aufweist:

8. Das Zahnritzel (25, 30, 48) und/oder die dem Zahnritzel zugeordnete komplementäre Verzahnung (27) der Zahnstange weist bzw. weisen auf Abschnitten der Wälzkurve (26, 28) bzw. Wälzkurven (26, 28) hinsichtlich des Flankenwinkels unterschiedlich gestaltete Zähne auf, indem der Flankenwinkel über Abschnitte der Wälzkurve (26, 28) bzw. Wälzkurven (26, 28) variiert ist.

9. wobei zur Reduzierung der Wandreibung des Kolbens in dem Wälzkurvenabschnitt bzw. in den Wälzkurvenabschnitten relativ großen Steigungswinkels (() mindestens ein unsymmetrischer Zahn mit unterschiedlichen Flankenwinkeln vorgesehen ist,

10. wobei die durckseitige Flanke spitzeren Flankenwinkel als die nichtdruckseitige Flanke aufweist.

II.

Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht die in Anspruch 1 des Klagepatents beschriebene und in dessen Beschreibung und den Zeichnungen erläuterte technische Lehre des Klagepatents. Darüber besteht zwischen den Parteien zu Recht kein Streit, so daß es weiterer Ausführungen hierzu nicht bedarf.

III.

Den Beklagten steht aber auch kein Recht zur Weiterbenutzung des angegriffenen Türschließers entsprechend § 123 Abs. 5 PatG zur Seite.

Diese berufen sich zur Begründung ihrer gegenteiligen Ansicht auf einen Beitrag von X zur Teilung des Patents im Einspruchsverfahren, in dem dieser zur Diskussion gestellt hat, ob ein Weiterbenutzungsrecht nach § 123 Abs. 5 PatG, dessen grundsätzliche Analogiefähigkeit in Rechtsprechung und Lehre anerkannt ist (vgl. BGHZ 6, 172 - Wäschepresse; Bernhardt/Kraßer, 4. Aufl., S. 610), nicht auch für den Fall zu erwägen sei, daß dem Inhaber einer Anmeldung, die aus einer Teilung gemäß § 60 PatG hervorgegangen ist, durch die Teilung im Einspruchsverfahren ein Schutz gewährt worden ist, der über den durch das Patent zunächst gewährten hinausgeht, und ein Dritter nach Erteilung des Stammpatents einen redlichen Besitzstand an einem der Teilanmeldung unterliegenden Gegenstand erworben hat (Keukenschrijver, Mitt. 1995, 267 (269)). Zudem hat sich das Landgericht München diese Überlegungen in einem Urteil vom 6.3.1995 zu eigen gemacht (Anlage H 9, S. 9 f.).

Für die Entscheidung des hiesigen Rechtsstreits kommt es nicht darauf an, ob sich die Kammer der vorstehend wiedergegebenen Ansicht anschließt und bei einem Patent, das aus einer Teilung nach § 60 PatG hervorgegangen ist, die Zuerkennung eines Weiterbenutzungsrechts für möglich hält, wenn nach der Erteilung des Stammpatents im Vertrauen auf dessen Schutzumfang ein Besitzstand redlich erworben worden ist, der nicht in den Schutzbereich des Stammpatents, wohl aber in den der Teilanmeldung fällt. Denn im Verhältnis der Parteien fehlt es bereits an den Voraussetzungen, die auch nach Ansicht von X und des LG München für die Zuerkennung eines Weiterbenutzungsrechtes nach § 123 Abs. 5 PatG analog erfüllt sein müssen. Der angegriffene Gegenstand verwirklicht mit der technischen Lehre des Klagepatents, das aus einer wirksamen Teilung des Stammpatents gemäß § 60 PatG hervorgegangen ist, zugleich das Stammpatent in der ursprünglich erteilten Fassung, so daß die Klägerin jedenfalls insoweit durch die Teilung keinen Schutz erhalten hat, der über den durch das erteilte Patent zunächst gewährten hinausgeht. Darüber hinaus hat die Klägerin auch nicht bis zur Teilungserklärung auf patentrechtlichen Schutz im Umfang des zunächst erteilten Patents verzichtet oder einen dem Verzicht gleichzustellenden Tatbestand geschaffen, der es Dritten erlaubt hätte, billigerweise darauf zu vertrauen, daß die Klägerin patentrechtlichen Schutz nicht mehr in dem ursprünglich erteilten Umfang für sich in Anspruch nehmen würde.

Nach § 60 Abs. 1, Satz 1 PatG kann der Patentinhaber das Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens teilen. Aus dem Wortlaut der Vorschrift wie auch ihrem Sinngehalt ergibt sich, daß eine wirksame Teilungserklärung nur dann vorliegt, wenn die technische Lehre, die abgetrennt wird, bereits Gegenstand des erteilten Patent gewesen ist. Es reicht nicht aus, daß sich diese nur aus den Anmeldungsunterlagen ergab (BGH, GRUR 1996, 753 (754 f.) - Informationssignal), wenngleich dadurch nicht ausgeschlossen ist, daß der Patentinhaber nach erfolgter Teilung des Patents mit der entstandenen Teilanmeldung den gesamten Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung ausschöpfen kann, wenn das erteilte Patent hinter der Anmeldung zurückbleibt (BGH, GRUR 1992, 38 - Straßenkehrmaschine; in BGH, a.a.O, 755, - Informationssignal, insoweit nicht in Frage gestellt). Eine Teilungserklärung kann überdies nicht als wirksam anerkannt werden, wenn der Gegenstand des Patents vollständig abgetrennt und in ein neues Anmeldeverfahren überführt werden soll. In einem solchen Fall handelt es sich schon begrifflich nicht um eine Teilung, deren Wesen gerade darin besteht, daß der zu teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile aufgespalten wird (BGH, GRUR 1996, 747 (749 f.) - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem, m.w.N.; a.A. Keukenschrijver, a.a.O., 268).

Nach diesen Grundsätzen ist die Teilungserklärung, die die Klägerin am 4.7.1994 gegenüber dem DPA abgegeben hat, - jedenfalls in dem hier interessierenden Umfang - als wirksam anzusehen. Die in Anspruch 1 der Teilungserklärung enthaltene technische Lehre ist einerseits bereits Gegenstand des erteilten Patents gewesen und stellt andererseits nur einen Teil desselben dar.

Anspruch 1 des Stammpatents in seiner ursprünglich erteilten Fassung sieht lediglich vor, daß die zahnritzelseitige Verzahnung (Zahnritzel 25, Zahnritzel 30 und Zahnrad 48) und/oder die dem Zahnritzel 25 zugeordnete, komplementäre Verzahnung - neben zwei weiteren, hier nicht interessierenden in einem oder/und-Verhältnis stehenden Alternativen - über ihre Wälzkurve 26, 28 variierten Flankenwinkel mit mindestens einem unsymmetrischen Zahn mit an der druckseitigen Flanke 20, 21 spitzerem Flankenwinkel als an der nicht druckseitigen Flanke aufweist. Der Anspruch enthält also kein den Verlauf der Wälzkurve näher beschreibendes Merkmal und insbesondere nicht ein solches, das für die Wälzkurve einen S-förmigen Verlauf festlegt. Über den so beschriebenen Gegenstand von Anspruch 1 des ursprünglich erteilten Stammpatents gehen die aus der von der Klägerin am 4.7.1994 gegenüber dem DPA erklärten Teilung hervorgegangene Anmeldung wie auch das später erteilte Klagepatent nicht hinaus, weil diese gleichfalls eine Wälzkurve vorsehen, deren Verlauf nicht näher definiert ist. Überdies ist auch nicht festzustellen, daß der Gegenstand des Stammpatents mit der Teilung im Einspruchsverfahren insoweit vollständig von diesem abgetrennt und in ein neues Anmeldeverfahren überführt werden sollte. Denn der im allgemeinen Teil von Anspruch 1 und Merkmal c) des Stammpatents beschriebene Gegenstand ist insoweit im Stammpatent verblieben, als das Zahnritzel mit einer kolbenseitigen Zahnstange mit S-förmiger Wälzkurve kämmt und mindestens unsymmetrische Zähne im Bereich des Wendepunktes der S-förmigen Wälzkurve der Zahnstange angeordnet sind, wie sich aus Anspruch 9 des Stammpatents in der vom Bundespatentgericht im Einspruchsverfahren mit Beschluß vom 19.9.1996 rechtskräftig aufrecht erhaltenen Fassung ergibt.

Die Wirksamkeit der Teilung wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, daß die Klägerin den allgemeinen Teil von Anspruch 1 und das Merkmal c) des Stammpatents im Einspruchsverfahren mit Eingabe vom 15.7.1991 in Anspruch 10 derart neu gefaßt hat, daß die variierenden Flankenwinkel nunmehr im Bereich des Wendepunktes einer S-förmigen Wälzkurve angeordnet sein sollten. Denn das Stammpatent ist nicht mit Eingang der Eingabe vom 15.7.1991 beim DPA im Umfang der darin enthaltenen Selbstbeschränkung erloschen, so wie dies bei Abgabe einer schriftlichen Verzichtserklärung nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG , die sich aber nur auf das ganze Patent oder einen selbständigen Teil, nicht aber auf ein einzelnes Merkmal eines Patentanspruchs beziehen kann, der Fall gewesen wäre (vgl. Benkard/Schäfers, a.a.O., § 20 PatG, Rn. 2 f.). Vielmehr tritt die Beschränkungswirkung bei einer im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren erklärten Selbstbeschränkung, unabhängig davon, ob diese bedingt oder unbedingt erklärt worden ist, erst dann ein, wenn rechtskräftig entschieden worden ist, das Patent im Umfang der zuvor erklärten Selbstbeschränkung aufrecht zu erhalten. Für die lediglich bedingt erklärte Selbstbeschränkung gilt dies ohne weiteres schon deshalb, weil diese lediglich als Anregung gerichtet an das zur Entscheidung aufgerufene DPA oder Gericht verstanden werden kann. Ist die Selbstbeschränkung im Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren hingegen unbedingt erklärt worden, steht sie insoweit einem Beschränkungsantrag nach § 64 PatG gleich, der bis zur rechtskräftigen Entscheidung zurückgenommen werden kann. Entsprechend muß es im Nichtigkeitsverfahren möglich sein, von einer unbedingt erklärten Selbstbeschränkung wieder abzurücken und zwar bei einer Nichtigkeitsklage auch noch im Berufungsverfahren im Wege der Anschlußberufung (vgl. Benkard/Rogge, a.a.O., § 22 PatG, Rn. 33; Benkard/Schäfers, § 59 PatG, Rn. 46). Gleichermaßen besteht für den Patentinhaber auch noch im Beschwerdeverfahren nicht nur die Möglichkeit, durch Erhebung einer Anschlußbeschwerde, die heute grundsätzlich als zulässig erachtet wird (Benkard/Schäfers, a.a.O., § 73 PatG, Rn. 20), eine unbedingt erklärte Selbstbeschränkung wieder "zurückzunehmen", sondern kann es ihm auch nicht verwehrt sein, von seiner Selbstbeschränkung dadurch abzurücken, daß er den nicht verteidigten Teil des erteilten Patents von diesem abtrennt und zum Gegenstand einer Teilanmeldung gem. § 60 PatG macht.

Daraus folgt für den zur Entscheidung stehenden Fall, daß unabhängig davon, ob es sich bei der Eingabe der Klägerin an das DPA vom 15.7.1991 um eine bedingt oder unbedingt erklärte Selbstbeschränkung handelt, dadurch die Wirksamkeit der Teilungserklärung vom 4.7.1994 nicht in Frage gestellt wird. Denn die Klägerin konnte dessen ungeachtet noch bis zum rechtskräftigen Erlaß einer das Stammpatent in einem der Selbeschränkung entsprechenden Umfang beschränkt aufrecht erhaltenden Entscheidung des DPA oder des BPatG wirksam eine Teilung des Stammpatents auf der Grundlage der zunächst erteilten Ansprüche erklären. Infolgedessen hat auch die mit Eingabe vom 15.7.1994 gegenüber dem DPA erklärte Selbstbeschränkung nichts daran geändert, daß die in Anspruch 1 des Klagepatents beschriebene technische Lehre Gegenstand des erteilten Stammpatents gewesen ist.

Den vorstehenden Darlegungen ist zu entnehmen, daß sich die Beklagten nicht darauf berufen können, einen Besitzstand an der angegriffenen Ausführungsform im Vertrauen auf den Umfang des erteilten Stammpatents der Klägerin erworben zu haben, weshalb es nun unbillig sei, es der Klägerin zu ermöglichen, durch Teilung des Stammpatents nachträglich erweiterten patentrechtlichen Schutz zu erlangen und daraus gegen die Beklagten vorzugehen. Denn der Gegenstand der Teilanmeldung, auf die das Klagepatent zurückgeht, reicht - jedenfalls im Hinblick auf das hier interessierende Merkmal der nicht weiter definierten Wälzkurve der Verzahnungen des Zahnritzels und/oder Zahnrades - nicht über den Gegenstand des ursprünglich erteilten Stammpatents hinaus. Daran ändert auch die von der Klägerin im Einspruchsverfahren mit Eingabe vom 15.7.1991 erklärte Selbstbeschränkung nichts, weil diese nicht eine entsprechende Löschung bewirkt hat, sondern diese erst mit dem das Einspruchsverfahren rechtskräftig abschließenden Urteil des BPatG vom 19.9.1996 eingetreten ist, in dem das Stammpatent beschränkt aufrecht erhalten worden ist.

Den Beklagten kann schließlich nicht in der im Termin geäußerten Ansicht beigetreten werden, daß allein der Umstand, daß die Klägerin mit Eingabe vom 15.7.1994 den Gegenstand des Stammpatents nur noch beschränkt verteidigt hat, sie berechtigterweise habe darauf vertrauen lassen, daß die Klägerin diese Rechtsposition aufgegeben habe, so daß diese, nachdem sie zwischenzeitlich redlich einen Besitzstand an der angegriffenen Ausführungsform erworben hätten, nun nicht aus dem Klagepatent, in dem die aufgegebene Rechtsposition wieder aufgenommen sei, gegen sie vorgehen dürfe. Dagegen spricht, daß allein die im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren abgegebene Erklärung des Patentinhabers, das Patent nur beschränkt verteidigen zu wollen, weder dem gesetzlich vorgesehenen Fall des § 123 Abs. 5 PatG noch den in Rechtsprechung und Literatur für analogiefähig gehaltenen Fällen vergleichbar ist (BGH, GRUR 1952, 564 (566) - Wäschepresse; Bernhardt/Kraßer, a.a.O., S. 610). Denn diese beruhen auf der allgemeinen Erwägung, daß ein redlich erworbener Besitzstand nicht unter berufung auf Rechte aus einem Patent oder einer Anmeldung beeinträchtigt werden darf, die zur Zeit seines Erwerbs nicht wirksam waren (Bernhardt/Kraßßer, a.a.O., S. 610). Demgegenüber ist hier festzustellen, daß das Streitpatent zum Zeitpunkt der Abgabe der Teilungserklärung der Klägerin in seinem erteilten (weiten) Umfang wirksam war.

IV.

1. Da die Beklagten den Gegenstand des Klagepatents benutzt haben, ohne daß sie durch ein Weiterbenutzungsrecht gerechtfertigt waren, sind sie der Klägerin zur Unterlassung verpflichtet, § 139 Abs. 1 PatG.

2. Die Beklagten haben der Klägerin außerdem Schadensersatz zu leisten, § 139 Abs. 2 PatG. Denn als Fachunternehmen hätten die Beklagten zu 1), 4) und 6) die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Das gleiche gilt für den Beklagten zu 3), der als gesetzlicher Vertreter der Beklagten zu 2) und 5) und 6) für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen hatte. Die Beklagten zu 2) und 5) haften als persönlich haftende Gesellschafter der Beklagten zu 1) und 4), §§ 128, 161 Abs. 2 HGB. Alle Beklagten haften nach §§ 421, 840 Abs. 1 BGB gesamtschuldnerisch.

Da es hinreichend wahrscheinlich ist, daß der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

3. Die Beklagten zu 1), 4) und 6) sowie die Beklagten zu 2) und 5) als persönlch haftende Gesellschafter der Beklagten zu 1) und 4) - allerdings nicht der Beklagte zu 3) - sind der Klägerin außerdem zur Leistung einer angemessenen Entschädigung verpflichtet, § 33 Abs. 1 PatG. Hinsichtlich des Feststellungsinteresses der Klägerin gelten die Ausführungen zu 2.) entsprechend.

4. Außerdem sind die Beklagten zur Rechnungslegung im zuerkannten Umfang verpflichtet, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, die ihr zustehenden Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche beziffern zu können, § 242 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

5. Gemäß § 140b PatG haben die Beklagten schließlich über Herkunft und Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Die nach Absatz 2 dieser Vorschrift geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I.2 mit den Angaben zusammengefaßt, die zum Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind.

6. Zu einer nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung besteht keine hinreichende Veranlassung. Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 - Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 - Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Dies wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, daß das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen.

Nach diesen Grundsätzen ist eine Aussetzung der Verhandlung im Hinblick auf die als Anlage H 12 vorgelegte und von den Beklagten zum Teil weiter erläuterte Einspruchsschrift nicht veranlaßt. Es ist nicht hinreichend wahrscheinlich, daß der hier allein interessierende Anspruch 1 des Klagepatents auf einer unzulässigen Erweiterung der Anmeldung beruht, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG. Im Hinblick auf die Ausführungen auf Seiten 3, Abs. 1 und 2, 7, letzter Abs., 11, Abs. 2 und 3 sowie 13, Abs. 1 konnte der Fachmann der ursprünglichen Offenbarung entnehmen, daß es sich bei der in Anspruch 3 der Stammanmeldung erwähnten Ausgestaltung der Wälzkurve als langgestreckt S-förmig nur um ein besonderes Ausführungsbeispiel handelte. Die als erfindungshindernd entgegengehaltene Druckschrift X ist bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden und kann deshalb auch bei Beachtung der Darlegungen in der als Anlage H 12 eingereichten Einspruchsschrift keine Aussetzung begründen. Die vorgelegte Literaturstelle von Lueger betrifft schließlich ein Sperrgetriebe und keinen Türschließer. Bei Gesprerren ist keine kolbenseitige Zahnstange vorhanden, so daß ein Bezug zum Gegenstand der Erfindung nicht besteht.

Den Beklagten steht der gegenüber der Klägerin im Wege der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Einwiligung in die Löschung des Klagepatents gem. § 1004 BGB jedenfalls deshalb nicht zu, weil die Teilung, aus der das Klagepatent hervorgegangen ist, rechtswirksam nach § 60 PatG erfolgt ist, wie den obigen Ausführungen der Kammer entnommen werden kann.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

In Ergänzung des Beschlusses der Kammer vom 22.11.1996 wird der Streitwert für Klage und Widerklage insgesamt auf 2.000.000,-- DM festgesetzt.

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