Urteil vom Landgericht Düsseldorf - 4 O 376/98

Tenor

für Recht erkannt:

Die Beklagte wird verurteilt,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

Schaummatratzen mit der Aufschrift "X" in der nachfolgend wiedergegebenen Weise zu kennzeichnen, derartig gekennzeichnete Schaummatratzen anzubieten, zu verkaufen, auszustellen oder sonst in den geschäftlichen Verkehr zu bringen, sofern die Aufschrift "X" nicht von der Klägerin oder mit deren Zustimmung aufgebracht wurde:

II.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,- DM vorläufig vollstreckbar. Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer in Deutschland ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

T a t b e s t a n d:

Die Klägerin stellt her und vertreibt Matratzen. Sie ist Inhaberin mehrerer international registrierter Marken, die u.a. Schutz für die Bundesrepublik Deutschland genießen. Hierbei handelt es sich im einzelnen um folgende Marken

a) Wortmarke "X"

IR-Nummer: X

Priorität: 15. April 1994

Warenverzeichnis: u.a. "X(...) X", also "Klasse 20 (...) Matratzen"

b) "X" (Wortmarke)

IR-Nummer: X

Priorität: 18. Dezember 1994

Warenverzeichnis "X", also "Klassen 17, 20 Alveolarkunststoff"

c) " X" (Wort-Bild-Marke)

IR-Nummer: X

Priorität: 7. August 1995

Warenverzeichnis: "X" also "Klasse 17 Geschäumte Kunststoffe für die Herstellung und die Ausstattung von Matratzen (...)", sowie "X (…)", also "Klasse 20 Matratzen"

d) "X" (Wort-Bild-Marke)

IR-Nummer: X

Priorität: 16. November 1995

Warenverzeichnis: "X" also "Klasse 17 Geschäumte Kunststoffe für die Herstellung und die Polsterung von Matratzen (...)", sowie "X (...)", also "Klasse 20 (...) Matratzen (...)".

Die Beklagte vertreibt ebenfalls Matratzen, insbesondere Schaummatratzen. Am 5. September 1998 erwarb ein Testkäufer der Klägerin bei der Firma "X" in Dinslaken eine von der Beklagten stammende Matratze des Typs "X". In der Folienverpackung befand sich ein Zettel mit dem nachstehend wiedergegebenen Aufdruck:

Zwischen den Parteien bestehen langjährige Geschäftsbeziehungen. Die Beklagte kauft seit dem Jahr 1978 Matratzenkerne, u.a. aus Polyurethan-Schaum, von der Klägerin, die sie in eine Matratzenhülle einfügt und weiterveräußert. Auf den von der Klägerin gelieferten Matratzenkernen befindet sich keine Markenangabe. Bis zum Jahr 1993 gestattete die Klägerin der Beklagten die Benutzung der Marke "X" zur Kennzeichnung der von der Klägerin gelieferten Matratzenkerne und der daraus hergestellten Matratzen. Ende des Jahres 1993 entschied sich die Klägerin, die Klagemarken künftig nur noch für die von ihr selbst hergestellten Matratzen zu verwenden, und untersagte der Beklagten ihre weitere Benutzung. Verhandlungen zwischen den Parteien über die Weiterbenutzung der Wortmarke "X" und die Zahlung einer Entschädigung durch die Klägerin blieben ohne Ergebnis. Die Klägerin beliefert die Beklagte jedoch auch weiterhin mit Matratzenkernen, deren Qualität der früher von der Beklagten unter der Bezeichnung "X" vertriebenen entspricht.

Die Klägerin behauptet, die Matratzenkerne, welche die Beklagte von ihr beziehe, entsprächen hinsichtlich ihrer Qualität (Dichtigkeit, Festigkeit und Farbe) nicht den Matratzenkernen, die sie, die Klägerin, selbst unter der Bezeichnung "X" anbiete und bewerbe. Die Füllschaum-Qualität, die sie für die von ihr mit "X" bezeichneten Matratzen verwende, setze sie nur zur eigenen Weiterverarbeitung ein.

Die Klägerin beantragt,

wie zuerkannt.

Vor dem Handelsgericht Brüssel ist unter dem Aktenzeichen 10769/97 ein weiterer Rechtsstreit zwischen den Parteien anhängig, der ebenfalls die Verwendung der Marke "X" durch die Beklagte zum Gegenstand hat.

Die Beklagte beantragt,

1. das Verfahren bis zu einer Entscheidung in dem in erster Instanz beim Handelsgericht Brüssel unter dem Aktenzeichen 10769/97 anhängigen Hauptsacheverfahren X auszusetzen;

2. die Klage abzuweisen.

Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.

Die Beklagte macht geltend:

Die Klägerin beliefere sie weiterhin mit Matratzenkernen, die die Qualitätsanforderungen, welche die Klägerin für mit der Marke "X" gekennzeichnete Matratzenkerne aufgestellt habe, erfüllten. Dies ergebe sich aus dem – zwischen den Parteien unstreitigen - Umstand, daß in Produktlisten der Klägerin aus dem Jahr 1993 für Matratzenkerne der Marke X Kennnummern mit dem Anfangsbuchstaben "X" verwendet würden und auch in den Lieferscheinen und Rechnungen der Klägerin über an sie, die Beklagte, in den Jahren 1997 und 1998 gelieferte Matratzenkerne diese mit "X"- Nummern bezeichnet seien.

Dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch stehe der Erschöpfungseinwand gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG entgegen, da die Klägerin Matratzenkerne gleicher Qualität wie die an sie, die Beklagte, gelieferten in Belgien unter der Marke "X" vertreibe. Die Geltendmachung der Markenrechte durch die Klägerin sei rechtsmißbräuchlich. Indem sie den von ihr belieferten Abnehmern die Benutzung der als Synonym für hohe Qualität stehende Marke "X" untersage, versuche sie, bei den Endverbrauchern den unzutreffenden Eindruck zu erwecken, nur ihr Tochterunternehmen liefere Matratzen, die den strengen Qualitätsanforderungen der Marke "X" genügten. Sie, die Beklagte, verwende die Bezeichnung "X" lediglich als Beschaffenheitsangabe im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG. Die Bezeichnung habe sich bei den maßgeblichen Verbraucherkreisen als Synonym für Polyurethan-Schaumstoffkerne durchgesetzt.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf deren Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

Die Klage ist begründet.

Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG zu. Die Beklagte ist der Klägerin nach dieser Vorschrift zur Unterlassung der Nutzung des Zeichens "X" zur Kennzeichnung der Matratzenkerne, die in den von ihr vertriebenen Schaumstoffmatratzen enthalten sind, verpflichtet. Die Benutzung des Zeichens in der im Tenor wiedergegebenen Weise begründet die Gefahr von Verwechslungen mit den Klagemarken.

Die Beklagte hat die Bezeichnung "X" in kennzeichenmäßiger Weise gebraucht. Ob die Markenverletzung nach § 14 MarkenG ebenso wie das frühere Warenzeichengesetz eine kennzeichenmäßige Verwendung des Zeichens durch den Dritten voraussetzt, ist umstritten. Die bislang überwiegende Rechtsprechung und Literatur will den Markenschutz weiterhin auf Handlungen beschränken, die im Sinne der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz als kennzeichenmäßig anzusehen sind (vgl. Nachweise bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14, Rdnr. 50). Demgegenüber befürwortet ein Teil des Schrifttums einen von den Beschränkungen des Warenzeichengesetzes losgelösten, weiteren Benutzungsbegriff (vgl. Nachweise bei Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 52). Auf die Entscheidung dieser Streitfrage kommt es hier indes nicht an, weil die Beklagte das Zeichen "X" auf dem in der Folienverpackung ihrer Matratze befindlichen Zettel kennzeichenmäßig verwendet hat. Ein kennzeichenmäßiger Gebrauch ist zu bejahen, wenn ein nicht ganz unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise annehmen kann, das Zeichen diene als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des gekennzeichneten Produkts oder werde in einer Werbemaßnahme des Kennzeicheninhabers verwendet (BGH GRUR 1995, 57, 60; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rdnr. 59). Es genügt die objektive, nicht völlig fernliegende Möglichkeit, daß der Verkehr einen Herkunftshinweis annimmt (BGH, a.a.O.). Indem die Beklagte die Bezeichnung "X" auf dem in die durchsichtige Folienverpackung der Matratze eingelegten Zettel, der von außen sichtbar ist und dadurch wie ein Verpackungsaufdruck wirkt, in blickfangmäßiger Weise – durch in roter Farbe fettgedruckte Großbuchstaben, verbunden mit einem Herzsymbol – herausgestellt hat, hat sie das Zeichen in markentypischer Weise benutzt. Daß nicht die Matratze selbst – das Endprodukt – mit "X" gekennzeichnet ist, sondern die in ihr enthaltene Füllung, wie sich aus der Kombination des Zeichens "X" mit dem rein beschreibenden Begriff "Kern" ergibt, ändert nichts an der herkunftshinweisenden Funktion der Bezeichnung. Denn die angesprochenen Verkehrskreise werden "X" als markenmäßige Kennzeichnung des in der Matratze enthaltenen "Kerns" auffassen. Für den kennzeichenmäßigen Gebrauch eines Zeichens genügt es aber, wenn es zur Kennzeichnung eines Bestandteil der angebotenen Ware oder Dienstleistung verwendet wird.

Die Bezeichnung stellt auch nicht lediglich eine beschreibende Angabe der Beschaffenheit der Matratzenfüllung dar. Eine aus dem Benutzungsbegriff im Sinne des § 14 MarkenG gegebenenfalls auszuklammernde rein beschreibende Angabe kann nur dann angenommen werden, wenn der Verkehr die Bezeichnung derart mit dem Produkt in Verbindung bringt, daß er hierin eine Bezeichnung des Produkts seiner Gattung oder seinen Eigenschaften nach sieht (BGH GRUR 1996, 68, 70 – COTTON LINE). Hierfür reicht es keinesfalls aus, daß eine Marke infolge ihrer Bekanntheit gewisse Qualitätsvorstellungen bei den angesprochenen Verkehrskreisen auslöst. Denn anderenfalls blieben Marken, die aufgrund der Qualität der mit ihnen bezeichneten Produkte eine besondere Verkehrsgeltung erworben haben, ohne markenrechtlichen Schutz. Aus der langandauernden Benutzung der Klagemarken für Matratzenkerne einer bestimmten Beschaffenheit und der dadurch im Verkehr an das Zeichen "X" geknüpften Qualitätserwartungen hinsichtlich der mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte folgt nicht, daß es zu einer reinen Gattungsbezeichnung geworden ist.

Da die Beklagte das als Wortmarke und als Wort/Bildmarke geschützte – und den einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteil der Kombinationsmarken bildende - Zeichen "X" identisch als einzigen unterscheidungskräftigen Bestandteil der Gesamtbezeichnung "X" für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Klagemarken Schutz genießen, ist eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ohne weiteres zu bejahen.

Das Untersagungsrecht der Klägerin ist nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung zu verbieten. § 23 Nr.2 MarkenG dient ebenso wie § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Wahrung des Freihaltebdürfnisses an beschreibenden Angaben. Der Begriff der "Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen" entspricht dem der beschreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 mit der Abweichung, daß § 23 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch bei nachträglichem Freihaltebedürfnis an einer ursprünglich nicht rein beschreibenden Angabe anzuwenden ist, wie es in § 8 Abs. 2 Nr. 3 geregelt ist (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 23, Rdnr. 33, 39). Erfaßt sind daher Angaben, die vom Verkehr eindeutig als beschreibend verstanden werden, sowie solche Zeichen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.

Daß die Bezeichnung "X" im Verkehr als reine Beschaffenheitsangabe des verwendeten Füllstoffes verstanden wird oder zur Bezeichnung von Matratzenfüllungen einer bestimmten Art üblich geworden ist, hat die Beklagte nicht hinreichend konkret dargelegt. Dies folgt insbesondere nicht aus dem Umstand, daß die Beklagte und andere Matratzenhersteller bis zum Jahr 1993 Matratzenkerne einer bestimmten Beschaffenheit, nämlich "X", unter dieser Bezeichnung vertrieben haben und die Klägerin die Bezeichnung weiterhin für (in ihren Endprodukten enthaltene) Matratzenkerne dieser Beschaffenheit benutzt. Allein die vielfache und langandauernde Benutzung eines Zeichens führt nicht dazu, daß es im Verkehr als beschreibend aufgefaßt wird. Auch wenn die angesprochenen Verkehrskreise bestimmte Eigenschaften mit dem unter der Marke angebotenen Produkt verknüpfen, bedeutet dies nicht, daß sie die Marke gleichsam als "Kurzbeschreibung" dieser Eigenschaften verstehen. Dies kann allenfalls dann angenommen werden, wenn ein Zeichen im Verkehr im Sinne einer Gattungsbezeichnung gebraucht wird, also zur Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen einer bestimmten Gattung üblich (geworden) ist und diesen damit zugleich die gattungstypischen Produkteigenschaften zuweist. Daß das hier der Fall ist, läßt sich dem Vortrag der Beklagten, der Begriff "X" habe sich bei den maßgeblichen Verbraucherkreisen "als Synonym für Polyurethan-Schaumstoffkerne durchgesetzt", indes nicht entnehmen. Hieraus folgt nur, daß die angesprochenen Verkehrskreise wissen, daß es sich bei "X" um Polyurethan-Schaumstoffkerne handelt, nicht aber, daß diese – beschreibende - Gattungsbezeichnung (X) im Verkehr durch die Bezeichnung "X" ersetzt wurde. Der Umstand, daß dem Verkehr die Produkteigenschaften der unter einer bestimmten Marke angebotenen Waren bekannt sind und er deshalb diese Eigenschaften mit der Marke gedanklich in Verbindung bringt, führt nicht dazu, daß diese Marke zu einer Gattungsbezeichnung wird. Anderenfalls wäre – wie bereits unter Ziffer 1 erwähnt - jede berühmte Marke als Gattungsbezeichnung zu qualifizieren und könnte keinen markenrechtlichen Schutz in Anspruch nehmen.

Die Verwendung der Bezeichnung "X" für die von der Beklagten weiterverarbeiteten Matratzenkerne ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Erschöpfung der Rechte der Markeninhaberin (§ 24 MarkenG) gerechtfertigt. Gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden. Daher wäre die Beklagte berechtigt, die von der Klägerin an sie gelieferten Matratzenkerne unter der Bezeichnung "X" anzubieten, wenn die Klägerin diese ihrerseits unter dem streitgegenständlichen Zeichen in den Verkehr gebracht hätte. Unstreitig hat aber die Klägerin seit Ende des Jahres 1993 die an die Beklagten gelieferten Martratzenkerne nicht mehr mit "X" gekennzeichnet. Sie hat dieses Zeichen weder an der Ware selbst angebracht noch hat sie es in Bestell- und Lieferscheinen oder Rechnungen über die an die Beklagte gelieferten Produkte benutzt. Daß diese dort mit "X"-Kennnummern bezeichnet werden, ändert nichts daran, daß die Klägerin sie nicht unter dem Zeichen "X" in den Verkehr gebracht hat. Denn diese Kennnummern stehen nicht für die Marke "X" und können daher nicht mit ihr gleichgesetzt werden. Zudem werden sie als reine Bestellzeichen und nicht markenmäßig verwendet.

Es kann dahinstehen, ob die Klägerin unter dem Zeichen "X" Matratzen als Endprodukte in den Verkehr bringt, die Füllungen derselben Beschaffenheit enthalten, wie sie sie an die Beklagte liefert, und ob die Beklagte Füllschaum der Qualität bezogen hat, der in den als Anlagen B 3 bis B 5 vorgelegten, nach Ende des Jahres 1993 erschienen Typenprogrammlisten der Klägerin unter der Bezeichnung "X" aufgeführt ist.

Durch die Erschöpfung im Sinne des § 24 MarkenG werden die Rechte des Markeninhabers im Hinblick auf diejenigen Warenexemplare eingeschränkt, die mit seiner Zustimmung unter der Marke in den Verkehr gebracht wurden. Die Erschöpfung bezieht sich nicht auf Rechte aus einem Zeichen allgemein, sondern immer nur auf konkrete körperliche Gegenstände (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 24, Rdnr. 5). Entgegen der Ansicht der Beklagten genügt es daher nicht, wenn die Klägerin die Marke in ihren "Geschäftspapieren und Produktinformationen" allgemein für Füllschaum der (u.a.) an die Beklagte gelieferten Qualität verwendet. Erforderlich ist vielmehr, daß die Bezeichnung für die konkreten, von der Klägerin in den Verkehr gebrachten Matratzenfüllungen benutzt wird. Ob es hierfür notwendig ist, daß das Zeichen auf dem jeweiligen Warenexemplar selbst oder seiner Verpackung angebracht wird, kann dahinstehen. Jedenfalls muß sich die Bezeichnung, wenn sie in der Werbung, Produktinformationen oder sonstigen Geschäftspapieren der Markeninhaberin gebraucht wird, auf die konkreten, in den Verkehr gebrachten, d.h. unter Übertragung der tatsächlichen Verfügungsgewalt an einen Dritten übergebenen Warenexemplare beziehen. Daß dies hinsichtlich der an sie gelieferten Matratzenfüllungen der Fall ist, ist dem Vortrag der Beklagten nicht zu entnehmen. Wenn die Klägerin seit Ende 1993 ausschließlich Endprodukte mit dem streitgegenständlichen Zeichen kennzeichnet und vertreibt, kann nur hinsichtlich dieser Endprodukte, nicht hingegen des Füllschaums eine Erschöpfung der Markenrechte eintreten. Die Bezeichnung von Schaumstoff bestimmter Qualität mit dem streitgegenständlichen Zeichen in Typenprogrammlisten der Klägerin könnte nur dann den Erschöpfungseinwand begründen, wenn diese Listen der Beklagten von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung als Angebotsliste oder Bestellgrundlage zugänglich gemacht worden wären und die Beklagte ihre Bestellungen anhand der Listen vorgenommen hätte, weil dann die konkreten an sie gelieferten Waren mit dem streitgegenständlichen Zeichen bezeichnet worden wären. Dies hat die Beklagte aber nicht behauptet. Sie hat nicht dargelegt, in welchem Zusammenhang die Typenprogramme der Klägerin seit Ende des Jahres 1993 erschienen sind. Insbesondere ergibt sich aus ihrem Vortrag nicht, ob sich die Typenprogramme nicht lediglich auf die in den von der Klägerin hergestellten Endprodukten enthaltenen Füllungen beziehen.

Die Beklagte hat auch nicht dargetan, daß die Klägerin seit Ende des Jahres 1993 in Belgien für den von ihr, der Beklagten, bezogenen Füllschaum unter der streitgegenständlichen Bezeichnung wirbt oder diese in Produktinformationen über Füllschaum dieser Qualität benutzt. Die von ihr vorgelegte Produktinformation über die Verwendung der Marke "X" für Füllschaum (Anlagen B 1 und 1a) ist im Januar 1993 erschienen, als die Klägerin noch Füllschaum unter der Bezeichnung "X" vertrieb bzw. den Weiterverarbeitern die Verwendung der Bezeichnung für Füllschaum der in den Produktinformationen beschriebenen Qualität gestattete. Daß die Klägerin auch nach Ende des Jahres 1993, als sie sich entschloß, die Bezeichnung nur noch für von ihr hergestellte Endprodukte zu verwenden und den Abnehmern die Benutzung untersagte, Matratzenkerne (und nicht ausschließlich die Endprodukte) unter der Marke "X" beworben hat, hat die Beklagte nicht behauptet. Eine Erschöpfung der Markenrechte kommt daher für Matratzenkerne, die die Klägerin nach Ende des Jahres 1993 geliefert hat, nicht mehr in Betracht.

Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist auch nicht rechtsmißbräuchlich (§ 242 BGB). Die Untersagung der weiteren Verwendung des Zeichens "X" verstößt nicht deshalb gegen Treu und Glauben, weil die Klägerin der Beklagten die Benutzung für von ihr gelieferten Füllschaum gleicher Qualität während mehrerer Jahre gestattet hat. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Klägerin einen Vertrauenstatbestand dahin gesetzt hätte, daß die Beklagte das Zeichen auf unbegrenzte Zeit hätte nutzen dürfen. Hierzu hat die Beklagte nichts vorgetragen. Ist ein Lizenzvertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen worden – wovon hier mangels gegenteiligen Vortrags auszugehen ist - besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung, wenn die Parteien diese nicht ausgeschlossen haben. Dies behauptet die Beklagte nicht; sie macht auch nicht geltend, die in der Untersagung der Weiterbenutzung liegende Kündigung sei unwirksam. Ist aber der Lizenzvertrag wirksam beendet worden, ist der Markeninhaber in der Nutzung der Marke frei; insbesondere kann er die Marke auch für Waren der Art verwenden, die der frühere Lizenznehmer unter der Marke vertrieben hat. Die Beklagte kann den Rechtsmißbrauchseinwand daher nicht darauf stützen, daß die Klägerin nunmehr selbst Endprodukte unter dem Zeichen "X" in den Verkehr bringt, die Matratzenkerne aufweisen, die der früher (oder auch noch gegenwärtig) an sie gelieferten Qualität entsprechen.

Zu einer Aussetzung des Verfahrens gemäß Art. 22 Abs. 1 des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) besteht kein Anlaß. Der Rechtsstreit ist entscheidungsreif, und der Klägerin ist eine Aufschiebung der Durchsetzung ihrer Markenrechte nicht zuzumuten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709, 108 ZPO.

Der Streitwert beträgt 500.000,- DM.

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