Tenor

I.Der Klageanspruch wird dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt.II.Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.

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Tatbestand

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Die Klägerin ist ein mittelständischer Hersteller von Kunststoffteilen. Seit 1993 importiert die Klägerin Uhren aus China, die sie neben ihren weiteren Produkten vertreibt. Zu den Funkuhren gehören u.a. Funkuhren, die sich nach einem Funksignal auf eine bestimmte Zeit einstellen.

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Die Beklagte, die u.a. Funkuhren herstellt und vertreibt, ist eingetragene In­haberin des deutschen Patentes X, das am 26. März 1985 unter In­anspruchnahme der Priorität einer Gebrauchsmusteranmeldung vom 9. No­vember 1984 angemeldet wurde (Anlage K 2; nachfolgend: Streitpatent), Es betrifft eine Anzeigen-Detektionseinrichtung zur vollautomatischen Erken-

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nung und Korrektur der Anzeige analog anzeigender Funkuhren mittels Lichtschranken.

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Gegen dieses Patent erhob die Firma X, Hong Kong, Herstellerin der streitgegenständlichen Funkuhren, 1996 Patentnichtigkeits­klage. Mit Urteil vom 2. Oktober 1996 (Anlage K 5) erklärte das Bundespa­tentgericht das Streitpatent unter Aufrechterhaltung im Übrigen teilweise für nichtig. Gegen das Urteil legte die Nichtigkeitsklägerin Berufung zum Bundesgerichtshof ein.

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Im Jahre 1996 lieferte die Klägerin Funkwanduhren an mehrere Unterneh­men der Handelsgruppe X. Die Beklagte erwirkte am 16. Dezember 1996 bei der 4. Zivilkammer des hiesigen Gerichts unter Berufung auf den vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Anspruch 2 des Streitpatentes im Beschlusswege einstweilige Verfügungen (Az. 4 O 423/96 sowie 4 O 424/96, Anlage K 6) gegen zwei Unternehmen der X-Gruppe in X und X. Den Unternehmen wurde untersagt, näher beschriebene Funkuhren im Geltungsbereich des Patentes anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Mit Vereinbarung vom 23. Januar 1997 bzw. 21. Februar 1997 (Anlage K 7) erkannten die An­tragsgegnerinnen die einstweilige Verfügung als endgültige Lösung an und verzichteten auf das Recht zum Widerspruch sowie auf das Recht, einen Antrag auf Klageerhebung bzw. auf Aufhebung wegen veränderter Umstände zu stellen; in diese Vereinbarung wurden zwölf weitere Unternehmen der X-Gruppe eingeschlossen.

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Mit Schreiben vom 14. Februar 1997 (Anlage K 9) wurde der Beklagten eine Kopie der japanischen Offenlegungsschrift X vom 27. November 1975 der X (Anlage K 8) mit dem Hinweis übersandt, dass diese das Streitpatent neuheitsschädlich vorwegnehme. Die Beklagte wurde um Stellungnahme gebeten; eine solche erfolgte nicht.

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Am 3. Juni 1997 (Anlage K 10) erließ die 4. Zivilkammer des hiesigen Gerichts auf Antrag der Beklagten gegen die Klägerin auf der Grundlage des Anspruches 2 des Streitpatentes eine einstweilige Verfügung, mit welcher der Klägerin untersagt wurde, näher beschriebene Funkuhren im Geltungsbereich des Streitpatentes anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Wegen der genauen Begründung wird auf die zu der Gerichtsakte gereichte Ablichtung des Urteils Bezug genommen. Die Klägerin legte gegen das Urteil Berufung ein. Im Hinblick auf die Ausführungen des Senates des Oberlandesgerichts Düsseldorf in der mündlichen Verhandlung vom 6. Januar 1998 zur Rechtsbeständigkeit des Anspruchs 2 des Streitpatentes nahm die Beklagte den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zurück. Wegen der konkreten Ausführungen des Senates in der mündlichen Verhandlung wird auf den zur Gerichtsakte gereichten Terminsberichts des damaligen Klägervertreters verwiesen (Anlage K 11).

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Auf die Berufung der X, Hong Kong, erklärte der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 23. September 1999 (Anlage K 15) das Streitpatent hinsichtlich des Anspruchs 2 für nichtig. Zur Begründung führte der Bundesgerichtshof aus, Anspruch 2 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das Gericht sei auf Grund des von ihm eingeholten Sachverständigengutachtens davon überzeugt, dass die in Anspruch 2 vorgeschlagene Lösung dem Fachmann jedenfalls durch die X nahegelegt werde; eine zusätzliche Anregung erhalte der Fachmann durch die japanische Offenlegungsschrift X.

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Die Klägerin macht nunmehr Schadensersatzansprüche wegen unberechtigt erwirkter einstweiliger Verfügungen geltend, die sie vorläufig mit 599.847,12 € (1.173.199,- DM) beziffert; insoweit wird auf die Aufstellung in Anlage K 16 Bezug genommen.

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Die Klägerin vertritt die Ansicht, dass ihr Schadensersatzansprüche in ange­messener Höhe zustünden. Den Schaden könne sie aus § 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ersetzt verlangen. Die sachlich nicht gerechtfertigten einstweiligen Verfügungen gegen die Abnehmer der Klägerin stellten einen solchen unmittelbaren rechtswidrigen Eingriff dar. Die Beklagte habe schuld­haft gehandelt, da sie sich vor einem Vorgehen aus dem Streitpatent zu­nächst an die Klägerin habe wenden müssen. Der Beklagten sei bekannt gewesen, dass diese die Importeurin der streitgegenständlichen Funkwand­uhren gewesen sei. Zudem habe sie die im Verkehr erforderliche Sorgfalt da­durch nicht eingehalten, dass sie sich über den Stand der Technik auf dem Uhrenmarkt nicht informiert habe und ihr so die japanische Entgegenhaltung entgangen sei. Außerdem sei sie auch nach Kenntnis der Offenlegungsschrift im Februar 1997 noch gegen Abnehmerinnen der Klägerin vorgegangen.

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Durch die von der Beklagten erwirkten einstweiligen Verfügung sei ihr näher bezeichneter Schaden entstanden. Die Abnehmer der Klägerin hätten sämtli­che Kosten, die ihnen wegen des Vorgehens der Beklagten entstanden seien, an sie als Vertragspartnerin rückbelastet. Außerdem seien ihr dadurch Gewinne entgangen, dass eine Reihe von Unternehmen, denen sie Funk­wanduhren angeboten habe oder die um Unterbreiten eines Angebots ge­beten haben, Bestellungen wegen der Patentstreitigkeit nicht abgegeben bzw. storniert hätten. Hinsichtlich des entgangenen Gewinns könne gemäß § 287 ZPO eine Schätzung vorgenommen werden.

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Die Klägerin beantragt,

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die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin Schadensersatz in angemessener Höhe, mindestens jedoch in Höhe 599.847,12 € (1.173.199,- DM) nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten   über   dem   Basiszinssatz   gemäß   §   1

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Diskontsatz-Überleitungsgesetz   seit   dem   10.   November 2001 zu zahlen.

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Die Beklagte beantragt,

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die Klage abzuweisen.

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Sie ist der Ansicht, ihr könne kein Verschuldensvorwurf gemacht werden, wenn sie auf Grund eines im Nichtigkeitsverfahren erster Instanz bestätigten Schutzrechtes Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzungen geltend mache. Dass der Bundesgerichtshof im Berufungsverfahren das Streitpatent teil­weise für nichtig erklärt habe, könne einen Verschuldensvorwurf nicht be­gründen. Weiterhin habe die Klägerin die Voraussetzungen der geltend ge­machten Ansprüche, insbesondere die adäquat kausale und schuldhafte Verursachung, nicht hinreichend dargelegt habe. Der von der Klägerin vor­getragene entgangene Gewinn liege im Hinblick auf die fehlende Kausalität nicht vor. Die Klägerin habe nicht dargelegt, dass ein Verkauf der Funkuhren auf Grund der vorgelegten Angebote tatsächlich erfolgt wäre. Zudem stehe der Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Abnehmerinnen der Klä­gerin die unterzeichnete Abschlusserklärung entgegen.

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Dem Vorbringen ist die Klägerin entgegen getreten.

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Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen verwiesen.

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Entscheidungsgründe

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Die zulässige Klage ist dem Grunde nach gegenüber der Beklagten ge­rechtfertigt. Diese schuldet der Klägerin wegen Erwirkens unberechtigter

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einstweiliger Verfügungen gegen Abnehmerinnen der Klägerin nach § 823 Abs. 1 BGB Schadensersatz wegen Eingriffs in den eingerichteten und aus­geübten Gewerbebetrieb.

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Die Voraussetzungen für einen Anspruch der Klägerin aus § 823 Abs. 1 BGB liegen vor. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung als ein rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes des Herstellers oder Händlers anzuse­hen ist, der den Verwarner zum Schadensersatz aus § 823 Abs. 1 BGB verpflicht (BGH, WRP 1968, 50 ff. - Spielautomat; NJW 1979, 916 f. - Brom­beerleuchte). Unberechtigt ist eine Schutzrechtsverwarnung insbesondere dann, wenn das Klagepatent bzw. der geltend gemachte Patentanspruch für nichtig erklärt worden ist. Denn die Nichtigerklärung eines Patentes wirkt auf die Erteilung zurück, so dass sich eine darauf gestützte Verwarnung als von Anfang an objektiv unberechtigt darstellt (BGH, GRUR 1963, 256, 257 - Kin­dernähmaschinen; GRUR 1976, 715, 716 - Spritzgießmaschine). Entspre­chendes gilt auch im Falle einer sachlich nicht gerechtfertigten einstweiligen Verfügung wegen Patentverletzung; insoweit kann sich der Verwarner nicht darauf berufen, dass die von ihm verfahrensmäßig korrekt erwirkte einstwei­lige Verfügung vom Gericht erlassen wurde und deshalb die Vermutung der Rechtmäßigkeit für sich habe (Kammer, Mitt. 1998, 273 ff. - BIG II).

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Der Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Her­stellers oder Händlers muss zur Begründung eines Schadensersatzanspru­ches allerdings schuldhaft begangen worden sein (BGH, GRUR 1976, 715 f. - Spritzgießmaschine; GRUR 1997, 741, 742 - Chinaerde; OLG Düsseldorf, Mitt. 2002, 291, 293 - Kosten für Löschungsverfahren nach Schutzrechts­verwarnung).

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Der Verwarner handelt nicht schuldhaft, wenn er sich durch eine gewissen­hafte Prüfung und auf Grund vernünftiger und billiger Überlegungen die Überzeugung verschafft hat, sein Schutzrecht werde rechtsbeständig sein

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(RGZ 94, 271, 276 - Sprechmaschine; BGH, GRUR 1974, 290 - maschen­fester Strumpf; GRUR 1979, 332, 336 - Brombeerleuchte; GRUR 1996, 812, 814 - Unterlassungsurteil gegen Sicherheitsleistung; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 5. Aufl., § 139 Rdnr. 250). Die objektive Möglichkeit zu Zwei­feln hinsichtlich der Rechtslage allein begründet nicht ohne weiteres Ver­schulden (LG Düsseldorf, GRUR 1968, 156, 158). Bei einem Patent ist dabei zu berücksichtigen, dass es sich um ein geprüftes Schutzrecht handelt, das erst nach Prüfung der Neuheit und Erfindungshöhe seines Gegenstandes erteilt wird. Von dem Schutzrechtsinhaber kann deshalb nicht verlangt wer­den, dass er der zu seinen Gunsten ergangenen Entscheidung der Ertei­lungsbehörde mit Misstrauen begegnet und die Rechte aus dem ihm mit Ho­heitsakt gewährten Ausschließlichkeitsrecht nicht in dem entsprechenden Umfang wahrnimmt (BGH, GRUR 1976, 717 - Spritzgießmaschine). Das gilt erst recht, wenn das Bundespatentgericht eine gegen das Patent eingelegte Nichtigkeitsklage abgewiesen hat.

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Diese Grundsätze zugrundelegend durfte die Beklagte zunächst davon aus­gehen, dass das Streitpatent in der Form rechtsbeständig sein würde, die den gegen die Abnehmer der Klägerin ergangenen einstweiligen Verfügun­gen zugrunde lag. Die Erteilung des Streitpatentes lag etwa zehn Jahre zu­rück und nachdem das Bundespatentgericht das Urteil vom 2. Oktober 1996 verkündet hatte, bestand für die Beklagte kein Anlass die Rechtsbeständig­keit des Anspruchs 2 des Streitpatentes in der aufrechterhaltenen Fassung in Zweifel zu ziehen.

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Ein schuldhaftes Verhalten kann der Beklagten auch nicht im Hinblick darauf vorgeworfen werden, dass sie sich nicht zunächst an die Klägerin gewandt habe, sondern vielmehr sofort einstweilige Verfügungen gegen die Abneh­merinnen erwirkt hat. Die Beklagte hat bestritten, dass ihr bekannt gewesen sei, dass die Klägerin Lieferantin der streitgegenständlichen Uhren war. Sie hat hierzu ausgeführt, dass sie Kenntnis hierüber erst mit Abschluss der Ver­handlungen der X-Gruppe Ende Februar 1997 erlangt habe.  Letztlich

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kommt es hierauf jedoch auch nicht an, da aus Sicht der Beklagten, im be­gründeten Vertrauen auf den Rechtsbestand des Streitpatentes in der vom Bundespatentgericht aufrechterhaltenen Fassung, kein Grund bestand sich nicht zuerst an Unternehmen der X-Gruppe zu wenden, die eine Uhr ver­trieben haben, welche die Lehre des Anspruchs 2 verwirklicht.

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Jedoch ist in dem weiteren Verhalten der Beklagten im Hinblick auf die japa­nische Offenlegungsschrift X nach der mündlichen Verhandlung am 6. Januar 1998 in dem Berufungsverfahren der Klägerin vor dem Oberlan­desgericht Düsseldorf gegen die zu ihren Lasten ergangene einstweilige Verfügung ein Verstoß gegen zumutbare Sorgfaltspflichten zu sehen. Ab diesem Zeitpunkt hätte die Beklagte der Rechtsbeständigkeit des Anspruchs 2 des Streitpatentes mit Misstrauen begegnen müssen.

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Ausweislich des in Anlage K 11 vorgelegten Terminsberichts, dessen Inhalt die Beklagte nicht entgegen getreten ist, hat der 2. Zivilsenat des Oberlan­desgerichts Düsseldorf in der mündlichen Verhandlung im Hinblick auf die Rechtsbeständigkeit des Anspruchs 2 des Streitpatentes vor dem Hinter­grund des Vorbringens im Nichtigkeitsberufungsverfahren - wie nachfolgend ausgeführt - deutlich gemacht:

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„...dass der Senat bei seiner Sichtweise bleibe und in einem Haupt­sacheverfahren bei gleichem Sachstand Veranlassung zur Ausset­zung des Verletzungsrechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entschei­dung im Nichtigkeitsverfahren sähe."

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Nach der ständigen Rechtsprechung des Senates bedeutet dies, dass er der Nichtigkeitsberufung der X, Hong Kong, eine hohe Er­folgswahrscheinlichkeit beigemessen hat.

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Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 23. September 1999 (Anlage K 15) die vom Oberlandesgericht bereits herausgestellte offensichtlich mangelnde Rechtsbeständigkeit bestätigt, als es das Streitpatent im Umfang des Anspruchs 2 in der Fassung des Urteils des Bundespatentgerichtes vom 2. Oktober 1996 (Anlage K 5) für nichtig erklärt wurde.

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Dabei ist zwar zutreffend, dass der Bundesgerichtshof offen gelassen hat, ob in der japanischen Offenlegungsschrift X  eine neuheitsschädliche Vorwegnahme des Gegenstandes des Anspruches 2 zu sehen ist. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil ausgeführt:

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„Es kann offenbleiben, ob der Gegenstand des verteidigten Patent­anspruchs 2 in der Fassung des Hauptantrages bereits in den ur­sprünglichen Unterlagen offenbart war und ob durch ihn der Schutz­bereich des Streitpatentes in seiner erteilten Fassung erweitert würde. Ebenso bedarf es keiner Entscheidung, ob dieser Gegen­stand im druckschriftlichen Stand der Technik, insbesondere in der japanischen Offenlegungsschrift X, sogar neuheitsschädlich vorweggenommen ist, wie die Klägerin geltend macht. Mit dem ver­teidigten Patentanspruch 2 kann das Streitpatent jedenfalls deswe­gen keinen Bestand haben, weil dessen Gegenstand für einen Fachmann, als den der Senat mit dem gerichtlichen Sachverständi­gen einen Hochschul- oder Fachhochschulabsolventen der Fach­richtung Feinwerktechnik oder Elektromechanik Konstruktionen mit mehrjähriger Praxiserfahrung ansieht, aus dem Stand der Technik naheliegen auffindbar." (Seite 15 der Anlage K 15).

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Der Bundesgerichtshof hat demnach den Gegenstand von Anspruch 2 im Anschluss an die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in sei­nem Gutachten vom 16. Juli 1997 (Seite 8 der Anlage B 3) als jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Leistung beruhend angesehen. Der Senat hat zur Begründung neben der bereits im Erteilungsverfahren und im Nichtigkeitsverfahren    vor    dem    Bundespatentgericht    berücksichtigten

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deutschen Patentschrift X auch auf die japanische Offenlegungsschrift X hinsichtlich des „für die streitpatentgemäße Erfindung wesentlichen Gedankens" abgestellt, „die Lichtschranke in das eigentliche Räderwerk, d.h. in den Kraftfluss von Motor zum Zeiger hineinzuverlagern".

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Dass der Bundesgerichtshof diesen Gedanken auch ohne Heranziehung der japanischen Offenlegungsschrift als für den Fachmann naheliegend angese­hen hat, steht der Tatsache nicht entgegen, dass dieser Gedanke jedenfalls auch auf Grund einer Kombination der X mit der japanischen X für den Fachmann nahegelegen hat. Der Bundesgerichtshof hat hierzu ausgeführt (Seite 19 der Anlage K 15):

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„Unter diesen Umständen war es für den Fachmann naheliegend, die Zeigerstandabfrage nicht an zusätzlichen, mit den Antriebsrädern synchron umlaufenden Rädern vorzunehmen, sondern unmittelbar an denjenigen Antriebssrädern, die mit den detekierenden Stunden-und Minutenzeigern fest verbunden sind, also das Stunden- und das Minutenrad selbst als Lochblendenscheibe für die Lichtschranke auszubilden.

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Eine zusätzliche Anregung zu dieser schon aus sich heraus nahelie­genden Überlegung enthielt der Fachmann aus der japanischen Of­fenlegungsschrift X."

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Die Offensichtlichkeit der mangelnde Rechtsbeständigkeit wurde durch den Bundesgerichtshof daher bestätigt. Ab der mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf am 6. Januar 1998 wäre die Beklagte daher verpflichtet gewesen, nicht weiterhin auf dem Vollzug der einstweiligen Verfügungen vom 16. Dezember 1996 gegen zwei Unternehmen der X-Gruppe zu bestehen bzw. diese aus der unter dem 23. Januar 1997 bzw. 21. Februar 1997 getroffenen Vereinbarung zu entlassen.

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Die Entstehung eines Schadens ist jedenfalls hinsichtlich der an die X-Gruppe gerichteten Funkwanduhren-Angebote vom 29. September 1998, 14. Oktober 1998 sowie 25. November 1998 wahrscheinlich. Die Klägerin hat konkret dargelegt, dass die in diesem Zusammenhang angebotenen Uhren ausschließlich den für nichtig erklärten Patentanspruch 2 des Streitpatentes betrafen. Eine Angebotsannahme konnte im Hinblick auf das Fortbestehen der einstweiligen Verfügungen bzw. der vertraglichen Vereinbarung nicht erfolgen.

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Ein etwaiger Schaden wird entgegen der Ansicht der Beklagten nicht durch die zwischen der Beklagten und der X-Gruppe getroffene Vereinbarung vom 23. Januar 1997 bzw. 21. Februar 1997 ausgeschlossen. Zwar war die X-Gruppe wegen der vertraglichen Regelung nicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegenüber der Beklagten berechtigt. Die Vereinbarung schließt jedoch Schadensersatzforderungen der Klägerin nicht aus, da diese nicht Vertragspartnerin der Vereinbarung ist. Sie wurde dort auch nicht konkludent einbezogen; insoweit würde es sich um einen unzulässigen Vertrag zu Lasten Dritter handeln.

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Das Gericht hat ein Grundurteil gemäß § 304 ZPO erlassen, da die Höhe des geltend gemachten Schadens von der Beklagten bestritten wird und noch weiterer Aufklärung bedarf.

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4a Zivilkammer

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Grundurteil

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