Urteil vom Landgericht Düsseldorf - 4a O 233/06

Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu zwei Jahren,

zu unterlassen,

Mobiltelefone, die an ein Mobilfunknetz anschließbar und mit einer optischen und/oder akustischen Anzeigeeinrichtung sowie mit Wahlmitteln und funktionalen Eingabemitteln ausgestattet sind,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

bei denen ein Verfahren zur Wahlwiederholung anwendbar ist, wobei in dem Mobiltelefon gebildete Wahlinformationen zumindest temporär in Teilspeicherbereichen einer Wahlinforma-tions-Speichereinrichtung gespeichert werden, bei denen die Teilspeicherbereiche mit Hilfe eines Sucheingabemittels an-steuerbar sind, wobei die in den Teilspeicherbereichen enthaltenen Wahlinformationen jeweils akustisch und/oder optisch angezeigt werden und die Wahlinformationen des aktuell angesteuerten Teilspeicherbereiches mit Hilfe eines Wahlwiederholungseingabemittels im Sinne einer Wahlwiederholung an das Mobilfunknetz übermittelt werden, bei dem ferner alle im Mobilfunkgerät gebildeten Wahlinformationen gespeichert werden, bei denen zusätzlich die am Mobiltelefon an-kommenden Wahlinformationen in Teilspeicherbereichen in der Wahlinformations-Speichereinrichtung gespeichert und markiert werden sowie in gleicher Weise wie die im Mobiltelefon gebildeten Wahlinformationen ansteuerbar, anzeigbar und übermittelbar sind.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 80 % der Beklagten, zu 20 % der Klägerin auferlegt.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,- €.

Der Klägerin wird nachgelassen, die Vollstreckung der Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die jeweilige Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse er-bracht werden.

Tatbestand:

Die Klägerin ist im Patent- und Gebrauchsmusterregister des DPMA eingetragene und ausschließlich verfügungsberechtigte Inhaberin des europäischen Patents 0 453 608 (nachfolgend Klagepatent). Die Anmeldung des Klagepatents erfolgte am 27. April 1990. Die Anmeldung wurde am 30. Oktober 1991 veröffentlicht, der Hinweis auf die Patenterteilung am 17. August 1994. Das Schutzrecht, dessen Verfahrenssprache deutsch ist, steht in Kraft. Nachdem ein drittes Unternehmen gegen die Erteilung des Klagepatents Einspruch eingelegt hatte, wurde das Klagepatent im Einspruchsverfahren mit geänderten Ansprüchen aufrechterhalten. Das Einspruchsverfahren ist rechtskräftig abgeschlossen; die B2-Schrift liegt als Anlage K D.1 vor.

Die auf die weiteren mit der Klage geltend gemachten Patente DE 195 34 156, EP 0 938 822 und EP 0 938 821 bzw. deren jeweilige deutsche Teile, deren eingetragene Inhaberin ebenfalls die Klägerin ist, gestützten Verfahren wurden gemäß Beschluss der Kammer vom 27. Juni 2006 abgetrennt. Die Verletzung der genannten Patente durch die Beklagte ist Gegenstand paralleler Rechtsstreitigkeiten (DE 195 34 156: 4a O 113/06, EP 0 938 822: 4a O 231/06 und EP 0 938 821: 4a O 232/06).

Das Klagepatent befasst sich mit einem Verfahren zur Wahlwiederholung von aus einer Wahlinformationsspeichereinrichtung auswählbaren Wahlinformationen. Der für den vorliegenden Rechtsstreit maßgebliche Patentanspruch 1 des Klagepatents hat in der durch das Einspruchsverfahren geänderten Fassung folgenden Wortlaut:

Verfahren zur Wahlwiederholung in einem an eine Kommunikationsanlage angeschlossenen und mit einer optischen und/oder akustischen Anzeigeeinrichtung sowie mit Wahl- und funktionalen Eingabemitteln ausgestatteten Kommunikationsendgerät, wobei im Kommunikationsendgerät (KE) gebildete Wahlinformationen zumindest temporär in Teilspeicherbereichen (TS) einer Wahlinformations-Speichereinrichtung (WIS) gespeichert werden,

dass die Teilspeicherbereiche (TS) mit Hilfe eines Sucheingabemittels (ST) ansteuerbar sind, wobei die in den Teilspeicherbereichen (TS) enthaltenen Wahlinformationen jeweils akustisch und/oder optisch angezeigt werden und dass mit Hilfe eines Wahlwiederholungseingabemittels (WWT) die Wahlinformationen des aktuell angesteuerten Teilspeicherbereiches (TS) im Sinne einer Wahlwiederholung an die Kommunikationsanlage (KA) übermittelt werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass alle im Kommunikationsendgerät (KE) gebildeten Wahlinformationen gespeichert werden,

dass zusätzlich die am Kommunikationsendgerät (KE) ankommenden Wahlinformationen in Teilspeicherbereichen (TS) in der Wahlinformations-Speichereinrichtung (WIS) gespeichert und markiert werden, sowie in gleicher Weise wie die im Kommunikationsendgerät (KE) gebildeten Wahlinformationen ansteuerbar, anzeigbar und übermittelbar sind.

Die Beklagte, ein taiwanesisches Unternehmen, stellte auf der vom 09. bis zum 15. März 2006 in Hannover stattfindenden Messe CeBIT 2006 Mobiltelefone aus. Auf der Messe wurde der in englischer Sprache verfasste Katalog der Beklagten "CeBIT Gigabyte® Communications" (Anlage K A.7 zum Parallelverfahren 4a O 113/06) verteilt, der die Modelle g-yoyo, g-re, g-cam, g-smart und g-smart i beschreibt. Die genannten Mobiltelefon-Modelle wurden auf dem Messestand in Hannover zugleich ausgestellt (vgl. Anlage K A.8).

Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass die Beklagte durch das Anbieten der angegriffenen Mobiltelefone eine mittelbare Verletzung des Klagepatents begangen habe. Es handele sich bei den Mobiltelefonen um Mittel im Sinne des § 10 PatG, da sie in Gestalt von Mikroprozessoren Schaltungen enthielten, in denen die entsprechenden erfindungsgemäßen Befehle gespeichert seien. Zudem stellten die angegriffenen Mobiltelefone ein wesentliches Mittel der Erfindung dar, da ohne sie eine Funkübertragung nicht möglich wäre. Sie seien zur Verwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens bestimmt und geeignet, wobei die Beklagten einen entsprechenden Benutzungswillen hätten.

Die Klägerin beantragt, nachdem sie im frühen ersten Termin die angekündigten Anträge auf Schadensersatzfeststellung sowie Auskunft und Rechnungslegung auf die Rüge der internationalen und örtlichen Unzuständigkeit durch die Beklagte zurückgenommen hat,

wie erkannt,

hilfsweise, ihr nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie rügt die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. Die Beklagte meint, sie habe die streitgegenständlichen Mobiltelefone auf der Messe CeBIT 2006 in Hannover nicht für den deutschen Markt angeboten, weil es sich bei der Messe CeBIT um eine vom deutschen Markt völlig unabhängige internationale Messe handele. Auch andere Angebotshandlungen habe es im Bundesgebiet nicht gegeben, insbesondere nicht im Bezirk des Landgerichts Düsseldorf. Ein Verkauf ihrer Produkte in Deutschland sei weder geplant noch momentan praktisch durchführbar. Des Weiteren ist die Beklagte der Ansicht, die Klage sei ihr auf der Messe CeBIT nicht ordnungsgemäß zugestellt worden.

Sie stellt die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede, weil der Übernehmer der Mobilfunksparte der Klägerin, BenQ, nach der Berichterstattung in der Presse mit dieser Sparte auch mehr als 1.750 Patente im Bereich Mobilfunk von der Klägerin übernommen habe. Da davon auszugehen sei, dass zu diesen Patenten auch das Klagepatent gehöre, sei die Klägerin zur Klageerhebung nicht berechtigt, ohne dass es auf ihre formelle Rolleneintragung ankomme.

Die Beklagte meint, die Klägerin habe mit ihrer Untersuchung des auf der Messe CeBIT nicht ausgestellten Modells "Giga-Byte gx5 Doraemon" (vgl. Anlage K D.3) nicht substantiiert dargelegt, dass die angegriffenen Ausführungsformen die technische Lehre des Klagepatents verwirklichen. Die auf der Messe ausgestellten Modelle unterschieden sich sowohl untereinander als auch zu dem Modell "gx5 Doraemon" und wiesen jeweils unterschiedliche Anwendungsformen auf. Eine Benutzung der Erfindung scheitere zum einen daran, dass es sich bei einem Mobiltelefon nicht um ein Kommunikationsendgerät handele, das an eine Kommunikationsanlage angeschlossen ist. Zum anderen würden die Wahlinformationen bezüglich ein- und ausgehender Anrufe bei den angegriffenen Ausführungsformen getrennt voneinander in verschiedenen Speicherbereichen des Flash Memory gespeichert; eine Markierung eingehender Anrufe, wie sie das Klagepatent voraussetze, finde bei den angegriffenen Mobiltelefonen daher nicht statt.

Darüber hinaus wendet die Beklagte Erschöpfung bzw. eine berechtigte Nutzung durch die Anwender der angegriffenen Mobiltelefone ein. Sie behauptet, die bei der Fertigung der angegriffenen Ausführungsformen (einschließlich der auf der CeBIT 2006 ausgestellten Mobiltelefone) verwendeten GSM/GPRS-Module von Sagem Communication zu erhalten; dieses Unternehmen sei Lizenznehmerin der Klägerin, wobei von der Lizenzierung auch das Klagepatent erfasst sei. Bei den verwendeten GSM/GPRS-Modulen handele es sich daher um von der Klägerin lizenzierte Produkte, so dass eine Verletzung der Patentrechte der Klägerin durch Angebot oder Lieferung der unter Verwendung dieser Module hergestellten angegriffenen Mobiltelefone ausgeschlossen sei.

Mangels Angebotshandlungen in Deutschland - so die Beklagte - fehle es zudem an der für einen Unterlassungsanspruch erforderlichen Wiederholungs- sowie an einer Erstbegehungsgefahr. Mit dem der Klage zugrundeliegenden Unterlassungsantrag würde der Beklagten unzulässigerweise auch ein Liefern der angegriffenen Ausführungsformen an Berechtigte untersagt. Im Hinblick auf Abnehmer, die bereits eine Lizenz zur Benutzung des Klagepatents besitzen, wie etwa Netzbetreiber, sei sie - die Beklagte - aber zu einer Belieferung berechtigt.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe:

Die im Umfang des Unterlassungsantrags aufrecht erhaltene Klage ist zulässig und begründet. Das Landgericht Düsseldorf ist für die Entscheidung international und örtlich zuständig. Der Klägerin steht ein Unterlassungsanspruch gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ in Verbindung mit §§ 139 Abs. 1; 10 Abs. 1 PatG zu.

I. Das angerufene Gericht ist für die Entscheidung des vorliegenden Falles sowohl international als auch örtlich zuständig. Da die Beklagte ihren Sitz in Taiwan hat, kommt der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO zur Begründung der internationalen Zuständigkeit nicht in Betracht, da dieser voraussetzt, dass die Beklagte ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union hat, vgl. Art. 4 Abs. 1 EuGVVO. Allerdings begründet § 32 ZPO außerhalb des Anwendungsbereichs des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO einen internationalen Gerichtsstand (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 27. Auflage 2005, § 32 Rn. 5). Die deutsche internationale Zuständigkeit ist gegeben, wenn irgendein deutsches Gericht bei Anwendung der deutschen Gerichtsstandsvorschriften zuständig ist (KG, GRUR Int. 2002, 327, 328 – EURO-Paletten), was beispielsweise bei einer in Deutschland begangenen unerlaubten Handlung der Fall ist. Dass eine Patentverletzung eine unerlaubte Handlung im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB darstellt, ist anerkannt.

Die Klägerin hat das Vorliegen einer Patentverletzung in Deutschland schlüssig vorgetragen (was im Rahmen der Zuständigkeitsfrage bei doppelrelevanten Tatsachen genügt), da die Beklagte auf der CeBIT 2006 in Hannover die als patentverletzend angegriffenen Mobiltelefone der Allgemeinheit zur Schau gestellt und sie betreffende Prospekte verteilt hat (vgl. Anlagen K A.7 und K A.8). In der gewerblichen Ausstellung und Vorführung auf einer internationalen Messe wie der CeBIT liegt ein tatbestandsmäßiges Anbieten im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG (vgl. Urteil des LG Düsseldorf vom 13. November 2001, 4a O 165/01, Urteil vom 15. Januar 2004, 4b O 196/03). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in der Entscheidung Heißläuferdetektor (GRUR 1970, 358, 360) liegt zwar in der Vorführung eines Erzeugnisses auf einer "allgemeinen Leistungsschau", die den Fachkreisen und der Öffentlichkeit lediglich einen Überblick über den Leistungsstand geben soll, aber nicht den Charakter einer Verkaufsausstellung oder Messe hat, kein Anbieten des Erzeugnisses. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Bei der CeBIT, der weltweit größten Messe für digitale Lösungen aus der Informations- und Kommunikationstechnik, handelt es sich um eine Messe, die - wie die Beklagte selbst vorträgt - dazu dient, Kontakte herzustellen und Geschäfte abzuschließen, und die auch von Einkäufern besucht wird. Die CeBIT ist damit unzweifelhaft als internationale Messe einzustufen.

Die Ausstellung und Bewerbung der angegriffenen Mobiltelefone auf der Messe CeBIT 2006 begründet auch die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts. Die Beklagte wendet ein, es habe keine Ausstellung der angegriffenen Produkte bzw. kein Verteilen des Prospektmaterials im Gerichtsbezirk des Landgerichts Düsseldorf stattgefunden. Die örtliche Zuständigkeit des im Wege der Konzentrationsermächtigung nach § 143 Abs. 2 PatG für Nordrhein-Westfalen zuständigen Landgerichts Düsseldorf folgt jedoch aus dem Aspekt der Erstbegehungsgefahr. Aufgrund der Präsentation der angegriffenen Mobiltelefone auf der CeBIT 2006 in Hannover besteht die ernsthafte Besorgnis, dass die Beklagte die streitgegenständlichen Produkte auch in Nordrhein-Westfalen anbietet und hierhin liefert (vgl. Landgericht Düsseldorf, Urteil vom 13. November 2001, 4a O 165/01). Gerade bei Mobiltelefonen ist die konkrete Besorgnis des Anbietens im Hoheitsgebiet eines anderen Bundeslandes sehr hoch, da es sich um Produkte handelt, die aus dem täglichen Lebensbereich nicht mehr hinweg zu denken sind. Dass die Beklagte außerhalb der Messe CeBIT keine weiteren Angebotshandlungen vorgenommen haben mag (solche sind jedenfalls nicht vorgetragen), ist für die Beurteilung ohne Relevanz. Denn die Ausstellung patentverletzender Produkte auf einer internationalen Messe birgt die Gefahr weiterer Benutzungshandlungen - auch in Nordrhein-Westfalen - in sich. Es ist für die Frage einer Verletzungshandlung im Inland durch Anbieten auch unerheblich, ob die angegriffene Ausführungsform für den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland technisch bereits vorgesehen war bzw. ist. Denn das Ausstellen auf einer Verkaufsmesse (hierzu ist die CeBIT zu zählen) im Inland ist patentverletzend (vgl. Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, 10. Auflage 2006, § 9 Rn. 42; Schulte/Kühnen, Patentgesetz, 7. Auflage 2005, § 10 Rn. 10). Hieraus folgt, dass die Angebotshandlung in der Bundesrepublik Deutschland bereits ausreichend ist. Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Benutzung der angebotenen Mobiltelefone nur im Ausland stattfinden sollte, was eine - hier geltend gemachte - mittelbare Patentverletzung ausschließen würde. Selbst wenn die Beklagte ihre Mobiltelefone nur außerhalb Deutschlands in Verkehr bringen sollte, steht es dem Erwerber selbstverständlich frei, mit dem im Ausland erworbenen Mobiltelefon auch in Deutschland zu telefonieren, wodurch es zwangsläufig zu einer Benutzung der patentierten Erfindung im Inland kommt. Die aufgezeigte Möglichkeit ergibt sich zum Beispiel daraus, dass ein Inländer ein Mobiltelefon der Beklagten im Ausland (beispielsweise während einer Urlaubsreise) erwirbt und sodann nach Deutschland verbringt, oder ein Ausländer sein von der Beklagten im Ausland erworbenes Handy vorübergehend (z.B. während einer Geschäftsreise oder eines Urlaubsaufenthaltes) ins Bundesgebiet mitnimmt und hier telefoniert.

II. Die Beklagte rügt zu Unrecht, dass ihr die Klage auf der Messe CeBIT 2005 nicht ordnungsgemäß zugestellt worden sei. Zum einen leitet sie Zustellungsmängel daraus ab, dass sie keinen Geschäftsraum in Deutschland unterhalten habe, an dem eine Ersatzzustellung nach § 178 ZPO hätte erfolgen können; es habe sich bei dem Messestand auf der CeBIT in Hannover nicht um ihren eigenen, sondern um einen Messestand der Giga-Byte Technology Co., Ltd. gehandelt. Dementsprechend habe auch allenfalls eine Ersatzzustellung an eine bei der Giga-Byte Technology Co., Ltd. beschäftigte Person stattgefunden, nicht jedoch an Personen, an die eine Ersatzzustellung nach § 178 ZPO hätte erfolgen dürfen. Zum anderen habe eine Übersetzung der Klageschrift in die chinesische Sprache gefehlt, weshalb sie - die Beklagte - nunmehr ein Annahmeverweigerungsrecht in analoger Anwendung des § 1070 ZPO in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 geltend machen könne.

Hinsichtlich der auf eine Verletzung des § 178 ZPO gestützten Zustellungsmängel ist jedenfalls eine Heilung nach § 189 ZPO eingetreten. Die Beklagte stellt nicht in Abrede, dass die Klage jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt an einen ihrer gesetzlichen Vertreter gelangt ist und damit einer Person, an die eine Zustellung dem Gesetz gemäß gerichtet werden konnte, tatsächlich zugegangen ist. Ein Annahmeverweigerungsrecht wegen fehlender Übersetzung der Klageschrift in die chinesische Sprache steht der Beklagten nicht zu. Die von der Beklagten herangezogenen Vorschriften greifen im vorliegenden Fall schon deshalb nicht ein, weil es sich nicht um eine Zustellung im Ausland, sondern auf der Messe in Hannover handelt. Die grundlegenden Voraussetzungen für ihre analoge Anwendung sind nicht ersichtlich. Auch aus dem verfassungsrechtlichen Gebot der prozessualen Chancengleichheit und dem rechtsstaatlichen Grundsatz eines fairen Verfahrens lässt sich entgegen der Ansicht der Beklagten ebenfalls kein allgemeines Übersetzungserfordernis, verbunden mit einem Annahmeverweigerungsrecht bei Nichtbefolgung, ableiten. Diese Gebote begründen kein allgemeines Erfordernis, an eine der deutschen Sprache nicht mächtige Person in Deutschland zuzustellende Schriftstücke in eine Sprache zu übersetzen, die der Zustellungsempfänger ohne weiteres versteht. Den mit der Konfrontation einer ausländischen Beklagten mit einer deutschsprachigen Klageschrift in Deutschland verbundenen Schwierigkeiten kann vielmehr dadurch hinreichend Rechnung getragen werden, dass die entsprechenden Fristen mit Rücksicht auf das Übersetzungserfordernis gesetzt bzw. erforderlichenfalls verlängert werden, um der Beklagten eine sachgerechte Rechtsverteidigung zu ermöglichen. Dies ist auch im vorliegenden Fall im Hinblick auf den Zeitpunkt des frühen ersten Termins geschehen (vgl. Bl. 81 GA), nachdem die Beklagte auf unter anderem durch das Fehlen einer Übersetzung bedingte zeitliche Probleme hatte hinweisen lassen.

III. Die Klägerin ist als im Patentregister eingetragene Inhaberin des Klagepatents zur Geltendmachung der aus ihm folgenden Unterlassungsansprüche aktivlegitimiert. Die Beklagte mutmaßt vor dem Hintergrund des Verkaufs der Mobilfunksparte von der Klägerin an den Erwerber BenQ, der Ende September 2006 Insolvenz angemeldet hat, dass auch das Klagepatent als Patent aus dem Bereich "Mobilfunk" an diesen Erwerber veräußert worden sei. Soweit im Patent- und Gebrauchsmusterregister noch keine Eintragung des neuen Inhabers erfolgt sei, ändere dies nichts an der Wirksamkeit des Rechtsübergangs.

Darin ist der Beklagten nicht zu folgen. Allein entscheidend für das Recht, gegenüber Dritten Verbietungsrechte aus einem Patent geltend zu machen, ist die formelle Eintragung der Klägerin als Inhaberin in der Patentrolle (vgl. § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG). Die Klägerin ist, wie die seitens der Klägerin im Termin zur mündlichen Verhandlung vorgelegten Abfragen aus dem Patent- und Gebrauchsmusterregister des DPMA vom Tag des Schlusses der mündlichen Verhandlung belegen, eingetragene Inhaberin unter anderem des Klagepatents. Schadensersatzansprüche, für die es hinsichtlich der Aktivlegitimation nicht auf die Rolleneintragung ankäme, werden von der Klägerin nicht mehr geltend gemacht. Es kann daher offen bleiben, ob - wie die Beklagte lediglich unsubstantiiert behauptet - eine Übertragung des Klagepatents auf BenQ als den Erwerber der Mobilfunksparte der Klägerin stattgefunden hat, da diese jedenfalls nicht zu einer Umschreibung im Patentregister geführt hat. Diese wäre auf der Grundlage des § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG aber allein maßgeblich.

IV. Die Erfindung nach dem Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Wahlwiederholung von aus einer Wahlinformationsspeichereinrichtung auswählbaren Wahlinformationen.

Einleitend führt das Klagepatent aus, dass Kommunikationsendgeräte, insbesondere Fernsprechendgeräte, seit geraumer Zeit mit Wahlwiederholungsfunktionen ausgestattet sind. Hierbei werden während des Verbindungsaufbaus die durch Wähltasten gebildeten Wahlinformationen automatisch oder durch zusätzliche Tasteneingabe und die durch Kurzwahl-, Namen- oder Direktruftasten gebildeten Wahlinformationen, wenn vorgesehen, überwiegend durch Tasteneingabe für eine spätere Wahlwiederholung in einem Wahlwiederholungsspeicher hinterlegt. Kommt keine Verbindung mit dem durch die Wahlinformationen bestimmten Kommunikationsendgerät zustande, weil der Anschluss belegt oder unbesetzt ist, kann die im Wahlwiederholungsspeicher gespeicherte Wahlinformation durch Betätigen einer Wahlwiederholungstaste zu einem beliebigen Zeitpunkt im Sinne eines erneuten Verbindungsaufbauversuches zur zugeordneten Kommunikationsanlage übermittelt werden. Bei diesen Wahlwiederholungsverfahren kann bei automatischer Speicherung nur jeweils die zuletzt gebildete Wahlinformation und bei Speicherung durch Tasteneingabe nur jeweils eine Wahlinformation für einen Verbindungsaufbau im Sinne einer Wahlwiederholung herangezogen werden (vgl. Anlage K D.1, Spalte 1 Zeilen 3-25).

Vor dem Hintergrund dieses Standes der Technik hat es sich das Klagepatent zur Aufgabe gemacht, weitere, bereits in den jeweiligen Kommunikationsendgeräten gebildete Wahlinformationen in ein Wahlwiederholungsverfahren auszugestalten (vgl. Anlage K D.1, Spalte 1 Zeilen 26-29).

Hierzu schlägt das Klagepatent in Patentanspruch 1 (in der im Einspruchsverfahren eingeschränkten Fassung der B2-Schrift nach Anlage K D.1) ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

Verfahren zur Wahlwiederholung in einem Kommunikationsendgerät (KE);
das Kommunikationsendgerät (KE) ist 37
1. an eine Kommunikationsanlage (KA) angeschlossen und
2. mit einer optischen und/oder akustischen Anzeigeeinrichtung sowie
3. mit Wahl- und funktionalen Eingabemitteln ausgestattet;
es ist eine Wahlinformations-Speichereinrichtung (WIS) vorgesehen, die mit Hilfe eines Sucheingabemittels (ST) ansteuerbare Teilspeicherbereiche (TS) aufweist;
im Kommunikationsendgerät (KE) gebildete Wahlinformationen werden zumindest temporär in den Teilspeicherbereichen (TS) gespeichert;
die in den Teilspeicherbereichen (TS) enthaltenen Wahlinformationen werden jeweils akustisch und/oder optisch angezeigt;
mit Hilfe eines Wahlwiederholungseingabemittels (WWT) werden die Wahlinformationen des aktuell angesteuerten Teilspeicherbereiches (TS) im Sinne einer Wahlwiederholung an die Kommunikationsanlage (KA) übermittelt;
alle im Kommunikationsendgerät (KE) gebildeten Wahlinformationen werden gespeichert;
zusätzlich werden die am Kommunikationsendgerät (KE) ankommenden Wahlinformationen in Teilspeicherbereichen (TS) in der Wahlinformations-Speichereinrichtung (WIS) gespeichert und markiert;
die ankommenden Wahlinformationen sind in gleicher Weise wie die in Kommunikationsendgerät (KE) gebildeten Wahlinformationen ansteuerbar, anzeigbar und übermittelbar.

Nach den Ausführungen des Klagepatents ist der wesentliche Aspekt der Erfindung darin zu sehen, dass in einer Wahlinformations-Speichereinrichtung mehrere, bei erfolglosen oder erfolgreichen Verbindungsaufbauversuchen eingegebene Wahlinformationen aufgezeichnet werden und mit Hilfe eines Sucheingabemittels - z.B. einer Suchtaste - die aufgezeichneten Wahlinformationen im Sinne eines Suchens nach einer bestimmten aufgezeichneten Wahlinformation nacheinander ansteuerbar sind, wobei jede angesteuerte aufgezeichnete Wahlinformation im Kommunikationsendgerät optisch und/oder akustisch angezeigt wird. Durch Betätigen der am Kommunikationsendgerät angeordneten Wahlwiederholungseingabemittel - z.B. einer Wahlwiederholungstaste - wird ein Verbindungsaufbau der aktuell optisch oder akustisch am Kommunikationsendgerät angezeigten Wahlinformation eingeleitet (vgl. Anlage K D.1, Spalte 1 Zeilen 34-49).

V. Die Beklagte hat die Erfindung nach dem Klagepatent im Sinne der §§ 139 Abs. 1; 10 Abs. 1 PatG benutzt, indem sie im März 2006 auf der Messe CeBIT in Hannover die angegriffenen Mobiltelefone, die zu einer Ausführung des vom Klagepatent geschützten Verfahrens geeignet und bestimmt sind und Mittel darstellen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, angeboten hat. Des Weiteren liegen die subjektiven Voraussetzungen auf Beklagtenseite im Hinblick auf die Verwendungsbestimmung der (potentiellen) Abnehmer vor.

1. Bei den angegriffenen Mobiltelefonen handelt es sich um Mittel, die objektiv dazu geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Ihre Eignung ergibt sich daraus, dass sie in der Lage sind, die Schritte des Verfahrens zur Wahlwiederholung nach dem Klagepatent zu verwirklichen. Dies hat die Beklagte hinsichtlich der Merkmale 1, 2 b), 2 c), 3, 4, 5 und 9 zu Recht nicht in Abrede gestellt. Auch auf der Grundlage des Vortrags der Beklagten zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsformen (d.h. zur Speicherung der im Kommunikationsendgerät gebildeten und der dort ankommenden Wahlinformationen) sind die angegriffenen Ausführungsformen aber darüber hinaus geeignet, die Verfahrensschritte nach den Merkmalen 2 a), 6, 7 und 8 auszuführen.

a) Merkmale 2 a) und 6

Die Beklagte vertritt die Ansicht, ein Mobiltelefon als Kommunikationsendgerät sei nicht an eine Kommunikationsanlage im Sinne des Merkmals 2 a) angeschlossen. Infolgedessen würden durch ein Mobiltelefon auch keine Wahlinformationen im Sinne einer Wahlwiederholung an eine Kommunikationsanlage gemäß Merkmal 6 übermittelt. Träfe diese Ansicht der Beklagten zu, würde es sich bei Mobiltelefonen nicht um taugliche Kommunikationsendgeräte im Sinne des Patentanspruchs 1 handeln, die an eine Kommunikationsanlage angeschlossen sind; als solche kämen vielmehr nur Festnetzapparate in Betracht.

Darin ist der Beklagten nicht zu folgen. Nach Art. 69 EPÜ, § 14 PatG wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnung sind zur Auslegung heranzuziehen. Danach sind von Patentanspruch 1 sowohl Festnetz- als auch Mobiltelefonanschlüsse umfasst. Der Patentanspruch selbst nimmt keine Differenzierung zwischen verschiedenen Anschlussarten von Kommunikationsendgeräten vor. Der in der Klagepatentschrift verwendete Begriff der Kommunikationsendgeräte selbst lässt die Form des Kommunikationsendgerätes ebenfalls offen. Nichts anderes ergibt sich, wenn man zur Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzieht. So werden zwar in der Beschreibung Begriffe verwendet, die sich auf einen Festnetzanschluss beziehen (wie die Technik des Integrierten Daten- und Fernsprechnetzes, ISDN). Hierbei handelt es sich jedoch offensichtlich um eine beispielhafte Angabe (vgl. Anlage K D.1, Spalte 1 Zeile 55f.), da im weiteren Verlauf der Beschreibung von ISDN sowie von weiteren Begriffen, die einen Bezug zu Festnetzanschlüssen herstellen könnten, nicht mehr die Rede ist. Die Beschreibung der Erfindung verhält sich zu keiner bestimmten Anschlussform, lässt diese vielmehr offen. Zwar spricht die Klagepatentschrift in Spalte 4 Zeilen 13-15 davon, dass das Kommunikationsendgerät (KE) über eine Anschalteinrichtung (AE) mit einer Teilnehmeranschlussleistung (ASL) verbunden sei. Hierbei handelt es sich jedoch um die Beschreibung der Figur 2, d.h. einer bevorzugten Ausführungsform, die den Gegenstand der Erfindung nicht zu beschränken vermag (vgl. nur BGH, GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung). Gleiches gilt für die in Spalte 3 Zeilen 21-24 genannte Anschlussleitung (ASL), über welche die Wahlinformationen zu einer Kommunikationsanlage (KA) geführt werden sollen; auch diese Beschreibungsstelle steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 und vermag die technische Lehre des Klagepatentanspruchs 1 mithin nicht zu beschränken.

Es sind daher keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Erfindung nach dem Klagepatent auf Festnetzanschlüsse beschränkt sein sollte. Ebenso wenig kann der Klagepatentschrift entnommen werden, dass nur eine dauerhafte Verbindung eines Kommunikationsendgerätes mit der Kommunikationsanlage patentgemäß wäre, so dass eine lediglich zeitweise bestehende Verbindung zwischen einem Mobiltelefon und der Basisstation nicht genügen würde. Das Verfahren der Wahlwiederholung hängt nicht davon ab, ob die Verbindung zwischen dem Kommunikationsendgerät und der Kommunikationsanlage dauerhaft oder nur temporär besteht. Insoweit ist das zu Figur 2 beschriebene Ausführungsbeispiel (Anlage K D.1, Spalte 4 Zeilen 13-15), das eine Anschalteinrichtung (AE) zwischen beiden Geräten umfasst, aufschlussreich, weil es deutlich werden lässt, dass es auf eine dauerhafte Verbindung nicht ankommen kann. Denn eine Anschalteinrichtung stellt eine Verbindung gerade her oder trennt sie. Da ein Patentanspruch in aller Regel nicht in einer Weise ausgelegt werden darf, dass in der Beschreibung dargestellte Ausführungsbeispiele ihm nicht unterfallen, verbietet sich die Annahme, es sei patentgemäß eine dauerhafte Verbindung zwischen Kommunikationsendgerät und Kommunikationsanlage erforderlich.

Des Weiteren ergibt sich aus der Funktion der Kommunikationsanlage im Sinne der Merkmale 2 a) und 6 des Klagepatents im Rahmen des geschützten Verfahrens, dass auch die Vermittlungseinrichtung, mit der jedes Mobiltelefon über die ihm aktuell zugeordnete Basisstation verbunden ist, eine Kommunikationsanlage in diesem Sinne darstellt. Patentgemäß erfüllt die Kommunikationsanlage eine Vermittlungsfunktion dergestalt, dass sie aufgrund der von dem Kommunikationsendgerät übermittelten Wahlinformation des aktuell angesteuerten Teilspeicherbereiches eine Verbindung zu dem entsprechenden anzurufenden Anschluss aufbaut (vgl. Merkmal 6, in dem dies als Folge der Übermittlung unausgesprochen vorausgesetzt wird). Diese Vermittlungsfunktion nimmt in einem Mobilfunknetz das so genannte Mobilvermittlungszentrum ("Mobile Switching Center, MSC") wahr, mit dem jedes Mobiltelefon über die ihm aktuell zugeordnete Basisstation verbunden ist. Das MSC stellt die nach Maßgabe der übermittelten Wahlinformationen gewünschte Verbindung zwischen dem Anrufer und dem Angerufenen her und erfüllt damit die Funktion der Kommunikationsanlage im Sinne des Klagepatents.

b) Merkmale 7 und 8

Von der Beklagten wird zu Recht nicht in Abrede gestellt, dass eine Speicherung "aller" im Kommunikationsendgerät gebildeten Wahlinformationen auch dann stattfindet, wenn nicht sämtliche dieser Wahlinformationen auf unbeschränkte Zeit gespeichert werden. Da der Begriff "alle" grenzt die technische Lehre des Klagepatents vom Stand der Technik ab, in dem Wahlwiederholungsverfahren bei automatischer Speicherung nur die zuletzt gebildete Wahlinformation und bei Speicherung durch Tasteneingabe nur jeweils eine Wahlinformation für einen Verbindungsaufbau im Sinne einer Wahlwiederholung heranziehen konnten (vgl. Anlage K D.1, Spalte 1 Zeilen 20-25). Zur Erfüllung der Aufgabe, auch weitere Wahlinformationen in das Verfahren einzubeziehen, will das Klagepatent auch auf weiter zurückliegende Anrufe zurückgreifen können (vgl. Anlage K D.1, Spalte 1 Zeilen 34-49). Hierfür ist es nicht erforderlich, ausnahmslos "alle" im Kommunikationsendgerät gebildeten Wahlinformationen vorzuhalten (was schon im Hinblick auf naturgemäß beschränkte Speichermöglichkeiten ausscheiden müsste), sondern es genügt, über die zuletzt gewählte Nummer hinaus auch vorangehende zur Verfügung zu stellen.

Unabhängig davon entnimmt die Beklagte dem Zusammenspiel der Merkmale 7 und 8, dass das Klagepatent eine gemeinsame Speicherung sowohl der im Kommunikationsendgerät gebildeten (Merkmal 7) als auch der dort ankommenden Wahlinformationen (Merkmal 8) voraussetze. Nur deshalb werde von Merkmal 8 neben einer Speicherung der am Kommunikationsendgerät ankommenden Wahlinformationen auch gefordert, dass die Wahlinformationen aus dieser Gruppe markiert werden (vgl. Merkmal 8: "gespeichert und markiert"), während Merkmal 7 für die im Kommunikationsendgerät gebildeten Wahlinformationen nur deren Speicherung verlange. Bei den angegriffenen Mobiltelefonen hingegen würden die Wahlinformationen bezüglich der eingehenden Anrufe einerseits und der ausgehenden Anrufe andererseits ohnehin getrennt voneinander in verschiedenen Speicherbereichen des so genannten "Flash Memory" gespeichert; eine Markierung der Wahlinformationen eingehender Anrufe erfolge daher nicht.

Entgegen der Annahme der Beklagten setzt das Klagepatent jedoch nicht voraus, dass eingehende und ausgehende Anrufe zwingend gemeinsam gespeichert werden müssen; auch der von Merkmal 8 geforderten Markierung ist ein derartiges Erfordernis nicht zu entnehmen. Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 geht lediglich dahin, dass zusätzlich (damit ist gemeint: zusätzlich zu den im Kommunikationsendgerät gebildeten Wahlinformationen, Merkmal 7) die dort ankommenden Wahlinformationen in Teilspeicherbereichen (TS) in der Wahlinformations-Speichereinrichtung (WIS) gespeichert und markiert werden (Merkmal 8). Dem Anspruchswortlaut ist mithin kein Hinweis darauf zu entnehmen, dass erst eine von der Speicherung unabhängige Markierung die Unterscheidung zwischen beiden Kategorien von Wahlinformationen gestatten dürfe. Die Beschreibung erläutert die Bedeutung der Markierung dahin, dass diese während des Suchens in den gespeicherten Wahlinformationen die Unterscheidung zwischen intern (d.h. im Kommunikationsendgerät) und extern gebildeten (d.h. dort ankommenden) Wahlinformationen erleichtere (vgl. Anlage K D.1, Spalte 1 Zeile 58 bis Spalte 2 Zeile 3). Praktische Bedeutung erlangt die Markierung folglich erst dann, wenn der Benutzer von dem Verfahren der Wahlwiederholung Gebrauch machen möchte und ihm die Unterscheidung zwischen Wahlinformationen, die ankommende Anrufe betreffen, und solchen, die aus ausgehenden Anrufen resultieren, erleichtert werden soll. Vor dem Hintergrund dieser Funktion ist keine Grundlage für die Annahme der Beklagten ersichtlich, die Markierung müsse in patentgemäßer Weise bereits zum Zeitpunkt der Speicherung des eingehenden Anrufs erfolgen, weil nur so die Wortwahl des Anspruchs zu Merkmal 8 "gespeichert und markiert" Sinn mache. Entscheidend ist allein, dass für die Veranlassung der späteren Wahlwiederholung für den Benutzer erkennbar ist, bei welchen Wahlinformationen es sich einerseits um solche eingehender und andererseits um solche ausgehender Anrufe handelt.

Im Ergebnis hat die Beklagte nicht substantiiert in Abrede gestellt, dass die angegriffenen Mobiltelefone im Zusammenhang mit der Call History-Funktion eine patentgemäße Unterscheidung zwischen den Wahlinformationen ein- und ausgehender Anrufe gestatten. Dies betrifft sowohl die bildlichen Darstellungen in Anlage K D.3 (betreffend das unstreitig auf der CeBIT 2006 nicht ausgestellte Modell "gx5 Doraemon") als auch die Betriebsanleitung des dort ausgestellten Modells "g-smart i", wie sie in Auszügen als Anlage K D.4 vorgelegt wurde. Die Beklagte erklärt die in Anlage K D.3 dokumentierten Feststellungen zwar als für die angegriffenen Ausführungsformen irrelevant, erläutert jedoch nicht, in welcher Weise bei diesen eine Darstellung untergliedert nach den Rubriken Missed Calls (entgangene Anrufe), Received Calls (empfangene Anrufe; insoweit beide ankommende Wahlinformationen betreffend) und Dialed calls (gewählte Anrufe; insoweit gebildete Wahlinformationen betreffend) generiert werden soll, wenn nicht nach dem Verfahren von vornherein getrennter Speicherung in unterschiedlichen Speicherbereichen des Flash Memory. Im Hinblick auf die Betriebsanleitung des Modells "g-smart i" (Auszug Anlage K D.4) und der dort unter Abschnitt 3.7 abgebildeten Anzeige hat die Beklagte ebenfalls nicht bestritten, dass ankommende Anrufe einerseits und ausgehende Anrufe andererseits für den Benutzer im Display durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet werden. Dies geschieht am linken Rand der Anzeige durch Piktogramme, in denen ein Pfeil entweder auf den Hörer hin oder von ihm weg weist. Auch diese Art der Markierung in der Anzeige gestattet eine Unterscheidung der (in diesem Fall nur zwei) verschiedenen Kategorien von Wahlinformationen. Patentgemäß ausreichend ist es, wenn zwischen den im Kommunikationsendgerät gebildeten und den dort ankommenden Wahlinformationen unterschieden wird; einer weiteren Unterteilung der ankommenden Anrufe in entgangene und empfangene Anrufe, wie sie bei dem hier nicht angegriffenen Gerät "gx5 Doraemon" stattfindet, bedarf es nicht.

Die Beklagte tritt den ergänzenden Darlegungen der Klägerin durch Auszüge der Betriebsanleitung des Geräts "g smart i" (Anlage K D.4) mit dem Argument entgegen, eine erst in der Anzeige auf dem Display erfolgende "Markierung" unterschiedlicher Wahlinformationen sei keine Markierung im Sinne des Klagepatents, sondern lediglich eine visuelle Darstellung der Art der Wahlinformation. Dabei verkennt die Beklagte im Tatsächlichen, dass die angegriffene Ausführungsform befähigt werden muss, diese Darstellung überhaupt vorzunehmen. Um den verschiedenen Wahlinformationen das eine oder andere Symbol bei der "visuellen Darstellung" gemäß Anlage K D.4 überhaupt zuordnen zu können, muss die betreffende Wahlinformation im Zusammenhang mit ihrer Speicherung im Sinne des Klagepatents markiert worden sein. Bei funktionaler Betrachtung dieses Merkmals (das in der Klagepatentschrift im Übrigen in keiner Weise näher spezifiziert wird) spielt es keine Rolle, ob die Markierung dadurch geschieht, dass auf dem zu markierenden Objekt ein bestimmtes Kennzeichen angebracht wird (allein in diesem Sinne versteht es die Beklagte), oder alternativ dadurch, dass das betreffende Objekt in einem bestimmten Teil des Speichers gespeichert und durch den Ort der Speicherung eine Kennzeichnung vorgenommen wird, weil alle Wahlinformationen, die in einem bestimmten Teilspeicherbereich gespeichert sind, zu den am Kommunikationsendgerät ankommenden Anrufen gehören und daher als solche erkannt werden können. Dass es bei dem hier angegriffenen Modell "g smart i" ausweislich der Betriebsanleitung (Anlage K D.4) möglich ist, die Kategorie der Wahlinformation anzuzeigen, belegt, dass eine Markierung im Sinne des Klagepatents zuvor stattgefunden haben muss, weil es dem Kommunikationsendgerät ohne diese Markierung nicht möglich wäre, anzugeben, ob es sich um dort gebildete oder dort ankommende Wahlinformationen handelt. Dies gilt über das Modell g smart i hinaus auch für die übrigen mit der Klage angegriffenen Modelle g-yoyo, g-re, g-cam und g-smart. Über ihren Vortrag, die Speicherung der Wahlinformationen erfolge von Anfang an nach Kategorien getrennt in verschiedenen Speicherbereichen des Flash Memory (was wie ausgeführt der Verwirklichung der Merkmale 7 und 8 nicht entgegensteht), hinaus hat die Beklagte nicht qualifiziert dargelegt, welches alternative Verfahren sie anwende, um dem Benutzer im Ergebnis die Möglichkeit einzuräumen, zwischen ausgehenden und ankommenden Anrufen zu unterscheiden.

Auch von Merkmalen 7 und 8 machen die angegriffenen Ausführungsformen daher im Betrieb Gebrauch, so dass sie insgesamt geeignet sind, das geschützte Verfahren zur Wahlwiederholung auszuführen.

2. Da es sich bei der Wahlwiederholungsauswahl aus einer Liste mehrerer Anrufe um eine bei heute gebräuchlichen Mobiltelefonen übliche und regelmäßig genutzte Funktionalität handelt, ist auch die Verwendungsbestimmung durch die (potentiellen) Abnehmer der Beklagten zu bejahen. Die Beklagte hat diese weiteren objektiven Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 PatG zu Recht nicht in Abrede gestellt.

3. Des Weiteren handelt es sich bei den angegriffenen Mobiltelefonen um Mittel, die sich gemäß § 10 Abs. 1 PatG auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.

Wie der Bundesgerichtshof in der Entscheidung Flügelradzähler (GRUR 2004, 758, 761; fortgesetzt in der Entscheidung Antriebsscheibenaufzug, GRUR 2005, 848) ausgeführt hat, handelt es sich bei Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, um solche, die geeignet sind, mit einem solchen Element bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Diese Definition schließt lediglich solche Mittel aus, die, wie etwa die für den Betrieb einer geschützten Vorrichtung benötigte Energie, zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung der technischen Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen. Leistet ein Mittel hingegen einen solchen Beitrag, wird es im Allgemeinen nicht darauf ankommen, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs das Mittel zusammenwirkt.

Legt man dies zugrunde, kann kein Zweifel daran bestehen, dass die angegriffenen Mobiltelefone dazu beitragen, den geschützten Erfindungsgedanken zu verwirklichen, denn nur unter ihrer Mitwirkung kann das Verfahren nach Patentanspruch 1 überhaupt durchgeführt werden. Bei den angegriffenen Mobiltelefonen handelt es sich (wie vorstehend unter 1. b) bereits ausgeführt) um Kommunikationsendgeräte im Sinne des Klagepatents, wie sie dort in den Merkmalen 2, 4, 7, 8 und 9 ausdrücklich genannt sind und in Merkmal 6 als Ausgangspunkt der Übermittlung vorausgesetzt werden. Wie die Beklagte zu Recht nicht in Abrede stellt, ist das Verfahren nach dem Klagepatent ohne ein Kommunikationsendgerät nicht durchführbar.

4. Auch die Kenntnis der Beklagten von der Verwendungsbestimmung ihrer (potentiellen) Abnehmer ist zu bejahen. Die Beklagte beschreibt hinsichtlich des auf der Messe ausgestellten Geräts "Giga-Byte g smart i" in der als Anlage K D.4 in Auszügen vorgelegten Betriebsanleitung in Abschnitt 3.7 die Wahlwiederholung (die Funktion "Call History"). Unter Zugrundelegung ihres eigenen Vorbringens zum Verfahren der Speicherung der Wahlinformationen bei den angegriffenen Ausführungsformen (vgl. die Ausführungen unter V. 1. b) zu den Merkmalen 7 und 8) macht dieses von den Merkmalen des Klagepatentanspruchs 1 Gebrauch. Die Beklagte muss daher davon ausgehen, dass ihre Abnehmer das geschützte Verfahren bei der Benutzung der angegriffenen Mobiltelefone anwenden.

VI. Die Verbietungsrechte der Klägerin gegenüber der Beklagten sind weder erschöpft noch kann sich die Beklagte mit Erfolg darauf berufen, in den angebotenen Mobiltelefonen seien solche GSM-Module verbaut gewesen, die von einer Lizenz der Klägerin gegenüber dem Hersteller der Module (Sagem Communication, Frankreich; nachfolgend: Sagem) gedeckt gewesen seien.

Im Ausgangspunkt zutreffend verweist die Beklagte darauf, dass mittelbarer Patentverletzer nur derjenige ist, der - ohne gegenüber dem Patentinhaber berechtigt zu sein - anderen, nicht zur Benutzung der geschützten Erfindung berechtigten Personen Mittel zur Benutzung der Erfindung anbietet oder liefert. Wer hingegen aufgrund eines gegenüber dem Patentinhaber wirksamen Rechts zur Benutzung der geschützten Erfindung seinerseits berechtigt ist, darf ohne Zustimmung des Patentinhabers die in § 10 PatG bezeichneten Handlungen vornehmen. Mit anderen Worten: mittelbarer Patentverletzer ist nach der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung in § 10 PatG nicht, wer mit Erlaubnis des Patentinhabers anderen Personen, denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung noch nicht gestattet hat, Mittel zur Benutzung der Erfindung anbietet oder liefert und damit mittelbar die Benutzungserlaubnis des Patentinhabers vermittelt (vgl. Benkard, a.a.O., § 10 PatG Rn. 10).

Die Beklagte meint, bei den angegriffenen Mobiltelefonen handele es sich um lizenzierte Produkte, weil sie die in ihnen eingebauten GSM-Module von einem Lizenznehmer der Klägerin, dem Hersteller Sagem, beziehe, so dass bei Einbau dieser Module in Mobiltelefone eine Patentverletzung durch Angebot und Vertrieb solcher Mobiltelefone ausgeschlossen sei. Die Klägerin bestreitet demgegenüber zum einen, dass in den von der Beklagten auf der CeBIT 2006 in Hannover angebotenen Mobiltelefonen GSM-Module von Sagem enthalten gewesen seien, zum anderen stellt sie in Abrede, dass die Beklagte aufgrund einer Lizenzvereinbarung der Klägerin mit Sagem berechtigt sei, Mobiltelefone mit Sagem-Modulen herzustellen sowie (was für eine mittelbare Patentverletzung allein relevant ist) anzubieten und zu vertreiben.

Dabei kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass in den ausgestellten Mobiltelefonen Sagem-Module enthalten waren (so dass ihrem Zeugenbeweisantritt für diese Tatsache nicht nachzugehen war), weil die Beklagte jedenfalls nicht substantiiert hat, dass aus diesem Umstand auch eine Berechtigung zu Angebot und Vertrieb der Mobiltelefone resultiert. So begegnet es zunächst bereits Bedenken, aus einer etwaigen isolierten "Erschöpfung" der Verbietungsrechte hinsichtlich der GSM-Module auch auf eine "Erschöpfung" hinsichtlich der gesamten Mobiltelefone zu schließen. Wie oben im Zusammenhang mit V. 3. der Entscheidungsgründe bereits ausgeführt wurde, stellen die angegriffenen Mobiltelefone als Kommunikationsendgeräte nach der technischen Lehre des Klagepatents Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG dar, die sich auf ein wesentliches Element der geschützten Erfindung beziehen. Der erfindungsgemäße Erfolg kann ohne den Versand, den Empfang und eine sinnvolle Verarbeitung der Daten durch die weiteren Bestandteile der Mobilstation nicht erzielt werden. Um eine Übermittlung der Wahlinformationen von dem Kommunikationsendgerät an die Kommunikationsanlage im Sinne des Merkmals 6 zu gewährleisten, sind über das GSM-Modul hinaus zumindest die Antenne und der sie steuernde Chip notwendige Bestandteile der Mobilstation im Sinne der Erfindung. Da es sich mithin bei den Mobiltelefonen in ihrer Gesamtheit um Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG handelt, bestehen bereits Bedenken dagegen, auf eine isolierte "Erschöpfung" im Hinblick auf die eingebauten GSM-Module abzustellen.

Darüber hinaus hat die Beklagte nicht substantiiert dargelegt, dass sich die von ihr behauptete Lizenz, die die Klägerin der Herstellerin Sagem für Herstellung und Vertrieb von GSM-Modulen erteilt habe, auch auf (die Herstellung bzw.) das Angebot und den Vertrieb unter Verwendung dieser Module hergestellter Mobiltelefone erstreckt. Um dies zu beurteilen, wäre (wenn schon nicht dessen Vorlage so doch) zumindest ein substantiierter Vortrag der Beklagten zum Inhalt des behaupteten Lizenzvertrags erforderlich gewesen, um die Reichweite der Benutzungserlaubnis überprüfen zu können. Die von der Beklagten insoweit vorgelegten Unterlagen nach Anlage B2, B3 und B4 geben über die maßgeblichen Fragen keinen hinreichenden Aufschluss. Das Schreiben eines Herrn Jean-Baptiste Pinchon vom 03. Mai 2006 (Anlage B2) bestätigt lediglich, dass im Schreiben selbst nicht näher genannte Patente von einem Lizenzvertrag zwischen Sagem und der Klägerin abgedeckt seien. Selbst wenn man zugrundelegt, dass mit "these patents" (Anlage B2) die in der Anfrage der Beklagten vom 20. April 2006 (Anlage B4) genannten vier Patente gemeint waren, deren Verletzung die Klägerin mit ihrer vorliegenden Klage geltend gemacht hat, trifft die Auskunft der Herstellerin Sagem keine Aussage über Inhalt und Reichweite der behaupteten Lizenzierung durch die Klägerin. Gleiches gilt für die als Anlage B3 (auch in Übersetzung) vorgelegte Mitteilung von Sagem, nach der der Kaufpreis bestimmter Module bereits alle Materialgüterrechte in Bezug auf den GSM-Standard enthalte, für die Sagem über Lizenzen verfügt. Welche Reichweite etwa erteilte Lizenzen haben, konkret: ob sie auch (die Herstellung und) den Vertrieb von Mobiltelefonen durch Abnehmer der GSM-Module umfassen, lässt sich all dem nicht entnehmen. Unter den gegebenen Umständen konnte und durfte sich die Klägerin daher darauf zurückziehen, eine Berechtigung der Beklagten zur Vornahme der angegriffenen Angebotshandlungen zu bestreiten, wie sie dies in der mündlichen Verhandlung noch einmal ausdrücklich erklärt hat.

Im diesem Zusammenhang weist die Beklagte des Weiteren darauf hin, ein Angebot an und eine Belieferung der Mobilfunknetzbetreiber seien zulässig, weil diese bereits eine Lizenz zur Benutzung des Klagepatents besitzen würden. Es fehle daher zum einen an einem schlüssigen Vortrag der Klägerin dazu, dass die angegriffenen Mobiltelefone an nichtberechtigte Personen geliefert werden sollten; zum anderen führe die beantragte Unterlassung unzulässigerweise dazu, dass auch eine Belieferung berechtigter Personen ausgeschlossen würde.

Dem steht bereits entgegen, dass die Beklagte die behauptete Lizenzierung der Mobilfunknetzbetreiber in keiner Weise substantiiert hat. Unabhängig davon hat die Beklagte die angegriffenen Mobiltelefone auch nicht mit einer Beschränkung auf Netzbetreiber als potentielle Abnehmer beworben. Ihre Angebotshandlung richtete sich vielmehr zugleich an alle anderen (auch nach Auffassung der Beklagten über die Lizenzierung der Basisstationen der Mobilfunknetzbetreiber nicht zu einer Benutzung des Klagepatents berechtigten) potentiellen Abnehmer.

VII. Die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr hat die Beklagte nicht erheblich in Abrede gestellt. Wie im Zusammenhang mit der internationalen und örtlichen Zuständigkeit unter I. der Entscheidungsgründe bereits ausgeführt, bezog sich der Messeauftritt nicht lediglich auf die Darstellung der allgemeinen Leistungsfähigkeit der Beklagten, sondern stellt ein (in personeller Hinsicht nicht auf bestimmte potentielle Abnehmer aus bestimmten Ländern) beschränktes Anbieten dar. Dem Tatbestand des Anbietens unterfällt nicht nur ein Angebot im Sinne des § 145 BGB. Umfasst sind vielmehr auch andere Handlungen, die das Zustandekommen eines Geschäfts über einen das Klagepatent unmittelbar oder mittelbar verletzenden Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen (vgl. Benkard, a.a.O, § 10 PatG Rn. 12 i.V.m. § 9 PatG Rn. 41). Durch das Ausstellen auf der internationalen Messe CeBIT in Hannover hat die Beklagte auch gegenüber potentiellen Abnehmern aus Deutschland erkennbar gemacht, dass eine Veräußerung an sie beabsichtigt ist. Irgendwelche Beschränkungen auf die nach dem Vortrag der Beklagten zunächst ins Auge gefassten Abnehmerländer Indien, Russland und Brasilien sind dem Messeauftritt nicht zu entnehmen; objektive, aus der Art des Messeauftritts erkennbare Anhaltspunkte dafür hat die Beklagte selbst nicht dargetan.

VIII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Satz 1, § 269 Abs. 3 ZPO.

Die Entscheidungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgen aus §§ 708 Nr. 11; 709 Satz 1 und 2; 711 Satz 1 und 2; 108 ZPO.

Dem hilfsweise gestellten Vollstreckungsschutzantrag der Klägerin nach § 712 ZPO war nicht nachzukommen. Die Klägerin hat weder zu den tatsächlichen Voraussetzungen vorgetragen, weshalb ihr die Vollstreckung wegen der (anteilig von ihr zu tragenden) Kosten einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen sollte, noch diese Voraussetzungen - wie von § 714 Abs. 2 ZPO verlangt - glaubhaft gemacht.

Der Streitwert wird wie folgt festgesetzt:

Ursprünglich: 250.000,- €,
seit dem 27. Juni 2006 auf 200.000,- €.

Der im Vergleich zu den Parallelverfahren 4a O 113/06, 4a O 231/06 und 4a O 232/06 geringere Anteil des im vorliegenden Verfahren auf den Unterlassungsantrag entfallenden Streitwertes beruht auf der geringeren maximalen Restlaufzeit des bereits am 27. April 1990 angemeldeten Klagepatents.

Dr. Grabinski Klus Thelen

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