1. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 27, vom 13.08.2015, 327 O 135/15, abgeändert.

Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 2 007 600 eingetragenen Marke „I.“ - Darstellung der Marke - einzuwilligen.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung der Klägerin zu Ziff. 1 durch Sicherheitsleistung in Höhe von € 55.000,00 abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Beklagte darf weiter die Zwangsvollstreckung der Klägerin wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aus diesem Urteil vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

I.

Die Klägerin, ein bekanntes Einzelhandelsunternehmen aus der Bekleidungsbranche, nimmt die Beklagte, die inzwischen Inhaberin der deutschen Wort-/Bild-Marke „I.“ ist, die wiederum nach Teillöschung im Übrigen mit Priorität vom 07.10.1991 nur noch in der Klasse 25 für „Bekleidungsstücke“ eingetragen ist (Anlage K 2), auf Löschung der Marke wegen Verfalls/Nichtbenutzung (§ 49 Abs. 1 MarkenG) in Anspruch. Auf den Löschungsantrag der Klägerin vom 29.08.2014 wegen Verfalls (Anlage K 14) und den dagegen erhobenen Widerspruch der Beklagten (Anlage K 15) hat das DPMA die Klägerin gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG auf die Löschungsklage nach § 55 MarkenG verwiesen.

Eine Fa. I. GmbH, die nicht identisch ist mit der Beklagten, deren Geschäftsführer aber auch der jetzige Geschäftsführer der Beklagten war, hat die Marke I. jedenfalls bis zur Insolvenz der ehemaligen I. GmbH im Juli 2002 benutzt. Auf der ehemaligen Firmenhomepage der alten I.-GmbH findet sich seit Jahren lediglich ein Platzhalter (Anlage K 6) und seit 2003 nur ein Bericht über die Insolvenz der ehemaligen Fa. I. (Anlage K 10). Unter der angegebenen Firmenadresse P… Straße … in Hamburg gibt es kein Firmenschild und keine geschäftliche Aktivität einer I. GmbH.

Die Teillöschung der Streitmarke geht auf eine entsprechende Löschungsklage der Klägerin wegen Verfalls gegen die vormalige Markeninhaberin, die Fa. I. International S.A. (BVI), zurück (327 O 675/10), über die das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 13.10.2011 - mit Ausnahme der Eintragung der Marke für „Bekleidungsstücke“ - zugunsten der Klägerin entschieden hat (Anlage K 1). Das Landgericht hatte Beweis erhoben über die Behauptung der dortigen Beklagten, eine Fa. F. KG habe mit der Marke I. gekennzeichnete Waren aufgrund eines Lizenzvertrages mit der dortigen Beklagten seit 2005 ununterbrochen an Endkunden verkauft. Die Beweisaufnahme fand in der mündlichen Verhandlung vom 22.09.2011 statt. (Anlage B 22). Das Landgericht hat dem Zeugen F. geglaubt. Das Landgericht hat die von dem Zeugen F. bekundeten Vertriebshandlungen als hinreichend für die Annahme einer ernsthaften Benutzung der Marke „I.“ im Bereich „Bekleidungsstücke“ in der Zeit von 2005 „bis heute“ angesehen. Wegen der Feststellungen in jenem Löschungsverfahren (erstes Löschungsverfahren) wird auf das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 13.10.2011 verwiesen.

Die Beklagte erwarb die angegriffene Marke am 28.08.2012. Die Klägerin hat seit 2009 erfolglos versucht, die angegriffene Marke käuflich zu erwerben. Ihre Tochtergesellschaft hat selbst eine Gemeinschafts-Wort-Marke I. angemeldet. Jedenfalls eine Gemeinschaftsmarke I. und eine IR-Marke I. mit Schutzerstreckung auf Österreich der Beklagten sind inzwischen rechtskräftig gelöscht (K 4 und K 17).

Die Klägerin ist weiterhin der Auffassung, dass die deutsche Marke wegen Verfalls auch hinsichtlich des eingetragenen Warenbereichs „Bekleidungsstücke“ löschungsreif sei, weil sie nicht in den letzten 5 Jahren vor Stellung des erneuten Löschungsantrages, und auch nicht nach Schluss der mündlichen Verhandlung des vorangegangenen Löschungsverfahrens rechtserhaltend benutzt worden sei. Die tatsächlichen Feststellungen im vorangegangenen Löschungsverfahren seien nicht in Rechtskraft erwachsen. Es stünden auch andere Benutzungszeiträume in Rede.

Sie hat vorgetragen, der ehemalige Geschäftsführer Prof. R. der (alten) Fa. I. GmbH habe offenbar schon seit 2011 keine Pläne, das Label „I.“ wiederzubeleben. Auch ansonsten fänden sich für die letzten 13 Jahre keine Anhaltspunkte für Werbemaßnahmen zur Marke „I.“.

Die Beklagte müsse den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung führen. Der Vortrag der Beklagten zur rechterhaltenden Benutzung der Marke bis 2011 sei unzureichend. Die Klägerin bestreite den angeblichen Lizenzvertrag zwischen der Rechtsvorgängerin der Beklagten und der Fa. F. KG ebenso wie die behaupteten Warenverkäufe. Der Vortrag sei aber auch unsubstantiiert. Es bleibe unklar, in welcher Form die angegriffene Marke benutzt worden sei, welcher Anteil auf Bekleidungsstücke und nicht auf Accessoires entfalle, welche Umsätze tatsächlich mit I.-Bekleidungsstücken gemacht worden seien und für welchen Zeitraum die Markenbenutzung beansprucht werde. Dem ehemaligen Rechtsreferendar der Klägervertreter RF. seien im Oktober 2009 in einem von zwei Ladenlokalen der Fa. F. KG lediglich drei „I.“-Blazer gezeigt worden. Im Übrigen habe man ihm mitgeteilt, dass schon seit längerer Zeit keine neuen Waren der Marke „I.“ mehr eingetroffen seien (Beweis: Zeugnis RF.). Die Lieferantenrechnungen aus 2009 seien als Nachweis für eine Markennutzung ungenügend. Das HABM habe in einem Parallelverfahren zutreffend festgestellt, dass allein handschriftliche Notizen auf den drei Rechnungen der Fa. S. Textilhandels GmbH über knapp 300 Bekleidungsstücke einen Bezug zur Marke I. herstellten, aufgrund der Notizen aber nicht erkennbar sei, wann und von wem diese vermerkt worden seien (Anlage K 3). Auch belegten die Unterlagen keinen Vertrieb der Ware gerade in der Europäischen Union. Ebenso wenig lasse die Auftragsbestätigung einer Fa. La. (Italien) über 102 Hemden erkennen, dass die bestellten Hemden mit der Marke I. bedruckt worden seien. Aus der Bestellung gehe zudem nicht hervor, ob die Hemden überhaupt hergestellt sowie nach Deutschland geliefert und hier verkauft worden seien. Auf die von der Beklagten behaupteten Verhandlungen über Geschäftsräume komme es nicht an, weil darin keine Benutzung für Bekleidungsstücke, sondern allenfalls für Einzelhandelsdienstleistungen mit Bekleidungsstücken liegen könne. Insgesamt nenne die Beklagte keine konkreten Zahlen dazu, wie viele Produkte unter der angegriffenen Marke überhaupt verkauft worden seien und welche davon unter den Oberbegriff „Bekleidungsstücke“ fielen.

Selbst wenn man den Beklagtenvortrag als richtig unterstelle, liege keine ernsthafte Benutzung vor. Es fehle angesichts der Tatsache, dass die Beklagte und/oder ihre Rechtsvorgängerin seit über 15 Jahren nach außen keine geschäftliche Tätigkeit entfaltet und keine Werbung für I.-Bekleidungswaren betrieben hätten, an einer für das in Rede stehende Massenprodukt hinreichenden Marktpräsenz, die aber erforderlich sei, um die rechtserhaltende Benutzung von einer unbeachtlichen Scheinbenutzung zu unterscheiden.

Die Behauptung der Beklagten, I. Polo-Shirts seien in 2014 an Endkunden verkauft worden, werde bestritten. Die Benutzungsnachweise seien nicht hinreichend. Die Klägerin bestreitet insoweit alle Details des Beklagtenvortrags mit Nichtwissen. Insbesondere, dass es sich bei den von der Beklagten eingereichten Polo-Shirts um die nach dem Beklagtenvortrag von einer Fa. So. bezogenen Shirts handele und dass die Shirts entsprechend der Spezifikation gemäß der Anlage B 3 hergestellt worden seien. Die Rechnung der Fa. So. lasse nicht erkennen, dass sie eben die I.-Shirts betreffe, was bestritten werde. Ebenso werde bestritten, dass sich die weiter vorgelegten Lieferscheine auf jene Polo-Shirts bezögen. Die Fertigung und Abnahme von Produktionsmustern im Februar/März 2014 werde ebenso bestritten wie die behauptete Bestellung von Hangtags gerade für die in Rede stehenden Poloshirts. Wie genau die Marke auf den Polo-Shirts benutzt worden sei, sei nicht dargelegt. Die Benutzung der Marke für eine von 656 Waren, die unter den Begriff „Bekleidungsstücke“ fielen, sei keine solche für „Bekleidungsstücke“. Jedenfalls müsse die Marke daher auf „Bekleidungsstücke, nämlich Poloshirts“ beschränkt werden. Es habe auch - unstreitig - keine begleitenden Werbemaßnahmen gegeben. Die Webseiten der von der Beklagten angegebenen vier Unternehmen enthielten - unstreitig - keine Hinweise auf I.-Waren (Anlagen K 20 - 24). Dass die Ware - wie erforderlich - in Deutschland vertrieben worden sei, sei ebenfalls nicht erkennbar. Die Marke sei nicht - wie erforderlich - stabil und stetig am deutschen Markt präsent. Die Behauptung der Beklagten, die Ware seit „weit überwiegend“ in Deutschland verkauft worden, sei ohne Substanz. Die Onlineshops der Firmen P. GmbH & Co. KG und F. GmbH zeigten, dass diese Waren auch nach Österreich und in andere Länder lieferten. Sollte die Ware dennoch tatsächlich vertrieben worden sein, sei die Anzahl von nur ca. 2.900 Bekleidungsstücken zu gering für eine ernsthafte Benutzung der Marke für diese Massenwaren. Insoweit seien im vorliegenden Bereich von Massenwaren Absatzzahlen jedenfalls im höheren vierstelligen Bereich zu fordern. Die allermeisten angeblich an Einzelhändler abgegebenen Poloshirts (2.348 Stück an die Fa. R. W. AG, 80 Stück an die Fa. P. GmbH & Co. KG) seien als Kommissionware abgegeben worden. Ob und in welcher Menge sie tatsächlich abverkauft worden seien, sei nicht dargelegt. Benutzungshandlungen in den drei Monaten vor Stellung des Löschungsantrages vom 29.08.2014 blieben ohnehin unberücksichtigt (§ 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Andere - bestrittene - Vorbereitungshandlungen im April und Mai 2014 auch deshalb, weil die Beklagte aufgrund von Löschungsanträgen wegen der österreichischen und polnischen I.-Marken schon vorher gewusst habe, dass auch die deutsche Marke auf dem Prüfstand stehe.

Benutzungshandlungen im Jahr 2015 würden bestritten. Auf der Internetseite der Fa. C. H. S. & G. GmbH finde sich nichts zu I. (Anlage B 30). Bestritten werde auch die behauptete Verhandlung über Geschäftsräume im S...´s Haus in 2015, die im Übrigen keine Benutzungshandlung für die Marke sein könne.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 2 007 600 eingetragenen Marke „I.“ - Darstellung der Marke - einzuwilligen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist dem Klagvortrag entgegen getreten und hat die Ansicht vertreten, die Klägerin versuche unzulässig, sich das Lebenswerk des Inhabers (Geschäftsführers) Prof. R. der Beklagten einzuverleiben, nachdem sie erfolglos versucht habe, die Marke zu erwerben. Die finanziell deutlich schwächere Beklagte werde seit Jahren mit mittlerweile sechsstelligen Anwaltskosten „auf Trab“ gehalten. R. versuche, das Geschäft um die Marke I. zu reorganisieren. Die Klägerin behindere ihn dabei. Er habe eigene Konzepte und Geschäftsmöglichkeiten für die Marke I. entwickelt, auf anwaltlichen Rat hin aber mit der Umsetzung zunächst bis zur Abwicklung des Insolvenzverfahrens über die erste I. GmbH abgewartet. Der jeweilige Markeninhaber habe aber zugleich stets ein laufendes Geschäft betrieben.

Dazu hat die Beklagte den Vortrag aus dem ersten Löschungsverfahren unter div. Beweisantritten zusammen gefasst, wonach aufgrund eines mit der ehemaligen Markeninhaberin geschlossenen Lizenzvertrages über die Fa. F. KG in (5) Hamburger Modegeschäften Bekleidungsstücke und sonstige Accessoires, die mit eingenähten I.-Marken versehen gewesen seien, in einer Größenordnung von einigen hundert Artikeln im Jahr an Endverbraucher verkauft worden seien. Sie legt Lieferscheine für Warenlieferungen von Textilherstellern an die Fa. F. vor (Anlagen B 12-15), ebenso wie eine unter der Marke I. verkaufte Musik-CD (Anlage B 16). Auch trägt sie zu Verhandlungen ihrer Rechtsvorgängerin aus 2009 und 2010 über Geschäftsräume vor, in denen I.-Ware habe verkauft werden sollen (Anlagen B 17-21). Sie ist der Ansicht, die rechtskräftigen Feststellungen des Landgerichts im vorangegangenen Löschungsverfahren wirkten auch für sie als Rechtsnachfolgerin (§ 325 Abs. 1, 1. Alt BGB, 55 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Für die Zeit bis zum 22.09.2011 (Schluss der mündlichen Verhandlung im ersten Löschungsverfahren) sei eine ernsthafte Benutzung der Marke „I.“ durch das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 13.10.2011 (Anlage K 1) rechtskräftig festgestellt. Der maßgebliche Benutzungszeitraum ende daher erst 5 Jahre später.

Aber auch in der Zeit nach dem 22.09.2011 sei die Marke I. rechtserhaltend benutzt worden, und zwar auch angesichts der vertriebenen Warenmenge, die nach der EuGH-Rechtsprechung hinreichend sei.

Dazu hat die Beklagte zwei Polo-Shirts (Anlagen B 2 und B 3 [Fotografien]) vorgelegt, die im April 2014 nach der Spezifikation wie Anlage B 3 in einer Menge von 2.993 Stück von einer Fa. So. Ltd. (So.) auf Mauritius hergestellt und im Mai 2014 von einer Fa. D. A. & S. GmbH an die Beklagte versandt worden seien (Anlage B 4). Schon im Februar und März 2014 seien von einem Geschäftspartner Produktmuster gefertigt und abgenommen worden, was dann zur Bestellung bei der Fa. So. entsprechend der Spezifikation gemäß der Anlage B 3 geführt habe. Die Hangtags für die Shirts seien im April 2014 von einer Fa. W. Kartonagen GmbH & Co. KG gefertigt worden (Anlage B 24). Die mit dem I.-Label versehenen Polo-Shirts seien entsprechend der Spezifikation gemäß der Anlage B 3 „im Sommer“ (2014) bei vier verschiedenen namhaften und deutschlandweit agierenden Einzel- und Onlinehändlern (R. W. AG (2.348 Stück), P. GmbH & Co. KG (80 Stück), F. GmbH (78 Stück), M. GmbH (32 Stück); Lieferscheine = Anlagen B 5 - 9 und B 25 - 29) in weit überwiegender Anzahl an Endkunden - mit ganz wenigen Ausnahmen in Deutschland - verkauft worden. Darin liege eine ausreichende Benutzung, die auch nicht nur zum Schein erfolgt sei. Im Übrigen stellten auch die Verhandlungen der Beklagten über die Anmietung einer Mietfläche zur Eröffnung eines „I.“ Konzept Stores (in 2009 und 2010) eine Markenbenutzung dar. Weitere 80 Polo-Shirts seien im Juni 2015 bei der Fa. C. H. S. & G. GmbH am Klosterstern in Hamburg zum Verkauf angeboten worden. Die Beklagte habe „bis vor wenigen Wochen“ (Schriftsatz v. 08.07.2015) noch wegen der Eröffnung eines Concept-Stores in ... mit dem Vermieter des früheren S...´s Kinos verhandelt.

Das Landgericht hat die Klage mit Urteil vom 13.08.2015, auf das wegen der tatsächlichen Feststellungen ergänzend verwiesen wird, abgewiesen. Es hat gemeint, zwar stehe das Urteil vom 13.10.2011 der Zulässigkeit der Klage nicht entgegen, weil vorliegend ein anderer Zeitraum der Nichtbenutzung und damit ein anderer Streitgegenstand betroffen sei. Das Urteil im ersten Löschungsverfahren entfalte auch wegen der dortigen tatsächlichen Feststellungen zur Benutzungslage bis zum Zeitpunkt der dortigen mündlichen Verhandlung vom 22.09.2011 keine Bindungswirkung. Die Klägerin habe aber den ihr obliegenden Nachweis der Nichtbenutzung nicht erbracht. Sie habe sich - was nicht hinreichend sei - allein auf das Bestreiten der Darlegungen der Beklagten verlegt. Was die Beklagte dazu vorgetragen habe, sei indes hinreichend substantiiert und entspreche der ihr obliegenden sekundären Darlegungslast. Die vorgetragenen Umstände ließen bei der gebotenen Gesamtbetrachtung auch unter Berücksichtigung der zur erneuten Platzierung der Marke am Markt unternommenen Anstrengungen und der Anzahl der bis 2011 sowie im Jahre 2014 unter der Marke I. vertriebenen Produkte eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke erkennen. Insoweit hat das Landgericht auf die bereits im ersten Löschungsverfahren getroffenen und schon dort als hinreichend angesehenen tatsächlichen Feststellungen zum Vertrieb von I.-Ware in den Jahren bis 2011 verwiesen. Die Beklagte habe sich auf die seinerzeitige Beweisaufnahme und Vernehmung des Zeugen F. durch Inbezugnahme und Beiziehung des Verhandlungsprotokolls mit Erfolg berufen und sich diese Angaben zu eigen gemacht, was für einen substantiierten Vortrag genüge. Das Landgericht hat zudem gemeint, die Marke sei auch rechtserhaltend durch den Verkauf von Poloshirts im Jahre 2014 benutzt worden. Ob auch an Verbraucher verkauft worden sei, sei unerheblich, denn auch der Verkauf der Poloshirts an Zwischenhändler sei hinreichend. In Polen und Österreich gestellte Löschungsanträge wegen der dortigen I.-Marken bewirkten keine Vorverlagerung des nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG maßgeblichen Zeitraumes der Heilungsmöglichkeit. Es komme nur auf die deutsche Situation an. Eine Beschränkung der Marke auf einen Teilbereich von Bekleidungsstücken komme nicht in Betracht. Insbesondere bis 2011 seien mehr als nur Poloshirts vertrieben worden.

Mit ihrer form- und fristgerecht eingereichten Berufung verfolgt die Klägerin ihren Löschungsantrag unter Vertiefung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags weiter. Sie ist der Ansicht, das Landgericht habe verkannt, dass die Marke I. im Streitfall allenfalls zur Besitzstandswahrung, nicht aber - wie nach der Rechtsprechung erforderlich (EuGH, GRUR 2008, 343 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM [BAINBRIDGE]) - dazu benutzt worden sei, „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild am Markt präsent“ zu sein. Der Vortrag zur Benutzung sei unsubstantiiert, weil er keine Angaben dazu enthalte, wie und für welche Waren die Marke auf der Ware genau benutzt worden sei, und welche Umsatz- und Absatzzahlen damit erzielt worden seien. Das Landgericht habe sich wegen der Vertriebshandlungen bis 2011 zu Unrecht auf die unvollständigen und unschlüssigen Aussagen des Zeugen F. im Vorprozess bezogen und diese fälschlich ergänzt. Tatsächlich könnten der Aussage des Zeugen keine rechtserhaltenden Benutzungshandlungen der angegriffenen Marke entnommen werden. Insbesondere sei nicht festgestellt, wann genau und welche I.-Ware im Zeitraum bis September 2011, also auch im Jahre 2010, vertrieben worden sei. Ebenso sei der Vortrag der Beklagten zu den angeblichen Benutzungshandlungen in 2014 unsubstantiiert. So sei u.a. der bloße Absatz von Ware verschwindend geringer Menge an Zwischenhändler - noch dazu von Kommissionsware - ohne den nicht festgestellten nachfolgenden Abverkauf an Verbraucher in Deutschland nicht hinreichend für eine ernsthafte Benutzung. Das Landgericht hätte jedenfalls die von der Beklagten benannten Zeugen vernehmen müssen. Fälschlich habe das Landgericht die festgestellten Warenmengen als hinreichend angesehen. Bei Bekleidungsstücken handele es sich um Massenware. Da reichten die geringen Stückzahlen - auch nach der Rechtsprechung (u.a. Anlagen K 3 und K 32 II) - im Streitfall nicht aus. Dies insbesondere nicht, wenn man die sonstigen Umstände berücksichtige, nach denen die Beklagte seit der Insolvenz der alten I. GmbH im Jahre 2002 am Markt außer mit einer alten Internetseite, die auf die Insolvenz hinweise, nicht mehr - auch nicht mit Werbemaßnahmen - präsent sei. Die Klägerin ist weiter der Auffassung, die Markeneintragung für Waren nach dem Oberbegriff „Bekleidungsstücke“ müsse nach der Rechtsprechung jedenfalls beschränkt werden.

Die Klägerin beantragt,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 13. August 2015 (Az: 327 O 135/15) die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 2 007 600 eingetragenen Marke „I.“ - Darstellung der Marke - einzuwilligen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil und ist der Auffassung, im Berufungsrechtszug seien die tatsächlichen Feststellungen der 1. Instanz nur beschränkt oder gar nicht mehr überprüfbar. Das Landgericht habe aber eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke festgestellt.

Im Übrigen habe die Beklagte die behauptete Nichtbenutzung der Marke I. widerlegt, und zwar u.a. durch die Aussage des Zeugen F.. Dieser habe auch im Detail beschrieben, dass die Marke I. dadurch benutzt worden sei, dass die verkaufte Bekleidung innen mit I.-Etiketten versehen gewesen sei. Accessoires seien in den F.-Geschäften nur als Nebensache verkauft worden. Auch ohne die Benennung konkreter Stückzahlen könne davon ausgegangen werden, dass der Großteil der verkauften Artikel Bekleidungsstücke gewesen seien. Alles andere wäre konstruiert. Für 2012 und 2013 habe die Beklagte ausführlich dargelegt, keinesfalls untätig geblieben zu sein. Die Produktion der I.-Polohemden sei im November 2013 vorbereitet worden, u.a. durch Verhandlungen mit verschiedenen mauretanischen Anbietern. Die Shirts seien im Februar 2014 gefertigt und abgenommen sowie sodann im Juni/Juli 2014 an verschiedene Händler in Deutschland ausgeliefert worden. Durch die vorgelegten Lieferscheine und Rechnungen sei belegt, dass die Shirts an Händler in Deutschland ausgeliefert worden seien. Im Jahre 2016 seien insgesamt 1.235 Bekleidungsstücke an die Fa. R. W. AG und die Fa. S. veräußert und am 23.03.2016 ausgeliefert worden (Anlagenkonvolut B 30 - B 31). Für den Verkauf an die Fa. R. W. AG, die zwischenzeitlich ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchgeführt habe, werde das durch den als Anlagenkonvolut B 33 vorgelegten E-Mail-Verkehr belegt, nach dessen Inhalt eine Einigung über die Bezahlung der noch im Verkauf befindlichen Restware erzielt worden sei.

Darin liege eine Benutzung auf dem deutschen Markt. Zu den Absatz- und Umsatzzahlen sei vorgetragen worden. Es komme nicht auf den Umsatz gegenüber dem Endverbraucher an. Durch die Verhandlungen über die Errichtung eines Concept-Stores habe die Beklagte zudem gezeigt, dass sie ein erhebliches wirtschaftliches Interesse an der Markenerhaltung habe. Beispiele aus der Rechtsprechung zeigten, dass auch geringere Stückzahlen verkaufter Ware hinreichend seien, um eine ernsthafte Benutzung annehmen zu können. Eine Beschränkung der Markeneintragung auf Waren unterhalb des Oberbegriffs „Bekleidungsstücke“ komme nicht in Betracht. Diejenigen Waren, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen würden, müssten im Verzeichnis verbleiben. Zu den Entscheidungen der Beschwerdekammern in Alicante, die nicht präjudiziell seien, sei es nur gekommen, weil sich die Beklagte fälschlich auf die Feststellungen des Landgerichts Hamburg gestützt und nicht ergänzend konkret zu Benutzungshandlungen vorgetragen habe.

Die Beklagte führe seit mehreren Monaten Gespräche mit Investoren und Partnern über den Vertrieb von I.-Ware auf einem Online-Shop. Es gebe einen ernsthaften ausländischen Investor, der in die Marke I. investieren wolle. Dann könne auch eine Website aufgebaut werden. Der Investor wolle aber den Ausgang des vorliegenden Verfahrens abwarten. Für den Abschluss der Verhandlungen sei Rechtssicherheit erforderlich. Es sei ihr nicht zuzumuten, ohne Rechtssicherheit höhere Risiken bei dem Abschluss der erforderlichen Verträge zur Nutzung der Marke einzugehen. Mit Pro-Forma-Rechnung vom 26.12.2016 seien weitere 10.000 Kleidungsstücke geordert worden (Anlage B 32). Die Frühjahrsware werde im März 2017 ausgeliefert.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vortrags der Parteien wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Berufung der Klägerin ist zulässig und begründet.

Die Klage ist zulässig (unten 1.). Für die Prüfung der Benutzungslage ist allerdings allein auf den Zeitraum nach Schluss der mündlichen Verhandlung im Vorprozess 327 O 675/10 abzustellen, weil die Klägerin mit ihrem Vortrag zur mangelnden Benutzung der Streitmarke bis dahin durch die tatsächlichen Feststellungen im Vorprozess, die Marke sei rechtserhaltend benutzt worden, präkludiert ist (unten 2.a]). Damit begann der maßgebliche Fünfjahres-Zeitraum für die Prüfung der Benutzungsfrage (§ 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) erst am 22.09.2011 und endete erst am 22.09.2016. Zu diesem Zeitpunkt ist indes Verfall eingetreten (§ 49 Abs. 1 MarkenG), denn die Beklagte hat die Marke I. in diesem Zeitraum nicht gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG ernsthaft benutzt (unten 2.b]).

1. Die Zulässigkeit der Klage hat das Landgericht zu Recht bejaht.

In subjektiver Hinsicht wirkt das rechtskräftige Urteil im Vorprozess vom 13.10.2011 zwar nach § 325 Abs. 1 ZPO für und gegen die Beklagte als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Markeninhaberin, der Fa. I. International S.A. (BVI). § 325 Abs. 1 ZPO ist neben § 55 Abs. 4 Satz 1 MarkenG, der eine Rechtskrafterstreckung gegen den Rechtsnachfolger auch für den Fall vorsieht, dass die Rechtsnachfolge vor Erhebung der Klage eingetreten ist, voll anwendbar (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., Rn. 34 zu § 55 MarkenG).

Die Rechtskraftwirkung des Urteils vom 13.10.2011 erstreckt sich nach § 322 Abs. 1 ZPO objektiv indes nur auf die im Vorprozess zum dortigen Streitgegenstand getroffene Entscheidung (vgl. Zöller-Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., Vor § 322 ZPO, Rn. 30f.). Es handelt sich aber im Streitfall um einen gegenüber dem Vorprozess verschiedenen Streitgegenstand, weil ein gegenüber dem Vorprozess anderer Zeitraum der möglichen Nichtbenutzung der Klagmarke in Rede steht.

a) Maßgeblich für die Löschungsklage wegen Verfalls nach §§ 49 Abs. 1, 55 Abs. 1 MarkenG ist ein fünfjähriger ununterbrochener Zeitraum der Nichtbenutzung nach dem Tag der Eintragung der Marke.

Endet die Fünfjahresfrist vor Stellung des Löschungsantrages, kommt es unter Umständen darauf an, ob ein einmal eingetretener Verfall durch Benutzungsaufnahme geheilt wird (§ 49 Abs. 1 Satz 2 - 4 MarkenG). Hat es einen ununterbrochenen Zeitraum einer fünfjährigen Nichtbenutzung gegeben, kann der Verfall nicht geltend gemacht werden, wenn die Benutzung vor Stellung des Löschungsantrages begonnen oder wieder aufgenommen worden ist (§ 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Ein Zeitraum von 3 Monaten vor Stellung des Löschungsantrages bleibt jedoch für derartige Benutzungshandlungen unberücksichtigt, wenn die Vorbereitungen dafür erst nach Kenntnis des Markeninhabers von der Stellung des Löschungsantrages stattgefunden haben (§ 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Dadurch wird der Zeitpunkt für den Ausschluss der Heilungswirkung vorverlegt. Die Stellung des Löschungsantrages bleibt auch dann maßgeblich, wenn das Patentamt den Löschungsantragsteller gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG auf das Klagverfahren nach § 55 Abs. 1 MarkenG verweist, aber nur dann, wenn die Löschungsklage innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 MarkenG erhoben wird (§ 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG). Insoweit kommt es auf die Zustellung der Klagschrift an, unter den Voraussetzungen des § 167 ZPO also auf die Klageinreichung (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn. 22 zu § 49 MarkenG m.w.Nw.).

In die Prüfung ist auch der Zeitraum nach der Klagerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung einzubeziehen (BGH, GRUR 2009, 60, Rn. 18 m.w.Nw. - LOTTOCARD). Es genügt, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung erst nach Klagerhebung endet (ebenda), wodurch die Löschungsklage begründet wird (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., Rn. 9 zu § 49 MarkenG). Die rechtzeitige rechtserhaltende Benutzung vor Schluss der mündlichen Verhandlung führt dann zur Klagabweisung (BGH, GRUR 2002, 59 (61f.) - ISCO; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., Rn. 14 zu § 49 MarkenG).

b) Im Vorprozess war zwischen den Parteien streitig, welcher Benutzungszeitraum, maßgeblich für die Beurteilung der Benutzungsfrage war. Die Klägerin hat den Löschungsantrag im Vorprozess am 12.10.2009 zunächst beim Patentamt gestellt (Anlage K 1, Seite 3) und nach Widerspruch der dortigen Beklagten innerhalb der Fristen des § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG Löschungsklage erhoben. Damit wäre zwar die Heilung einer Nichtbenutzung in der Zeit nach dem 12.07.2009 nicht mehr möglich gewesen, wenn die Beklagte zu diesem Zeitpunkt schon Kenntnis von dem möglichen Löschungsantrag gehabt hätte (§ 49 Abs. 1 Satz 3 und 4 MarkenG). Die Klägerin hatte allerdings selbst vorgetragen, die dortige Beklagte erst am 31.08.2009 auf die Löschungsreife ihrer Marke hingewiesen zu haben. Möglicher Zeitraum „heilender“ Benutzungshandlungen konnte demnach nur der Zeitraum vom 31.08.2004 - 31.08.2009 sein. Das Landgericht hat aber im Urteil vom 13.10.2011 darüber hinaus festgestellt, dass eine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke seit mindestens 2005 „bis heute andauernd“ - also bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung am 22.09.2011 - vorgelegen hat (Anlage K 1, Seite 6 , Ziff. I.1.).

c) Im Streitfall ist der Löschungsantrag zunächst nach § 53 MarkenG am 29.08.2014 beim Patentamt gestellt worden (Anlage K 14). Die Klägerin ist auch hier nach Widerspruch der Beklagten (Anlage K 15) vom Patentamt auf die Löschungsklage nach § 55 MarkenG verwiesen worden (§ 53 Abs. 4 MarkenG). Die Klägerin trägt unbestritten vor, dass ihr die Mitteilung - des Patentamtes - über den Widerspruch der Beklagten (Anlage K 15) am 04.12.2014 zugegangen ist. Die Klage ist am 04.03.2015 eingegangen. Da die Klägerin zugleich die Gerichtskosten eingezahlt hat, ist die Klage am 16.03.2015 zugestellt worden, mithin demnächst i.S. des § 167 ZPO, so dass schon durch die Klageinreichung die Frist des § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG gewahrt ist.

Über die Frage, ob und wann die Beklagte von dem drohenden Löschungsantrag erfahren hat, streiten die Parteien mit Blick auf die zwei vorangegangene Löschungsanträge vom 31.03.2013 und 16.04.2014 wegen einer für Polen und Österreich geschützten IR-Marke (Anlagen K 16 und 17) zwar. Darauf kommt es aber nicht an. Rechnete man der Beklagten die Kenntnis von jenen Löschungsanträgen als eine solche auch für das vorliegende Löschungsverfahren zu, dann wäre grundsätzlich eine „heilende“ Benutzung der angegriffenen Marke in der Zeit vom 29.05.2009 - 29.05.2014 (Stellung des Löschungsantrages minus drei Monate), anderenfalls nur in der Zeit vom 29.08.2009 - 29.08.2014 möglich gewesen. Hinzu kommt, dass - wie schon ausgeführt - in die Prüfung unter Umständen auch der Zeitraum nach der Klagerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung einzubeziehen ist.

d) Daran wird deutlich, dass es in der für den Löschungsanspruch nach § 49 Abs. 1 MarkenG notwendigen Betrachtung der Benutzungszeiträume zwar eine Überschneidung von mehr als 2 Jahren gibt, denn das Landgericht hatte bereits im ersten Löschungsverfahren einen Benutzungszeitraum bis einschließlich zum 22.09.2011 geprüft und bejaht. Für die Frage der Ernsthaftigkeit einer Benutzung ist aber eine Gesamtbetrachtung aller relevanten Tatsachen und Umstände des Einzelfalls, die eine wirtschaftliche Verwendung der Marke im Geschäftsverkehr belegen, erforderlich, wozu die Besonderheiten der betroffenen Waren/DL, des Ortes, der Dauer und des Umfanges der Benutzung sowie das wirtschaftliche Umfeld und der Zuschnitt des Unternehmens des Markeninhabers rechnen (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rn. 8 zu § 26 MarkenG m.w.Nw. zur Rechtsprechung des EuGH und des BGH; BGH, GRUR 2013, 725, Rn. 38 - Duff Beer). Das rechtfertigt es, von unterschiedlichen Streitgegenständen beider Löschungsverfahren auszugehen, weil die notwendige Gesamtbetrachtung auch einzelner Nutzungshandlungen angesichts der weit überwiegend auseinanderfallenden Zeiträume einen anderen Lebenssachverhalt, aus dem die Klägerin die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGH, NJW 1993, 2684 (2685), juris Rn. 9), betrifft.

Dass es Benutzungshandlungen auch in den sich überschneidenden Zeiträumen geben kann, zu denen im Vorprozess tatsächliche Feststellungen getroffen worden sind, betrifft nicht die Zulässigkeit der Klage unter dem Gesichtspunkt der evtl. entgegenstehenden Rechtskraft der Entscheidung im Vorprozess.

Dessen ungeachtet kann es allerdings zu einer Präklusion von Tatsachen kommen, die bereits Teil des Streitgegenstandes des Vorprozesses waren (Zöller-Vollkommer, a.a.O., Vor § 322, Rn. 32 und 70). Dazu unten 2.a) cc).

2. Die Klage ist auch begründet. Zwar kann sich die Beklagte für den 5-jährigen Benutzungszeitraum bis zur Stellung des Löschungsantrages (ggfls. minus drei Monate - s.o. Ziff. 1.c] a.E.), also für die Zeit bis zum 29.05.2014/29.08.2014, auch mit Erfolg auf die Feststellungen des Landgerichts im Vorprozess berufen (vgl. nachfolgend Ziff. 2.a]). Die Marke ist aber in dem Zeitraum danach bis zum Schluss der Berufungsverhandlung am 09.02.2017 gemäß §§ 49 Abs. 1, 26 Abs. 1 MarkenG verfallen (unten Ziff. 2. b]).

a) Das Landgericht hat angenommen, dass der Klägerin der geltend gemachte Löschungsanspruch nicht zusteht, weil sie den ihr obliegenden Nachweis der Nichtbenutzung der angegriffenen Marke während eines ununterbrochenen fünfjährigen Zeitraumes nicht geführt habe. Die Marke sei rechtserhaltend benutzt worden, und zwar - wie bereits im Vorprozess festgestellt - jedenfalls bis Ende 2011, weshalb bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz am 16.07.2015 schon rechnerisch ein ununterbrochener fünfjähriger Zeitraum der Nichtbenutzung ausgeschlossen sei.

Dem kann jedenfalls wegen der Begründung nicht zugestimmt werden. Entgegen der Annahme des Landgerichts entfaltet die Rechtskraft des Urteils im Vorprozess bezogen auf die zur rechtserhaltenden Benutzung getroffenen tatsächlichen Feststellungen eine Bindungswirkung auch für das vorliegende Löschungsverfahren. Wegen der tatsächlichen Feststellungen, die im Vorprozess getroffen worden sind, dürfen im vorliegenden Rechtsstreit keine diesen Feststellungen entgegenstehende Feststellungen getroffen werden. Deshalb bedurfte es für die Zeit bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung im Vorprozess (22.09.2011) weder erneuter Feststellungen durch das Landgericht im angegriffenen Urteil noch können insoweit abweichende Feststellungen durch den Senat getroffen werden. Jenseits der Frage nach dem Streitgegenstand des Vorprozesses und der Zulässigkeit der Klage unter dem Gesichtspunkt der evtl. entgegenstehenden Rechtskraft der Entscheidung im Vorprozess (s.o. Ziff. 1.) ist nämlich die Klägerin mit Tatsachenvortrag ausgeschlossen, die im Widerspruch zu den Feststellungen des Urteils im Vorprozess stehen.

aa) Zwar ist es grundsätzlich richtig, dass die tatsächlichen Feststellungen des Vorprozesses als solche nicht in Rechtskraft erwachsen. Auch dann, wenn - wie hier (s.o.) - verschiedene Streitgegenstände vorliegen, so dass die Klage nicht schon wegen einer anderen rechtskräftigen Entscheidung über den nämlichen Streitgegenstand unzulässig ist, sind die Parteien aber mit allem tatsächlichen Vorbringen ausgeschlossen, das im Widerspruch zu den Feststellungen des Urteils im Vorprozess steht. Selbst Tatsachen, die im maßgebenden Zeitpunkt des Vorprozesses schon vorhanden waren, aber nicht vorgetragen wurden, sind mit dem Ziel, das "kontradiktorische Gegenteil" der früher festgestellten oder abgelehnten Rechtsfolge auszusprechen, insoweit ausgeschlossen, als sie bei natürlicher Anschauung zu dem im Vorprozess vorgetragenen Lebensvorgang gehören. Das gebietet die der Rechtskraft innewohnende Präklusionswirkung (st.Rspr.; BGHZ 98, 353 (358); BGH, NJW 1993, 2684 (2685), juris Rn. 10; NJW-RR 1996, 826 (827), juris Rn. 19; NJW 2004, 294 (295f.), juris-Rn. 23; NJW 2004, 1252 (1253), juris Rn. 12; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl.; vor § 322 Rn. 70 - sog. Tatsachenpräklusion). Zu dem Lebenssachverhalt, der die Grundlage der Streitgegenstandsbestimmung bildet, rechnen alle Tatsachen, die bei einer vom Standpunkt der Parteien ausgehenden natürlichen Betrachtungsweise zu dem durch den Vortrag der Klagepartei zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehören (BGH, GRUR 2013, 401, Rn. 19 - Biomineralwasser)

bb) So liegt der Fall hier. Zum Streitgegenstand des Vorprozesses gehörte die Prüfung der tatsächlichen Frage, ob Löschungsreife wegen Verfalls eingetreten war, weil die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraumes von 5 Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden ist. In die Prüfung ist - wie ausgeführt - auch der Zeitraum nach Klagerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung einzubeziehen (BGH, a.a.O,. Rn. 18 - LOTTOCARD), weil, was gesetzlich nicht gesondert geregelt ist, auch Verfall im Verlaufe des Rechtsstreits eintreten kann, wenn der Fünfjahreszeitraum einer Nichtbenutzung im Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrages noch nicht vollendet ist (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rn. 14 zu § 49 MarkenG). Bei einer „natürlichen, vom Standpunkt der Parteien ausgehenden Betrachtung“ gehörten daher auch Benutzungshandlungen im Zeitraum bis zur mündlichen Verhandlung zu dem durch den Sachvortrag der Parteien zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex.

Im Vorprozess hat das Landgericht aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 22.09.2011 festgestellt, dass die Rechtsvorgängerin der Beklagten die Streitmarke rechtserhaltend „seit mindestens 2005 bis heute andauernd“ benutzt hat. Das schließt auch den Zeitraum bis zum 22.09.2011 ein. Damit ist eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke bis zum 22.09.2011 festgestellt. Die rechtskräftige Feststellung einer Rechtsfolge - hier also der rechtserhaltenden Benutzung - enthält zugleich die Feststellung des Nichtvorliegens von deren kontradiktorischem Gegenteil - hier also des Nichtbestehens eines Löschungsanspruches, soweit dieser darauf gestützt ist, dass die Streitmarke gerade zu jener Zeit nicht rechtserhaltend benutzt worden ist. Wurde dem Kläger ein Recht zugesprochen, das nur einer Person zustehen kann, ist damit zugleich festgestellt, dass der Beklagte nicht Inhaber des Rechts ist (BGH, NJW 1993, 2684 (2685), juris Rn. 8) und umgekehrt (BGH, NJW 1983, 2032 (Ls.)). Würde im vorliegenden Rechtsstreit erneut geprüft, ob die damaligen tatsächlichen Feststellungen zutreffend waren oder nicht, ob sie hinreichend waren, um eine ernsthafte Benutzung bejahen zu können, oder ob sie - wie die Klägerin meint - ohne die nötige Substanz waren, dann könnte es zu den Feststellungen im Vorprozess diametral entgegengesetzten Feststellungen, also etwa der Feststellung einer mangelnden Benutzung der Streitmarke auch in der Zeit bis zum 22.09.2011, kommen. Eben das soll nach der angeführten Rechtsprechung nicht möglich sein.

Für den vorliegenden Rechtsstreit bedeutet dies, dass von einer rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke jedenfalls bis zum 22.09.2011 auszugehen ist.

b) Das Landgericht hat daher im Ergebnis zu Recht angenommen, dass die Löschungsklage zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung erster Instanz am 16.07.2015 unbegründet war, denn unter Berücksichtigung der Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke bis jedenfalls zum 22.09.2011 ist von einer Benutzung der Streitmarke innerhalb des maßgeblichen Fünfjahreszeitraumes auszugehen. Für den weiteren Verlauf des vorliegenden Rechtsstreits ist indes für die Frage nach der fünfjährigen ununterbrochenen Nichtbenutzung der Marke als Verfallsvoraussetzung weiter der seit dem 22.09.2011 bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung im Berufungsverfahren (09.02.2017) vergangene Zeitraum zu beachten. Der in das Löschungsverfahren „hineinragende“ Fünfjahreszeitraum, innerhalb dessen die Beklagte die Streitmarke noch hätte rechtserhaltend benutzen können (§ 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), endete nach dem Vorstehenden am 22.09.2016. Davon geht die Beklagte zu Recht aus. Für diesen Zeitraum hat sie indes nur Benutzungshandlungen vorgetragen, die nicht rechtserhaltend waren.

aa) Zwar obliegt es dem Löschungskläger, die Voraussetzungen des Löschungsgrundes des Verfalls im Einzelnen vorzutragen, wenn der Markeninhaber seiner sekundären Darlegungslast nachgekommen ist (BGH, GRUR 2009, 60, Rn. 39 - LOTTOCARD). Vorliegend hat die Klägerin die ihr möglichen Umstände vorgetragen, die gegen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke durch die Beklagte sprechen. Sie hat insbesondere dargetan, dass sich schon seit 2003 weder auf der Homepage der ehemaligen Fa. I.-GmbH noch sonst im Internet Hinweise auf eine Nutzung der Marke für Bekleidungsstücke finden. Der Beklagten oblag es vor diesem Hintergrund darzulegen, welche Benutzungshandlungen durch sie oder die ehemalige Markeninhaberin gleichwohl vorgenommen worden sind. Dem ist die Beklagte - wie das Landgericht zutreffend angenommen hat - auch nachgekommen. Deshalb ist auch die Annahme des Landgerichts richtig, dass die grundsätzlich für den Löschungsgrund des Verfalls beweispflichtige Klägerin gehalten gewesen wäre, sich nicht nur auf das Bestreiten des Vortrags der Beklagten zu verlegen, sondern eine schlüssig vorgetragene Benutzungslage zu widerlegen. Dazu hat es trotz der entsprechenden Darlegungen im landgerichtlichen Urteil auch in der Berufungsinstanz keine Beweisangebote der Klägerin gegeben, so dass die tatsächlichen Behauptungen der Beklagten auch hier als zutreffend zu unterstellen sind. Die von der Beklagten vorgetragenen Benutzungshandlungen vermögen indes die Annahme einer nach § 26 MarkenG erforderlichen ernsthaften, mithin rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum (§ 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) nicht zu begründen.

bb) Die behaupteten und streitigen Verhandlungen über Geschäftsräume sind - auch soweit sie nach 2011 erfolgten - ohne Belang. Darauf weist die Klägerin zu Recht hin. Darin läge schon keine Markenbenutzung, wie auch die Beschwerdekammer des HABM angenommen hat (Anlage K 32 II). Es handelte sich allenfalls um Vorbereitungshandlungen bezogen auf Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidungsstücke oder eine rein firmenmäßige Benutzung. Genaues ist dazu von der Beklagten ohnehin nicht vorgetragen.

cc) Die sonstigen vorgetragenen Benutzungshandlungen waren entgegen der vom Landgericht vertretenen Ansicht bloße Scheinbenutzungen bzw. symbolische Benutzungen, die lediglich den Zweck verfolgten, die Marke im Register zu halten, nicht jedoch darauf gerichtet waren, die Marke im Rechtssinne ernsthaft zu benutzen.

(1) Rechtserhaltend benutzt „gemäß § 26 MarkenG“ (§ 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) wird eine Marke nur, wenn sie „ernsthaft“ benutzt wird (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Eine Marke wird dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann. Dazu gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 (346), Rn. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR 2006, 582, Rn. 70 - The Sunrider Corp./HABM, VITAFRUIT; BGH, GRUR 2010, 729, Rn. 15 - MIXI; GRUR 2012, 832, Rn. 49 - ZAPPA; GRUR 2013, 725, Rn. 38 - Duff Beer). Es ist ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH, GRUR 2009, 60, Rn. 22 - LOTTOCARD; GRUR 1999, 995 (997) - HONKA; GRUR 2002, 1072 (1073) - SYLT-Kuh). Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, hängt somit von mehreren Faktoren und einer Einzelfallbeurteilung ab (vgl. EuGH, GRUR 2008, 343 (346), Rn. 73 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; GRUR 2006, 582, Rn. 71 - The Sunrider Corp./HABM, VITAFRUIT; BGH, GRUR 2012, 832, Rn. 49 - ZAPPA; GRUR 2013, 725, Rn. 38 - Duff Beer). Die bloß formale Geltendmachung von Markenrechten soll verhindert werden (BGH, GRUR 2009, 766, Rn. 58 - Stofffähnchen). Schon die Popularklagemöglichkeit des § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zeigt, dass die Beseitigung von lediglich formal existierenden Scheinrechten im öffentlichen Interesse liegt. Das Markenregister soll von solchen Marken im Interesse auch der übrigen Marktteilnehmer, die die Möglichkeit haben sollen, die nur zum Schein eingetragene Marke ihrerseits wirtschaftlich zu verwerten, freigehalten werden (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 55, Rn. 5).

(2) Grundlegende Voraussetzung für eine Markennutzung ist dabei zunächst, dass die Marke auch als Marke Verwendung gefunden haben muss. Davon ist im Streitfall auszugehen.

Die Beklagte hat vorgetragen, die im April 2014 in einer Menge von 2.993 Stück von einer Fa. So. Ltd. (So.) auf Mauritius hergestellten, im Mai 2014 von einer Fa. D. A. & S. GmbH an die Beklagte versandten und schließlich über vier Geschäftspartner veräußerten Poloshirts seien entsprechend der Spezifikation gemäß der Anlage B 3 hergestellt worden. Auch seien Hangtags für die Shirts im April 2014 gefertigt worden (Anlage B 24). Die Shirts sind bei der Akte (Anlage B 2). Es gibt dazu auch das Foto gemäß der Anlage B 23.

Die Anbringung des Wortbestandteils I., wie sie aus den Anlagen B 2 und B 23 ersichtlich ist, ist für eine markenmäßige Benutzung - auch der streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke, innerhalb derer der Wortbestandteil dominiert, - hinreichend. Die Marke ist einerseits dort angebracht, wo der Verkehr die Anbringung einer Marke erwartet, nämlich insbesondere auf der Innenseite des Polo-Shirts, mittig unterhalb des Kragenbereiches, und auf den Hang-Tags. Unterstützend sind auch die Knöpfe mit der Angabe versehen. Aus der maßgeblichen Verkehrssicht handelt es sich bei einer solchen Nutzung um eine Nutzung des Zeichens als Herkunftshinweis, und damit um eine markenmäßige Benutzung.

Die Marke ist damit als Marke verwendet worden, und zwar für Bekleidungsstücke. Ob insoweit nur teilweise, nämlich für Poloshirts, kann dahinstehen.

(3) Nach der Rechtsprechung des EuGH muss die Benutzung der Marke auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen erfolgen (EuGH, GRUR 2009, 156 (Ls) und Rn. 14 - Verein Radezky-Orden). Die unter Beweisantritt erfolgten Darlegungen der Beklagten zu den Umständen der Herstellung und des Vertriebs der von ihr auf den Markt der Bekleidungsstücke gebrachten Poloshirts sind insoweit hinreichend substantiiert. Davon ist das Landgericht ebenfalls zu Recht ausgegangen.

(4) Die vorgetragenen Benutzungshandlungen sind indes nach Art, Umfang und Dauer der Benutzung nicht hinreichend. Sie zeigen, dass die Beklagte die Streitmarke lediglich symbolisch benutzt hat, um sie als solche zu erhalten, und keine Maßnahmen ergriffen hat, die dazu geeignet und bestimmt waren, unter der Marke einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Sie hat die Streitmarke deshalb nicht ernsthaft i.S. des § 26 Abs. 1 MarkenG benutzt.

Nach der EuGH-Rechtsprechung können der Schutz der Marke und die Wirkungen, die aufgrund ihrer Eintragung Dritten entgegengehalten werden können, nicht fortdauern, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird (EuGH, GRUR 2008, 343, Rn. 73 - BAINBRIDGE). Soweit der EuGH in diesem Zusammenhang die Formel verwendet hat, es sei zu prüfen, ob der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke geeignet waren, zu verdeutlichen, dass diese tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent war (EuGH, a.a.O., Rn. 74 ) - und darauf beruft sich die Klägerin -, wird dies in der Kommentarliteratur als zu weitgehend oder jedenfalls missverständlich angesehen (Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rn. 234 zu § 26 MarkenG; siehe auch Ströbele/Hacker, a.a.O., Rn. 82 zu § 26 MarkenG - „.. ist nur als konkrete Abgrenzung zur Scheinbenutzung zu verstehen“). Tatsächlich gibt es keine abstrakte mengenmäßige Schwelle der Benutzung. Es ist nicht möglich, im Vorfeld abstrakt zu bestimmen, ab welcher mengenmäßigen Schwelle eine Benutzung ernsthaft ist. Eine De-minimis-Regel, die das nationale Gericht daran hindern würde, alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, kann daher nicht aufgestellt werden (EuGH, Beschl. v. 27.01.2004, C-259/02, Rn. 25 - La Mer Technology). Daher kann eine selbst geringfügige Benutzung, wenn sie wirtschaftlich tatsächlich gerechtfertigt ist, als ausreichend angesehen werden, um das Vorliegen der Ernsthaftigkeit zu belegen (EuGH, GRUR 2006, 582, Rn. 72 - The Sunrider Corp./HABM, VITAFRUIT).

Nach der Rechtsprechung des BGH gelten keine anderen Grundsätze (vgl. BGH, GRUR 2012, 832, Rn. 49 - ZAPPA; GRUR 2013, 725, Rn. 38 - Duff Beer; GRUR 2010, 729, Rn. 15 - MIXI).

Der Umfang der Benutzung ist am Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rn. 88 zu § 26 MarkenG m.w.Nw.). Bei billigen Erzeugnissen des Massenkonsums setzt die Annahme einer ernsthaften Benutzung jedenfalls größere Umsatzzahlen voraus (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rn. 89 unter Hinweis auf: BGH a.a.O. Rn. 39 - Duff Beer: „erhebliche Umsatzzahlen“). Dabei kann aber zusätzlich auch die Struktur und Größe des Unternehmens zu berücksichtigen sein, weil die Ernsthaftigkeit der Benutzung auch danach zu beurteilen ist, ob die jeweiligen Handlungen der normalen wirtschaftlichen Betätigung des Markeninhabers entsprechen (Ströbele/Hacker, a.a.O., Rn. 90 m.w.Nw.). Der Bereich einer wirtschaftlich vernünftigen und angemessenen Betätigung beginnt bei kleineren Betrieben nicht schon bei sehr hohen Umsätzen (ebenda). Maßgeblich ist allerdings das objektiv Branchenübliche, nicht die subjektiven Verhältnisse des einzelnen Unternehmens (ebenda; EuGH, GRUR Int. 2003, 843, Rn. 40 - GIORGIO AIRE).

(5) Im Streitfall spricht die Gesamtbetrachtung der Art und Weise der Benutzung der Streitmarke durch die Beklagte für eine Scheinbenutzung der Marke I., die nur darauf gerichtet ist, diese zu erhalten, die aber wirtschaftlich nicht vernünftig und auch nicht auf die Erschließung und den Ausbau eines Absatzmarktes gerichtet ist.

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung im Vorprozess am 22.09.2011 hat es zunächst keine erkennbaren Benutzungshandlungen der Marke gegeben. Erstmals im Frühjahr/Sommer 2014 sind wieder Waren produziert und auch auf den Markt gebracht worden. Dass diese Warenbestellung nunmehr darauf gerichtet war, die Marke zur Erschließung und zum Ausbau eines Absatzmarktes einzusetzen, ist aber nicht erkennbar. Zum einen ist nur eine einzige Warenart produziert und vertrieben worden, nämlich Poloshirts. Sonstige Bekleidungsstücke, die mit der Marke hätten versehen werden können, sind weder produziert noch in den Markt gebracht worden. Zum anderen hat es innerhalb der maßgeblichen Fünfjahresfrist, also bis zum 22.09.2016, auch nur diese einzige Warenbestellung gegeben. Etwas anderes hat die Beklagte nicht vorgetragen.

Es ist unstreitig geblieben und wird durch die vorgelegte Rechnung gemäß der Anlagen B 5 und B 25 gestützt, dass von den - unterstelltermaßen - 2.993 Stück Poloshirts, die an die Beklagte geliefert worden sind, 2.508 Poloshirts als Kommissionsware an die Firmen R. W. AG und P. GmbH & Co. KG gegangen sind. Für die an die Firmen M. GmbH und im Jahre 2015 C. H. S. & G. GmbH gelieferte Ware gilt ausweislich der Anlagen B 28 und 29 nichts anderes. Bei den an die Fa. R. W. AG gelieferten 2.348 Polo-Shirts handelt es sich allerdings um den für die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung wesentlichsten Teil der Ware. Das Kommissionsverhältnis steht zwar als solches der Annahme einer Benutzung der Marke für die mit ihnen gekennzeichnete Ware nicht entgegen. Die Beklagte hat auch behauptet, die Ware sei weit überwiegend verkauft worden, und zwar von wenigen Ausnahmen abgesehen in Deutschland. Indem sie den Vertrieb Dritten überlassen hat, die wegen des Kommissionsverhältnisses keinen größeren Anreiz hatten, wegen der Ware besondere Vertriebsmaßnahmen, wie etwa Werbung etc., zu veranlassen, hat die Beklagte aber dennoch nur marginale Anstrengungen unternommen, um die Streitmarke in wirtschaftlich vernünftiger Weise auf den Markt zu bringen. Begleitende eigene Werbemaßnahmen oder sonstige verkaufsfördernden Maßnahmen hat sie selbst ebenso wenig unternommen wie ihre gewerblichen Abnehmer.

Nach dem Vortrag der Beklagten sind zwar auch im Juni 2015 weitere 80 Polo-Shirts bei der Fa. C. H. S. & G. GmbH am Klosterstern in Hamburg zum Verkauf angeboten worden. Das spricht aber erneut eher gegen eine ernsthafte Benutzung nach Maßgabe der vorstehenden Grundsätze. Wieder sind nur Poloshirts im Kommissionsverhältnis geliefert worden. Dabei muss es sich ebenfalls um - ggfls. retournierte - Restware aus der Bestellung vom Sommer 2014 gehandelt haben. Die Fa. C. H. S. & G. GmbH hat ausweislich des handschriftlichen Vermerks auf der Anlage B 29 ihrerseits Restware nach 2 Monaten retourniert. Die Beklagte behauptet selbst nicht, dass es sich bei jener Ware um neu produzierte Polo-Shirts gehandelt hätte. Deshalb ist auch anzunehmen, dass es sich auch bei der Ware, die noch im März 2016 Gegenstand der aus den Anlagen B 30 und 31 ersichtlichen Rechnungen vom 06.09.2016 war, um Retourware aus der Lieferung vom Sommer 2014 gehandelt hat.

Der Vortrag der Beklagten zum Schriftverkehr mit der insolventen, aber noch in Eigenverwaltung tätigen R. W. AG von Anfang 2017 (Anlage B 33) steht dem nicht entgegen. Im Gegenteil. Danach befand sich bei der Fa. R. W. AG noch per 06.09.2016 ein Warenbestand, der geeignet war, offene Altforderungen der Beklagten über rund € 2.000,00 zu decken. Die R. W. AG hat deshalb angeboten, die noch bei ihr vorhandene und von der Beklagten unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware durch Zahlung eines Betrages von rund € 2.000,00 zu erwerben.

Sämtlichen von der Beklagten vorgetragenen Vertriebshandlungen liegt nach allem offenkundig nur die eine Warenbestellung aus dem Jahre 2014 zugrunde.

Gemessen an dem riesigen Umfang des Marktes für Bekleidungsstücke ist damit der Markt kaum spürbar mit entsprechender I.-Markenware versorgt worden. Selbst bei dem Markt der Oberbekleidung, speziell von Polo-Shirts, handelt es sich nicht bloß um einen Nischenmarkt. Zwar können auch im Bekleidungssektor etwa dann, wenn es sich bei der angebotenen Ware um individuell ausgestattete Ware mit besonderen Merkmalen handelt, die nur einen ganz speziellen - auch kleineren - Käuferkreis ansprechen und einen entsprechend kleinen Markt erschließen soll, auch geringe in den Markt gegebene Warenmengen reichen, um von einer ernsthaften Benutzung einer in diesem Zusammenhang verwendeten Marke ausgehen zu können. Dafür ist im Streitfall aber nichts erkennbar. Bei den in Rede stehenden Poloshirts handelt es sich um „Allerweltsware“, mit deren Vertrieb weder besondere Käuferschichten noch ein abgrenzbares kleines Marktsegment erschlossen werden. Die vorgelegten Poloshirts heben sich von der Massenware nicht ab. Zwar weist die Beklagte darauf hin, dass die Polo-Shirts von einem besonderen Design seien. Konkrete Darlegungen dazu, inwieweit sich die vorgelegten Polo-Shirts maßgeblich von der üblichen Gestaltung von Polo-Shirts unterscheiden sollten, sind aber weder vorgetragen noch sonst erkennbar. Polo-Shirts zeichnen sich wegen ihrer klassischen Form (hier: „I. Classic Polos“) gerade auch dadurch aus, dass sie in gewisser Weise zeitlos sind und deshalb auch saisonübergreifend über mehrere Jahre angeboten werden können. Das ist aber im Streitfall kein für eine ernsthafte Benutzung sprechender Umstand, sondern lässt im Gegenteil eher erkennen, dass die Beklagte mit der einmaligen Investition in eine einzige Warenlieferung von Polo-Shirts langfristig gesehen nur geringe finanzielle Risiken eingegangen ist, um mit der Marke I. versehene Bekleidungsstücke im Markt abzusetzen.

Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht feststellbar, dass der Vertrieb der Poloshirts in irgendeiner Weise einer normalen wirtschaftlichen Betätigung entspricht. Welche Einnahmen welchen Ausgaben gegenüberstanden, wie hoch also auch die getätigten Investitionen und möglichen Gewinnerwartungen waren, ist schon nicht genau vorgetragen. Die Beklagte hat nichts über die Einkaufspreise für die Poloshirts vorgetragen. Die Anlage B 4, Rechnung der Fa. So., ist geschwärzt. Das Maß ihrer Investitionen ist nicht erkennbar. Ausweislich der Anlagen B 25 bis B 29 lagen die Verkaufspreise an die Zwischenhändler zwischen € 13,70 und € 16,40. Was die Beklagte für die Shirts bezahlt hat und in welchem Verhältnis Ein- und Verkaufspreise stehen, ist unklar. Wie schon ausgeführt, sind auch bis in das Jahr 2016 hinein offenkundig längst nicht alle als Kommissionsware gelieferten Polo-Shirts verkauft worden. Das belastet die Einnahmesituation. Eine Markterschließung setzt zudem regelmäßig werbliche Maßnahmen voraus, die es unstreitig nie gegeben hat; nicht einmal auf den Online-Shop-Seiten der vier gewerblichen Abnehmer aus dem Jahr 2014. Es gibt lediglich einen Online-Auftritt der ehemaligen I. GmbH, der bis zuletzt auf deren Insolvenz hinwies.

Die Gesamtschau der Umstände der Markennutzung spricht insgesamt gegen die Annahme, dass der beschriebene Polo-Shirt-Vertrieb darauf gerichtet gewesen ist, Marktanteile für die mit der Marke gekennzeichneten Waren zu gewinnen oder zu erhalten. Vielmehr diente die Bestellung der Polo-Shirts und ihr Verkauf offenkundig allein der Aufrechterhaltung der Markeneintragung, war also eine bloße Scheinnutzung, die allenfalls das Ziel hatte, die Marke einer möglicherweise intensiveren Nutzung in der Zukunft zuzuführen. Auch die von der Beklagten vorgetragenen Gespräche über die Anmietung von Geschäftsräumen für Concept-Stores lassen lediglich erkennen, dass ihr Geschäftsführer die Marke I. wieder hat aufbauen und verstärkt nutzen wollen. Obwohl die Beklagte immer wieder betont, dass ihr Geschäftsführer bemüht war, die Marke I. wieder in maßgeblicher Weise am Markt zu platzieren, hat es im maßgeblichen Zeitraum tatsächlich keine weiteren als die erörterten - unzureichenden - Benutzungshandlungen gegeben. Hätte die Beklagte die Marke I. tatsächlich hinreichend intensiv nutzen wollen, hätte sie über viele Jahre bis zum September 2016 die Möglichkeit gehabt, dies in substantieller weise zu tun. Dies ist aber nicht geschehen.

(6) Die Beklagte kann auch nicht mit Erfolg damit gehört werden, sie sei dadurch, dass die Klägerin die Marke I. in vielfältiger Weise angegriffen habe, an der Markennutzung gehindert worden, weshalb ihr - wie sie in ihrem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 21.02.2017 meint - eine umfangreichere Benutzungsaufnahme während des schwebenden Verfahrens nicht zuzumuten gewesen sei.

Der Umstand, dass die Klägerin das Löschungsverfahren wegen Verfalls betrieben hat, rechtfertigt die Nichtbenutzung nicht. Wie der vorliegende Rechtsstreit zeigt, kann es sich im Gegenteil ergeben, dass die Marke auch nach Erhebung der Löschungsklage noch rechtserhaltend benutzt werden kann. Der Markeninhaber hat es in einem solchen Fall sogar in der Hand, die Marke einer rechterhaltenden Benutzung zuzuführen, obwohl er schon um den Vorwurf des Verfalls weiß. Die Beklagte hat im Streitfall selbst die Auffassung vertreten, dass der maßgebliche Benutzungszeitraum wegen der Rechtskraftwirkungen des Urteils im Vorprozess erst am 22.09.2016 endet. Umso näher lag es, noch während des Rechtsstreits eine substantielle Markennutzung aufzunehmen oder vorhandene Benutzungsansätze zu intensivieren. Das ist nicht geschehen. Der Hinweis auf die Kommentierung bei Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26, Rn. 257 geht an der Sache vorbei. Soweit dort eine Nichtbenutzung der Marke als gerechtfertigt angesehen worden ist, betrifft dies den im Streitfall nicht gegebenen Fall einer Kollision der Streitmarke mit älteren Rechten Dritter. Auch lässt sich der Kommentierung dort entnehmen, dass die Rechtsprechung, insbesondere auch der erkennende Senat (Urt. v. 21.04.1988, 3 U 229/87, OS - Lip-Kiss), in derartigen Konstellationen keinen berechtigten Grund zur Nichtbenutzung gesehen hat.

3. Nach allem ist die Klage im Verlauf des vorliegenden Rechtsstreits begründet geworden und ist die Marke I. antragsgemäß gemäß §§ 55, 49 Abs. 1, 26 Abs. 1 MarkenG zu löschen.

Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Beklagten gibt keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung. Die Beklagte stellt darin lediglich ihre Auffassung, die vorgetragenen Benutzungshandlungen seien für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 Abs. 1 MarkenG hinreichend, gegen die des Senats. Soweit die Beklagte auf Entscheidungen zu anderen Sachverhalten, etwa auf das Urteil des BGH vom 25.04.2012 - I ZR 156/10 - verweist, sind die dortigen Umstände (Vertrieb von 2.316 hochwertigen elektronischen Geräten (Fernsehgeräten)) mit dem Sachverhalt in der vorliegenden Sache nach Ansicht des Senats nicht vergleichbar.

4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Ziff. 10, 709 Satz 2, 711 ZPO.

5. Mit Blick darauf, dass vorliegend eine Einzelfallentscheidung zu treffen ist, ist die Revision nicht zuzulassen. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch erfordert sie zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts (§ 543 Abs. 2 ZPO).