Tenor

Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Nr. 655729 eingetragenen Wort-/Bildmarke "XXX" für die Waren „Baumspritzen zur Schädlingsbekämpfung, Heckenscheren, Veredelungsmesser, Baumsägen und Baumscheren“ einzuwilligen.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 90 %, die Beklagte zu 10 %.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar, für die Beklagte nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Die Beklagte darf die Vollstreckung der Klägerin wegen der Kosten abwenden durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

1

T a t b e s t a n d :

2

Die Klägerin ist ein im Jahr 1957 gegründetes Garten-Center in XXX. Die Beklagte wurde 1988 gegründet und betreibt einen Versandhandel für den Gartenbedarf.

3

Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wort-/Bildmarke "XXX" sowie der deutschen Wortmarken "XXX" und XXX". Wegen der Einzelheiten insbesondere zum Schutzumfang der Marken wird auf die Anlagen K 1-3 zur Klageschrift verwiesen. Die Klägerin stellte bei dem Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung dieser Marken wegen Verfalls und hatte hinsichtlich einzelner im Warenverzeichnis genannter Waren auch Erfolg. Im übrigen widersprach die Beklagte dem Löschungsantrag, woraus nunmehr die vorliegende Klage resultiert. Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte benutze die streitgegenständlichen Marken auch bezüglich der weiterhin vom Schutzumfang erfassten Waren und Dienstleistungen nicht rechtserhaltend.

4

Die Klägerin beantragt,

5

die Beklagte zu verurteilen,

6

1. in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Nr. 655729 eingetragenen Wort-/Bildmarke "XXX" einzuwilligen für die Waren "Gärtnereierzeugnisse, Sämereien, Garten- und landwirtschaftliche Geräte, nämlich Bodenbearbeitungsgeräte, Baumspritzen zur Schädlingsbekämpfung, Heckenscheren, Gartenscheren, Veredelungsmesser, Baumsägen und Baumscheren, Düngemittel, Sämaschinen".

7

2. in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Nr. 734781 eingetragenen Wortmarke "XXX" einzuwilligen für die Waren "Sämereien, Gärtnereierzeugnisse, Pflanzen, Sträucher, gärtnerische Fachzeitschriften und gärtnerische Fachbroschüren".

8

3. in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Nr. 1155818 eingetragenen Wortmarke "XXX" einzuwilligen für die Waren "Aussaaterde, Düngemittel, Ton- und Bildaufzeichnungsträger, Druckereierzeugnisse, Land- Garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, nämlich Sämereien und anderes Vermehrungsmaterial und lebende Pflanzen".

9

Die Beklagte hat die Klage im Termin zur mündlichen Verhandlung teilweise anerkannt, und zwar in Bezug auf die Löschung der Wort-Bildmarke "XXX" für die Waren "Baumspritzen zur Schädlingsbekämpfung" sowie "Veredelungsmesser, Baumsägen, Baumscheren und Heckenscheren".

10

Im übrigen beantragt die Beklagte,

11

die Klage abzuweisen.

12

Die Beklagte ist der Ansicht, die streitgegenständlichen Marken umfangreich für die von dem Schutzumfang umfassten Waren rechtserhaltend zu benutzen. Dies ergebe sich im Einzelnen aus den zur Gerichtsakte gereichten Katalogen u.a., Anlagen B 1 – 14. Die Beklagte meint, dass in den vielzählig aufgeführten Bezeichnungen "XXX" in den Katalogen, auf Samentütchen, Verpackungen für Blumenzwiebeln etc. eine markenmäßige Benutzung dieses Zeichens sowie auch der beiden Wortmarken zu sehen sei, da der Verkehr hierin jeweils einen Herkunftshinweis und nicht – wie die Klägerin meint – einen bloßen Hinweis auf die Firma der Beklagten erkenne.

13

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst ihren Anlagen Bezug genommen.

14

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

15

I.

16

Die zulässige Klage ist, soweit sie nicht teilweise anerkannt worden ist, unbegründet.

17

Die Klägerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf Einwilligung in die Löschung der streitbefangenen Marken, da diese nicht gemäß §§ 55, 49 Abs. 1 MarkenG verfallen sind. Die Beklagte hat insofern in der Klagerwiderung umfassend vorgetragen, was im Tatsächlichen auch unstreitig ist, dass die Wort-/Bildmarke "XXX" im Zusammenhang mit sämtlichen Waren, für welche die drei angegriffenen Marken Schutz genießen, umfassend Verwendung findet. Soweit die Klägerin beanstandet, es handele sich hierbei jeweils nur um einen firmenmäßigen Gebrauch, nicht hingegen um eine markenmäßige Benutzung i.S.d. § 26 MarkenG, da eine herkunftshinweisende Funktion bei der Benutzung der von der Beklagten aufgeführten Zeichen nicht erkennbar sei, ist dem nicht zu folgen.

18

1.

19

Eine funktionsgemäße Benutzung einer Marke liegt immer dann vor, wenn die Marke in der fraglichen Verwendung zur kennzeichenmäßigen Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen des Benutzers von den Produkten oder Leistungen anderer Unternehmen dient (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 26 Rn. 11). Hinsichtlich der Wort-/Bildmarke "XXX" ist insofern beispielhaft auf folgende Benutzungsformen zu verweisen: Für die Waren "Gärtnereierzeugnisse und Sämerein" hat die Beklagte mit Anlagen B 6, B 7, und B 9 Samentütchen, Abbildungen von Verpackungen für Blumenzwiebeln und Banderolen für lebende Pflanzen vorgelegt, auf denen jeweils die Kennzeichnung "XXX" in Schreibschrift besonders hervorgehoben, teilweise mit Verzierungen zu sehen ist. Es wird hierbei kein optischer, direkter Bezug zu einer Firmenadresse o.ä. hergestellt, vielmehr steht das Zeichen in der Regel in Alleinstellung und damit besonders exponiert. Soweit sich auf den Samentütchen unterhalb des Zeichens "XXX" der Hinweis "Versandhandel XXX" befindet, ist dieser schriftbildlich kleiner gehalten und beinhaltet zudem auch keine konkrete Adresse, so dass sich das Gesamtbild nicht als Firmenanschrift darstellt, sondern blickfangmäßig und damit jedenfalls auch markenmäßig in oben genanntem Sinne die Beklagtenmarke "XXX" hervorgehoben wird.

20

Als markenmäßige, also herkunftshinweisende Verwendung sind diese Beispiele des Einsatzes der Wort-/Bildmarke der Beklagten deshalb zu beurteilen, weil der Verkehr auf Grund der hervorgehobenen Stellung und Schreibweise sowie der die Worte "XXX" z.T. noch betonenden Verzierungen hierin einen Hinweis auf das Unternehmen der Beklagten erkennt. Dabei ist es unbeachtlich, dass es sich bei diesem Unternehmen um einen Versandhandel handelt, welcher möglicherweise einen Großteil der dort abrufbaren Waren nicht selbst produziert. Nach Auffassung der Klägerin, welche auch in der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage ausdrücklich so formuliert wurde, kann ein Versandhandel für die von ihm vertriebenen Waren keine Marke im markenrechtlichen Sinne benutzen, da der Verkehr niemals zu der Ansicht gelangen werde, die bei dem Versandhandel bestellten Produkte seien diesem Unternehmen herkunftsmäßig zuzuordnen. Vielmehr könne ein Versandhandel allenfalls für die Dienstleistung "Versandhandel" Markenschutz beanspruchen.

21

Diese Sichtweise basiert auf dem Grundgedanken, dass der Verbraucher dann, wenn er im Versandhandel bestellt, sich jeweils darüber bewusst ist oder sich darüber Gedanken macht, woher das auf diesem Wege bezogene Produkt tatsächlich stammt. Dass dies der Fall ist, erscheint jedoch nicht realistisch. Gerade bei den von der Beklagten vertriebenen Produkten könnte sich der Verbraucher vielmehr vorstellen, dass dem Versandhandel "XXX" auch eine Gärtnerei "XXX" zugehörig ist, welche die angebotenen Pflanzen, Blumenzwiebeln, Samen etc. produziert.

22

Anders mag dies sein bei den ebenfalls streitgegenständlichen Bodenbearbeitungsgeräten (zur Benutzung des Zeichens wird auf Anlage B 3, S. 226 f. beispielhaft Bezug genommen), Gartenscheren (Anlage B 3, S. 225), Düngemitteln (Anlage B 3, S. 183 f.) und Sämaschinen (Anlage B 11). Denn hier wird dem Verbraucher eher bewusst sein, dass diese nicht von dem Versandhandelsunternehmen "XXX" hergestellt werden. Da jedoch auf all diesen Produkten unstreitig keinerlei Hinweis auf das produzierende Unternehmen zu finden ist – beispielhaft sei auf den Spaten Anlage B 3 S. 226 verwiesen, der mit einem Metallschildchen mit dem Kennzeichen der Beklagten versehen ist, sonst aber keinerlei Kennzeichnung aufweist - ordnet der Verbraucher diese Waren letztlich genauso wie Blumenzwiebeln u.ä. allein der Beklagten zu und vertraut jedenfalls darauf, dass diese mit dem Namen "XXX" für diese Produkte und deren Qualität einstehen will. Soweit das Zeichen "XXX" also im Verkehr einen Ruf für "gute Qualität" oder ähnliche positive Eigenschaften für sich zu gewinnen vermag, ordnet der Verkehr dieses Zeichen nicht der Dienstleistung "Versandhandel", sondern den unter diesem Zeichen zu erwerbenden Waren zu. Es handelt sich aus Sicht des Verbrauchers um einen "XXX-Spaten" oder eine "XXX-Sämaschine" in Abgrenzung zu Geräten anderer Unternehmen, seien sie auch produzierende und nicht (nur) Versandhandelsunternehmen.

23

Die von der Klägerin zitierte Otto-Entscheidung (BGH, Urteil vom 21.07.2005, I ZR 293/02) steht der genannten Wertung nicht entgegen. Denn der BGH hat in dem dortigen Rechtsstreit zwar festgestellt, dass die Verwendung einer Marke auf Deckblättern von Katalogen und Versandtaschen eines Versandhandelsunternehmens nicht für die Annahme genügt, um die Grenze zwischen rein firmenmäßigem oder zumindest auch markenmäßigem Gebrauch zu überschreiten. Denn bei einem Unternehmen wie der dortigen Beklagten, bei dem eine Vielzahl gänzlich unterschiedlicher Waren, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg über die Beklagte des besagten Rechtsstreits aufweisen, liege die Annahme für den Verkehr nahe, dass das von dem Versandhandelsunternehmen verwendete Kennzeichen allein dessen Unternehmenskennzeichen darstellt. Anders liegt der Fall hier. Die Beklagte vertreibt aus Sicht des Verbrauchers gerade nicht Waren von anderen bekannten oder unbekannten Markenherstellern. Die bei ihr zu beziehenden Produkte weisen unstreitig keinerlei Hinweis auf andere Unternehmen auf. Vielmehr stellen sich sämtliche aus den Katalogen ersichtlichen Waren, welche bei der Beklagten bestellt werden können, für den Verbraucher als solche des "XXX" dar, wobei der tatsächlichen Produktionsstätte für den Verbraucher keinerlei Bedeutung zukommt. Anders als beispielsweise bei einem Kleidungsstück, welches im Otto-Versand bezogen wird, wird der Verbraucher bei den Produkten der Beklagten nicht mit zwei Kennzeichnungen konfrontiert, einem auf der Verpackung und einem weiteren auf dem Produkt selbst (z.B. bei Kleidung durch ein eingenähtes Etikett). Vielmehr stellen sich die Pflanzen, Samen etc. der Beklagten durch ihre Verpackung oder Banderolen als solche von "XXX" dar, das Kennzeichen hat hier also gerade – im Gegensatz zu "Otto" – die Doppelfunktion eines firmen- und markenmäßigen Gebrauchs.

24

Der o.g. Bewertung der Nutzung der Beklagtenmarke steht auch nicht entgegen, dass die Beklagte die Wort-/Bildmarke "XXX" häufig zusammen mit der Abbildung eines Mannes mit Hut und Pfeife zeigt. Denn die Hinzufügung eines weiteren Zeichens vermag eine Marke nur dann in der Art zu entfremden, dass von einer rechtserhaltenden Benutzung der eingetragenen Marke in ihrer geschützten Form nicht mehr ausgegangen werden kann, wenn sich ihr Charakter durch die Hinzufügung wesentlich verändert. Dies ist dann nicht anzunehmen, wenn die Hinzufügung eines Zusatzes keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung hat (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 26 Rn. 85). Eine solche Wirkung ist hier deshalb zu verneinen, weil die Abbildung des Mannes mit Hut und Pfeife den Verkehr lediglich dazu veranlasst, sich den "XXX" genauso wie in dieser Abbildung vorzustellen: Als einen pfeiferauchenden, bärtigen, älteren Herrn mit breitem Hut und Blume an der Hutkrempe. Für den Verbraucher ist offenkundig: Dieses Bild zeigt den XXX, so dass der bildlichen Darstellung des Mannes mit Hut und Pfeife als Zufügung zu der Wort-/Bildmarke "XXX" keine eigenständige markenmäßige Bedeutung zukommt.

25

2.

26

Auch die beiden angegriffenen Wortmarken "XXX" und "XXX" werden rechtserhaltend i.S.v. § 26 MarkenG benutzt und zwar für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für welche diese Marken Schutz genießen. Hinsichtlich der Benutzungsbeispiele ist auf die Klageerwiderung zu verweisen, deren tatsächlicher Sachvortrag insoweit auch nicht in Streit steht. Der rechtserhaltenden Benutzung der beiden Wortmarken steht insofern nicht entgegen, dass die Beklagte weder die Bezeichnung "XXX" in Alleinstellung, noch die Bezeichnung "XXX" in einfacher Druckschreibweise benutzt, sondern gemäß den vorgelegten Benutzungsbeispielen regelmäßig auf die Schreibweise der Wort-/Bildmarke zurückgreift. Denn die beiden Wortmarken werden durch die Benutzung der Wort-/Bildmarke rechtserhaltend "mitbenutzt".

27

Dies folgt bezüglich der Wortmarke "XXX" bereits daraus, dass exakt derselbe Wortbestandteil in der Wort-/Bildmarke "XXX" enthalten ist und sich lediglich die schriftbildliche Gestaltung unterscheidet. Der Schutz einer Wortmarke umfasst diese jedoch in jeglicher Schreibweise, sei dies nun Druck- oder Schreibschrift.

28

Hinsichtlich der Wortmarke "XXX" gilt das oben zu der Figur des Mannes mit Pfeife und Hut Gesagte entsprechend: Die Hinzufügung eines weiteren Bestandteils verändert die Marke nur dann derart gravierend, dass eine rechtserhaltende Benutzung der eingetragenen Marke in ihrer geschützten Form zu verneinen ist, wenn der Hinzufügung eine eigenständige kennzeichnende Wirkung zukommt. Bei der Hinzufügung eines Wortbestandteils ist dies jedenfalls dann nicht der Fall, wenn der beigefügte Zusatz als zeichenmäßig bedeutungslose Zutat anzusehen ist. Dies ist dann zu bejahen, wenn der Inhalt der geschützten Wortmarke für sich betrachtet dem Publikum keinen Sachhinweis auf den Schutzumfang der Marke liefert, der Zusatz diesen Sachhinweis jedoch liefert. Der Namen "XXX" gibt dem Verkehr keinerlei Aufschluss darüber, welche Waren oder Dienstleistungen sich hinter dieser Marke verbergen. Der Verkehr erwartet daher geradezu einen klärenden Zusatz. Die Hinzufügung "Gärtner" versteht das Publikum als einen solchen klärenden Zusatz, nämlich als schlichte Unterrichtung darüber, welche Leistungen die Marke "XXX" bewirbt: Solche aus dem Gärtnereibedarf (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.10.1991, GRUR 1992, 392 ff.; BGH, Urteil vom 12.07.1984, GRUR 1985, 46 ff.)

29

II.

30

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeht nach §§ 708 Nr. 11, 709, 711 ZPO.

31

Streitwert: 150.000,00 €.