Tenor

Die Berufung der Antragstellerin gegen das Urteil der 2 a. Zivilkammer des Land-gerichts Düsseldorf vom 16.02.2007 wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Berufung werden der Antragstellerin auferlegt.

1

G r ü n d e :

2

I.

3

Die Antragstellerin ist seit dem 05.05.2006 Inhaberin der zuvor auf ihre Geschäftsführer mit Priorität vom 01.12.2005 u.a. für Pfefferminzbonbons eingetragenen Wortmarke O. F..

4

Das amerikanische Unternehmen O. F. LLC vertreibt seit 2003 in den USA unter gleichlautender Bezeichnung Pfefferminzprodukte und kam mit der Antragstellerin im Sommer 2005 anlässlich einer Süßwarenmesse in New York in Kontakt. Den von der Antragstellerin in einem sogenannten Marketing- and Sales-Plan formulierten Vorschlag exklusiver Vertriebs- und Vermarktungsrechte lehnte die Firma O. F. ab.

5

Die Geschäftsführer der Antragstellerin hatten die Internet-Domain O.-F.de – at. und – ch. auf sich eintragen lassen und aufgrund der Erklärung, dass derartige Registrierungen für eine in den USA ansässige Firma nicht möglich seien, von der Firma O. F. das Einverständnis zum Aufbau der Webside in deutscher Sprache und zur Verwaltung erhalten.

6

Auch die Antragsgegnerin war in Bezug auf einen Vertrieb der Produkte in Deutschland mit der Firma O. F. auf Messen im April, September 2005 und Februar 2006 in Kontakt gekommen.

7

Nachdem die Parteien dieses Verfahrens im März 2006 direkt miteinander ins Gespräch gekommen waren, stellte sich die Antragstellerin der Antragsgegnerin als exklusiver Generalimporteur für O. F.-Produkte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz dar.

8

Das Landgericht hat das im Wege der Beschlussverfügung vom 24.01.2007 ausgesprochene Verbot,

9

ohne Zustimmung der Antragstellerin den Begriff "O. F." im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung von Pfefferminzprodukten zu verwenden,

10

durch Urteil vom 16.02.2007 unter Zurückweisung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung aufgehoben. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass sich die Antragsgegnerin auf ältere Firmenrechte der Firma O. F. berufen könne. Die Firma O. F. habe durch die Versendung von Rechnungen nach Deutschland im Oktober 2005 Kennzeichenschutz erlangt; die Rechnung vom 31.10.2005 und der Kontakt zur Antragsgegnerin ließen auf eine auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehung nach Deutschland schließen. Hierauf könne sich die Antragsgegnerin in entsprechender Anwendung des § 986 Abs. 1 BGB berufen. Der Geschäftsführer der Firma O. F. habe der Antragsgegnerin in der eidesstattlichen Versicherung vom 05.02.2007 das Recht zur Benutzung des Firmennamens eingeräumt.

11

Im übrigen könne die Antragsgegnerin der Antragstellerin auch die Einrede des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten. Die Antragstellerin habe die Marke bösgläubig erworben. Die Anmeldung einer ausländischen Marke sei dann sittenwidrig, wenn der Anmelder wisse oder damit rechne, dass das Auslandszeichen in absehbarer Zeit auf dem Inlandsmarkt eingeführt oder benutzt werden solle und der Anmelder die Anmeldung vorgenommen habe, um den Ausländer zu Konzessionen zu zwingen. Dies treffe auf die Antragstellerin zu. Sie habe die Marke angemeldet, um die Firma O. F. daran zu hindern, ihre Produkte anders als über die Antragstellerin auf den deutschen Markt zu bringen. Die Antragstellerin habe von Anfang an ein Alleinvertriebsrecht durchsetzen wollen, habe bei der Registrierung der Domains falsche Voraussetzungen gegenüber der Firma O. F. angegeben und von deren Absicht gewusst, eine Gemeinschaftsmarke anzumelden. Später habe sich die Antragstellerin auch wahrheitswidrig als Alleinimporteurin bezeichnet.

12

Mit ihrer Berufung verfolgt die Antragstellerin das Verbot der Verwendung der Bezeichnung O. F. für Pfefferminzprodukte durch die Antragsgegnerin weiter. Die Antragstellerin greift das landgerichtliche Urteil in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht an. Die Firma O. F. habe ihr Unternehmenskennzeichen nicht zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke in Deutschland bereits benutzt gehabt. Die Lieferung vom 15.10.2005 habe nur Testzwecken gedient. Auch habe die Firma O. F. damals noch keine konkrete Vertriebsabsicht gehabt. Es sei unzutreffend, dass seinerzeit bereits Kontakte zur Antragsgegnerin bestanden hätten.

13

Im übrigen könne sich die Antragsgegnerin auch nicht auf Firmenrechte der Firma O. F. berufen, da eine Trennung von Unternehmen und Firma nach § 23 HGB unzulässig sei.

14

Es sei kein wirksamer Abtretungsvertrags zustande gekommen. Die Bevollmächtigung gemäß der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Firma O. F. beziehe sich nur auf Marken- und nicht auf Firmenrechte. Außerdem sei die Abtretung unzulässig, weil sie allein zu dem Zweck erfolgt sei, in einem laufenden Verfahren Rechte eines Dritten zu vereiteln.

15

Die Beklagte sei auch nicht befugt, die Einrede des Rechtsmissbrauchs geltend zu machen, weil sie keinen Anspruch auf Übertragung der Marke der Antragstellerin habe. Der Antragstellerin könne auch keine Bösgläubigkeit, für die allein auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen sei, angelastet werden. Dies sei vielmehr nur in eng begrenzten Ausnahmefällen, für die erhebliche sittenwidrige Motive vorliegen müssten, anzunehmen, hier jedoch nicht.

16

Außerdem fehle der Firma O. F. das Rechtsschutzbedürfnis, im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens erstmals Einwendungen gegen die Marke der Antragstellerin vorzubringen; es sei weder Widerspruch erhoben noch ein Löschungsantrag gestellt worden.

17

Die Antragstellerin beantragt,

18

das angefochtene Urteil abzuändern und der Antragsgegnerin und Berufungsbeklagten bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu 2 Jahren, zu untersagen, ohne Zustimmung der Antragstellerin und Berufungsklägerin den Begriff "O. F." im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung von Pfefferminzprodukten zu verwenden.

19

Die Antragsgegnerin beantragt,

20

die Berufung zurückzuweisen.

21

Die Antragsgegnerin verteidigt das landgerichtliche Urteil, hält allerdings entgegen den Ausführungen des Erstgerichtes die Voraussetzungen zur Annahme einer Agentenmarke nach §§ 11, 17 MarkenG für gegeben.

22

Im übrigen wiederholt und vertieft die Antragsgegnerin ihr erstinstanzliches Vorbringen und trägt weiter vor, dass die Firma O. F. bereits seit Dezember 2004 unter Verwendung ihres Firmennamens in Deutschland gehandelt habe, wie sich aus Online-Bestellungen von Dezember 2004, Januar, April und Oktober 2005 ergebe. Schließlich verweist die Antragsgegnerin auf die inzwischen von der Firma O. F. gegen die Antragstellerin und ihre Geschäftsführer beim Landgericht München erhobene Klage auf Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung der Marke DE xxx.

23

II.

24

Die zulässige Berufung der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg.

25

Das Landgericht hat die Beschlussverfügung vom 24.01.2007, durch die der Antragsgegnerin die Verwendung der Bezeichnung O. F. für Pfefferminzprodukte untersagt worden war, zu Recht aufgehoben und den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen.

26

Es steht zwar außer Streit, dass die Antragstellerin die Schutzrechte an der beim Deutschen Patent- und Markenamt mit Priorität vom 01.12.2005 eingetragenen Marke xxx "O. F." hat und die Verwendung des identischen Zeichens für identische Waren durch die Antragsgegnerin grundsätzlich eine Markenverletzung darstellt.

27

Allerdings kann die Antragsgegnerin den zu sichernden Unterlassungsanspruch der Antragstellerin abwenden, weil sie (die Antragsgegnerin) sich mit Erfolg auf prioritätsältere Kennzeichenrechte der Firma O. F. berufen und diese hier gegenüber der Antragstellerin einredeweise geltend machen kann.

28

Die amerikanische Firma O. F. hat inländischen Kennzeichenschutz an ihrer Unternehmensbezeichnung erlangt, indem sie vor dem 01.12.2005 die Benutzung im Inland, die auf eine dauerhafte wirtschaftliche Betätigung schließen lässt, aufgenommen hat.

29

Für die inländische Ingebrauchnahme der Firma eines bereits bestehenden Auslandsunternehmens genügt jede Benutzungsform, die den nahe bevorstehenden Beginn einer Ausdehnung der im Ausland bereits bestehenden wirtschaftlichen Tätigkeit auf das Inland zum Ausdruck bringt (BGH GRUR 1971, 517, 519 – SWOPS). Die daran zu stellenden Anforderungen sind gering; nicht erforderlich ist, dass das Unternehmen bereits gegenüber allen Marktbeteiligten, insbesondere gegenüber seinen künftigen Kundenkreisen in Erscheinung getreten ist (BGH a.a.O.; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdnr. 1240).

30

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist hier eine Benutzungsaufnahme als überwiegend wahrscheinlich anzunehmen. Die Antragsgegnerin hat durch eidesstattliche Versicherung des H. R., P. G. und M. P. glaubhaft gemacht, dass die Firma O. F. im April 2005 auf einer Handelsmesse in Seattle Kontakt zur Antragsgegnerin zum Zwecke des Aufbaus einer Handelsbeziehung nach Deutschland aufgenommen hat, der auf einer im September 2005 in Hamburg stattfindenden Messe, die die Firma O. F. besuchte, fortgesetzt wurde. Ebenfalls im September 2005 nahm die Firma O. F. in Hamburg auch direkten Kontakt mit der Antragstellerin auf, die ihr Ende September 2005 einen sogenannten Marketing- and Sales-Plan übermittelte. Auf der Grundlage dieses Plans wurde über einen Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz verhandelt. Schließlich lieferte die Firma O. F. über die Marketingfirma A. im Oktober 2005 größere Mengen Pfefferminzprodukte an die Antragstellerin, die diese verwenden wollte, um die Nachfrage auf dem deutschen Markt zu testen. Durch die fortgeschrittenen Verhandlungen mit zwei bedeutenden potentiellen Vertriebspartnern für den deutschen Markt hat die Firma O. F. den kurz bevorstehenden Beginn einer Ausdehnung ihrer wirtschaftlichen Betätigung auf das Inland zum Ausdruck gebracht und damit inländischen Schutz für ihr Unternehmenskennzeichen erworben, bevor die Antragstellerin ihre Marke xxx angemeldet hat.

31

Die Firma O. F. ist somit Inhaberin eines Schutzrechtes, das prioritätsälter ist als das der Antragstellerin, und konnte als solche der Antragsgegnerin in entsprechender Anwendung des § 986 Abs. 1 BGB gestatten, diese bessere Position gegenüber der Antragstellerin geltend zu machen. Es ist in der Rechtsprechung seit der "Decker-Entscheidung" des Bundesgerichtshofes (GRUR 1993, 574, 576) anerkannt, dass die Einrede aus einem prioritätsälteren Recht eines Dritten dann zulässig ist, wenn der in Anspruch Genommene aufgrund schuldrechtlicher, insbesondere vertraglicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist und das Recht des Dritten gegenüber dem Anspruchsteller durchsetzbar ist. Eine derartige Konstellation ist hier gegeben. Unstreitig hat die Antragsgegnerin im November 2006 für die Firma O. F. den Vertrieb von Pfefferminzprodukten unter der Bezeichnung O. F. in Deutschland aufgenommen. Mit der Belieferung in Kenntnis und zum Zwecke des Weitervertriebs hat – wie auch das Landgericht festgestellt hat – die Firma O. F. die markenmäßige Benutzung ihres Kennzeichens durch die Antragsgegnerin gestattet. Davon geht auch die Antragstellerin auf Seite 6 des Schriftsatzes vom 11.06.2007 aus. Die Antragsgegnerin hat sich die Gegenrechte Dritter somit nicht erst anlässlich der vorliegenden kennzeichenrechtlichen Streitigkeiten beschafft. Die in der eidesstattlichen Versicherung (dort Ziffer 14) des H. R. vom 05.02.2007 angesprochene Rechteeinräumung wiederholt und bestätigt insoweit die schon zuvor im November 2006 konkludent erfolgte Gestattung. Auch sind die Ausführungen der Antragstellerin dazu, dass Nutzungsrechte an der Firmenbezeichnung nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb hätten übertragen werden können, irrelevant, da die Antragsgegnerin die Bezeichnung O. F. gerade nicht firmenmäßig, sondern markenmäßig benutzt.

32

Da für den Einwand aus Drittrechten der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Kennzeichenrechte ihrer Art nach gilt und es nicht darauf ankommt, ob das Recht des Dritten eine Marke oder geschäftliche Bezeichnung ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Auflage, § 14 Rdnr. 27), kann sich die Antragsgegnerin aufgrund der Gestattung der Firma O. F., deren Firmierung markenmäßig zu benutzen, auf die der Firma O. F. zustehende Priorität berufen (vgl. Lange a.a.O., Rdnr. 2989; BGH GRUR 1985, 567, 568 – Hydair).

33

Mithin führt die Unbegründetheit des von der Antragstellerin geltend gemachten Unterlassungsanspruches bereits zur Ablehnung des Antrags auf Erlass der einstweiligen Verfügung. Zudem ist bei der Prüfung des Verfügungsgrundes, für die nicht die Dringlichkeitsvermutung des § 12 Abs. 2 UWG gilt (Senatsurteil vom 13.11.2001, GRUR-RR 2002, 212) und bei der eine Interessenabwägung stattzufinden hat, zu berücksichtigen, dass die Firma O. F. inzwischen beim Landgericht München Klage auf Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung der Marke der Antragstellerin DE xxx, hilfsweise Löschungsklage erhoben hat. Auch wenn für den Verletzungsprozess grundsätzlich eine Bindungswirkung durch die Eintragung der Schutz beanspruchenden Marke besteht, hindert dies das Gericht nicht, die Erfolgsaussicht eines anhängigen Löschungsantrags in die Prüfung der Dringlichkeit der Rechtsverfolgung einzubeziehen (Berneke, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 2. Auflage, Rdnr. 424). Die Klage der Firma O. F. beim Landgericht München hat hohe Erfolgsaussichten, so dass das Interesse der Antragstellerin an der Dringlichkeit der Rechtsverfolgung aus ihrer Marke an Gewicht verliert.

34

Des weiteren ist in die Interessenabwägung einzubeziehen, dass die Antragstellerin sich durch ihr eigenes unlauteres Verhalten in die Lage gebracht hat, erhebliche Mengen des streitgegenständlichen Produktes von der Firma O. F. erworben zu haben und diese Bestände nun nicht – wie beabsichtigt – ungehindert von Konkurrenten abverkaufen zu können. Der Antragstellerin war bekannt, dass die Firma O. F. keine exklusiven Vertriebsrechte für den deutschen Markt an sie vergeben wollte und in Kürze selbst eine Gemeinschaftsmarke anmelden wollte. Dies hat die Antragstellerin dadurch zu hintergehen versucht, dass sie eine eigene Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und hierüber die Firma O. F., die ihrerseits ihre Strategie offengelegt hatte, in Unkenntnis gelassen hat. Hätte die Antragstellerin die Markenanmeldung offenbart, wäre sie von der Firma O. F. wahrscheinlich nicht beliefert worden, so dass die Antragstellerin nun nicht schützenswert ist, wenn sie den so erworbenen Warenbestand nicht mit dem gewünschten Erfolg absetzen kann.

35

Die Berufung war daher mit der Kostenfolge des § 97 ZPO zurückzuweisen.

36

Einer Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit bedarf es nicht, da die Sache kraft Gesetzes nicht revisibel, § 542 Abs. 2 ZPO.

37

Streitwert zweite Instanz: 50.000 € (entsprechend der von den Parteien nicht beanstandeten Wertfestsetzung in Ziffer V. der Beschlussverfügung des Landgerichts Düsseldorf vom 24.01.2007).