Urteil vom Oberlandesgericht Düsseldorf - 2 U 21/24

Tenor

A.Auf die Berufung der Klägerin wird das am 16.12.2021 verkündete Urteil der 4a Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:I.Die Beklagte wird verurteilt,1.es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen gesetzlichen Vertreter zu vollziehen ist, zu unterlassen,a)Abstandsstücke, die mehrere Schichten aus Metall umfassen, die durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind, der dem Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, die einen Betrag hat, der größer ist als ein minimaler Wert zum Erhalten des starren Abstandsstücks in einer Ebene, eine zu dieser Ebene lotrechte Komponente hat, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine Schicht abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und mindestens eine Komponente in der genannten Ebene hat, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten aufeinander gleiten zu lassen, wenn auf das Abstandsstück eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als dieser maximale Wert,in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,wenn diese ferner mindestens ein Ende umfassen, das aus der Ebene in Form eines Haltefußes hervortritt;b)Abstandsstücke, die mehrere Schichten aus Metall umfassen, die durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind, der dem Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, die einen Betrag hat, der größer ist als ein minimaler Wert zum Erhalten des starren Abstandsstücks in einer Ebene und die eine zu dieser Ebene lotrechte Komponente hat, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine Schicht abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, wobei die Abstandsstücke ferner mindestens ein Ende umfassen, das aus der Ebene in Form eines Haltefußes hervortritt,welche dazu geeignet sind, für ein Verfahren zur Anordnung eines zweiten Teils, das eine zweite nicht waagrechte Fläche aufweist, auf einem ersten Teil, das eine erste, nicht horizontale Fläche aufweist, verwendet zu werden, welches Verfahren die folgenden Schritte umfasst:- Bereitstellen des Abstandsstücks- schrittweises Entfernen einer oder mehrerer Schichten auf einer Seite bis zum Erhalt einer Keildicke, die der Abstandsanordnung entspricht,- Platzieren des Unterlegkeils auf die erste Fläche derart, dass der Fuß den Unterlegkeil auf dem ersten Teil hält,- Annähern des zweiten Teils an den ersten Teil gegen das Abstandsstück

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern;

2.der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu 1. a) und b) bezeichneten Handlungen seit dem 30.04.2015 begangen hat, und zwar unter Angabea)der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und/oder anderer Vorbesitzer,b)der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,c)der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;3.der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu 1. a) und b) bezeichneten Handlungen seit dem 30.04.2015 begangenen hat, und zwar unter Vorlage eines einheitlichen und geordneten Verzeichnisses, unter Angabea)der Herstellungsmengen und -zeiten,b)der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,c)der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typen-bezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,e)der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Verbreitungszeitraum, Verbreitungsgebiet und (bei Printwerbung) Auflagenhöhe sowie (bei Internetwerbung) Anzahl der Seitenaufrufe,f)der nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;4.die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, unter 1. a) bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die genannten Erzeugnisse selbst zu vernichten;5.die unter Ziffer 1. a) bezeichneten, seit dem 30.04.2015 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern schriftlich unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des OLG Düsseldorf vom 30.10.2025) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen.II.Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu I. 1. a) und b) bezeichneten, seit dem 30.04.2015 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.III.Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.B.Von den Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz haben die Beklagte 70 % und die Klägerin 30 % zu tragen.C.Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 350.000,00 EUR abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zwangsweise durchzusetzenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leisten.D.Die Revision wird nicht zugelassen.E.Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

G r ü n d e :

Die Klägerin ist seit dem 17.03.2020 als Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in französischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents EP 2 327 541 (Klagepatent, Anlage LSG1; deutsche Übersetzung Anlage LSG3) eingetragen, das die Bezeichnung „Cale d’épaisseur et procédé de fabrication de ladite cale d’épaisseur“ (in Deutsch laut Klagepatentschrift: „Unterlegkeil und Herstellungsverfahren eines solchen Unterlegkeils“) trägt. Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Rückruf der als patentverletzend angegriffenen Gegenstände sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch.

Die dem Klagepatent zugrundeliegende Anmeldung wurde am 25.11.2009 eingereicht. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 07.05.2014 im Patentblatt. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 60 2009 023 845.0 geführt. Das Klagepatent steht in Kraft.

Eine von der Beklagten gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht durch Urteil vom 08.11.2022 (Az. 3 Ni 35/20 (EP); Anlage LSG26) abgewiesen. Die hiergegen eingelegte Berufung der Beklagten hat der Bundesgerichtshof durch Urteil vom 29.04.2025 (Az.: X ZR 43/23; Anlage LSG29; GRUR 2025, 1079 – Abstandsstück) zurückgewiesen.

Anmelder und vormals eingetragener Inhaber des Klagepatents war Herr A. Dieser schloss unter dem 30.04.2015 mit der Klägerin eine in französischer Sprache abgefasste „Patentüberlassungsvereinbarung“ (Anlage LSG4; deutsche Übersetzung Anlage LSG4a) ab.

Das Klagepatent betrifft u.a. ein Abstandsstück bzw. einen Unterlegkeil (die Begriffe Abstandsstück und Unterlegkeil werden nachfolgend synonym verwandt). Wegen des Wortlauts der in diesem Rechtsstreit geltend gemachten Patentansprüche 1, 6 und 7 in der Verfahrenssprache wird auf die Klagepatentschrift verwiesen. Die in der Klagepatentschrift angegebene deutsche Übersetzung dieser Patentansprüche lautet wie folgt:

„1.Unterlegekeil (20, 30, 40), der mehrere Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) umfasst, die durch einen Harzfilm (21, 22, 23, 24, 25) voneinander getrennt sind, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, der hat:

ein Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene,
eine lotrechte Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und
mindestens eine Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,

dadurch gekennzeichnet, dass er mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes (13, 14, 15) hervortritt.“

„6.Verkeilungsverfahren eines zweiten Teils (32), das eine zweite, nicht waagerechte Fläche (18) auf einem ersten Teil (31) aufweist, das eine erste, nicht horizontale Fläche (17) aufweist, das die Schritte umfasst, die darin bestehen:

Bereitstellen eines Unterlegekeils (20, 30, 40), der mehrere Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5, 6) umfasst, die durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, mit einem Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene und einer lotrechten Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, wobei der Unterlegekeil mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes (13) hervortritt,
schrittweises Entfernen einer oder mehrerer Schichten (6, 5, 4) auf einer Seite (9) bis zum Erhalt einer Keildicke, die der Verkeilung entspricht,
Platzieren des Unterlegekeils (20, 30, 40) auf die erste Fläche (17) derart, dass der Fuß (13) den Unterlegekeil (20) auf dem ersten Teil (31) hält,
Annähern des zweiten Teils (32) an den ersten Teil (31) gegen den Unterlegekeil (20).“

„7. Herstellungsverfahren eines Unterlegekeils (20, 30, 40), das die Schritte umfasst, bei denen:

eine flüssige Lösung zubereitet wird, die ein nicht polymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst,
mehrere Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) mit der flüssigen Lösung derart beschichtet werden, dass auf mindestens einer Schichtseite ein Harzfilm gebildet wird,
die Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) derart gestapelt werden, dass die voneinander von dem Harzfilm getrennt sind, und
das Harz in einen Polymerisationszustand geführt wird, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht mit einem Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene, einer lotrechte Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und mindestens einer Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,

dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren nach Erhalt der Kohäsionskraft zwischen den Schichten einen Schritt umfasst, bei dem mindestens ein Ende (43) des Keils in ein Werkzeug (41, 42) geklemmt wird, ohne es zu spannen, und auf den Keil (20, 30, 40) eine Scherkraft ausgeübt wird, die bewirkt, dass die Schichten übereinander derart gleiten, dass aus der Ebene das Ende in Form eines Klemmfußes (13) heraustritt.“

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 5 sowie 6 und 7 der Klagepatentschrift erläutern die Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele, wobei Figur 1 eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Mehrschichtprodukts zeigt. Figur 5 zeigt ein Verwendungsbeispiel eines Abstandsstücks gemäß der Erfindung und die Figuren 6 und 7 zeigen einen Abkantschritt eines Herstellungsverfahrens gemäß der Erfindung.

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

Die Beklagte ist auf dem Gebiet der Stanztechnik tätig. Sie stellt in Deutschland Unterlegkeile (Abstandsstücke) mit der Bezeichnung „Y1“ mit Klemmfuß (angegriffene Ausführungsform) her, die sie auf ihrer Internetseite anbietet. Bei den „Y1“-Produkten handelt es sich nach der Werbung der Beklagten um „laminierte, abschälbare Zwischenlagen für den individuellen Toleranzausgleich“ (Anlage LSG7, S. 5) bzw. „schälbare Schichtbleche“, worunter man ein Material versteht, das aus einzelnen Metallfolien besteht (Anlage LSG8). Die einzelnen Metallfolien werden mit einem Polymerharz zu einer Tafel verleimt. Durch Schälen können die Folienschichten zur Reduzierung der Dicke des Folienverbandes manuell entfernt werden. Dadurch können die „Y1“-Produkte einer Fügestelle gezielt angepasst werden, um Fertigungstoleranzen verschiedener Bauteile auszugleichen (Anlage LSG8).

Die Klägerin ließ im Juni 2017 auf der „B. Show“ in C./Frankreich auf dem dortigen Messestand der Beklagten aufgrund eines Gerichtsbeschlusses durch einen französischen Gerichtsvollzieher ein Exemplar eines Unterlegkeils beschlagnahmen, welches Exemplar seitdem von dem Gerichtsvollzieher verwahrt wird. Die nachfolgend wiedergegebene, von der Klägerin vorgelegte Abbildung (Klageschrift, S. 2[Bl. 21 LG-Akte]; Anlage LSG17) zeigt den auf der Messe in Frankreich beschlagnahmten Unterlegkeil.

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

Als Anlage LSG 22 hat die Klägerin außerdem mehrere Fotos des von dem französischen Gerichtsvollzieher beschlagnahmten und von diesem verwahrten Exemplars überreicht, von denen nachfolgend zwei Abbildungen wiedergegeben werden, wobei die Markierungen von der Klägerin hinzugefügt worden sind.

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

Weitere Fotos des in Frankreich beschlagnahmten Exemplars hat die Klägerin in zweiter Instanz als Anlage LSG23 vorgelegt.

Die Beklagte hat ihrerseits auf die nachstehend eingeblendete, von ihr mit Markierungen versehende Abbildung (Abbildung 5 auf S. 13 der Klageerwiderung v. 02.11.2020, Bl. 64 LG-Akte) Bezug genommen.

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

Ausweislich dieser Abbildung sind am Ende des Unterlegkeils Stufen ausgebildet (gelbe Pfeile). Diese Stufen haben sich bei der Ausbildung des Klemmfußes gebildet.

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die vorstehend wiedergegebenen Abbildungen jeweils ein Exemplar der angegriffenen Ausführungsform zeigen.

Die Beklagte hat im Verlaufe des Berufungsrechtsstreits als Anlage KAP18 außerdem ein Muster der angegriffenen Ausführungsform zu den Akten gereicht.

Die Klägerin sieht in Herstellung und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform eine Verletzung des Klagepatents, nämlich eine unmittelbare Verletzung sowohl des Anspruchs 1 als auch des Anspruchs 7 sowie eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 6. Sie hat vor dem Landgericht geltend gemacht:

Mit der Patentüberlassungsvereinbarung vom 30.04.2015 sei das Klagepatent von dem vormaligen Inhaber wirksam auf sie übertragen worden. Gleichzeitig seien den Zeitraum vom 07.06.2014 bis zum 29.04.2015 betreffende Ansprüche wirksam an sie abgetreten worden.

Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche sämtliche Merkmale des Patentanspruch 1 wortsinngemäß. Ein gewisses Auffächern bzw. Delaminieren im Bereich des Knicks bzw. des Klemmfußes führe nicht aus dem Klagepatent hinaus. Die Funktion, den Unterlegkeil durch die Kohäsionskraft in einer Ebene zu halten, werde hierdurch nicht beeinträchtigt. Entscheidend seien allein der Zusammenhalt des Unterlegkeils insgesamt sowie der Erhalt der starren Ebene im ebenen Teil des Unterlegkeils. Insoweit komme es allein auf das Beabstandungsteil an. Was das Merkmal des Anspruchs 1 anbelange, wonach die Kohäsionskraft zwischen den Schichten mindestens eine Komponente in der Ebene habe, die kleiner sei als ein zweiter maximaler Wert, der erlaube, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt werde, die größer sei als der maximale Wert, werde nur gefordert, dass ein Gleiten möglich sei, nicht aber, dass alle Schichten tatsächlich gleiten. Irrelevant sei, ob sich die Schichten im Bereich des Klemmfußes bzw. des Knicks zu einem gewissen Grade lösten. Maßgeblich sei alleine, dass der ebene Teil starr in einer Ebene verbleibe und der hervortretende Klemmfuß eine Festhakfunktion bereitstellen könne. Was das den Klemmfuß betreffende Anspruchsmerkmal angehe, ergebe sich aus diesem nicht, dass die Schichten im Bereich des Klemmfußes nicht auffächern dürften.

Die angegriffene Ausführungsform werde gemäß dem in Anspruch 7 unter Schutz gestellten Herstellungsverfahren gefertigt. Unabhängig von der gesetzlichen Vermutung des § 139 Abs. 3 PatG könne der Klemmfuß in wirtschaftlich effizienter Weise schlechterdings nicht anders ausgebildet werden als dies im letzten Merkmal des Anspruchs 7 beschrieben sei. Darüber hinaus verletze die Beklagte den Patentanspruch 6 mit der angegriffenen Ausführungsform mittelbar. Dieser Anspruch verlange nicht, dass der Klemmfuß durch ein Gleiten der Schichten aus der Ebene herausgetreten sei. Entscheidend sei allein, ob ein Klemmfuß vorliege, unabhängig davon, wie dieser hergestellt worden sei. Es sei nach den Umständen offensichtlich, dass der angegriffene Unterlegkeil zur Verwendung des Verkeilungsverfahrens gemäß Anspruch 6 geeignet und bestimmt sei, da er gerade zu einer solchen Verkeilung eingesetzt würde.

Die Beklagte, die Klageabweisung und hilfsweise Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage beantragt hat, hat die Aktivlegitimation der Klägerin bestritten und eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt. Sie hat u.a. geltend gemacht:

Die angegriffene Ausführungsform entspreche nicht den Vorgaben des Patentanspruchs 1. Patentgemäß würden bestimmte Anforderungen an die wirkenden Kohäsionskräfte gestellt. So müsse einerseits der innere Zusammenhalt des Harzes stark genug sein, die Verbindung zwischen den Metallschichten während des Biegevorgangs zu halten. Sonst delaminierten die Schichten und es befänden sich auf beiden Metallschichten Reste des Harzes. Andererseits dürfe der innere Zusammenhalt des Harzes nicht so stark sein. Er müsse so „weich“ und flexibel bleiben, dass die einzelnen Schichten aufeinander gleiten könnten. Sei das Harz zu fest und unflexibel, reiße wiederum die Verbindung im Harz. Das Harz der angegriffenen Ausführungsform weise nicht die patentgemäßen Eigenschaften auf. Die angegriffene Ausführungsform nutze kein Harz, das eine Kohäsionskraft aufweise, die größer sei als ein minimaler Haltewert. Bei der angegriffenen Ausführungsform lösten sich nämlich beim Biegevorgang die einzelnen Schichten voneinander. Da einzelne Schichten delaminierten, sei auch das das Gleiten der Schichten betreffende Anspruchsmerkmal nicht verwirklicht. Bei der angegriffenen Ausführungsform bildeten sich am Ende des Keils zwischen den gelösten Schichten Stufen. An diesen hätten sich die Schichten gelöst und seien nicht aufeinander geglitten. Man erkenne auch, dass sich genau an den Kanten der Stufen die Schichten im Inneren des Keils ablösten. Hätte das Harz die Eigenschaften, welche die Klägerin diesem zuschreibe, würden sich bei der plastischen Verformung des Stücks gerade keine Stufen ausbilden; dann müsse sich vielmehr eine gleichmäßige schräge Ebene ausbilden. Schließlich sei auch das den Klemmfuß betreffende Anspruchsmerkmal nicht verwirklicht, da sich bei der angegriffenen Ausführungsform am Ende des Keils die Schichten voneinander lösten.

Eine unmittelbare Verletzung des Patentanspruchs 7, der dem Anspruch 1 nachgebildet sei, liege aus den vorstehenden Gründen ebenfalls nicht vor. Außerdem benutze sie – die Beklagte – ein anderes Herstellungsverfahren. Sie verwende nämlich Lösungsmittel in einem Verhältnis, das weniger als 20 Volumenprozent der Lösung betrage. Demnach sei kein „Überfluss“ des Lösungsmittels vorhanden. Eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 6 scheide ebenfalls aus, da es bei der angegriffenen Ausführungsform an einem patentgemäßen Klemmfuß fehle. Insoweit nehme Anspruch 6 nämlich ein Abstandsstück nach Anspruch 1 in Bezug.

Lasse man – zu Unrecht – für die Benutzung des Klagepatents ausreichen, dass irgendeine Art von Krümmung als Klemmfuß vorliege, und nehme man in Kauf, dass ein Delaminieren/Auffächern auftrete, stehe ihr jedenfalls ein privates Vorbenutzungsrecht zu, da sie vor dem 25.11.2009 in Erfindungsbesitz gewesen sei und Veranstaltungen getroffen habe, die vermeintliche Erfindung in Benutzung zu nehmen. Ihr Erfindungsbesitz ergebe sich aus Fotos (Anlage KAP2), die sie am 12.10.2009 in einer E-Mail (Anlage KAP3 / KAP3A) an ihren Kunden Y2 im Rahmen eines Bieterverfahrens gesendet habe. In diesen Fotos sei ein schälbares Abstandsstück gezeigt, das aus Metallschichten bestehe und das einen Klemmfuß aufweise. Zwischen den einzelnen Schichten befinde sich ein Harzfilm. Dieser ermögliche ein erfindungsgemäßes Gleiten. Ausweislich der E-Mail habe sie auch erkannt, dass es das entwickelte Abstandsstück erlaube, durch Biegen einen Klemmfuß auszubilden, und dass dieser Klemmfuß es ermögliche, das ganze Abstandsstück nach dessen Ausbildung zu schälen. Sie habe an dem Bieterverfahren auch teilgenommen. Insbesondere habe sie Y2 fertige Produkte angeboten. Das Angebot in der E-Mail vom 12.10.2009 habe sich nicht auf Prototypen, sondern auf Muster bzw. eine Probe bezogen.

Darüber hinaus sei das Klagepatent nicht rechtsbeständig, weshalb das Verfahren jedenfalls bis zur Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen sei.

Durch Urteil vom 16.12.2021 hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt:

Die angegriffene Ausführungsform mache von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch. Eine unmittelbare Verletzung des Patentanspruchs 1 liege nicht vor. Nicht verwirklicht sei bereits das Merkmal, wonach die Kohäsionskraft einen Betrag habe, der größer sei als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene. Der Anspruchswortlaut schließe es aus, dass sich Schichten voneinander lösten (Delaminieren). Er enthalte weiter keine Einschränkung dahin, dass die Haltefunktion des Harzes nur an bestimmten Abschnitten des Abstandsstücks gewährleistet sein oder dass diese nur vorübergehend vorliegen müsse. Das in Rede stehende Merkmal betreffe den gesamten Keil und die Anforderungen an die Kohäsionskraft müssten dauerhaft vorliegen. Diese Auslegung werde durch die Patentbeschreibung bestätigt. Bei der angegriffenen Ausführungsform sei die Kohäsionskraft nur auf der steifen Seite (dem Abstandsteil) so groß, dass die einzelnen Schichten zusammenhielten und den Keil ausbildeten. Die Schichten lösten sich jedoch beim Biegen des Keils am hinteren Ende des Keils voneinander, so dass an dieser Stelle des Keils die Kohäsionskraft nicht groß genug sei. Das Ablösen beginne bereits kurz vor dem Biegeknick. Das Anspruchsmerkmal, wonach die Kohäsionskraft mindestens eine Komponente in der Ebene habe, die kleiner sei als ein zweiter maximaler Wert, der erlaube, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt werde, die größer sei als der maximale Wert, werde von der angegriffenen Ausführungsform ebenfalls nicht verwirklicht. Ein Gleiten der Metallschichten verlange, dass die Metallschichten ihre horizontale Position zueinander veränderten, ohne dass sich die Schichten voneinander lösten. Es liege daher kein Gleiten vor, wenn sich die einzelnen Schichten voneinander lösen. Nicht ausreichend sei es, wenn nur einzelnen Schichten ein Gleiten erlaubt werde. Auch wenn der Anspruch das Delaminieren nicht wörtlich nenne, erkenne der Fachmann, dass neben dem akkuraten Ablösen der Schichten zwingend die passgenaue Dicke des Unterlegkeils ohne Krümmung und Abstände beibehalten werden solle. Bei einem Delaminieren sei diese zwingende Passgenauigkeit nicht mehr gewährleistet. Gerade vor dem Hintergrund, dass das Klagepatent die Verwendung von duroplastischen Harzen erlaube, die nur schwer zur Ausbildung eines Klemmfußes verformbar sein könnten und somit eine größere Gefahr des Reißens beinhalteten, werde der Fachmann darauf Wert legen, ein Delaminieren gänzlich zu vermeiden. Bei der angegriffenen Ausführungsform seien indes die Enden des Fußes delaminiert und bildeten Stufen aus. Da nur ein solches Gleiten anspruchsgemäß sei, bei dem der Zusammenhalt der Schichten nicht verloren gehe, stehe dies einer Verwirklichung des Merkmals entgegen. Es führe aus der Lehre des Klagepatents hinaus, wenn einzelne Schichten sich voneinander lösten, selbst wenn daneben Schichten existierten, die geglitten seien. Entsprechendes gelte für die erkennbare Stufenbildung, da diese ebenfalls darauf hinweise, dass die übrigen Schichten sich voneinander gelöst hätten. Nicht verwirklicht sei schließlich auch das Merkmal, wonach der Unterlegkeil ein Ende umfasse, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes hervortrete. Erforderlich sei hiernach, dass der Klemmfuß aus mehreren Metallschichten bestehe, welche zueinander verschoben seien, ohne dass deren Verbindung mittels der Kohäsionskraft des Harzfilmes zueinander aufgehoben worden sei. Hätten sich die Metallschichten voneinander gelöst, handele es sich nicht mehr um einen patentgemäßen Klemmfuß. Bei der angegriffenen Ausführungsform bestehe der Fuß ausweislich der von der Beklagten vorgelegten Abbildung aus voneinander gelösten Schichten. Insbesondere im Knickpunkt sei erkennbar, dass sich zwischen den einzelnen Schichten Lücken gebildet hätten.

Hieraus folge zugleich, dass nicht festgestellt werden könne, dass die angegriffene Ausführungsform mit einem Harz im Sinne des Anspruchs 7 hergestellt werde bzw. dass die Beklagte das in diesem Anspruch unter Schutz gestellte Herstellungsverfahren anwende. Die angegriffene Ausführungsform weise an ihrem Ende Schichten auf, die sich insbesondere im Knick voneinander lösten. Mithin bewirke die Scherkraft nicht, dass die Schichten übereinander glitten und so den Klemmfuß ausbildeten.

Schließlich scheide auch eine mittelbare Verletzung des Anspruchs 6 aus. Denn die angegriffene Ausführungsform verwirkliche nicht das Merkmal, wonach der Unterlegkeil mindestens ein Ende umfasse, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes hervortrete. Erfasst würden nur solche Klemmfüße, die aus mehreren Metallschichten bestünden, welche zueinander verschoben seien, ohne dass deren Verbindung mittels der Kohäsionskraft des Harzfilmes zueinander aufgehoben worden sei. Erforderlich sei insoweit, dass sämtliche Metallschichten aneinander hafteten. Hätten sich einzelne Metallschichten voneinander gelöst, führe dies aus der Lehre des Anspruchs 6 heraus.

Mit ihrer gegen dieses Urteil eingelegten Berufung verfolgt die Klägerin ihr in erster Instanz erfolglos gebliebenes Klagebegehren weiter, wobei sie Schadensersatz, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Rückruf allerdings nur noch für die Zeit ab dem 30.04.2015 begehrt. Unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrages macht sie u.a. geltend:

Das Landgericht habe das Klagepatent unrichtig ausgelegt. Unzutreffend sei insbesondere die Auslegung, dass im Bereich des Klemmfußes keinerlei Delaminieren bzw. Lösen von Metallschichten auftreten dürfe. Patentanspruch 1 verlange lediglich einen Klemmfuß, der aus der (übrigen) Ebene des Unterlegkeils hervortrete. Der Klemmfuß nehme nicht an der Abstands-Einstell-Funktion des Unterlegkeils teil, so dass in seinem Bereich auch kein Zusammenhalt der Schichten wie im Bereich des Beabstandungsteils erforderlich sei. Entscheidend sei allein, dass der Klemmfuß die Festhakfunktion bereitstelle. Ein vollständiger Ausschluss jeglichen Delaminierens werde nicht verlangt. Auch sonst sei dem Anspruch nicht zu entnehmen, dass im Bereich des Klemmfußes ein Delaminieren verboten sei. Für den Fachmann komme es im Bereich des Klemmfußes darauf nicht an. Unter einem „Gleiten“ im Sinne des Klagepatents sei eine tangentiale Relativbewegung benachbarter Schichten zu verstehen. Dass diese ohne „Lösen“ benachbarter Schichten stattfinden müsse, verlange der Patentanspruch nicht. Vielmehr sei ein Lösen aus der fixen Verhaftung benachbarter Schichten gerade Voraussetzung eines Gleitens. Dieses Lösen aus der fixen Verhaftung müsse die Kohäsionskraft erlauben, um die tangentiale Relativbewegung zu ermöglichen. Andererseits könne aus dem „Erlaubt sein“ eines Gleitens auch nicht abgeleitet werden, dass zwischen allen Schichten und an allen Stellen ein Gleiten stattfinden müsse. Ein solches müsse möglich sein, aber nicht zwingend stattfinden. Es genüge daher ein Gleiten zwischen einem Teil der Schichten. In jedem Falle schließe der Anspruch nicht aus, dass es zwischen einzelnen benachbarten Schichten auch zu einem Lösen bzw. Ablösen kommen könne, insbesondere wenn dies z.B. nur im Bereich des Klemmfußes stattfinde. Richtigerweise sei der Patentanspruch 1 dahin auszulegen, dass die Metallschichten im ebenen Teil des Unterlegkeils zusammenhalten müssten, im Bereich des Klemmfußes aber ein Delaminieren bzw. Lösen einzelner Schichten nicht verboten sei. Was den Patentanspruch 7 anbelange, verlange ebenfalls keines der vom Landgericht angesprochenen Merkmale, dass kein Delamieren im Bereich des Klemmfußes stattfinde. Insbesondere verlange das letzte Merkmal dieses Anspruchs nicht, dass einzelne Schichten im Bereich des Klemmfußes während des Biegens oder nach der Entnahme aus dem Werkzeug nicht delaminieren dürften. Keinesfalls stehe ein Auffächern nach der Entnahme aus dem Werkzeug einer Merkmalsverwirklichung entgegen, solange während des Biegevorgangs wenigstens stellenweise ein Gleiten stattgefunden habe. Der Patentanspruch 6 enthalte im Unterschied zu den Ansprüchen 1 und 7 kein das Gleiten der Schichten betreffendes Merkmal. Dieser Anspruch sei dahin auszulegen, dass die Metallschichten im ebenen Teil des Unterlegkeils schälbar zusammenhalten müssten und dass ein Klemmfuß aus der Beabstandungsebene hervortreten müsse, was aber ein Delaminieren bzw. Lösen einzelner Schichten im Bereich des Klemmfußes nicht ausschließe.

Hiervon ausgehend verletze die angegriffene Ausführungsform die Ansprüche 1 und 7 unmittelbar sowie den Anspruch 6 mittelbar. Bei dem in dem von der Beklagten stammenden Foto gezeigten Exemplar der angegriffenen Ausführungsform bestünden keine „Abstände zwischen den Schichten“, was die Beklagte in erster Instanz auch gar nicht vorgetragen habe. Ihren diesbezüglichen Tatbestandsberichtigungsantrag habe das Landgericht zu Unrecht zurückgewiesen. Ersichtlich blieben bei diesem Exemplar die Schichten zusammen, und zwar auch die Schichten, die Stufen ausbildeten. Dabei zeigten gerade die Stufen, dass die angrenzenden Metallschichten relativ zueinander geglitten seien. Ob sich das Harz dabei ganz oder teilweise gelöst habe, sei irrelevant. Das in den von ihr (der Klägerin) vorgelegten Fotos gezeigte Exemplar der angegriffenen Ausführungsform weise ebenfalls im Bereich des Klemmfußes Schichten auf, die sich relativ zueinander in tangentialer Richtung verschoben hätten, also geglitten seien. Teilweise habe dieses Gleiten stattgefunden, ohne dass sich Abstände zwischen den angrenzenden Schichten ausgebildet hätten, vereinzelt hätten sich im Bereich des Klemmfußes geringfügige Abstände ausgebildet. Beide Exemplare der angegriffenen Ausführungsform entsprächen den Vorgaben der geltend gemachten Patentansprüche.

Die Klägerin beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und

I.die Beklagte zu verurteilen,es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, wobei eine Ordnungshaft am jeweiligen gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,

a)Unterlegkeile, die mehrere Metallschichten umfassen, die durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, die hat: - ein Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene, - eine lotrechte Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und - mindestens eine Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

wenn diese mindestens ein Ende umfassen, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes hervortritt (EP 2 327 541 – Anspruch 1);

b)ein Herstellungsverfahren eines Unterlegkeils, das die Schritte umfasst, bei denen:

55
eine flüssige Lösung zubereitet wird, die ein nicht polymerisiertes Harz undLösungsmittel im Überfluss umfasst,
56
mehrere Metallschichten mit der flüssigen Lösung derart beschichtet werden, dass auf mindestens einer Schichtseite ein Harzfilm gebildet wird,
57
die Metallschichten derart gestapelt werden, dass die voneinander von dem Harzfilm getrennt sind, und
58
das Harz in einen Polymerisationszustand geführt wird, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht mit einem Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene, einer lotrechte Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und mindestens einer Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,

in der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden,

wenn das Verfahren nach Erhalt der Kohäsionskraft zwischen den Schichten einen Schritt umfasst, bei dem mindestens ein Ende des Keils in ein Werkzeug geklemmt wird, ohne es zu spannen, und auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die bewirkt, dass die Schichten übereinander derart gleiten, dass aus der Ebene das Ende in Form eines Klemmfußes heraustritt (EP 2 327 541 – Anspruch 7);

c)Unterlegkeile in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, die mittels eines Verfahrens zur Herstellung eines Unterlegekeils hergestellt worden sind, das die Schritte umfasst, bei denen: - eine flüssige Lösung zubereitet wird, die ein nicht polymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst,

63
mehrere Metallschichten mit der flüssigen Lösung derart beschichtet werden, dass auf mindestens einer Schichtseite ein Harzfilm gebildet wird,
64
die Metallschichten derart gestapelt werden, dass die voneinander von dem Harzfilm getrennt sind, und
65
das Harz in einen Polymerisationszustand geführt wird, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht mit einem Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene, einer lotrechte Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und mindestens einer Komponente in der Ebene, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten übereinander gleiten zu lassen, wenn auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert,

d)Unterlegkeile, die mehrere Metallschichten umfassen, die durch einen Harzfilm von einander getrennt sind, der dem Keil eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, mit einem Modul, das größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Keils in einer Ebene und einer lotrechten Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine der Schichten abzuschälen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, wobei der Unterlegkeil mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Klemmfußes hervortritt,

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern,

wenn die Unterlegkeile dazu geeignet sind, für ein Verkeilungsverfahren eines zweiten Teiles, das eine zweite nicht waagrechte Fläche aufweist, auf einem ersten Teil, das eine erste nicht horizontale Fläche aufweist, verwendet zu werden, wobei das Verfahren die Schritte umfasst, die darin bestehen: - Bereitstellen des Unterlegkeils, - schrittweises Entfernen einer oder mehrerer Schichten auf einer Seite bis zum Erhalt einer Keildicke, die der Verkeilung entspricht, - Platzieren des Unterlegkeils auf die erste Fläche derart, dass der Fuß den Unterlegkeil auf dem ersten Teil hält, - Annähern des zweiten Teils an den ersten Teil gegen den Unterlegkeil (EP 2 327 541 – Anspruch 6, mittelbar);

II.

die Beklagte zu verurteilen, ihr (der Klägerin) für die Zeit ab dem 30.04.2015 Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der vorstehend unter Ziffer I. bezeichneten Erzeugnisse zu erteilen, unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und/oder anderer Vorbesitzer sowie der gewerblichen Abnehmer und der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren;

b) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der Auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

III.

die Beklagte zu verurteilen, ihr (der Klägerin) über den Umfang der vorstehend unter Ziffer I. bezeichneten und seit dem 30.04.2015 begangenen Handlungen Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eines einheitlichen und geordneten Verzeichnisses, unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und -zeiten,

b) der einzelnen Lieferungen, unter Einschluss der Liefermengen und -preise, aufgeschlüsselt nach Lieferzeiten und Typenbezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) des durch die Durchführung des Verfahrens zu Ziffer I. b) erzielten Umsatzes und der Menge der unter Anwendung dieses Verfahrens hergestellten Erzeugnisse,

d) der einzelnen Angebote, unter Einschluss der Angebotsmengen und -preise, aufgeschlüsselt nach Angebotszeiten und Typen-bezeichnungen, sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, unter Einschluss von Verbreitungszeitraum, Verbreitungsgebiet und (bei Printwerbung) Auflagenhöhe sowie (bei Internetwerbung) Anzahl der Seitenaufrufe,

f) der nach einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

der Beklagten vorbehalten bleiben mag, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

IV.festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr (der Klägerin) allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer I. bezeichneten, seit dem 30.04.2015 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird;

V.die Beklagte zu verurteilen, die im Inland in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen Erzeugnisse entsprechend vorstehender Ziffer I. a) und Ziffer I. c) an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die genannten Erzeugnisse selbst zu vernichten;

VI.die Beklagte zu verurteilen, die unter I. a) und I. c) bezeichneten, frühestens seit dem 30.04.2015 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern schriftlich unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil des OLG Düsseldorf vom ...) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil als zutreffend und tritt dem Berufungsvorbringen der Klägerin unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens im Einzelnen entgegen, wobei sie u.a. geltend macht:

Das Landgericht habe das Klagepatent zutreffend ausgelegt. Es habe den Sinngehalt jedes Anspruchs zutreffend ermittelt. Kern der Lehre des Klagepatents sei das zwischen den Schichten liegende Harz und die Eigenschaften, die es dem Keil verleihe. Der Harzfilm erstrecke sich über die ganze Länge des Unterlegkeils, zwischen allen Metallschichten. Er solle die Fachperson dazu befähigen, aus dem einheitlich in einer Ebene hergestellten Unterlegkeil einen Klemmfuß auszubilden. Das Klagepatent unterscheide entsprechend nicht zwischen unverformtem Teil und Klemmfuß. Es stelle an den Harzfilm zwischen den Schichten einheitliche Anforderungen. Das Klagepatent habe es sich zur Aufgabe gemacht, ein Umbiegen des vollständigen Keils zu ermöglichen, das mit jenem vergleichbar sei, das bei einem Abstandsstück aus Stahl möglich sei. Die Lösung hierfür sei das Gleiten der einzelnen Schichten übereinander, um den Biegestress auszugleichen. Richtig sei, dass die Abstands-Einstell-Funktion nicht beeinträchtigt werden solle. Der Klemmfuß müsse daher ohne Beeinträchtigung des ebenen Teils des Keils ausgebildet werden können. Die Fachperson erkenne, dass dies nicht gewährleistet sei, wenn die Metallschichten sich voneinander lösten. Wie die angegriffene Ausführungsform veranschauliche, ziehe sich jeder Bruch in der Harzschicht (Delaminierung) wie ein Riss durch die Schichten des Unterlegkeils. Sei eine Gruppe an Metallschichten delaminiert, bestehe die Gefahr, dass die Schichten dieser Gruppe nicht mehr einzeln abgelöst werden könnten. Das Gleiten der Schichten solle eine Verformung des Abstandsstücks ermöglichen, die dem Umbiegen eines Abstandsstücks aus Stahl vergleichbar ist. Ein Abstandsstück aus Stahl fächere an seinen Enden nicht auf. Die Fachperson verstehe, dass sie ein und dasselbe Harz zwischen allen Metallschichten aufbringe und dann den ganzen „Block“ an Metallschichten biege. Verleihe das Harz dem Keil die Eigenschaft nach dem Merkmal 1.2.3 der Merkmalsgliederung des Landgerichts, verstehe die Fachperson, dass sich alle Schichten gleich verhielten. Diese gehe damit nicht davon aus, dass nur einzelne Schichten gleiten könnten. Die Klägerin verkenne, dass es wesentlich auf die Eigenschaften des Harzes ankomme. Entweder das Harz erlaube es den Schichten, übereinander zu gleiten, oder das Harz erlaube es den Schichten, nicht übereinander zu gleiten. Gleiten setze Kontakt voraus. Reiße die Verbindung zwischen den Metallschichten, berührten sie sich nicht mehr und sie glitten nicht übereinander. Das Klagepatent verlange für das Gleiten, dass die Schichten nicht brechen, so dass sich die Schichten eben gerade nicht lösten. Unzutreffend sei das Landgericht allerdings davon ausgegangen, dass ein anspruchsgemäßes Harz aus der Gruppe der Duroplasten stammen könne. Denn ein Duroplast verhindere ein Gleiten der Schichten aufeinander, da er nicht mehr verformbar, sondern spröde sei. Auch das den Klemmfuß betreffende Anspruchsmerkmal verlange, dass die Metallschichten zueinander verschoben seien, ohne dass deren Verbindung zueinander aufgehoben sei. Das Merkmal sei so zu verstehen, dass dem Klemmfuß dieselben Eigenschaften zukommen sollten wie dem übrigen Teil des Unterlegkeils. Die Eigenschaften der verwendeten Materialien, insbesondere des Harzes, seien über das gesamte Produkt gleich.

Den Patentanspruch 7 habe das Landgericht zutreffend ausgelegt. Gleiches gelte für den Anspruch 6. Zutreffend habe das Landgericht festgestellt, dass auch dieser Anspruch verlange, dass die Enden des Klemmfußes nicht delaminieren. Er erfasse nur Klemmfüße, deren sämtliche Metallschichten aneinander hafteten.

Die angegriffene Ausführungsform verletze weder die Ansprüche 1 und 7 unmittelbar noch den Anspruch 6 mittelbar. Wie das Landgericht zutreffend festgestellt habe, bestünden bei den in den vorliegenden Fotos gezeigten Exemplaren der angegriffenen Ausführungsform zwischen den delaminierten Schichten im Bereich des Klemmfußes Abstände. Zwischen diesen Schichten bestehe keine Kohäsionskraft, die größer sei als ein minimaler Haltewert. Zudem beeinflusse die Delaminierung nicht nur den Zusammenhalt im Bereich des Klemmfußes. Die Schichten delaminierten bereits vor dem Knick. Die Ausführungsformen verfehlten somit einen wesentlichen Effekt (Garantie einer perfekten Ebenheit) der technischen Lehre des Klagepatents. Die von der Klägerin vorgelegten Fotos zeigten deutlich, dass die Schichten bis in den Beabstandungsteil des Keils delaminieren. Zudem glitten die Schichten gerade nicht übereinander, weil das Harz in Form eines Duroplasten genau dies verhindere und sich entweder das Aluminium länge oder der Harzfilm reiße. Reiße der Duroplast, löse sich die Metallschicht ruckartig von der angrenzenden Schicht. Hierdurch entstünden die leicht erkennbaren Stufen, die jeweils mit einem Riss innerhalb des Keils einhergingen. Selbst unter Zugrundelegung der Auslegung der Klägerin sei das betreffende Anspruchsmerkmal nicht verwirklicht. Denn die Risse zögen sich bis in den Teil des Unterlegkeils, der der Beabstandung diene. Dort wo keine Risse zu sehen seien, habe sich das Aluminium gelängt. Nur dort, wo der Biegestress zu groß geworden sei, sei der Duroplast gerissen, weil er ein Gleiten verhindere.

Was den Klemmfuß anbelange, sei das Landgericht zutreffend davon ausgegangen, dass diesem jedenfalls dieselben Eigenschaften zukommen sollten wie dem übrigen Teil des Keils. Dies sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall. Zutreffend habe das Landgericht festgestellt, dass die violetten Pfeile in der von ihr (der Beklagten) stammenden Abbildung Abstände zwischen den Schichten kennzeichneten. Diese Tatsache könne die Klägerin auch nicht mehr bestreiten. Rein vorsorglich bestreite sie, dass die an die Stufen angrenzenden Metallschichten in Kontakt seien. Dies belegten bereits die deutlich erkennbaren Risse im Bereich des Klemmfußes sowie im Bereich des Knicks. Das duroplastische Harz sei zwischen den Schichten gerissen, hierdurch seien die Schichten voneinander gelöst.

Sie verwende auch nicht das in Anspruch 7 beschriebene Herstellungsverfahren, sondern ein anderes Herstellungsverfahren. Sie bereite keine flüssige Lösung mit Lösungsmittel „im Überfluss“ zu. Das Klagepatent verstehe hierunter, das Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % der Lösung zugegeben werde. Sie (die Beklagte) verwende Lösungsmittel in einem Verhältnis, das weniger als 20 Volumenprozent der Lösung betrage. Hierzu hat die Beklagte im Laufe des Berufungsverfahrens weiter vorgetragen (vgl. Bl. 366 ff. eA-OLG).

Das Berufungsgericht hat gemäß Beweisbeschluss vom 06.11.2023 (Bl. 635 – 645 eA-OLG) Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens. Außerdem hat der Senat mit Beschluss vom 18.12.2024 (Bl. 944 eA-OLG) die Ladung des gerichtlichen Sachverständigen zum Verhandlungstermin angeordnet. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das von Dr. D., Abteilungsleiter Klebtechnische Fertigung beim E.-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in F., erstattete schriftliche Gutachten vom 27.08.2024 (Bl. 815 – 836 eA-OLG) sowie die Niederschrift über den Verlauf der Sitzung vom 11.09.2025 (nachfolgend: Anhörungsprotokoll) verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Klägerin ist teilweise begründet. Die angegriffene Ausführungsform macht von der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch, weshalb die Beklagte das Klagepatent durch die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform unmittelbar verletzt. Ebenso verletzt die Beklagte den Patentanspruch 6 des Klagepatents dadurch mittelbar, dass sie die angegriffene Ausführungsform in Deutschland Abnehmern anbietet und an diese liefert. Wegen dieser Verletzung des Klagepatents stehen der Klägerin, die hinsichtlich der noch geltend gemachten Verletzungsansprüche insgesamt klagebefugt und aktivlegitimiert ist, die nunmehr zuerkannten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Vernichtung, Rückruf und Schadensersatz zu. Hingegen macht die Beklagte von der technischen Lehre des Patentanspruchs 7 keinen Gebrauch, weshalb der Klägerin die auf diesen Verfahrensanspruch gestützten Klageansprüche nicht zustehen. Insoweit hat die Berufung keinen Erfolg.

100

101

Die seit dem 17.03.2020 als Inhaberin des Klagepatents im Patentregister eingetragene Klägerin ist insgesamt prozessführungsbefugt und aktivlegitimiert.

102

1.Grundsätzlich zutreffend ist zwar, dass die Aktivlegitimation hinsichtlich der Ansprüche wegen Patentverletzung nicht aus der Eintragung einer Person als Inhaberin in das Patentregister gemäß § 30 Abs. 3 PatG erwächst. Denn die Eintragung im Patentregister hat nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2013, 713 – Fräsverfahren) keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage; sie wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend; ihre Legitimationswirkung ist beschränkt auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Patent. Für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit ist daher nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage am Klagepatent maßgeblich (BGH, GRUR 2013, 713 Rn. 53 f. – Fräsverfahren; Senat, Urt. v. 04.07.2024 – I-2 U 30/20, GRUR-RS 2024, 19029 Rn. 68 – Solarzelle). Wird ein (in die Zukunft gerichteter) Unterlassungsanspruch geltend gemacht, ist diese Differenzierung allerdings ohne Belang. Soweit ein Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 PatG besteht, ist der Beklagte auf die Klage des hierzu nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG legitimierten Patentinhabers nämlich nicht zur Unterlassung gegenüber einem bestimmten Berechtigten, sondern zur Unterlassung schlechthin zu verurteilen (vgl. BGH, GRUR 2013, 713 Rn. 55 – Fräsverfahren). Unabhängig von der materiellen Berechtigung am Klagepatent ist der im Register eingetragene Patentinhaber somit nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG prozessual berechtigt, aus dem Patent auf Unterlassung zu klagen (Senat, Urt. v. 04.07.2024 – I-2 U 30/20, GRUR-RS 2024, 19029 Rn. 68 – Solarzelle). Gleiches hat für den Vernichtungs- und den Rückrufanspruch zu gelten (Senat, Urt. v. 04.07.2024 – 2 U 30/20, GRUR-RS 2024, 19029 Rn. 69 – Solarzelle, m.w.N.). Auch im Falle der Geltendmachung dieser Ansprüche durch den nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG durch den Rolleneintrag legitimierten Patentinhaber kommt es nicht auf dessen materielle Inhaberschaft an dem Klagepatent an. Soweit ein Vernichtungsanspruch aus § 140a Abs. 1 PatG und ein Rückrufanspruch aus § 140a Abs. 3 PatG bestehen, ist der Beklagte vielmehr auf die Klage des hierzu nach § 30 Abs. 3 S. 2 PatG legitimierten Patentinhabers nicht zur Vernichtung und zum Rückruf der patentverletzenden Gegenstände gegenüber einem bestimmten Berechtigten, sondern zur Vernichtung und zum Rückruf schlechthin zu verurteilen (Senat, Urt. v. 04.7.2024 – I-2 U 30/20, GRUR-RS 2024, 19029 Rn. 69 – Solarzelle, m.w.N.).

103

Werden – wie im Streitfall – auch Ansprüche wegen Patentverletzung auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatzansprüche geltend gemacht, stehen diese aber nur dem zu dem jeweiligen Zeitpunkt materiell berechtigten Patentinhaber zu. Die Eintragung im Patentregister ist hierbei für die Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, allerdings nicht bedeutungslos. Ihr kommt im Rechtsstreit eine erhebliche Indizwirkung zu (BGH, GRUR 2013, 713 Rn. 58 – Fräsverfahren). Es bedarf in einem Verletzungsrechtsstreit regelmäßig keines weiteren Vortrags oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei auf den aus dem Register ersichtlichen Rechtsstand beruft, solange nicht konkrete Anhaltspunkte ersichtlich sind oder vom Gegner aufgezeigt werden, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt (BGH, GRUR 2013, 713 Rn. 60 – Fräsverfahren). Welche Anforderungen hierbei zu stellen sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Nach der Entscheidung „Fräsverfahren“ des Bundesgerichtshofs bedarf der Vortrag, ein im Patentregister eingetragener Rechtsübergang habe einige Wochen oder Monate vor dessen Eintragung stattgefunden, in der Regel keiner näheren Substanziierung oder Beweisführung. Der Vortrag, der eingetragene Inhaber habe das Patent nicht wirksam oder zu einem anderen Zeitpunkt erworben, erfordert demgegenüber in der Regel nähere Darlegungen dazu, woraus sich die Unwirksamkeit des eingetragenen Rechtsübergangs ergeben soll (BGH, GRUR 2013, 713 Rn. 60 – Fräsverfahren; OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.11.2020 – I-15 U 77/14, GRUR-RS 2020, 43243 Rn. 82 – Digitales Buch). Dem Patentregister kommt hiernach eine „doppelte Indizwirkung“ zu: Zugunsten desjenigen, der dort eingetragen ist, spricht zunächst die Vermutung, dass er tatsächlich materieller Inhaber des registrierten Patents geworden ist. Sofern die Umschreibung nur „wenige Wochen oder Monate“ nach der vom Kläger behaupteten sachlich-rechtlichen Patentübertragung stattgefunden hat, wird außerdem die Richtigkeit des benannten Übertragungszeitpunktes vermutet (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 16. Aufl., Kap. D Rn. 310).

104

Hiervon ausgehend ergibt sich die Klageberechtigung der Klägerin in Bezug auf die geltend gemachten Unterlassungsansprüche schon aus ihrem Registereintrag. Gleiches gilt für den Vernichtungsanspruch sowie den Rückrufanspruch. Darüber hinaus ist aufgrund des Rolleneintrags zu vermuten, dass die Klägerin seit dem Zeitpunkt ihrer Eintragung (17.03.2020) materielle Inhaberin des Klagepatents ist.

105

2.Unabhängig davon hat die Klägerin auch schlüssig dargetan und hinreichend belegt, dass ihr das Klagepatent am 30.04.2015 von dem vormaligen Patentinhaber, Herrn A., wirksam übertragen worden ist.

106

a)Das Landgericht hat unangegriffen festgestellt, dass Herr A. mit der Klägerin am 30.04.2015 die von der Klägerin als Anlage LSG4 vorgelegte, in französischer Sprache abgefasste „Patentüberlassungsvereinbarung“ (deutsche Übersetzung Anlage LSG4a) abgeschlossen hat. Gegenstand dieses Patentübertragungsvertrages ist u. a. das Klagepatent gewesen. Ausweislich des Artikel 1 des Patentübertragungsvertrages sollte dieses durch den Vertrag auf die Klägerin übertragen werden.

107

b)Die Beurteilung der Wirksamkeit des Übertragungsvertrages unterliegt hinsichtlich der Übertragung des Klagepatents deutschem Recht.

108

aa)Für die Übertragung eines deutschen Patents oder des deutschen Teils eines europäischen Patents gilt nach dem so genannten Schutzlandprinzip deutsches Recht. Das Schutzlandprinzip (lex fori protectionis) gilt nicht nur für die Voraussetzungen und Folgen einer Schutzrechtsverletzung, sondern ebenso für die Entstehung, die Rechteinhaberschaft, den Bestand und die Übertragung eines Patents (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.06.2014 – I-2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Urt. v. 24.09.2015 – I-2 U 30/15, BeckRS 2015, 18754 Rn. 18; Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 54/04, BeckRS 2016, 03307 Rn. 153; Urt. v. 25.10.2018 – I-2 U 30/16, GRUR-RS 2018, 34555 Rn. 71 – Papierrollensäge; GRUR-RR 2020, 137 Rn. 53 – Bakterienkultivierung m.w.N.). Die Anknüpfung an das Schutzlandprinzip ist insoweit zwingend und einer abweichenden Rechtswahl der Parteien nicht zugänglich. Sie bedeutet, dass für die Anforderungen an die Übertragung eines Patents das Recht desjenigen Staats heranzuziehen ist, in dem das Patent seinen territorialen Schutz entfaltet. Bei deutschen Patenten und deutschen Teilen europäischer Patente ist dies Deutschland. In Ansehung der Übertragung des deutschen Teils eines europäischen Patents findet damit deutsches Recht Anwendung.

109

bb)Nach dem danach maßgeblichen deutschen Recht kann die Übertragung eines Patents mangels besonderer gesetzlicher Vorgaben durch schlichte vertragliche Übereinkunft zwischen dem bisherigen Inhaber und dem in Aussicht genommenenPatenterwerber erfolgen. Stellvertretungen sind auf beiden Seiten zulässig. Der Einhaltung einer besonderen Form bedarf es nicht (OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.12.2015 – I-2 U 54/04, BeckRS 2016, 3307 Rn. 153 m.w.N.).

110

c)Hiervon ausgehend ist im Streitfall das Klagepatent durch den Patentübertragungsvertrag vom 30.04.2015 von Herrn A. wirksam auf die Klägerin übertragen worden.

111

aa)Für die Klägerin ist der Patentübertragungsvertrag von Herrn G. unterzeichnet worden. Die Klägerin hat dargetan und durch Vorlage eines Protokolls einer Sitzung ihres Verwaltungsrats (Anlage LSG2) sowie mehrerer Auszüge aus dem französischen Handelsregister (Anlagen LSG13-1 bis 13-3) belegt, dass Herrn G. seit seiner Bestellung im Jahre 2008 ihr „Président du conseil d’administration et Directeur Général“ (Verwaltungsratsvorsitzender und Generaldirektor) ist. Als solcher konnte er nach dem insoweit maßgeblichen Gesellschaftsrecht (vgl. zur Anknüpfung der organschaftlichen Vertretungsmacht nach dem Gesellschaftsstatut: BGH, GRUR 2022, 1209 Rn. 50 – Bakterienkultivierung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.10.2019 – I-2 U 11/18, GRUR-RR 2020, 137 Rn. 65 – Bakterienkultivierung) die Klägerin, bei der es sich um eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht handelt, vertreten (vgl. das von der Klägerin vorgelegte Kurzgutachten zum französischen Recht, Anlage LSG11a, S. 2 f.). Das stellt die Beklagte auch nicht in Abrede.

112

bb)Dass Herr A. selbst stellvertretender Geschäftsführer (Directeur Général délégué) der Klägerin ist (Anlage KAP9/9a) und eine Vereinbarung zwischen der Klägerin und einem Geschäftsführer oder stellvertretenden Geschäftsführer nach der Satzung der Klägerin (Anlage KAP10/10a) einer vorherigen Genehmigung des Verwaltungsrates der Klägerin bedarf, steht der Vertretungsbefugnis des Generaldirektors der Klägerin bzw. der Wirksamkeit des Übertragungsvertrages nicht entgegen. Denn die Klägerin hat dargetan und durch Vorlage eines Sitzungsprotokolls des Verwaltungsrates der Klägerin vom 30.04.2015 (Anlage LSG20; deutsche Übersetzung Anlage LSG20a) belegt, dass ihr Verwaltungsrat den Abschluss des Patentübertragungsvertrages genehmigt hat. Die Klägerin ist damit bei Abschluss der Übertragungsvereinbarung wirksam durch ihren Verwaltungsratsvorsitzenden und Generaldirektor vertreten worden. Dieser hat innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht gehandelt.

113

d)Ansprüche auf Auskunft, Rechnungslegung und Schadensersatz aus abgetretenem Recht des vormaligen Patentinhabers für die Zeit vom 07.06.2014 bis zum 29.04.2015 macht die Klägerin in zweiter Instanz nicht mehr geltend (Berufungsbegründung, S. 9 [Bl. 74 eA]).

114

B.Das Klagepatent betrifft ein Abstandsstück, das aus mehreren Flachmaterialbogen (Schichten) aufgebaut und durch Abziehen einzelner Bogen in der Dicke variierbar ist (Anlage LSG3, Abs. [0001] und [0002]; die nachfolgenden Bezugnahmen betreffen jeweils die deutsche Übersetzung der Klagepatentschrift).

115

Abstandsstücke, die auch als Unterlegkeile bezeichnet werden (die Begriffe Abstandsstück und Unterlegkeil werden nachfolgend synonym verwendet), werden in der Industrie genutzt, um bei der Montage von Bauteilen zu einer Baugruppe geometrische Toleranzen zwischen den Teilen abzufangen. Sie besitzen in ihrer üblichen Ausprägung zwei parallele Flächen mit einem definierten Abstand voneinander. Mehrschichtige Abstandsstücke sind aus mehreren dünnen Metallbogen (Metallschichten) definierter Dicke aufgebaut, die flächig aufeinander geklebt sind. Durch das Kleben der Metallbogen entsteht eine Klebschicht zwischen diesen. Hierdurch entsteht ein Aufbau, der einem Laminat ähnelt, bei dem sich Metallbogen und Klebschichten abwechseln. Die Klebung bewirkt den Zusammenhalt der Metallbogen, so dass die Bogen zu einem Bauteil miteinander verbunden sind. Durch den mehrschichtigen Aufbau kann die Dicke (der Abstand der parallelen Flächen) des Abstandsstücks durch das Abziehen einzelner Bogen in kleinen Schritten verringert werden (Gutachten Dr. D., S. 3).

116

Die Klagepatentschrift führt einleitend aus, dass Produkte dieser Art in der FR 2 831 095 B1 als Einstellscheiben für mechanische Konstruktionen offenbart sind. Solche mechanischen Konstruktionen weisen im Allgemeinen an bestimmten Punkten aufgrund der jeweiligen Fertigungstoleranzen ein erhebliches Spiel auf, das durch das Einfügen von Abstandsstücken kompensiert wird (Abs. [0003]).

117

Wie die Klagepatentschrift in ihrer Einleitung weiter ausführt, offenbart die EP 0 667 233 (Anlage KAP6) abziehbare Verbundstoffe sowie deren Verwendung bei der Herstellung von Ausgleichsscheiben. Bei diesem Stand der Technik, zu dessen Verdeutlichung nachfolgend die Figur 1 der EP 0 667 233 eingeblendet wird, haften abziehbare Bogen mittels einer Bindungsmaterialschicht so aneinander, dass sie voneinander getrennt werden könnten (Abs. [0004]).

118

Die Entscheidung enthält an dieser Stelle ein Bild oder eine Grafik.

119

Die Klagepatentschrift gibt ferner an, dass die US 2008/0081141 ein Produkt offenbart, das aus einem Stapel von Blättern besteht, die sich mit Schichten aus adhäsivem Material abwechseln. Jedes Blatt habe einen inneren Zerreißwiderstand und jede Schicht verbinde zwei anliegende Blätter miteinander mit einer Bindekraft, die geringer sei als der Zerreißwiderstand, so dass es möglich sei, die Blätter vom Stapel zu trennen, ohne sie zu zerreißen (Abs. [0005]). Die Dicke dieser Abstandsstücke werde durch blattweises Abziehen der vorderen oder hinteren Blätter, bis die gewünschte Dicke erzielt sei, eingestellt (Absatz [0006]).

120

Solche Abstandsstücke würden insbesondere in Industriezweigen verwendet, in denen ein Verlieren eines Abstandsstücks in der mechanischen Konstruktion aus Sicherheitsgründen oder wegen der Gütesicherung nicht toleriert werden könne. Wenn die Oberflächen der festzulegenden Teile nicht horizontal ausgerichtet seien, sei es nützlich, ein Festhalten des Abstandsstücks bis zum Festziehen zu erleichtern (Abs. [0007]).

121

Gemäß den weiteren Angaben der Klagepatentschrift sind in der Luftfahrt Mittel zum Festhalten des Abstandsstücks bekannt. So lehre z.B. die WO 2007/068949, ein Klebeband auf das Abstandsstück zu kleben, das anschließend wieder entfernt werden müsse. Die Klagepatentschrift gibt an, dass diese Lösung zwar für Rümpfe von Flugzeugtragflächen passt. Sie kritisiert jedoch als nachteilig, dass die zusätzlicheDicke des Klebebandes oder dessen Wärmebeständigkeit an anderen Stellen nicht geeignet ist. Außerdem sei nachteilig, dass das Klebeband entfernt werden müsse und damit auch das Abstandsstück, sodass dieses herunterfallen könne (Abs. [0008]).

122

Aus dem Bausektor sei, so die Klagepatentschrift weiter, ein Abstandsstück bekannt, das an der Oberseite eines Fensterrahmens durch eine winkelförmige Befestigung gehalten werde. Diese Art der Ausführung eigne sich nicht für den Bereich der Feinmechanik, wo die Oberflächen zwischen der Waagrechten und der Senkrechten eine Vielzahl von Winkeln einnehmen könnten. Das bekannte Abstandsstück sei geeignet, durch Biegen eine plastische Verformung zu erfahren. Ein Bogenmaterial sei für sehr genaue Abstandstoleranzen aber besser geeignet. Unglücklicherweise hätten Bogenmaterialien das Problem des Biegewiderstands, das zu einem Bruch führe, wenn man die Grenze der elastischen Biegung überschreite; denn das Aneinanderhalten der Blätter unter sich erlaube nicht, in den Bereich der plastischen Verformung einzutreten (Abs. [0009]).

123

Ein konkretes zu lösendes Problem wird in der allgemeinen Beschreibung des Klagepatents im Anschluss an die Darstellung des Standes der Technik nicht ausdrücklich formuliert. Dort heißt es in Absatz [0010] lediglich allgemein, dass es dem Klagepatent um eine Lösung „der durch den Stand der Technik gestellten Probleme“ geht. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bestimmt sich das von einer Schutzrechtslehre gelöste Problem danach, was die Erfindung objektiv leistet (vgl. BGH, GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Gelenkanordnung; GRUR 2011, 607 Rn. 12 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel III GRUR 2012, 1130 Rn. 9 – Leflunomid; GRUR 2012, 1123 Rn. 22 – Palettenbehälter III; GRUR 2015, 352 Rn. 11 – Quetiapin; GRUR 2018, 390 Rn. 32 – Wärmeenergieverwaltung). Dies ist wiederum durch Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen zu entwickeln. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen. In der Beschreibung enthaltene Angaben zur Aufgabenstellung können zwar einen Hinweis auf das richtige Verständnis enthalten, entheben aber nicht davon, den Patentanspruch anhand der dafür maßgeblichen Kriterien auszulegen und aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen; auch eine in der Patentschrift angegebene Aufgabe stellt insoweit lediglich ein Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems dar. Hiervon ausgehend ergibt sich vorliegend als das dem Klagepatent zugrunde liegende Problem, ein aus einzelnen Bogen aus Flachmaterial bestehendes Abstandsstück zur Verfügung zu stellen, dessen Dicke durch Abziehen einzelner Bogen anpassbar ist und das während der Montage auf einfache Weise gegen Herunterfallen gesichert werden kann (BGH, NU Rn. 11). Soweit in der Patentbeschreibung in Absatz [0029] davon die Rede ist, dass es „Aufgabe“ der Erfindung ist, ein Umbiegen zu erhalten, das mit jenem vergleichbar ist, das bei einem Abstandsstück aus Stahl möglich ist, stellt dies das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem hingegen schon deshalb nicht dar, weil es sich bei dem angesprochenen Umbiegen um ein Element der erfindungsgemäßen Lösung handelt. Das technische Problem ist aber von allen Elementen der Lösung, wie Lösungsansätzen, Lösungsprinzipien oder Lösungsgedanken freizuhalten (vgl. BGH, GRUR 1985, 369 – Körperstativ; GRUR 1991, 811, 814 – Falzmaschine; GRUR 2020, 603 Rn. 12 – Tadalafil; Urt. v. 15.11.2022 – X ZR 102/20, GRUR-RS 2022, 36350 Rn. 15 – Rauchsubtitution).

124

Zur Lösung der vorgenannten Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 ein Abstandsstück mit folgenden Merkmalen vor:

125

1. Abstandsstück (20, 30, 40)

126

1.1 das mehrere Schichten aus Metall (1, 2, 3, 4, 5) umfasst,

127

1.2. die jeweils durch einen Harzfilm (21, 22, 23, 24, 25) voneinander getrennt sind.

128

2. Der Harzfilm (21, 22, 23, 24, 25) verleiht dem Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten, die

129

2.1 einen Betrag hat, der größer ist als ein minimaler Wert zum Erhalten des starren Abstandsstücks in einer Ebene,

130

2.2 eine zu dieser Ebene lotrechte Komponente hat, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine Schicht abzuziehen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und

131

2.3 mindestens eine Komponente in der genannten Ebene hat, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten aufeinander gleiten zu lassen, wenn auf das Abstandsstück eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als dieser zweite maximale Wert.

132

3. Das Abstandsstück (20, 30, 40) umfasst ferner mindestens ein Ende, das aus der Ebene in Form eines Haltefußes (13, 14, 15) hervortritt.

133

Patentanspruch 7 schlägt ferner ein Verfahren zur Herstellung eines Abstandsstücks mit folgenden Merkmalen vor:

134

(7) Herstellungsverfahren eines Abstandsstücks (20, 30, 40), das folgende Schritte umfasst:

135

(7.1) Zubereitung einer flüssigen Lösung, die ein nicht polymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst.

136

(7.2) Beschichten mehrerer Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) mit der flüssigen Lösung derart, dass auf mindestens einer Schichtseite ein Harzfilm gebildet wird.

137

(7.3) Stapelung der Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5) derart, dass sie voneinander durch den Harzfilm getrennt sind.

138

(7.4) Das Harz wird in einen Polymerisationszustand geführt, der dem Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, die

139

(7.4.1) einen Betrag hat, der größer ist als ein minimaler Wert zum Erhalten des starren Abstandsstücks in einer Ebene,

140

(7.4.2) eine zu dieser Ebene lotrechte Komponente hat, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine Schicht abzuziehen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert, und

141

(7.4.3) mindestens eine Komponente in der genannten Ebene hat, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten aufeinander gleiten zu lassen, wenn auf das Abstandsstück eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als der maximale Wert.

142

(7.5) Nach Erhalt der Kohäsionskraft zwischen den Schichten weist das Verfahren einen Schritt auf, bei dem

143

(7.5.1) mindestens ein Ende (43) des Abstandsstücks in ein Werkzeug (41, 42) geklemmt wird, ohne es zu spannen, und

144

(7.5.2) auf das (20, 30, 40) eine Scherkraft ausgeübt wird, die bewirkt, dass die Schichten aufeinander derart gleiten, dass aus der Ebene das Ende in Form eines Haltefußes (13) heraustritt.

145

Patentanspruch 6 schlägt schließlich ein Verkeilungs- bzw. Anordnungsverfahren („Procédé de calage“) mit folgenden Merkmalen vor:

146

(6) Verfahren zur Anordnung eines zweiten Teils (32), das eine zweite, nicht waagerechte Fläche (18) aufweist, auf einem ersten Teil (31), das eine erste, nicht horizontale Fläche (17) aufweist, das folgende Schritte umfasst:

147

(6.1) Bereitstellen eines Abstandsstücks (20, 30, 40), das mehrere Metallschichten (1, 2, 3, 4, 5, 6) umfasst, die durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind, der dem Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, die

148

(6.1.1) einen Betrag hat, der größer ist als ein minimaler Wert zum Erhalten des starren Abstandsstücks in einer Ebene und

149

(6.1.2) eine zu dieser Ebene lotrechte Komponente zu der Ebene, die kleiner ist als ein erster maximaler Wert, der erlaubt, eine Schicht abzuziehen, auf die eine Trennkraft ausgeübt wird, die größer ist als der erste maximale Wert,

150

(6.1.3) 'wobei das Abstandsstück (20, 30, 40) mindestens ein Ende umfasst, das aus der Ebene in Form eines Haltefußes (13) hervortritt.

151

(6.2) Schrittweises Entfernen einer oder mehrerer Schichten (6, 5, 4) auf einer Seite (9) bis zum Erhalt einer Keildicke, die der Abstandsanordnung entspricht.

152

(6.3) Platzieren des Abstandsstücks (20, 30, 40) auf die erste Fläche (17) derart, dass der Fuß (13) das Abstandsstück (20) auf dem ersten Teil (31) hält.

153

(6.4) Annähern des zweiten Teils (32) an den ersten Teil (31) gegen das Abstandsstück (20).

154

Die vorstehend zuerst wiedergegebene Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 1 entspricht im Wesentlichen der Merkmalsgliederung des Bundesgerichtshofs in seinem im Nichtigkeitsverfahren ergangenen Berufungsurteil vom 29.05.2025 (NU Rn. 13), mit welchem der Bundesgerichtshof die Berufung gegen das die Nichtigkeitsklage abweisende Urteil des Bundespatentgerichts vom 08.11.2022 zurückgewiesen hat. Die vorstehend ferner wiedergegebenen Merkmalsgliederungen der Ansprüche 6 und 7 orientieren sich, soweit die Ansprüche bzw. deren Merkmale übereinstimmen, an der Merkmalsgliederung des Anspruchs 1.

155

1.Im Hinblick auf den Streit der Parteien bedürfen einige Merkmale und Begriffe näherer Erläuterung, wobei nachfolgend zunächst primär auf den Patentanspruch 1 eingegangen wird, der als Sachanspruch Schutz für ein Abstandsstück bzw. einen Unterlegkeil („cale d'épaisseur“) beansprucht.

156

a)Das erfindungsgemäße Abstandsstück umfasst mehrere „Schichten aus Metall“ (Merkmal 1.1). Metallschichten im Sinne von Merkmal 1.1 sind flache Bogen aus Metall, wie sie das Klagepatent schon bei der Schilderung des Stands der Technik beschreibt. Der in diesem Zusammenhang verwendete Ausdruck „feuilles de métal“ findet sich auch in den Ausführungen zur Erfindung und in den Patentansprüchen wieder. In der deutschen Fassung der Ansprüche verwendet die Klagepatentschrift den Ausdruck „Metallschichten“. Dieser Ausdruck ist vor dem aufgezeigten Hintergrund gleichbedeutend mit dem Begriff „Flachmaterialbogen aus Metall“, den die von der Klägerin vorgelegte Übersetzung der Klagepatentschrift in der Beschreibung verwendet (BGH, NU Rn. 15).

157

b)Zwischen den einzelnen Flachmaterialbogen aus Metall ist ein Harzfilm vorgesehen, der dem Abstandsstück anspruchsgemäß eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht (Merkmal 2).

158

aa)Unter einem Harzfilm im Sinne des Merkmals 2 versteht der Fachmann eine Klebschicht, die – durch Adhäsion und Kohäsion – jeweils zwei metallische Bogen des Abstandsstücks miteinander verbindet (Gutachten Dr. D., S. 9; Anhörungsprotokoll, S. 3).

159

Als Harz für die Klebschicht werden in den Unteransprüchen und der Patentbeschreibung duroplastische Harze (Unteranspruch 4; Abs. [0013], [0021], [0031] und [0037]), insbesondere Epoxidharze (Abs. [0013]), oder thermoplastische Harze (Unteranspruch 5; Abs. [0013], [0023], [0031], [0037], [0038]) genannt. Diese sollen mit Lösungsmittel verdünnt möglichst dünn aufgetragen werden, so dass gerade noch eine spätere Polymerisation des Harzes ermöglicht ist (vgl. Abs. [0031]; [0032]).

160

bb)Gemäß Merkmal 2 soll der zwischen den einzelnen Metallschichten vorhandene Harzfilm dem Abstandsstück eine „Kohäsionskraft“ zwischen den Metallschichten verleihen.

161

Mit Kohäsionskraft ist die Bindungskraft zwischen den metallischen Bogen gemeint, die durch den Harzfilm verursacht wird (Gutachten Dr. D., S. 9; Anhörungsprotokoll, S. 3). Bei der Kohäsionskraft handelt es sich mithin um die einleitend in der Patentbeschreibung erwähnte „Bindekraft“, durch die die metallischen Bogen des Abstandsstücks aneinander haften (Abs. [0002]; vgl. auch Abs. [0005], wo ebenfalls von einer „Bindekraft“ die Rede ist).

162

Üblicherweise wird zwar zwischen Kohäsions- und Adhäsionskraft unterschieden. Das Klagepatent, das sein eigenes Lexikon darstellt, differenziert jedoch nicht zwischen einem adhäsiven und kohäsiven Anteil (vgl. Gutachten Dr. D., S. 9).

163

Anspruchsgemäß hat die durch den Harzfilm erzeugte Kohäsionskraft zwischen den Schichten einen Betrag, der größer ist als ein minimaler Wert zum Erhalten des starren Abstandsstücks in einer Ebene (Merkmal 2.1). Die Kohäsionskraft ist danach derart gewählt, dass sie einen Betrag hat, der die Metallschichten in einer Ebene zusammenhält.

164

Die Kohäsionskraft hat, wie sich aus den Merkmalen 2.2 und 2.3 ergibt, eine Vektorkomponente in der Ebene der Schichten und eine dazu senkrechte Komponente (vgl. Gutachten Dr. D., S. 9; BPatG, NU S. 15).

165

c)Die Ausgestaltung gemäß den Merkmalen 2 bis 2.2 ermöglicht es, die Dicke des Abstandsstücks durch Abziehen einzelner Metallschichten anzupassen, wie dies aus dem Stand der Technik bekannt war (BGH, NU Rn. 17). Bei dem erfindungsgemäßen Abstandsstück handelt es sich somit um ein Mehrschichtprodukt (Abs. [0002]), das eine durch Abziehen der einzelnen Metallschichten einstellbare Dicke aufweist, so dass ein Spiel zwischen mechanischen Konstruktionen präzise ausgeglichen werden kann (Abs. [0002], [0003], [0006], [0045]).

166

Hierzu ist die von dem Harzfilm im Sinne von Merkmal 1.2 ausgehende Kohäsionskraft – wie bereits erwähnt – gemäß Merkmal 2.1 so ausgebildet, dass die einzelnen Schichten zusammengehalten werden. Die zur Oberfläche der Schichten lotrechte Komponente der Kohäsionskraft ist gemäß Merkmal 2.2 aber so begrenzt, dass die einzelnen Schichten durch Aufbringen einer Trennkraft abgezogen werden können (BGH, NU Rn. 17).

167

Die technischen Effekte, die durch die Ausgestaltung gemäß den Merkmalen 2 bis 2.2 erzielt werden sollen, werden in den Absätzen [0026] ff. der Patentbeschreibung erläutert. Die Metallschichten werden hiernach durch den Harzfilm mit einer Adhäsionskraft zusammengehalten, die einerseits hoch genug ist, um einen ausreichenden Zusammenhalt des Mehrschichtprodukts zu gewährleisten, und die andererseits niedrig genug ist, um ein gewolltes Abziehen der einzelnen Bogen (Schälen) ohne Zerreißen zu ermöglichen (Abs. [0026]; vgl. auch Dr. D., Anhörungsprotokoll, S. 4).

168

d)Der in Merkmal 2.3 vorgesehene „Haltefuß“ verhindert, dass das Abstandsstück während der Montage auf einer schräg ausgerichteten Oberfläche nach unten weggleitet (BGH, NU Rn. 19). Dies ist schematisch in der im Tatbestand wiedergegebenen Figur 5 der Klagepatentschrift dargestellt. In der deutschen Fassung der Ansprüche verwendet die Klagepatentschrift den Ausdruck „Klemmfuß“. Dieser Ausdruck ist vor dem aufgezeigten Hintergrund gleichbedeutend mit dem Begriff „Haltefuß“, den die von der Klägerin vorgelegte Übersetzung der Klagepatentschrift verwendet. Unabhängig von der Bezeichnung des in Rede stehenden Teils als Halte- oder Klemmfuß dient dieses dazu, das Abstandsstück, wenn dieses zwischen den Oberflächen von zwei Bauteilen eingebracht wird, die nicht horizontal ausgerichtet sind, auf einem der Bauteile bei der Montage bis zum Festziehen der festzulegenden Bauteile bzw. bei der Demontage nach dem Lösen der Bauteile festzuhalten (Abs. [0007], [0046]), indem es ein Abrutschen des Abstandsstücks nach unten verhindert (vgl. auch Gutachten Dr. D., S. 4).

169

Aus der in Merkmal 2.3 formulierten Anforderung, dass der Haltefuß durch ein Ende des Abstandsstücks gebildet sein muss, das aus der Ebene hervortritt, ergibt sich, dass der Haltefuß einen integralen Teil des Abstandsstücks bildet, also aus denselben Bestandteilen bestehen muss wie der übrige Bereich (BGH, NU Rn. 20).Dass dem so ist, erschließt sich dem Fachmann auch daraus, dass das Klagepatent ein mehrschichtiges Abstandsstück mit einem Haltefuß bereitstellen will, dessen Haltefuß durch Umbiegen eines (ebenen) Abstandsstücks erhältlich ist (vgl. Abs. [0029]). Das bedeutet für den Patentanspruch 1 als Sachanspruch, dass das beanspruchte Abstandsstück mit dem Haltefuß durch Umbiegen eines Endes des Abstandsstücks einstückig ausgestaltet ist (BPatG, NU S. 16, 28).

170

e)Die zur Oberfläche parallele Komponente der Kohäsionskraft ist gemäß Merkmal 2.3 so zu begrenzen, dass die Schichten aufeinander gleiten können, wenn eine hinreichend große Scherkraft auf das Abstandsstück ausgeübt wird (BGH, NU Rn. 22).

171

Merkmal 2.3 gibt hierzu vor, dass die Kohäsionskraft mindestens eine Komponente in der in Merkmal 2.1 angesprochenen Ebene hat, die kleiner ist als ein zweiter maximaler Wert, der erlaubt, die Schichten aufeinander gleiten zu lassen, wenn auf das Abstandsstück eine Scherkraft ausgeübt wird, die größer ist als dieser zweite maximale Wert. Mindestens eine Komponente der Kohäsionskraft liegt danach in der Ebene und ist kleiner als ein zweiter maximaler Wert; das Ausüben einer Scherkraft auf das Abstandsstück, die größer ist als der zweite maximale Wert erlaubt es, die Metallschichten aufeinander gleiten zu lassen (dazu sogleich).

172

aa)Diese Ausgestaltung gewährleistet nach der Patentbeschreibung eine gewisse Scherfestigkeit zwischen den Schichten, die sich einem Aufeinandergleiten der Schichten widersetzt (Abs. [0026]; BGH, NU Rn. 23). In Kombination mit der Zugfestigkeit des Metalls wird so ein Biegen des Erzeugnisses verhindert, um eine perfekte Ebenheit zu gewährleisten (Abs. [0026]; BGH, NU Rn. 24). Dieser Effekt ist wichtig, weil ein Mangel an Ebenheit zur Folge hätte, dass zwischen den Spitzen der Krümmungen Abstände entstehen, die über die durch Zusammenfassung der Schichtdicken erhaltene Dicke hinausgeht (Abs. [0028]; BGH, NU Rn. 24).

173

bb)Die damit erzielte Steifigkeit verhindert jedoch eine plastische Verformung zur Schaffung des in Merkmal 3 vorgesehenen Haltefußes (BGH, NU Rn. 25). Das steife Erhalten einer Seite des Abstandsstücks in einer Ebene, das für das Einrichten von Teilen mit einer ebenen Kontaktfläche unerlässlich ist, hat nach der Patentbeschreibung nämlich den Nachteil, dass es keine Biegung durch plastische Verformung zur Schaffung eines Haltefußes erlaubt (Abs. [0029]).

174

Es wäre zwar möglich, die oberste Schicht teilweise abzulösen und einzeln umzubiegen. Dies ermöglicht aber kein vergleichbares Festhaken wie bei einer plastischen Verformung des gesamten Abstandsstücks. Das Klagepatent strebt deshalb an, das aus einzelnen Schichten bestehende Abstandsstück so auszugestalten, dass es in vergleichbarer Weise gebogen werden kann, wie dies bei einem Abstandsstück aus Stahl bzw. einem Abstandsstück aus massiven Edelstahl-Lamellen möglich ist (Abs. [0029]; BGH, NU Rn. 26).

175

cc)Bei dem in der Patentbeschreibung geschilderten Herstellungsverfahren sollen diese Eigenschaften dadurch erreicht werden, dass die einzelnen Metallschichten mit einem polymerisierbaren Harz verbunden werden, das mit Hilfe eines im Überfluss zugegebenen Lösungsmittels möglichst dünn aufgetragen wird (BGH, NU Rn. 27).

176

Als geeignete Ausgangsmaterialien werden in der Patentbeschreibung zur Familie der Duroplaste gehörende Harze, insbesondere Epoxidharze, und Azeton angegeben (Abs. [0031]). Die starke Dispersion des Harzes ermögliche eine infinitesimal geringe Dicke des Harzfilms, die bis auf ein molekulares Maß der Monomere oder Oligomere reduziert werden könne (Abs. [0032]).

177

Patentanspruch 1 lässt allerdings offen, welches Herstellungsverfahren eingesetzt wird (BGH, NU Rn. 29). Patentanspruch 7 (dazu sogleich) sieht den Auftrag einer flüssigen Lösung vor, die ein nichtpolymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst (dazu sogleich), lässt alle anderen Einzelheiten jedoch ebenfalls offen (BGH, NU Rn. 29).

178

dd)Die nach Merkmal 2.1 erforderliche Kohäsionskraft kann unter Umständen schon bei teilweiser Polymerisation erreicht werden. Eine vollständige Polymerisation erhöht nach der Patentbeschreibung die Steifigkeit des Abstandsstücks in der Ebene (Abs. [0034] f.; BGH, NU Rn. 30). Polymerisieren bedeutet, dass sich kleine Moleküle, bei Klebstoffen, Monomere oder Oligomere, in einer chemischen Reaktion zu größeren Molekülen, den Polymeren, verbinden. Ein nicht polymerisiertes Harz ist daher eine Substanz, die aus reaktiven Monomeren oder Oligomeren besteht, die noch zu Polymeren ausreagieren können (Gutachten Dr. D., S. 11). Das Klagepatent spricht im Einklang hiermit in seiner Beschreibung von Monomeren oder Oligomeren als molekulare Bestandteile des Klebstoffs, die eine spätere Polymerisation ermöglichen (Abs. [0032]). Wie bereits erwähnt, schlägt das Klagepatent die Verwendung von Duroplasten, insbesondere Epoxidharzen vor. Die flüssigen Komponenten von Epoxidklebstoffen bestehen aus reaktiven Monomeren oder Oligomeren und polymerisieren durch eine chemische Reaktion zu einem Duromer (Gutachten Dr. D., S. 11).

179

ee)Der Grad der Polymerisation wird ferner so festgelegt, dass die Schichten aufeinander gleiten können, wenn auf das Abstandsstück eine Scherkraft aufgebracht wird, die größer als der in Merkmal 2.3 vorgesehene zweite Maximalwert ist (Abs. [0036]; BGH, NU Rn. 31).

180

Hierbei ist nach der Beschreibung ein Gleiten erwünscht, das demjenigen einer plastischen Verformung in einem stetigen Medium gleichkommt, das einer Scherkraft ausgesetzt ist, d.h. außerhalb des elastischen Bereichs (Abs. [0036]). Eine unvollständige Polymerisation fördert zwar das Gleiten. Es ist aber wünschenswert, ein Gleiten zu verhindern, wenn eine Scherkraft auftritt, die nicht einer plastischen Verformung gleichkommt (Abs. [0036]). Bei dem Ausführungsbeispiel des Klagepatents wird der Harzfilm deshalb ausreichend dünn ausgestaltet, um ein Gleiten der Schicht am Übergang des Harzfilms zur Metallschicht ohne Reißen des Harzfilms zu ermöglichen, und zwar auch im Zustand vollständiger Polymerisation (Abs. [0036]; BGH, NU Rn. 32).

181

ff)Die Ausbildung eines Haltefußes im Sinne von Merkmal 3 ist in den im Tatbestand ebenfalls bereits wiedergegebenen Figuren 6 und 7 schematisch dargestellt. Wie dies Patentanspruch 7 vorsieht, wird ein Ende (43) des flachen Abstandsstücks (200) zwischen zwei Blöcken (41, 42) eines Werkzeugs eingeklemmt, ohne es festzuspannen. Hierdurch wird nach der Patentbeschreibung ein Gleiten der Schichten aufeinander ohne Zerreißen ermöglicht, wie man es bei einem stetigen gleichmäßigen Medium durch Biegen im plastischen Bereich erhielte (Abs. [0400]; BGH, NU Rn. 34). Um die erforderliche Scherkraft aufzubringen, wird auf einen vom Ende (43) verschiedenen Teil des Abstandsstücks eine Biegekraft ausgeübt (BGH, NU Rn. 35).

182

f)Als „Gleiten“ im Sinne von Merkmal 2.3 ist vor dem aufgezeigten Hintergrund eine relative Bewegung von zwei benachbarten Metallschichten parallel zu ihrer Oberfläche zu verstehen (BGH, NU Rn. 36; Gutachten Dr. D., S. 9 letzter Abs.).

183

aa)Patentanspruch 1 setzt nicht voraus, dass die beiden Metallschichten einander während der Bewegung berühren, d.h. unmittelbaren Kontakt haben. Ein Gleiten im Sinne von Merkmal 2.3 ist vielmehr auch dann möglich, wenn die beiden Schichten während der Bewegung durch den dazwischen angeordneten Harzfilm weiterhin voneinander getrennt werden. Dies ergibt sich bereits aus den oben wiedergegebenen Ausführungen in der Patentbeschreibung, wonach der Harzfilm aufgrund der Gleitbewegung nicht zwingend reißen muss (BGH, NU Rn. 36).

184

bb)Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich andererseits, dass Patentanspruch 1 ein Reißen des Harzfilms nicht ausschließt (BGH, NU Rn. 39 und Rn. 70). Wie bereits aufgezeigt, wird das Bestehenbleiben des Harzfilms in der Patentbeschreibung nur als möglich bezeichnet, nicht aber als zwingend erforderlich (BGH, NU Rn. 39).

185

cc)Der Fachmann ist sich aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zudem darüber im Klaren, dass eine geringe Schichtdicke, wie sie vom Klagepatent angestrebt wird, prinzipiell bedeutet, dass die Metallschichten nur auf einer sehr kurzen Strecke übereinander gleiten können (Gutachten Dr. D., S. 10). Aus seiner Sicht sollte der Harzfilm (die Klebschicht) daher an sich eher ausreichend dick gewählt werden, um ein Gleiten ohne Reißen des Harzfilms über eine längere Strecke zu ermöglichen (Gutachten Dr. D., S. 10). Außerdem reduziert sich die Bruchgleitung in der Kohäsionszone (Kohäsionsbruch) im Allgemeinen bei fortscheitender Polymerisation, da das Netzwerk der Polymere dichter wird und dies das Gleiten behindert. Ein Gleiten des sehr dünnen Bereichs der Klebung am Übergang zwischen Klebschicht und metallischem Bogen kann schon bei extrem geringen Strecken einen Adhäsionsbruch bewirken (Gutachten Dr. D., S. 10, vgl. auch S. 15). Moderne duroplastische Klebstoffe können zwar flexibilisiert sein. Sie zeigen dann ein größeres Vermögen für ein Gleiten. Allerdings ist die Bruchgleitung nach den Ausführungen des Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten selbst dann gering. Als Orientierung kann man nach seinen Erläuterungen angeben, dass der ertragbare parallele Versatz (in Scherung) der Fügeteile kleiner ist als 10 % der Klebschichtdicke (Bruchgleitung 10 %). Vereinfacht erträgt eine Klebschicht mit der Dicke d=1 mm in diesem Fall einen parallelen Versatz der Lagen von u=0.1 mm. Eine Klebschicht sehr geringer Dicke kann nur einen äußerst geringen parallelen Versatz der Fügeteile ertragen; eine sehr dünne Klebschicht bricht schon bei einem sehr kleinen parallelen Versatz (Gutachten Dr. D., S. 15 vorletzter Absatz).

186

Soweit es in der Beschreibung des Klagepatents heißt, der Film aus Harz sei ausreichend dünn, um ein Gleiten des Bogens am Übergang des Films aus Harz zum Bogen aus Metall ohne Reißen des Films aus Harz zu erlauben, auch im Zustand vollständiger Polymerisation, die der Stabilität der Eigenschaften des Abstandsstücks zuträglich sei (Abs. [0036]), mag der Fachmann zwar bei bloßer Lektüre des Patentanspruchs auf den Gedanken kommen, dass mit einem solchen Gleiten ohne Bruch der Klebschicht ein „viskoses Gleiten" nach Überschreiten einer Fließgrenze bei einer Haftreibung gemeint sein könnte (vgl. Gutachten Dr. D., S. 10). Diese Art des Gleitens tritt bei nicht-reaktiven Haftklebstoffen auf, deren Klebstoff den Zustand eines sehr zähen Fluids hat. Der Klebstoff enthält Polymere, die sehr langsam übereinander gleiten können, was der Fachmann als „Kriechen" bezeichnet. Ein solcher Haftklebstoff ist dauerklebrig. Nach dem Fügen härtet er nicht aus, er polymerisiert nicht. Eine Scherkraft kann bei einer Klebung mit einem solchen Haftklebstoff ein sehr langsames viskoses „übereinander gleiten“ (wie ein Boot gezogen durch festen Schlick) bewirken. Bei diesen Klebstoffen käme es nach den Ausführungen des Sachverständigen bei einem starken Gleiten nicht unbedingt zu einem Lösen der Schichten, da sich minimal voneinander lotrecht getrennte Schichten bei erneuter minimaler lotrechter Annäherung wieder aneinanderhaften könnten (Gutachten Dr. D., S. 10).

187

Der Fachmann entnimmt der Klagepatentschrift jedoch, dass das Klagepatent keine nicht-reaktiven Haftklebstoffe im Blick hat, weil die umfangreichen Erläuterungen der Klagepatentbeschreibung zur Polymerisation hierzu nicht passen. Ein Haftklebstoff enthält nämlich nicht die in der Beschreibung (Abs. [0032]) angesprochenen Monomere oder Oligomere, sondern mobile Polymere (Gutachten Dr. D., S. 10). Wie bereits erwähnt, werden in der Klagepatentschrift als geeignete Harze für den Harzfilm außerdem explizit duroplastische Harze (Abs. [0013], [0021], [0031], [0037]), insbesondere Epoxidharze (Abs. [0013]) genannt, wobei Unteranspruch 4 sogar Schutz für eine besondere Ausgestaltung nach Anspruch 1 beansprucht, bei der das Harz ein Harz der Art ist, das zur Familie der duroplastischen Harze gehört. Duroplastische Harze gehören nicht zur Gruppe der Haftklebstoffe; insbesondere gehören Epoxidharze nicht zu dieser Gruppe (Gutachten Dr. D., S. 10). Im Gegensatz zu Haftklebstoffen können duroplastische Harze nicht viskos gleiten, wie ein „Schiff im Schlick" (Gutachten Dr. D., S. 10).

188

Der Fachmann folgert hieraus, dass es sich bei dem Harzfilm im Sinne von Merkmal 1.2 nicht um einen nicht-reaktiven Haftklebstoff handeln muss.

189

Entgegen der Auffassung der Beklagten wird der Fachmann hingegen nicht – entgegen den ausführlichen Erläuterungen in der Klagepatentschrift – duroplastische Harze als untauglich für die Erfindung ansehen. Er wird vielmehr entsprechend der anerkannten Auslegungsgrundsätze ein Verständnis ins Auge fassen, mit dem die Verwendung von duroplastischen Harzen, insbesondere von Epoxidharzen, als erfindungsgemäß anzusehen ist. Die Benennung dieser Harze macht ihm gerade klar, dass das Verhalten, welches aus duroplastischen Harzen bestehende Harzfilme beim Umbiegen an den Tag legen, der Ermöglichung eines Gleitens im Sinne von Merkmal 2.3 nicht entgegensteht. Das gilt umso mehr, als Unteranspruch 4 explizit die Verwendung eines duroplastischen Harzes vorschlägt.

190

dd)Patentanspruch 1 schließt entgegen der Auffassung der Beklagten ein Reißen des Harzfilms vor diesem Hintergrund nicht aus. Soweit der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten von etwas anderem ausgeht, vermag der Senat dieser Beurteilung – mit dem Bundesgerichtshof (NU Rn. 68 ff.) – nicht zu folgen.

191

Der Sachverständige unterstellt, dass beim Biegen kein Bruch in der Klebung auftreten darf (Gutachten Dr. D., S. 7 oben, S. 13; vgl. auch Gutachten S. 4 unten bis S. 5 oben sowie Anhörungsprotokoll, S. 8). Die Klebung des Verbunds müsse so gestaltet sein, dass sie beim Umbiegen nicht breche und sich trotzdem schälen lasse. Dieses Ziel lasse sich allenfalls mit einer dicken Klebschicht und einem nicht-reaktiven Haftklebstoff erreichen (Gutachten Dr. D., S. 10). Diese Überlegungen beruhen allerdings auf einer nicht zutreffenden Prämisse. Wie bereits oben dargelegt worden ist, schließt Merkmal 2.3 ein Reißen bzw. einen Bruch des Harzfilms nicht zwingend aus.

192

Im Übrigen scheint auch der Sachverständige davon auszugehen, dass der Wortlaut des Merkmals 2.3 prinzipiell ein Verständnis zulässt, wonach ein Gleiten der Schichten mit einem Bruch der Klebung einhergehen kann (vgl. Gutachten Dr. D., S. 7, 10 f., 12).

193

ee)Dieses Anspruchsverständnis führt nicht dazu, dass sich die (gesamte) Merkmalsgruppe 2 lediglich auf den Herstellungsprozess bezieht, bei dem durch Patentanspruch 1 geschützten Erzeugnis also nicht mehr verwirklicht sein muss. Die in Merkmal 2.3 festgelegten Eigenschaften haben allerdings auch und gerade die Funktion, die Ausbildung eines Haltefußes im Sinne von Merkmal 2.3 zu ermöglichen. Dies kann dazu führen, dass die in Merkmalsgruppe 2 definierten Eigenschaften nach Ausbildung des Haltefußes in diesem Bereich nicht mehr verwirklicht sind (BGH, NU Rn. 42). Für das Abstandsstück insgesamt bleiben diese Anforderungen jedoch weiterhin bestehen. Dies ergibt sich aus den weiteren Funktionen, die der Merkmalsgruppe 2 zukommen. Wie oben dargelegt wurde, dient die Kohäsionskraft auch dazu, die einzelnen Schichten zusammenzuhalten und ein Biegen bei Auftreten geringer Scherkräfte zu verhindern. Diese Funktion kann auch dann noch in ausreichendem Maße erreicht werden, wenn der Zusammenhalt zwischen den Schichten im Bereich des Haltefußes aufgelöst ist. Dieser ist nicht dazu vorgesehen, zwischen den beiden Teilen angeordnet zu werden, die auf Abstand zueinander gehalten werden sollen. Demgemäß unterliegt er nicht denselben Anforderungen an die Maßhaltigkeit wie die anderen Bereiche des Abstandsstücks (BGH, NU Rn. 43 f.).

194

ff)Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass es entgegen der Auffassung des Landgerichts im Bereich des Haltefußes zu einer Delaminierung einzelner Metallschichten kommen kann.

195

Weder der Patentanspruch 1 noch die Beschreibung des Klagepatents befassen sich mit der Problematik der Delaminierung. Merkmal 2.3 bestimmt lediglich, dass die Kräfteverteilung so bemessen sein muss, dass die Bogen aufeinander gleiten können müssen, um so die Funktion des Abstandsstücks als Haltefuß zu ermöglichen (BPatG, NU S. 15). Eine (gewisse) Delaminierung im Bereich des Haltefußes wird hiermit nicht ausgeschlossen, wofür schon spricht, dass sich das Merkmal 2.1 seinem Wortlaut nach nur auf den Bereich des Abstandsstücks bezieht, der starr in der Ebene (= Beabstandungsebene) gehalten werden soll. Der Haltefuß tritt nach Merkmal 3 jedoch aus dieser Ebene hervor, so dass er nicht Teil der Ebene ist. Eine gewisse Delaminierung der Schichten im Bereich des Haltefußes ist schon deshalb nicht ausgeschlossen. Der Haltefuß muss nur so ausgebildet sein, dass er die ihm zugedachte Festhaltefunktion erfüllen kann. Es muss sich bei ihm daher um einen dauerhaften und stabilen Fuß eines Abstandsstücks handeln, der dieses auf einer nicht horizontalen Oberfläche eines Bauteils halten kann. Nicht gewährleistet wäre dies, wenn alle oder fast alle Schichten auffächern, so dass im Wesentlichen nur noch einzelne Bogen vorliegen. Liegt hingegen ein zu einem dauerhaften und stabilen Fuß verformtes Ende eines Abstandsstücks vor, welches die vom Haltefuß zu erfüllende Festhaltefunktion trotz gewisser Delaminierungen im Fußbereich gewährleistet, reicht dies für die Zwecke der Erfindung aus.

196

gg)Darüber hinaus steht einer Benutzung der Lehre des Patentanspruchs 1 aber auch ein Reißen des Harzfilms bis in den Biegebereich und sogar bis in den Beabstandungsteil des Abstandsstücks nicht zwingend entgegen. Zwar können Ablösungen hier unter Umständen zu unerwünschten Unebenheiten führen (vgl. Abs. [0028]). Aber auch dort ist nicht jeder Riss bzw. Bruch des Harzfilms schädlich, sondern nur ein solcher, der funktionsbeeinträchtigende Auswirkungen hat.

197

Dies gilt zunächst für Risse im Biegebereich. Denn dieser Bereich dient der Ausbildung des Haltefußes und wird nicht auch für die Abstandsfunktion herangezogen.

198

Wie bereits ausgeführt, weist das patentgemäße Abstandsstück einen Beabstandungsbereich auf, der auch als Wirkbereich bezeichnet werden kann. Das Abstandsstück soll ein Spiel zwischen zwei Bauteilen auffangen, die nach Zwischenfügung des Abstandsstücks gegeneinander festgezogen werden (Abs. [0007]). Hierzu weist das Abstandsstück einen Beabstandungsbereich auf, der der tatsächlichen Sicherstellung eines definierten Abstands zwischen diesen zwei Teilen dient. Der Beabstandungsbereich hat zwei planparallele, einander gegenüberliegende Wirkflächen, die jeweils mit den zugehörigen Kontaktflächen der in vorgegebenem Abstand voneinander anzuordnenden Teile in Kontakt treten. Der Biegebereich gehört nicht zu dem Beabstandungsbereich, was bereits daraus folgt, dass Merkmal 3 den Haltefuß dahin definiert, dass dieser aus der in Merkmal 2.1 – sowie in den Merkmalen 2.2 und 2.3. – angesprochenen (Beabstandungs-)Ebene heraustritt. Der Haltefuß mit seinem Fußbereich schließt deshalb den Biegebereich ein. Letzterer Bereich wird, was für den Fachmann auf der Hand liegt, nicht für die Abstandseinstellungsfunktion herangezogen. Ein Anordnen des Biegebereichs zwischen den Kontaktflächen würde nämlich, wie die nachfolgend eingeblendete Abbildung verdeutlicht, dazu führen, dass die Wirkflächen des Abstandsstücks und die Kontaktflächen der Teile nicht mehr parallel zueinander wären und der vorgesehene Abstand nicht eingehalten werden könnte (siehe Abb. 1, rechte Konfiguration). Ein Versagen (Reißen) des Harzfilms im Biegebereich ist daher für die technische Funktion des Abstandsstücks unschädlich.

199

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200

Darüber hinaus kann es aber auch unschädlich sein, wenn sich ein Riss im Harzfilm geringfügig über den Biegebereich hinaus in den Beabstandungsbereich erstreckt.

201

Zwar wird der Fachmann nicht annehmen, dass selbst längere Risse des Harzfilms und daraus resultierende Ablöseerscheinungen im Beabstandungsbereich unschädlich sein können, weil ein Festziehen der spielbehafteten Bauteile mit dem zwischen diesen eingefügten Abstandsteil dazu führt, dass das Abstandsstück zusammengepresst wird, wodurch ein „Auffächern“ der Metallschichten wieder beseitigt wird. Die Beklagte hat im letzten Verhandlungstermin darauf hingewiesen, dass bei Rissen in der Harzschicht und daraus resultierenden Ablöseerscheinungen Fremdkörper (z.B. größere Staubkörner) in den Spalt eindringen könnten. Je nach Anwendungsbereich können in der Tat schon kleine Fremdkörper in einer Umgebung den Abstand der Wirkflächen in technisch erheblicher Weise verändern, wenn die Dicke der Metallblätter von derselben Größenordnung wie der Fremdkörper ist.

202

Gleichwohl geht der Fachmann aber nicht davon aus, dass ein Versagen der Harzschicht über den Biegebereich hinaus keinesfalls in den Beabstandungsbereich vordringen darf. Erstreckt sich ein Riss im Harzfilm nur geringfügig über den Biegebereich hinaus in den Beabstandungsbereich hinein, kann vielmehr auch dies unschädlich sein. Der Fachmann berücksichtigt in diesem Zusammenhang nämlich, dass bei einem patentgemäßen Abstandsstück auch ein unabsichtliches Eindringen des Biegebereichs zwischen die Kontaktflächen der Teile (vgl. vorstehend wiedergegebene Abbildung rechts) schnell zu einem inakzeptablen Ergebnis führt. Ein solches kann auftreten, wenn das Abstandsstück beim Montageprozess verrutscht und dann vom Haltefuß festgehalten wird. Diesem Umstand wird der Fachmann dadurch begegnen, dass er beim Festziehen der Teile den Beabstandungsbereich in kleinem Maße aus dem Spalt zwischen den Kontaktflächen der Teile hervorzieht und überstehen lässt (vgl. vorstehend wiedergegebene Abbildung links), wie dies auch die Figur 5 des Klagepatents erkennen lässt. Der Fachmann wird hier einen gewissen Übergangsbereich abschätzen, den er sicherheitshalber überstehen lässt. Befindet sich nun beispielsweise bei einem Abstandsstück mit einem lokalen Harzfilmriss im Übergang zwischen dem Biegebereich und dem Beabstandungsbereich ein Fremdkörper, der dort lokal zu einer ungewollten Spreizung der Wirkflächen führt, hat dies keinen Einfluss auf die Funktion des Abstandsstücks.

203

Zur Realisierung der technischen Funktion des Abstandsstücks können vor diesem Hintergrund auch solche Risse im Harzfilm unschädlich sein, die sich bis in den Beabstandungsbereich des Abstandsstücks erstrecken, sofern sie sich auf einen Übergangsbereich beschränken. Wo der Übergangsbereich endet, ist in Abhängigkeit zur gesamten Länge des Beabstandungsbereichs zu beurteilen. Der Übergangsbereich ist eine Fläche, die der Fachmann angesichts der konkreten Anwendung des Abstandsstücks als verzichtbar ansieht. Er wird hierbei im Regelfall jedenfalls einen Verlust von etwa 10 % der Wirkfläche an den Übergangsbereich als hinnehmbar erachten.

204

hh)Was das „Gleiten“ im Sinne von Merkmal 2.3 anbelangt, muss dieses – bei Ausübung einer entsprechenden Scherkraft auf das Abstandsstück – schließlich nicht für alle Schichten gleich sein und es müssen auch nicht notwendig alle Schichten aufeinander gleiten. Denn Merkmal 2.3 verlangt seinem Wortlaut nach nur, dass die Komponente der Kohäsionskraft in der Ebene ein Gleiten der Schichten aufeinander erlauben soll. Das erwünschte „Gleiten“ bezweckt, dass der Haltefuß aus der Ebene ausgebogen werden kann und der übrige (ebene) Teil des Abstandsstücks (d.h. der Beabstandungsteil) dabei unversehrt – insbesondere steif und eben – bleibt. Dies erfordert, dass sich der auf das Abstandsstück ausgeübte „Biegestress“ durch das Gleiten der Metallschichten „entladen“ kann, und es nicht zu anderen nachteiligen Veränderungen kommt, die die Funktion des Abstandsstücks beeinträchtigen, wie einem Bruch des Abstandsstücks und/oder einem Reißen einzelner Metallschichten. Solange dies durch ein Gleiten einzelner Metallschichten aufeinander ermöglicht wird, reicht dies für die Zwecke der Erfindung aus. Ist ein solches Gleiten möglich, kann es bei Anwendung einer entsprechenden Scherkraft an unterschiedlichen Stellen stattfinden, je nachdem, wo bzw. an welchen Stellen die konkret durch eine bestimmte Biegebeanspruchung eingeleiteten Biegekräfte (Scherkräfte) die Versagensspannung (= Komponente der Kohäsionskraft in der Ebene) zuerst überschreiten. Letztlich schließt der Patentanspruch 1 auch nicht aus, dass es bei den metallischen Bogen zu einer Längung/Dehnung kommt (Dr. D., Anhörungsprotokoll, S. 20/21).

205

2.Gegenstand des Patentanspruchs 7 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Abstandsstücks.

206

a)Das Herstellungsverfahren umfasst die Zubereitung einer flüssigen Lösung, die ein nicht polymerisiertes Harz und Lösungsmittel im Überfluss umfasst (Merkmal (7.1)), das Beschichten mehrerer Flachmetallbogen aus Metall (Metallschichten) mit dieser flüssigen Lösung derart, dass auf mindestens einer Schichtseite ein Harzfilm gebildet wird (Merkmal 7.2), die Stapelung der Flachmetallbogen aus Metall derart, dass sie voneinander durch den Harzfilm getrennt sind (Merkmal (7.3)), und das Überführen des Harzes in einen Polymerisationszustand, der dem so gebildeten Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, die den Merkmalen 2.1 bis 2.3 von Patentanspruch 1 entspricht (Merkmale (7.4) bis (7.4.3)). Das in Patentanspruch 7 geschützte Herstellungsverfahren wird demgemäß durch seine Ausrichtung auf die in der Merkmalsgruppe 2 des Anspruchs 1 definierten Eigenschaften geprägt (BGH, NU Rn. 107). Nach Erhalt der Kohäsionskraft zwischen den Schichten wird in einem weiteren Schritt mindestens ein Ende des Abstandsstücks in ein Werkzeug geklemmt, ohne es zu spannen, und auf das Abstandsstück eine Scherkraft ausgeübt, die bewirkt, dass die Schichten übereinander derart gleiten, dass aus der Ebene das Ende in Form eines Haltefußes heraustritt (Merkmale (7.5) bis (7.5.2)).

207

b)Gemäß Merkmal (7.1) umfasst die zuzubereitende flüssige Lösung neben einem nicht polymerisierten Harz Lösungsmittel „im Überfluss“.

208

Mit der Angabe „im Überfluss“ könnte bei isolierter Betrachtung gemeint sein, dass ein Lösungsmittelüberschuss vorliegen muss. In diesem Sinne hat der Sachverständige das Merkmal (7.1) in seinem schriftlichen Gutachten interpretiert. Nach seinen dortigen Ausführungen versteht der Fachmann das in Rede stehende Merkmal im Kontext des Klagepatents dahin, dass die Mischung aus Harz und Lösemittel aus mehr Lösemittel besteht als nötig ist, um das Harz vollständig zu verdünnen oder zu lösen (Gutachten S. 11).

209

Unberücksichtigt bleibt dabei allerdings die den Patentanspruch erläuternde Patentbeschreibung. Nach dieser liegt ein „Überfluss“ vor, wenn Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % der Lösung zugegeben wird, um das Harz zu dispergieren (Abs. [0031]). Damit soll erreicht werden, dass der Film aus Harz möglichst dünn aufgetragen werden kann. In Absatz [0031] heißt es hierzu (Unterstreichung hinzugefügt):

210

„In einem ersten Schritt bereitet man eine flüssige Lösung zu, die ein nicht polymerisiertes Harz enthält, dem man ein Lösungsmittel im Überfluss zugibt. Die üblicherweise zugegebenen Mengen an Lösungsmittel schwanken im Allgemeinen von 15 bis 20 %, um ein Auftragen auf die Bogen mit Rollen wie beim Offsetdruck, durch Zerstäubern oder durch Eintauchen in ein Bad zu ermöglichen. Der Überfluss liegt vor, sobald man Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % der Lösung zugibt, um das Harz zu dispergieren. Um eine noch stärkere Dispersion des Harzes zu erhalten, kann man bis 40 % gehen, ohne die Polymerisation des Harzes zu beeinträchtigen, die man später durchführt. Man kann den oberen Wert auch geringfügig überschreiten, ... .“

211

Diese Beschreibungsstelle kann nur als eine allgemeine Definition des Begriffs bzw. Teil-Merkmals „im Überfluss“ verstanden werden. Während nach der Patentbeschreibung „üblicherweise“ bzw. „im Allgemeinen“ Mengen an Lösungsmittel im Verhältnis von 15 bis 20 % zugegeben werden, liegt der von Patentanspruch 7 geforderte Überfluss danach vor, sobald Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % der Lösung zugegeben wird, um das Harz zu dispergieren.

212

Der Fachmann wird diese Beschreibungsstelle zur Auslegung des Merkmals (7.1) heranziehen.

213

Die Auslegung eines Patentanspruchs ist stets geboten und darf auch dann nicht unterbleiben, wenn dessen Wortlaut eindeutig zu sein scheint (vgl. BGH, GRUR 2015, 875, 877 Rn. 16 – Rotorelemente, mwN.; GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband; GRUR 2021, 942 Rn. 22 – Anhängerkupplung II; Senat, Urt. v. 29.02.2024 – I-2 U 6/20, GRUR-RS 2024, 7537 Rn. 55 – Rohrbearbeitungsvorrichtung). Zur Auslegung des Patentanspruchs sind die Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1 EPÜ). Denn die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein „patenteigenes Lexikon“ darstellen (BGH, GRUR 1999, 909 – Spannschraube; GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge; GRUR 2016, 361 Rn. 14 – Fugenband; GRUR 2021, 942 Rn. 22 – Anhängerkupplung II). Auch der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert und damit auch begrenzt (BGH, GRUR 2011, 701 Rn. 23 – Okklusionsvorrichtung), schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern (BGH, GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente). Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht. Die Patentschrift ist daher in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung ergeben (BGH, GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge; GRUR 2018, 1128 Rn. 16 – Gurtstraffer; GRUR 2021, 1167 Rn. 21 – Ultraschallwandler). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs nicht mit der Beschreibung in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen die Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGH, GRUR 2011, 701 Rn. 24 – Okklusionsvorrichtung; GRUR 2015, 875 Rn. 16 – Rotorelemente; GRUR 2015, 972 Rn. 22 – Kreuzgestänge; GRUR 2021, 1167 Rn. 21 – Ultraschallwandler).

214

Letzteres ist hier nicht der Fall. Der Patentanspruch kann ohne weiteres dahin verstanden werden, dass ein Überfluss an Lösungsmittel dann vorliegt, wenn Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % der Lösung zugegeben wird.

215

Soweit der Sachverständige ausführt, die in Absatz [0031] angegebenen Prozentzahlen an Lösungsmittel hätten ohne konkrete Angabe des Klebstoffs und des Lösemittels keine Bedeutung für den Fachmann (Gutachten Dr. D., S. 11), ändert dies nichts daran, dass das Klagepatent ausweislich seiner Beschreibung davon ausgeht, dass ein Überfluss vorliegt, wenn Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % der Lösung zugegeben wird.

216

Hierin sieht sich der Fachmann dadurch bestätigt, dass Unteranspruch 10 ausdrücklich Schutz für ein Herstellungsverfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9 beansprucht, bei dem, um die flüssige Lösung zuzubereiten, Lösungsmittel in einem Verhältnis über 20 % der Lösung zugegeben wird, um das Harz zu dispergieren. Dieser Unteranspruch enthält damit explizit eine entsprechende Handlungsanweisung. Dass die Lehre des Unteranspruchs 10 und die Lehre eines Hauptanspruchs 7, auf den der Unteranspruch 10 rückbezogen ist, übereinstimmen, steht dem vorstehend herausgearbeitete Verständnis des Anspruchs 1 nicht entgegen.

217

Die Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kann grundsätzlich zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs beitragen, da Unteransprüche die im Hauptanspruch unter Schutz gestellte Lösung weiter ausgestalten und daher – mittelbar – Erkenntnisse über deren technische Lehre zulassen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Unteransprüche regelmäßig den Gegenstand des Hauptanspruchs nicht einengen, sondern, nicht anders als Ausführungsbeispiele, lediglich – ggf. mit einem zusätzlichen Vorteil verbundene – Möglichkeiten seiner Ausgestaltung aufzeigen (BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 15 – Wärmetauscher; OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 86 – Unterbauleiste; Urt. v. 16.05.2024 – I-2 U 70/23, GRUR-RS 2024, 12508 Rn. 93 = GRUR 2024, 1840 (Ls.) – Rotorelemente). Inwieweit sich aus dem Gegenstand eines Unteranspruchs tragfähige Rückschlüsse für das Verständnis des Hauptanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe gewinnen lassen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere auch davon, worin die mit dem Unteranspruch vorgeschlagene Ergänzung der technischen Lehre des Hauptanspruchs besteht und auf welche Weise sie den Gegenstand des Hauptanspruchs fortbildet: Wird dadurch etwa ein Merkmal im Interesse funktionaler Optimierung um einen dieses Merkmal weiter ausformenden Aspekt ergänzt, kann dies unter Umständen eher tragfähige Rückschlüsse auf das dem betreffenden Merkmal im Rahmen der Lehre des Klagepatents beizulegende Verständnis ermöglichen, als wenn den Merkmalen des Hauptanspruchs additiv ein weiteres Element hinzugefügt wird (BGH, GRUR 2016, 1031 Rn. 15 – Wärmetauscher; GRUR 2021, 45 Rn. 28 – Signalumsetzung; OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.08.2023 – I-15 U 39/22, GRUR-RS 2023, 42708 Rn. 86 – Unterbauleiste; Urt. v. 16.05.2024 – I-2 U 70/23, GRUR-RS 2024, 12508 Rn. 93 = GRUR 2024, 1840 (Ls.) – Rotorelemente).

218

Im Streitfall präzisiert Unteranspruch 10 das Merkmal (7.1). Im Hinblick auf die in der Patentbeschreibung enthaltene Definition des Begriffs „im Überfluss“ wird der Fachmann davon ausgehen, dass Unteranspruch 10 konkretisiert, was Patentanspruch 7 mit seinem Merkmal (7.1) vorgibt. Denn der Patentbeschreibung lassen sich keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass ein Überfluss im Sinne dieses Merkmals – entgegen Absatz [0031] – auch bereits dann vorliegen könnte, wenn Lösungsmittel lediglich in einem Verhältnis von nicht mehr als 20 % der Lösung zugegeben wird. Zwar hat dieses Verständnis zur Folge, dass die Lehre des Unteranspruchs 10 vollständig in der Lehre des Hauptanspruchs 7 des Klagepatents enthalten ist, d.h. der Gegenstand des Unteranspruchs 10 und der Gegenstand des Patentanspruchs 7 sind identisch. Davon, dass die Lehre eines Unteranspruchs und die Lehre eines Hauptanspruchs, auf den der Unteranspruch rückbezogen ist, vollkommen identisch sind, wird der Fachmann in der Regel nicht ausgehen. Ein dahingehendes Verständnis ist jedoch möglich. Auch wenn der Gegenstand eines Unteranspruchs regelmäßig enger ist als der des zugrundeliegenden Hauptanspruchs, lässt sich allein aus seiner Existenz nicht zwingend ableiten, dass der Hauptanspruch einen weiteren Gegenstand erfassen muss und seine Verwirklichung auch in einer Weise möglich sein muss, die nicht gleichzeitig die Merkmale des Unteranspruchs erfüllt (BGH, Urt. v. 14.05.2019 – X ZR 93/17, BeckRS 2019, 17249 Rn. 17 – Seitenaufprallschutz bei Kopf-Airbag; Benkard PatG/Schacht, 12. Aufl. 2023, PatG § 34 Rn. 236; Haedicke/Timmann PatR-HdB/Nägerl, 2. Aufl. 2020, § 4 Rn. 56).

219

Dass sich die entsprechende Aussage in der Patentbeschreibung nur auf den Fall bezieht, dass zu dem betreffenden Harz üblicherweise nur eine Menge an Lösungsmittel im Bereich von 15 bis 20 % zugegeben würde, lässt sich der Patentbeschreibung nicht entnehmen. Entgegen der Auffassung der Klägerin bezieht sich die Aussage in Absatz [0031] der Patentbeschreibung, wonach der Überfluss vorliegt, sobald man Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % der Lösung zugibt, auch nicht nur auf die Ausgangsmaterialien Duroplaste bzw. Expoxidharze und Azeton. Diese werden erst im Anschluss benannt, wobei in dieser Beschreibungsstelle auch Thermoplaste und für diese geeignete Lösungsmittel genannt werden. Einleitend ist in Absatz [0031] nur allgemein von einem nicht polymerisierten Harz und einem Lösungsmittel die Rede. Schließlich wird der Fachmann die in Rede stehende Beschreibungsstelle auch mit Blick auf den Unteranspruch 10 nicht im vorstehenden Sinne verstehen.

220

Wie der Fachmann die Vorgabe gemäß Absatz [0031], wonach ein Überfluss an Lösungsmittel dann vorliegt, wenn Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % der Lösung zugegeben wird, im Einzelnen versteht, bedarf vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform keiner abschließenden Entscheidung. Insoweit kann insbesondere dahinstehen, ob diese Vorgabe im Hinblick auf die Angabe in dieser Beschreibungsstelle, wonach Lösungsmittel „der Lösung“ zugegeben wird, sowie mit Rücksicht darauf, dass bei einem Epoxidharz und Azeton zur Herstellung einer Lösung die doppelte Menge Lösungsmittel erforderlich sein könnte (vgl. dazu Dr. D., Anhörungsprotokoll, S. 11), dahin zu verstehen ist, dass mit dem geforderten Überfluss ein Anteil des Lösemittels von 120 % gefordert wird (vgl. dazu Anhörungsprotokoll, S. 15/16). In jedem Fall ist das in Rede stehende Merkmal (7.1) im Lichte der Patentbeschreibung dahin zu interpretieren, dass die flüssige Lösung jedenfalls Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % enthalten muss.

221

c)Gemäß der Merkmalsgruppe (7.4) wird das Harz in einen Polymerisationszustand geführt, der dem Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten verleiht, die den Merkmalen 2.1 bis 2.3 von Patentanspruch 1 entspricht. Insoweit kann auf die Erläuterung zu diesen Merkmalen verwiesen werden.

222

d)In einem letzten Verfahrensschritt wird nach Erhalt der Kohäsionskraft (Merkmal (7.5)) mindestens ein Ende des Keils in ein Werkzeug geklemmt, ohne es zu spannen (Merkmal (7.5.1)), und auf den Keil eine Scherkraft ausgeübt, die bewirkt, dass die Schichten übereinander derart gleiten, dass aus der Ebene das Ende in Form eines Klemmfußes heraustritt (Merkmal (7.5.2)). Hinsichtlich des letzteren Merkmals kann ebenfalls auf die Erläuterungen zu Merkmal 2.3 von Patentanspruch 1 verwiesen werden.

223

3.Gegenstand des Patentanspruchs 6 ist schließlich ein Verfahren zur Anordnung eines zweiten Teils, das eine zweite, nicht waagrechte Fläche aufweist, auf einem ersten Teil, das eine erste, nicht horizontale Fläche aufweist.

224

Das Verfahren sieht das Bereitstellen eines Abstandsstücks entsprechend den Merkmalen 1 bis 2.2 und 3 von Patentanspruch 1 (Merkmale (6.1) bis (6.1.2)), das schrittweise Entfernen einer oder mehrerer Bogen (Schichten) auf einer Seite bis zum Erhalt einer Abstandsstückdicke, die der Abstandsanordnung entspricht (Merkmal (6.2)), das Platzieren des Abstandsstücks auf die erste Fläche derart, dass der Haltefuß das Abstandsteil auf dem ersten Teil hält (Merkmal (6.3)) und das Annähern des zweiten Teils an den ersten Teil gegen das Abstandsstück vor (Merkmal (6.4)).

225

Was den Schritt des Bereitstellens eines Abstandsstücks gemäß den Merkmalen 1 bis 2.2 und 3 von Patentanspruch 1 (Merkmale (6.1) bis (6.1.2)) anbelangt, kann auf die Ausführungen zu diesen Merkmalen Bezug genommen werden. In Anspruch 6 findet sich allerdings keine direkte Entsprechung zu Merkmal 2.3 (BGH, NU Rn. 109). In seinem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsurteil ist der Bundesgerichtshof davon ausgegangen, dass diese Ausgestaltung aber die Grundlage für die Ausbildung eines Haltefußes im Sinne von Merkmal 2.3 und ein solcher Haltefuß auch in Anspruch 6 (Merkmal (6.1.3)) zwingend vorgesehen ist (BGH, NU Rn. 109). Ob das Merkmal 2.3 damit nach Auffassung des Bundesgerichtshofs in den nebengeordneten, nicht auf Anspruch 1 rückbezogenen Anspruch 6 hineinzulesen ist, kann vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform dahinstehen. Ebenso muss nicht entschieden werden, ob einem solchen Verständnis des Patentanspruchs 6 beizutreten ist. Es kann hier zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass der Anspruch 6 in diesem Sinne zu interpretieren ist.

226

C.Hiervon ausgehend macht die Beklagte entgegen der Beurteilung des Landgerichts mit der angegriffenen Ausführungsform von der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 unmittelbar und wortsinngemäß Gebrauch. Ferner verletzt die Beklagte den Patentanspruch 6 mittelbar. Hingegen macht die Beklagte von der technischen Lehre des Verfahrensanspruchs 7 keinen Gebrauch.

227

1.Die angegriffene Ausführungsform entspricht wortsinngemäß sämtlichen Vorgaben des Patentanspruchs 1.

228

a)Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich in wortsinngemäßer Verwirklichung der Merkmale der Merkmalsgruppe 1 um ein schälbares Abstandsstück (Unterlegkeil) im Sinne des Klagepatents, das mehrere Schichten (Bogen) aus Metall umfasst, die jeweils durch einen Harzfilm voneinander getrennt sind. Das Abstandsstück weist unstreitig eine Vielzahl dünner Metallschichten auf, zwischen denen sich jeweils ein Harz befindet.

229

b)Der zwischen den Metallschichten vorgesehene Harzfilm verleiht dem angegriffenen Abstandsstück eine Kohäsionskraft zwischen den Schichten, die einen Betrag hat, der größer ist als ein minimaler Haltewert des starren Abstandsstücks in einer Ebene (Merkmale 2 und 2.1).

230

aa)Die Metallschichten der angegriffenen Ausführungsform haften durch den Harzfilm bzw. die durch diesen vermittelte Bindekraft in ihrer Gesamtheit aneinander. Augenscheinlich fallen die Metallschichten des angegriffenen Abstandsstücks nicht auseinander (vgl. auch Gutachten Dr. D., S. 18 und 19), sondern werden diese in ihrer Gesamtheit durch das Harz als Einheit zusammengehalten. Wie insbesondere die vorliegenden Fotos erkennen lassen, handelt es sich augenscheinlich um ein funktionsfähiges Abstandsstück, das einen als ebenen einzustufenden Teil aufweist. Dieser ebene Teil (Beabstandungsteil) bleibt starr in einer Ebene. Ein Biegen bei Auftreten geringerer Scherkräfte wird verhindert.

231

bb)Das gilt ungeachtet des Umstandes, dass bei der angegriffenen Ausführungsform im Bereich des Haltefußes ein (gewisses) Auffächern bzw. Ablösen der Schichten in lotrechter Richtung vorliegt, und zwar (zum Teil) auch im Biegebereich.

232

(1)Hinsichtlich der Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform kann nur auf die vorliegenden Fotos und das von der Beklagten selbst in zweiter Instanz vorgelegte Muster abgestellt werden. Die Klägerin hat ihrerseits kein Muster der angegriffenen Ausführungsform vorgelegt und sie ist nach ihren Angaben auch nicht im Besitz eines solchen. Die Klägerin hat als Anlagen LSG17, LSG22 und LSG23 in erster und zweiter Instanz mehrere Fotos von dem in Frankreich beschlagnahmten Exemplar der angegriffenen Ausführungsform (nachfolgend auch: Exemplar 1) vorgelegt. Die Beklagte hat ihrerseits auf eine u.a. in ihrer Klageerwiderung auf Seite 13 eingeblendete, von ihr mit Markierungen versehene Abbildung („Abbildung 5“; Bl. 64 LG-Akte) Bezug genommen (nachfolgend auch: Exemplar 2). Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die vorgelegten Fotos jeweils Exemplare der angegriffenen Ausführungsform, d.h. einen „Y1“-Unterlegkeil mit Klemmfuß zeigen, wie ihn die Beklagte in Deutschland herstellt. Außerdem hat die Beklagte im Verlaufe des Berufungsrechtsstreits mit Schriftsatz vom 08.05.2023 ein Muster der angegriffenen Ausführungsform zu den Akten gereicht (nachfolgend auch: Muster oder Exemplar 3).

233

(2)Die Beklagte hat in erster Instanz vorgetragen, dass bei der angegriffenen Ausführungsform Schichten delaminieren bzw. sich Schichten ablösen, was die Klägerin vor dem Landgericht nicht, jedenfalls aber nicht erheblich bestritten hat.

234

(2.1)Ausweislich der von der Beklagten in Bezug genommenen Abbildung 5 der Klageerwiderung, die das Exemplar 2 zeigt, sind an einem Ende des Abstandsstücks, nämlich am Ende des umgebogenen Teils des Abstandsstücks mehrere Stufen ausgebildet (gelbe Pfeile), wobei diese Stufen jeweils von mehreren Metallschichten gebildet werden. Eine solche treppenartige Struktur ist auch den das Exemplar 1 zeigenden Fotos zu entnehmen und eine solche weist auch das von der Beklagten überreichte Muster (Exemplar 3) auf. Diese Stufen haben sich beim Umbiegen des Abstandsstücks gebildet. Im Bereich der Stufen schließen die benachbarten Metallschichten nicht mehr bündig ab, wohingegen die Schichten vor dem Biegen des Abstandsstücks unstreitig noch bündig miteinander abgeschlossen hatten. Es hat insoweit eine Verschiebung der Lagen parallel zur Ebene stattgefunden. Nach dem erstinstanzlichen Vorbringen der Beklagten haben sich die betreffenden Schichten auch im Inneren des Unterlegkeils, insbesondere im Knickpunkt zwischen dem ebenen Teil und dem Fuß, abgelöst (violette Pfeile).

235

(2.2)Diesem Vorbringen ist die Klägerin in erster Instanz nicht konkret entgegengetreten. Sie hat vielmehr nur die Ansicht vertreten, dass ein gewisses Auffächern bzw. Delaminieren im Bereich des Knicks bzw. Klemmfußes irrelevant sei (vgl. Schriftsatz v. 09.04.2021, S. 20 f. [Bl. 119 f. LG-Akte], Schriftsatz v. 05.08.2021, S. 4 f. [Bl. 119 f. LG-Akte]), wobei sie in diesem Zusammenhang sogar ein vereinzeltes Auffächern bzw. Delaminieren im Bereich des Klemmfußes ausdrücklich zugestanden hat (Schriftsatz v. 05.08.2021, S. 4 [Bl. 119 LG-Akte], S. 6 [Bl. 176 LG-Akte]).

236

Soweit die Klägerin ausweislich des Sitzungsprotokolls des Landgerichts vom 12.10.2021 (S. 2; Bl. 239 LG-Akte) im Verhandlungstermin vor dem Landgericht ausgeführt hat, man erkenne auf den Fotos Schichten, die ohne ein Delaminieren geglitten seien, da man hier keine Lücken sehe, hat sie hiermit eine gewisse Ablösung von Schichten nicht in Abrede gestellt. Ihr diesbezüglicher Vortrag hat sich nicht auf sämtliche Schichten bezogen. Vielmehr hat sie nur geltend gemacht, dass es erkennbar Schichten gibt, die sich nicht abgelöst haben, was unstreitig ist. Dies wird auch aus dem sich aus dem Verhandlungsprotokoll des Landgerichts ergebenden weiteren Vortrag der Klägerin deutlich. Die Klägerin hat nämlich unter Bezugnahme auf die auf Seite 6 des Schriftsatzes der Beklagten vom 17.09.2021 (Bl. 215 LG-Akte) eingeblendete Abbildung, die der von der Klägerin vorgelegten Anlage LSG22 entnommen ist und das in Frankreich beschlagnahmte Exemplar 1 zeigt, vorgetragen, dass dort Schichten erkennbar seien, die nicht delaminieren. Dass dies für alle Schichten gilt, hat die Klägerin gerade nicht behauptet. Soweit sie in diesem Zusammenhang in Bezug auf die von der Beklagten stammende Abbildung 5 ausgeführt hat, diese „zeige auch kein Auffächern, sondern ein Gleiten“, lässt sich diesem Vortrag ein Bestreiten einer gewissen Ablösung einzelner Schichten bei dem in dieser Abbildung gezeigten Exemplar der angegriffenen Ausführungsform (Exemplar 2) ebenfalls nicht entnehmen. Gleiches gilt für den weiteren Vortrag der Klägerin im Verhandlungstermin vor dem Landgericht. Ausweislich des Sitzungsprotokolls des Landgerichts (S. 3; Bl. 240 LG-Akte) hat die Klägerin dort unter Bezugnahme auf die vorstehend bezeichneten Fotos ferner vorgetragen, dass kein Spalt erkennbar sei, wenn Schichten aufeinander geblieben seien. In der Abbildung 5 könne man eine Stufenbildung erkennen und dass Schichten, welche eine Stufe ausbildeten, zusammen blieben. Auch hiermit hat die Klägerin eine teilweise Ablösung einzelner Schichten bei der angegriffenen Ausführungsform nicht bestritten. Sie hat insoweit lediglich vorgetragen, dass bei der angegriffenen Ausführungsform die Schichten innerhalb der Stufen miteinander verbunden bleiben.

237

(2.3)Richtig ist zwar, dass die Beklagte in erster Instanz schriftsätzlich nicht ausdrücklich behauptet hat, dass es bei der angegriffenen Ausführungsform „Abstände“ zwischen den Schichten im Inneren des Unterlegkeils, insbesondere im Knickpunkt, gibt. Sie hat schriftsätzlich namentlich nicht ausdrücklich behauptet, dass die violetten Pfeile in der Abbildung 5 der Klageerwiderung „Abstände“ im Inneren des Unterlegkeils, insbesondere im Knickpunkt, kennzeichnen. Das schriftsätzliche Vorbringen der Beklagten zu dieser Abbildung betraf allein ein „Ablösen“ der Schichten. Ein Lösen der Schichten muss nicht zwingend mit der Ausbildung von (makroskopisch sichtbaren) Abständen zwischen den Metallschichten und einem völligen Kontaktverlust einhergehen. Im Ergebnis ist es jedoch nicht zu beanstanden, wenn das Landgericht auf der Grundlage des erstinstanzlichen Vorbringens der Parteien von solchen „Abständen“ ausgegangen ist. Denn die Beklagte hat im Verhandlungstermin vor dem Landgericht unter Bezugnahme auf die Abbildung auf Seite 4 der von der Klägerin selbst überreichten Anlage LSG22 vorgetragen, dass in dieser einzelne Brüche zu erkennen seien, die sich gleichmäßig über die Breite verteilten. Durch den Biegestress lösten sich, da das Duroplast nicht nachgeben könne, an den betreffenden Stellen die Schichten. Dies sehe man an dem Knick. In der Abbildung 1 auf der Seite 4 der Anlage LSG22 erkenne man, dass zwischen den Schichten „Abstände“ bestünden (LG-Sitzungsprotokoll v. 12.10.2021, S. 2, Bl. 241 LG-Akte). Auch diesem Vorbringen ist die Klägerin im Verhandlungstermin vor dem Landgericht nicht entgegengetreten, weshalb das Landgericht die Existenz von „Abständen“ zwischen benachbarten Schichten bei der angegriffenen Ausführungsform im Ergebnis zu Recht als unstreitig angesehen hat. Zwar bezog sich das betreffende Vorbringen der Beklagten unmittelbar auf das in der Anlage LSG22 gezeigte Exemplar 1 und nicht auf das in der Abbildung 5 der Klageerwiderung gezeigte Exemplar 2. Dass für das letztere Exemplar etwas anderes gilt, ist jedoch weder dargetan noch ersichtlich. Keine der Parteien hat in erster Instanz behauptet, dass sich die in den jeweils vorgelegten Fotos gezeigten Exemplare der angegriffenen Ausführungsform in einer relevanten Weise voneinander unterscheiden.

238

(2.4)Soweit die Klägerin in der Berufungsinstanz in Bezug auf das in der Abbildung 5 der Klageerwiderung gezeigte Exemplar der angegriffenen Ausführungsform (Exemplar 2) erstmals Delaminierungen und/oder Abstände im Bereich des Klemmfußes bestreitet (Berufungsbegründung v. 15.03.2021, S. 30 [Bl. 95 eA]; Replik v. 30.09.2022, S. 15/16 [Bl. 173/174 eA]) und sie behauptet, dass die Schichten in Kontakt bleiben, und zwar auch die Schichten, die Stufen ausbildeten, also die Schichten, die sich stufenbildend gegeneinander verschoben haben und an die Stufe angrenzen (Berufungsbegründung v. 15.03.2021, S. 32 [Bl. 97 eA], S. 30 [Bl. 95 eA]; Replik v. 30.09.2022, S. 15/16 [Bl. 173/174 eA]), kann sie mit diesem neuen, von der Beklagten ausdrücklich bestrittenen (Berufungserwiderung v. 30.06.2022, S. 14 f. [Bl. 149 f. eA], S. 17 f. [Bl. 152 f. eA]) Vortrag in zweiter Instanz nicht mehr gehört werden (§ 531 Abs. 2 ZPO). Entsprechendes gilt für ihren zweitinstanzlichen Vortrag, wonach bei dem in den von ihr vorgelegten Fotos gezeigten Exemplar der angegriffenen Ausführungsform („Exemplar 1“) die Schichten, bei denen die Verschiebungen in der Anlage LSG23 durch rote Pfeile gekennzeichnet sind, in Kontakt geblieben sind (Replik v. 30.09.2022, S. 13 [Bl. 173 eA]), und ihre zweitinstanzliche Behauptung, dass bei diesem Exemplar ein Ablösen nicht bereits kurz vor dem Biegeknick beginnt, der zur Ausbildung des Klemmfußes führt (Replik v. 30.09.2022, S. 14 [Bl. 174 eA]). In Bezug auf das in Frankreich beschlagnahmte Exemplar der angegriffenen Ausführungsform (Exemplar 1) hat die Klägerin im Übrigen eingeräumt, dass sich im Bereich des Klemmfußes geringfügige Abstände ausgebildet haben (Berufungsbegründung v. 15.03.2021, S. 28 [Bl. 93 eA]), S. 29 [Bl. 94 eA]; Replik v. 30.09.2022, S. 13 [Bl. 171 eA]) bzw. es vereinzelt zu einem geringfügigen Auffächern gekommen ist (Berufungsbegründung v. 15.03.2021, S. 30 [Bl. 95 eA]) bzw. vereinzelt Delaminierungen auftreten (Berufungsbegründung v. 15.03.2021, S. 29 [Bl. 94 eA]).

239

(2.5)Letztlich kommt es hierauf allerdings nicht an. Die Klägerin hat eine abweichende Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform jedenfalls nicht nachgewiesen.

240

Die Beklagte behauptet, dass bei der angegriffenen Ausführungsform zwischen den delaminierten Schichten im Bereich des Halte- bzw. Klemmfußes Abstände bestehen. Das Ablösen beginne bereits kurz vor dem Biegeknick, der zur Ausbildung des Klemmfußes führe. Die Schichten delaminierten bereits vor dem Knick (Berufungserwiderung v. 30.06.2022, S. 14 [Bl. 149 eA]). Sie delaminierten bis in den Beabstandungsteil des Keils (Berufungserwiderung v. 30.06.2022, S. 15 [Bl. 150 eA]). Die Risse zögen sich bis in den Teil des Unterlegkeils, der der Beabstandung diene (Berufungserwiderung v. 30.06.2022, S. 16 [Bl. 151 eA]; Duplik v. 06.01.2023, S. 12 [Bl. 214 eA]).). Entlang jeder „Stufe“ ziehe sich ein Riss durch den Klemmfuß bis in den ebenen Teil des Keils (Berufungserwiderung v. 30.06.2022, S. 16 [Bl. 151 eA]). Die violetten Pfeile in ihrer Abbildung 5 kennzeichneten, wie das Landgericht zutreffend festgestellt habe, Abstände zwischen den Schichten. Dass die an die Stufen angrenzenden Metallschichten in Kontakt seien, bestreite sie. Wie bereits in erster Instanz vorgetragen, sei das duroplastische Harz zwischen den Schichten gerissen, hierdurch seien die Schichten voneinander gelöst (Berufungserwiderung v. 30.06.2022, S. 17/18 [Bl. 152/153 eA]).

241

Dafür, dass dies nicht den Tatsachen entspricht, sondern die angegriffene Ausführungsform so ausgestaltet ist, wie sie selbst dies behauptet, ist die Klägerin beweispflichtig. Einen entsprechenden Nachweis hat die Klägerin jedoch nicht geführt.

242

Der gerichtliche Sachverständige ist in seinem schriftlichen Gutachten zu dem Ergebnis gelangt, dass die in seinem Gutachten eingeblendeten Bilder 6, 7 links und 7 rechts ein lotrechtes Ablösen der Schichten im Bereich des Haltefußes erkennen lassen (Gutachten Dr. D., S. 18) und dass Bild 6 ein Auffächern der Lagen bis tief in den Bereich des Abstandseinstellungsbereichs zeigt (Gutachten Dr. D., S. 18). Die beiden als Bild 6 bezeichneten Fotos zeigen das von der Beklagten überreichte Muster (Anlage KAP18). Bild 7 links zeigt das Exemplar 1 (Anlagen LSG17, LSG22, LSG23) und Bild 7 rechts zeigt das Exemplar 2 (Abbildung 5 der Klageerwiderung).

243

Die Klägerin ist dem zwar zum Teil entgegengetreten. Sie macht geltend, dass ein Auffächern in lotrechter Richtung nur in Bild 6 (Muster Anlage KAP18) sowie in Bild 7 links (Exemplar 1), nicht aber in Bild 7 rechts (Exemplar 2) zu sehen sei. Ferner sei es nicht zutreffend, dass in Bild 7 links und Bild 7 rechts ein lotrechtes Ablösen der Lagen im Bereich des Biegeradius erkennbar sei. Danach ist es unstreitig, dass bei den Exemplaren 1 und 3 ein Ablösen der Schichten in lotrechter Richtung vorliegt, und zwar bei dem Exemplar 3 auch im Biegebereich. Letzteres lässt auch das vorliegende Muster gemäß Anlage KAP18 erkennen, wobei sich bei diesem Exemplar der angegriffenen Ausführungsform (Exemplar 3) die Ablösung ersichtlich bis in den Beabstandungsbereich erstreckt. Soweit die Klägerin im Übrigen eine vom Vorbringen der Beklagten abweichende Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform behauptet, hat sie eine solche nicht nachzuweisen vermocht. Der Sachverständige hat im Rahmen seiner Anhörung ausgeführt, dass er aus den in dem Bild 7 rechts seines Gutachtens mit Pfeilen markierten Schatten gefolgert hat, dass sich in diesem Bereich des Biegeradius einzelne Schichten lotrecht voneinander wegbewegt haben (Anhörungsprotokoll, S. 19). Dies hat er im Anhörungstermin als die wahrscheinlichste Erklärung für die zu erkennenden Schatten im Bereich des Biegeradius erachtet (Anhörungsprotokoll, S. 19/20). Dass die Schatten auf eine seitliche Verschiebung der Schichten zurückzuführen sind, konnte der Gutachter zwar nicht ausschließen (Anhörungsprotokoll, S. 20). Das Vorliegen einer lediglich seitlichen Verschiebung der Schichten konnte er aber auch nicht bestätigen. Die vorliegenden Fotos lassen insoweit keine Feststellungen im Sinne des Vortrags der Klägerin zu. Ihnen kann nicht entnommen werden, dass es bei zumindest einem Exemplar der angegriffenen Ausführungsform entgegen dem Vorbringen der Beklagten nur Ablösungen im Haltefußbereich gibt, die sich nicht bis in den Biegebereich bzw. nicht darüber hinaus bis in den Beabstandungsbereich erstrecken.

244

cc)Auch wenn damit in tatsächlicher Hinsicht davon auszugehen ist, dass bei der angegriffenen Ausführungsform einzelne Schichten bereichsweise abgelöst haben, steht dies einer Verwirklichung des Merkmals 2.1 nicht entgegen.

245

Wie bereits ausgeführt, schließt das Klagepatent ein Reißen des Harzfilms nicht schlechterdings aus und lässt es dementsprechend eine gewisse Ablösung der Schichten im Bereich des Haltefußes zu, und zwar nicht nur im Fußbereich, sondern auch im Biegebereich. Die Metallschichten werden bei der angegriffenen Ausführungsform – wovon auch das Landgericht ausgegangen ist – im Beabstandungsteil gleichwohl starr zusammengehalten. Auch wenn einzelne Ablösungen im Haltefußbereich bei den Exemplaren 1 und 2 in den Biegebereich und darüber hinaus auch geringfügig in den Bearbeitungsbereich reichen, wird dadurch die Eignung der angegriffenen Ausführungsform als schälbares Abstandsstück zum präzisen Ausgleich eines Spiels zwischen mechanischen Konstruktionen nicht in einer in der Praxis relevanten Weise beeinträchtigt. Die einzelnen Metallschichten können gleichwohl kontrolliert vom Abstandsstück entfernt werden und der als Beabstandungsbereich fungierende Teil des Abstandsstücks bleibt starr in der Beabstandungsebene. Ein Biegen bei Auftreten von geringeren Scherkräften wird verhindert. Der Beabstandungsteil weist auch eine patentgemäße Ebenheit auf. Dass die Ablösung einzelner Schichten bis in den Bearbeitungsbereich reicht, steht dem nicht entgegen. Ausweislich der vorliegenden Fotos erstrecken sich bei den Exemplaren 1 und 2 der angegriffenen Ausführungsform die Risse im Harzfilm über den Biegebereich hinaus nur minimal in den Beabstandungsbereich hinein, so dass sich die Ablösung auf einen Übergangsbereich erstreckt. Damit entsprechen das Exemplar 1 und das Exemplar 2 den Vorgaben des Merkmals 2.1.

246

Das gilt auch für das Muster gemäß Anlage KAP18 (Exemplar 3). Zwar ist bei diesem Muster eine Ablösung einer oberen Lage bzw. – genauer – eines Lagenverbundes (Anhörungsprotokoll, S. 12) aus mehreren Metallschichten bis tiefer in den Beabstandungsteil festzustellen (vgl. Gutachten Dr. D., S. 18, 20). Allerdings ist auch diese Ablösung als unschädlich anzusehen, weil sie sich auf einen Übergangsbereich beschränkt. Der Bearbeitungsbereich des Abstandsstücks hat eine Länge von ungefähr 6,5 cm. Die Ablösung betrifft lediglich den Anfangsbereich des Bearbeitungsbereich. Sie erstreckt sich über eine Länge von ungefähr 0,5 cm des Bearbeitungsbereichs. Betroffen ist damit lediglich ein Übergangsbereich von nicht mehr als 10 % des Bearbeitungsbereichs.

247

Selbst wenn man aber davon ausgehen wollte, dass das von der Beklagten vorgelegte Muster der angegriffenen Ausführungsform nicht patentgemäß ist, entsprechen jedenfalls die Exemplare 1 und 2 den Vorgaben des Klagepatents und tragen bereits diese die nunmehr ausgesprochene Verurteilung.

248

c)Die angegriffene Ausführungsform entspricht, wie zwischen den Parteien zu Recht unstreitig ist, auch den Vorgaben des Merkmals 2.2. Denn die durch den Harzfilm vermittelte Bindekraft, durch die die Metallbogen bei der angegriffenen Ausführungsform aneinander haften, ist geringer als der Zerreißwiderstand der Metallbogen. Aufgrund dessen können die einzelnen Metallschichten von dem Abstandsstück abgezogen werden, ohne zu zerreißen.

249

d)Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht ferner das Merkmal 2.3.

250

Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt sich um ein einstückiges Abstandsstück, dessen eines Ende zu einem Haltefuß verformt ist (dazu sogleich). Beim Ausbiegen des Haltefußes ist es nicht zu einem Bruch oder Zerreißen der Metallschichten gekommen und der Beabstandungsbereich ist – abgesehen von vernachlässigbaren, vereinzelten Ablösungen im Grenzbereich des Knicks zum Bearbeitungsbereich bzw. im Anfangsbereich des Bearbeitungsbereichs – unversehrt geblieben. Alle vorliegenden Fotos lassen eine Stufenbildung bzw. treppenartige Struktur am Ende des Haltefußes erkennen. Dies zeigt, dass beim Ausbiegen des Haltefußes zwischen einzelnen Schichten ein Gleiten stattgefunden hat. Es hat eine Verschiebung entlang der Ebene stattgefunden, so dass das Harz ein Gleiten im Sinne von Merkmal 2.3 erlaubt hat. In Übereinstimmung hiermit kommt auch der Sachverständige in seinem Gutachten (S. 20) zu dem Ergebnis, dass sich Bereiche zeigen, in denen die Lagen aufeinander gleiten bzw. aufeinander geglitten sind (vgl. auch Anhörungsprotokoll, S. 13). Dass nur einzelne Schichten übereinander geglitten sind, ist unschädlich. Wie ausgeführt, muss das Gleiten nicht für alle Metallschichten gleich sein und müssen auch nicht notwendig alle Metallschichten gleiten.

251

e)In wortsinngemäßer Verwirklichung des Merkmals 3 umfasst die angegriffene Ausführungsform schließlich auch ein Ende, das aus der Beabstandungsebene in Form eines Haltefußes hervortritt. Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um ein einstückiges Abstandsstück, dessen Ende zu einem Haltefuß verformt ist und das insoweit aus der Beabstandungsebene hervortritt. Bei dem verformten Ende des Abstandsstücks handelt sich augenscheinlich um einen dauerhaften und insgesamt stabilen Fuß, der dazu geeignet ist, das Abstandsstück auf einem geneigten Bauteil zu halten. Das gilt ausweislich der vorliegenden Fotos nicht nur für das Exemplar 1 und das Exemplar 2, sondern auch für das von der Beklagten vorgelegte Muster gemäß Anlage KAP18 (Exemplar 3). Dementsprechend ist auch der gerichtliche Sachverständige zu dem Ergebnis gelangt, dass die in seinem schriftlichen Gutachten wiedergegebenen Bilder 6, 7 links und 7 rechts einen Haltefuß, der aus der Ebene heraustritt, klar erkennen lassen (Gutachten Dr. D., S. 18). Die teilweise Delaminierung im Bereich des Haltefußes steht der Erfüllung der Festhaltefunktion nicht entgegen. Gleiches gilt für die Stufenbildung. Letztere steht einer Verwirklichung des Merkmals 3 auch im Übrigen nicht entgegen, weil Patentanspruch 1 den Haltefuß nicht näher beschreibt. Insbesondere gibt Anspruch 1 nicht vor, dass der Haltefuß ein gleichmäßiges, abgeschrägtes Ende aufweisen muss. Für die Funktion des Haltefußes ist eine solche Ausgestaltung auch nicht notwendig.

252

f)Die angegriffene Ausführungsform entspricht damit wortsinngemäß der technischen Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents. Soweit das Cour d’appel de Paris in dem von der Beklagten als Anlage KAP15/KAP15a vorgelegten Urteil eine Verletzung des Klagepatents durch die von der Klägerin in Frankreich angegriffenen Unterlegkeile der Beklagten u.a. mit der Begründung verneint hat, dass es gemäß der Erfindung zu keinem Bruch des Harzfilms kommen dürfe (vgl. Anlage KAP15a, S. 18 [Bl. 268 eA]), vermag der Senat dem aus den vorstehenden Gründen nicht zu folgen.

253

g)Es ist, wie bereits an dieser Stelle festzustellen ist, unstreitig, dass die Beklagte die angegriffene Ausführungsform in Deutschland an ihrem Unternehmensstandort herstellt. Die Klägerin hat ferner unwidersprochen vorgetragen, dass die Beklagte die angegriffene Ausführungsform auch an Y2-Werke in Deutschland liefert, so dass sie diese entgegen § 9 Nr. 1 PatG auch im Inland in den Verkehr bringt.

254

Abgesehen davon ist auch die Lieferung vom Inland ins Ausland (Export) ein Inverkehrbringen im Inland (vgl. BGHZ 23, 100 = GRUR 1957, 231, 233 f. – Taeschner; OLG Karlsruhe, GRUR 1982, 295, 299; OLG Hamburg, GRUR 1985, 923 – Imidazol; OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.05.2011 – 2 U 10/10, BeckRS 2011, 20929; LG Düsseldorf, GRUR 1970, 550, 551 – Diazepam; Benkard/Scharen, PatG, 12. Aufl., § 9 Rn. 11; Mes, PatG, 5. Aufl., § 9 Rn. 15 und 19; Schulte/Gräwe, PatG, 12. Aufl., § 9 Rn. 78; BeckOK PatR/Ensthaler/Gollrad, 37. Ed. 1.8.2025, PatG § 9 Rn. 46; Ann, Patentrecht, 8. Aufl., § 33 Rn. 105; jeweils mwN; vgl. auch zum UrhG: BGH, GRUR 2004, 421, 424 – Rollwagen). Bei der Ausfuhr erfindungsgemäßer Erzeugnisse vollendet sich das Inverkehrbringen zwar regelmäßig erst im Bestimmungsland, da erst dort eine vom Handelnden verschiedene Person die Verfügungsgewalt erlangt. Jedoch liegt auch in diesem Fall nach herrschender Meinung ein patentverletzendes Handeln im Inland vor. Es genügt insoweit, dass die patentverletzende Handlung im Inland beginnt, sofern sie insgesamt dem hier Handelnden zuzurechnen ist. Das ist sachlich gerechtfertigt, weil im Inland eine Handelstätigkeit stattfindet, bei der die Erfindung wirtschaftlich ausgewertet wird (Ann, a.a.O., § 33 Rn. 105). Die Beklagte bestreitet außerdem – zu Recht – nicht, dass sie die angegriffene Ausführungsform in Deutschland anbietet. Ein solches Angebot im Sinne von § 9 Nr. 1 PatG ist darin zu sehen, dass sie die patentverletzenden Abstandsstücke vom Inland aus ihrem Abnehmer Y2 in Frankreich anbietet. Eine inländische Angebotshandlung liegt nämlich vor, wenn entweder der Absende- oder der Empfangsort des Angebots im Inland liegt (OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.02.2012 – I-2 U 134/10; LG Düsseldorf, Urt. v. 04.09.2018 – 4a O 30/17, GRUR-RS 2018, 51073 Rn. 35 – Glasflaschenprüfsystem; Schulte/Gräwe, a.a.O., § 9 Rn. 73; Kühnen, a.a.O., Kap. A. Rn. 410). Da das Anbieten eine selbstständige Verletzungshandlung darstellt, kommt es nicht darauf an, ob der Adressat des Angebots im Inland ansässig ist oder wo sich der Erwerbsvorgang vollziehen soll (LG Düsseldorf, Urt. v. 04.09.2018 – 4a O 30/17, GRUR-RS 2018, 51073 Rn. 35 – Glasflaschenprüfsystem m.w.N.). Als Patentbenutzung im Inland ist daher auch das Anbieten eines patentverletzenden Gegenstands im Inland anzusehen, wenn der eigentliche Vertrieb des Gegenstands ausschließlich im Ausland erfolgt bzw. der Erwerbsvorgang vollständig im Ausland abgeschlossen wird (Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 9 Rn. 11 m.w.N.).

255

2.Die Beklagte verletzt den deutschen Teil des Klagepatents, nämlich dessen Patentanspruch 6, ferner dadurch mittelbar, dass sie das angegriffene Abstandsstück in Deutschland Abnehmern anbietet und auch an sie liefert, die ihrerseits zur Benutzung des durch das Klagepatent geschützten Gegenstandes nicht berechtigt sind (Art. 64 EPÜ i.V. mit §§ 10, 9 Nr. 1 PatG).

256

Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen sind hier in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform erfüllt.

257

a)Die angegriffene Ausführungsform ist dazu geeignet, für die Benutzung der Erfindung gemäß dem Patentanspruch 6 verwendet zu werden. Sie entspricht – wie ausgeführt – den von Patentanspruch 6 in der Merkmalsgruppe (6.1) an das Abstandsstück gestellten Anforderungen, wobei sie auch den Vorgaben des Merkmals 2.3 von Patentanspruch 1 entspricht. Mit ihr kann das in Patentanspruch 6 beschriebene Verkeilungs- bzw. Anordnungsverfahren gemäß den Merkmalen (6.2) bis (6.4) durchgeführt werden.

258

b)Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich auch um ein Mittel im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG, das sich auf ein wesentliches Element der unter Schutz gestellten Erfindung bezieht, da es sich bei ihr um das bereitzustellende Abstandsstück im Sinne von Merkmalsgruppe (6.1) handelt, das im Rahmen des patentgemäßen Anordnungsverfahren verwendet wird.

259

c)Die Abnehmer der Beklagten sind zur Anwendung des durch den Patentanspruch 6 des Klagepatents geschützten Verfahrens nicht berechtigt.

260

d)Unstreitig liefert die Beklagte die angegriffene Ausführungsform auch an Y2-Werke in Deutschland. Diese verwenden die angegriffene Ausführungsform in Deutschland, weshalb auch der für eine mittelbare Patentverletzung erforderliche „doppelte Inlandsbezug“ gegeben ist.

261

e)Des Weiteren sind auch die subjektiven Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG gegeben.

262

aa)Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist „offensichtlich“), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (vgl. BGH, GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; GRUR 2007, 679 Rn. 35 – Haubenstretchautomat; Senat, Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 136 – Reinigungszentrifuge).

263

Da der Nachweis der Verwendungsbestimmung des Abnehmers für den insoweit darlegungs- und beweisbelastenden Patentinhaber mit Schwierigkeiten verbunden ist, lässt sich § 10 Abs. 1 PatG entnehmen, dass es zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Anbietenden oder Lieferanten genügt, dass das Bestimmtsein der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung – im Zeitpunkt des Angebots bzw. der Lieferung – auf Grund der Umstände offensichtlich ist (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; Senat, Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 137 – Reinigungszentrifuge, m.w.N.). Zur Feststellung des Tatbestandsmerkmals kann deshalb auf objektive Indizien und Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2006, 839 Rn. 24 – Deckenheizung; GRUR 2007, 679 Rn. 37 – Haubenstretchautomat; Senat, Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 137 – Reinigungszentrifuge, m.w.N.). In diesem Zusammenhang können insbesondere das Maß der Eignung des Mittels für den patentgemäßen Gebrauch und für andere, patentfreie Zwecke, die übliche Verwendung und Anwendungshinweise des Liefernden Bedeutung erlangen (OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.02.2014 – I-2 U 93/12, BeckRS 2014, 5736 – Folientransfermaschine; GRUR-RR 2016, 97, 104 – Primäre Verschlüsselungslogik; Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 137 – Reinigungszentrifuge, m.w.N.). Die subjektive Bestimmung des Abnehmers zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung eines angebotenen oder gelieferten Mittels ist regelmäßig aufgrund der Umstände offensichtlich, wenn das Mittel ausschließlich patentverletzend verwendet werden kann und folgerichtig auch tatsächlich beim Abnehmer ausschließlich patentverletzend verwendet wird (vgl. BGH, GRUR 2005, 848, 852 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679 Rn. 37 – Haubenstretchautomat). Ferner ist eine Verwendungsbestimmung regelmäßig dann zu bejahen, wenn der Lieferant in einer Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung oder dergleichen auf die Möglichkeit patentgemäßer Verwendung hinweist oder diese gar empfiehlt (BGH, GRUR 2006, 839 Rn. 24 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 679 Rn. 37 – Haubenstretchautomat; Senat, Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 137 – Reinigungszentrifuge). Gleiches kann gelten, wenn ein Mittel infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Schutzrechtseingriff führende Benutzung zugeschnitten und zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten wird (BGH, GRUR 2005, 848, 851 – Antriebsscheibenaufzug; Senat, Urt. v. 22.02.2018 – I-2 U 20/17, BeckRS 2018, 9235 Rn. 78; Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 137 – Reinigungszentrifuge; OLG Düsseldorf, Urt. v. 15.12.2022 – I-15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 55370 Rn. 107 – Tabaksticks).

264

bb)Letzteres ist hier der Fall. Die angegriffene Ausführungsform kann zwar nicht nur patentverletzend verwendet werden. Denn sie kann auch – wie ein herkömmliches Abstandsstück – im Rahmen eines Verfahrens zur Anordnung eines zweiten Teils, das eine zweite, waagerechte Fläche aufweist, auf einem ersten Teil, das eine erste, horizontale Fläche aufweist, gefügt werden. Auch ist nicht dargetan, dass die Beklagte in einer Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung oder dergleichen auf die Möglichkeit patentgemäßer Verwendung explizit hinweist. Hierzu hat die Klägerin nichts vorgetragen. Ein solcher Hinweis bzw. eine solche Anregung ist vorliegend allerdings nicht notwendig. Denn es ist nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin offensichtlich, dass die gewerblichen Abnehmer der Beklagten, zu denen jedenfalls die Y2-Werke in Deutschland gehören, die ihnen als schälbarer Unterlegkeil angebotene angegriffene Ausführungsform aufgrund deren Haltefußes in patentgemäßer Weise verwenden werden. Dafür spricht schon, dass die Beklagte auch „Y1“-Unterlegkeile ohne Klemmfuß anbietet und vertreibt. Die angegriffenen „Y1“-Unterlegkeile mit Klemmfuß wird ein Abnehmer für eine Montage beziehen, die nicht horizontal erfolgt.

265

3.Hingegen macht die Beklagte von der technischen Lehre des Verfahrensanspruchs 7 des Klagepatents keinen Gebrauch. Denn sie wendet bei der Herstellung des angegriffenen Abstandsstücks nicht das in Patentanspruch 7 unter Schutz gestellte Herstellungsverfahren an.

266

Die Beklagte bereitet unter Zugrundelegung ihres Vorbringens, welches die Klägerin im letzten Verhandlungstermin unstreitig gestellt hat, bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform keine Lösung zu, die neben einem nicht polymerisierten Harz Lösungsmittel „im Überfluss“ umfasst (Merkmal (7.1)).

267

a)Ein Überfluss an Lösungsmittel im Sinne des Merkmals (7.1) von Patentanspruch 7 liegt – wie ausgeführt – vor, sobald der Lösung Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % zugegeben wird. Hingegen reicht es entgegen der Auffassung der Klägerin zur Verwirklichung dieses Merkmals nicht aus, dass mehr Lösungsmittel zugegeben wird, „als für die Herstellung des Harzes üblicherweise erforderlich“ ist, um die Bindungskräfte derart zu reduzieren, dass bei der Ausübung von Scherkräften ein Gleiten möglich wird. Ein Überfluss an Lösungsmittel im Sinne des Merkmals (7.1) liegt nach der den Patentanspruch 7 erläuternden Patentbeschreibung nur vor, wenn der Lösung Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % zugegeben wird.

268

b)Die Beklagte bestreitet die Zugabe von Lösungsmittel in einem solchen Verhältnis bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsform. Sie behauptet, Lösungsmittel in einem Verhältnis zu verwenden, das weniger als 20 Prozent der Lösung beträgt.

269

Im Berufungsverfahren hat die Beklagte hierzu u. a. Folgendes vorgetragen:

270

„Geheimhaltungsbedürftiger Inhalt. Absatz entfernt.“

271

Dieses Vorbringen hat die Klägerin zwar zunächst bestritten. Zuletzt hat sie jedoch im Verhandlungstermin am 11.09.2025 das Vorbringen der Beklagten zu der von der Beklagten behaupteten Nichtbenutzung des Verfahrensanspruchs 7 im Schriftsatz vom 08.05.2023 in den dortigen Randnummern 13 bis 31 ausdrücklich unstreitig gestellt (Sitzungsprotokoll, S. 27).

272

Es ist damit als unstreitig anzusehen, dass die Beklagte der von ihr zubereiteten Lösung Lösungsmittel in einem Verhältnis von weniger als 20 % zugibt, und zwar sowohl von weniger als 20 Gewichtsprozent als auch von weniger als 20 Volumenprozent.

273

„Geheimhaltungsbedürftiger Inhalt. Absatz entfernt.“

274

Vor diesem Hintergrund ist es als unstreitig anzusehen, dass die von der Beklagten zubereitete Lösung kein Lösungsmittel in einem Verhältnis von mehr als 20 % enthält. Auf die Beweislastregel des § 139 Abs. 3 PatG kommt es deshalb nicht an.

275

D.Die Beklagte kann an der angegriffenen Ausführungsform kein privates Vorbenutzungsrecht für sich in Anspruch nehmen.

276

1.§ 12 Abs. 1 PatG bestimmt, dass die Wirkung des Patents gegen denjenigen nicht eintritt, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat. Dieser Vorbenutzer ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse des eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen.

277

In tatbestandlicher Hinsicht setzt das private Vorbenutzungsrecht in Bezug auf den Anmeldezeitpunkt zweierlei voraus: Erstens einen Erfindungsbesitz des Vorbenutzers und – zweitens – die Betätigung des Erfindungsbesitzes entweder durch die Vornahme mindestens einer gewerblichen Benutzungshandlung oder durch die Initiierung von Veranstaltungen, die alsbald nach dem Prioritätstag eine gewerbliche Benutzung der Erfindung sicher erwarten lassen (Senat, Urt. v. 12.11.2009 – I-2 U 88/08, BeckRS 2010, 16331; Urt. v. 12.11.2009 – I-2 U 89/08, BeckRS 2010, 21563; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 139 – Adalimumab; Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 13/24, GRUR-RS 2025, 15548 Rn. 72 – Bodenverdichtungsgerät).

278

Die Beweislast für die Entstehungstatsachen und den Umfang des Vorbenutzungs-rechts hat derjenige, der sich darauf beruft (OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 90 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; GRUR-RR 2024, 61 Rn. 123 – Rollwagen; GRUR-RR 2024, 61 Rn. 123 – Rollwagen; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 139 – Adalimumab; Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 13/24, GRUR-RS 2025, 15548 Rn. 77 – Bodenverdichtungsgerät), hier also die Beklagte. An den Nachweis einer Vorbenutzung sind strenge Anforderungen zu stellen (Senat, Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 42 – Klimagerät; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 139 – Adalimumab).

279

a)Erfindungsbesitz ist gegeben, wenn die sich aus Aufgabe und Lösung ergebende technische Lehre objektiv fertig und subjektiv derart erkannt ist, dass die tatsächliche Ausführung der Erfindung möglich ist (BGH, GRUR 1964, 673, 674 – Kasten für Fußabtrittsroste; GRUR 2010, 47 Rn. 17 – Füllstoff; GRUR 2012, 895 Rn. 18 – Desmopressin; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 92 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 142 – Adalimumab; Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 13/24, GRUR-RS 2025, 15548 Rn. 76 – Bodenverdichtungsgerät). Insoweit muss es zu einer Erkenntnis gekommen sein, die es jederzeit möglich macht, die technische Lehre planmäßig und wiederholbar auszuführen (BGH, GRUR 2012, 895 – Desmopressin; OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 92 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen). Der Beklagte muss die unter Schutz gestellte technische Lehre derart erkannt haben, dass ihm die Nacharbeitung planmäßig, dauerhaft und nicht nur in Form von „Zufallstreffern“ möglich war und er auch nicht mehr ausprobieren musste, ob er auf dem richtigen Weg war (Senat, Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 44; Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 30).

280

b)Der Begriff der Inbenutzungnahme nach § 12 PatG umfasst wie § 139 PatG die in den §§ 9, 10 PatG umschriebenen Benutzungsarten, zu denen der Schutzrechtsinhaber ausschließlich befugt ist und die er jedem anderen untersagen kann, wobei jede einzelne der Benutzungsarten genügt und alle einander gleichwertig sind (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 30; Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 44; GRUR 2018, 814 Rn. 94 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 152 – Adalimumab; Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 13/24, GRUR-RS 2025, 15548 Rn. 76 – Bodenverdichtungsgerät; Benkard/Scharen, PatG, 12. Aufl. 2023, § 12 Rn. 11 m.w.N.). Auch wenn die Benutzungshandlungen nach § 12 PatG ihrer Art nach den in §§ 9, 10 PatG beschriebenen Handlungen entsprechen, die Anforderungen an eine Benutzungshandlung i.S.v. § 12 PatG also nicht weiter gehen als diejenigen, die an eine Benutzung nach den §§ 9, 10 PatG zu stellen sind (BGH, GRUR 2019, 1171 Rn. 49 – Schutzverkleidung), begründen sie ein privates Vorbenutzungsrecht aber nur dann, wenn sie bereits die Ernsthaftigkeit einer gewerblichen Nutzungsabsicht in die Tat umsetzen (Senat, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 30; Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 44; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 152 – Adalimumab; Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 13/24, GRUR-RS 2025, 15548 Rn. 76 – Bodenverdichtungsgerät;). Ist diese Voraussetzung erfüllt, genügt zur Herstellung die Fertigung kleiner Serien in Handarbeit (vgl. Benkard/Scharen, a.a.O., § 12 Rn. 11) und sogar die Fertigung eines einzigen verkaufsreifen Modells (Benkard/Scharen, a.a.O., Rn. 12). Mangels Erkennbarkeit eines ernsthaften Benutzungswillens ist dagegen die einmalige Anfertigung eines unverkäuflichen Modells noch keine Herstellung im Sinne des § 12 PatG (Benkard/Scharen, a.a.O., Rn. 12; Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 656). Auch die Herstellung eines noch zu testenden Prototyps verwirklicht noch keine ernsthafte Benutzungsabsicht, weil der Produktionsbeginn noch völlig offen ist (OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 30; Urt. v. 11.01.2007 – I-2 U 65/05, BeckRS 2008, 5814 Rn. 44; Urt. v. 03.07.2025 – I-2 U 13/24, GRUR-RS 2025, 15548 Rn. 76 – Bodenverdichtungsgerät; Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 656). Gleiches gilt für die Anfertigung einer sog. Null-Serie, in Bezug auf die eine Entscheidung über ihre gewerbliche Umsetzung noch nicht getroffen ist (Kühnen, a.a.O., Kap. E Rn. 656).

281

Ist es noch nicht zu Benutzungshandlungen gekommen, reicht es subsidiär aus, wenn der Handelnde zumindest Veranstaltungen zur Benutzung getroffen hat. Veranstaltungen begründen ein Vorbenutzungsrecht, wenn sie den Entschluss, die Erfindung gemäß §§ 9 und 10 PatG zu benutzen, durch Vorbereitung in die Tat umsetzen; sie müssen also sowohl dazu bestimmt sein, die Erfindung im Wesentlichen auszuführen als auch den ernstlichen Willen des Vorbenutzers nach außen erkennbar machen, die Erfindung alsbald gewerblich zu nutzen (BGHZ 39, 389, 397 – Taxilan; OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 31; GRUR 2018, 814 Rn. 95 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 153 – Adalimumab; Benkard/Scharen, a.a.O., § 12 Rn. 13 m.w.N.). Der sich auf § 12 PatG Berufende muss – erstens – den festen und endgültigen Entschluss gefasst haben, die Erfindung gewerblich zu nutzen, und er muss – zweitens – Vorkehrungen getroffen haben, welche die alsbaldige Umsetzung dieses Entschlusses in die Tat jedenfalls vorbereiten (OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 94 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 153 – Adalimumab; Benkard/Scharen, a.a.O., § 12 Rn. 13). Daran fehlt es grundsätzlich zum Beispiel, wenn anhand von Mustern vor der Herstellung erst die Rechtslage geklärt werden soll oder solange der Zeitpunkt der Produktionsaufnahme noch völlig offen ist (Senat, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 31 m.w.N.; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 153 – Adalimumab). Hierzu gehört auch der Fall, dass mit der Produktion erst nach dem Vorliegen amtlicher Prüfbescheinigungen begonnen werden soll, entsprechende Anträge aber noch nicht gestellt sind und daher nicht absehbar ist, wann die Voraussetzungen für den Herstellungsbeginn vorliegen werden (Senat, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 31; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 153 – Adalimumab). Vorbereitungen einer erst für später geplanten Ausführung der Erfindung sind keine Veranstaltungen im Sinne des § 12 PatG; erst recht gilt das für Versuche, die erst die Grundlage für eine spätere Entscheidung liefern sollen, ob die Erfindung benutzt wird (Senat, Urt. v. 26.10.2006 – I-2 U 109/03, BeckRS 2008, 5802 Rn. 31 m.w.N.; Urt. v. 15.05.2025 – I-2 U 48/24, GRUR-RS 2025, 11692 Rn. 153 – Adalimumab; Benkard/Scharen, a.a.O., § 12 Rn. 13).

282

2.Dass im Streitfall die Anforderungen an ein privates Vorbenutzungsrecht der Beklagten betreffend das angegriffene Abstandsstück am Anmeldetag (25.11.2009) des Klagepatents erfüllt waren, hat die Beklagte weder schlüssig aufgezeigt noch nachgewiesen.

283

Zugunsten der Beklagten kann unterstellt werden, dass sie bereits am Anmeldetag des Klagepatents in Erfindungsbesitz war. Insoweit kann unterstellt werden, dass die von ihr vorgelegten Fotos (Anlage KAP2) ein patentgemäßes Abstandsstück mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 zeigen und der Geschäftsführer der Beklagten diese Fotos am 12.10.2009 mit einer E-Mail (Anlage KAP3 / KAP3A) an Y2 versandte. Ebenso kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass sie die in den vorgelegten Fotos gemäß Anlage KA22 gezeigten Muster bereits vor dem Anmeldetag hergestellt und selbst „positiven Tests auf Biegen und Schälen“ (Anlage KAP3A) unterzogen hatte.

284

Eine ein Vorbenutzungsrecht begründende Benutzungshandlung im Sinne von § 12 PatG kann weder in der Herstellung des in den Fotos gezeigten Erzeugnisses noch in der Übersendung der E-Mail an Y2 gesehen werden, weil es sich bei dem betreffenden Gegenstand um einen noch weiter zu testenden Gegenstand handelte. Der vorgelegten E-Mail ist zu entnehmen, dass die Beklagte selbst biegbare und schälbare Abstandsstücke erfolgreich getestet hat, die Lieferung von Probestücken zum Zwecke der Untersuchung und Freigabe in Aussicht stellt und parallel dazu ein inoffizielles Preisangebot („an offline quotation“) ankündigt (vgl. BGH, NU Rn. 76). Aus dem Gesamtinhalt der E-Mail ergibt sich, dass es sich um ein noch in der Entwicklung befindliches Produkt handelt, das zunächst nur zu Testzwecken geliefert werden sollte (BGH, NU Rn. 76). Da der Gegenstand sich noch in der Entwicklung befand und zunächst nur zu Testzwecken geliefert werden sollte, kann dieser als Prototyp angesehen werden, für den einerseits die Tauglichkeit und andererseits die Akzeptanz geprüft werden sollte. In Übereinstimmung hiermit hat die Beklagte vor dem Landgericht zunächst auch selbst von einem „Prototyp“ gesprochen (vgl. Klageerwiderung, S. 16 und S. 17 [Bl. 67 und Bl. 68 LG-Akte]). Vor diesem Hintergrund war ein Produktionsbeginn zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen. Er hing insbesondere von den von Y2 selbst noch durchzuführenden Tests sowie der Entscheidung von Y2 ab, das Produkt von der Beklagten zu beziehen. Dazu, wie diese Tests auf Seiten von Y2 ausgefallen sind und ob sich Y2 bis zum 25.11.2009 für einen Bezug des fraglichen Abstandsstücks bei der Beklagten entschieden bzw. eine Freigabe/Genehmigung erteilt hat, trägt die Beklagte nichts vor. Sie behauptet nicht einmal, dass sie Y2 bis zum 25.11.2009 tatsächlich Probestücke übersandt und/oder ein inoffizielles Preisangebot unterbreitet habe.

285

In der Herstellung und/oder Übersendung der E-Mail an Y2 liegt auch keine Veranstaltung zur alsbaldigen Benutzung. Denn es ist nicht feststellbar, dass die Beklagte bereits am Anmeldetag des Klagepatents den festen und endgültigen Entschluss gefasst hatte, das in Rede stehende Abstandsstück gewerblich zu nutzen. Da es sich – wie ausgeführt – bei dem in den übersandten Fotos gezeigten Gegenstand um ein noch in der Entwicklung befindliches Produkt gehandelt hat, das zunächst nur zu Testzwecken an Y2 geliefert werden sollte, war im Oktober 2009 eine Produktionsaufnahme noch völlig offen. Dass sie hieran bis zum 25.11.2009 etwas geändert hat, zeigt die Beklagte nicht auf. Insbesondere behauptet sie nicht, dass sie unabhängig von den Tests von Y2 und der Bewertung von Y2 den festen und endgültigen Entschluss gefasst habe, das von ihr erfolgreich getestete Abstandsstück künftig herzustellen.

286

E.Aus der vorstehend dargelegten Schutzrechtsverletzung bzw. –benutzung ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

287

1.Da die Beklagte entgegen § 9 Nr. 1 PatG eine patentierte Erfindung unmittelbar und entgegen § 10 Abs. 1 mittelbar benutzt hat, kann die Klägerin sie nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung in Anspruch nehmen.

288

Die festgestellte mittelbare Patentverletzung rechtfertigt ebenfalls ein Schlechthinverbot. Der Klägerin steht ein uneingeschränkter Unterlassungsanspruch wegen der mittelbaren Verletzung des Anspruchs 6 zu.

289

Eine mittelbare Patentverletzung hat zwar nicht in jedem Fall eine unbedingte Unterlassungsverurteilung (sog. Schlechthinverbot) zur Folge. Diese kann grundsätzlich nur durchgesetzt werden, wenn das angebotene oder gelieferte Mittel – technisch und wirtschaftlich sinnvoll (Senat, Urt. v. 11.07.2018 – I-2 U 46/15, BeckRS 2018, 23979 Rn. 76; Urt. v. 30.09.2021 – I-2 U 52/20, GRUR-RS 2021, 32045 Rn. 86 – Entfernbare Schutzgruppe; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.01.2022 – I-15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 1513 Rn. 9 – Tabaksticks I) – ausschließlich in patentverletzender Weise verwendet werden kann (vgl. BGH, GRUR 2006, 839 Rn. 27 – Deckenheizung; Urt. v. 18.07.2024 – I-2 U 27/24, GRUR-RS 2024, 21335 Rn. 144 – Reinigungszentrifuge OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.07.2018 – I-2 U 46/15, BeckRS 2018, 23979 Rn. 76; Urt. v. 30.09.2021 – I-2 U 52/20, GRUR-RS 2021, 32045 Rn. 86 – Entfernbare Schutzgruppe; Beschl. v. 24.01.2022 – I-15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 1513 Rn. 9 – Tabaksticks I). Kommt eine patentfreie Nutzungsmöglichkeit in Betracht, sind regelmäßig nur eingeschränkte Verbote gerechtfertigt, die sicherstellen, dass einerseits der wirtschaftliche Verkehr mit dem angegriffenen Gegenstand außerhalb des Schutzrechts unbeeinträchtigt bleibt und andererseits der unmittelbar patentverletzende Gebrauch durch den Abnehmer mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wird (vgl. BGH, GRUR 2004, 758 – Flügelradzähler; GRUR 2006, 839 – Deckenheizung; GRUR 2007, 679 – Haubenstretchautomat; OLG Düsseldorf, Urt. v. 30.09.2021 – I-2 U 52/20, GRUR-RS 2021, 32045 Rn. 86 – Entfernbare Schutzgruppe; Beschl. v. 24.01.2022 – I-15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 1513 Rn. 9 – Tabaksticks I). Bei der alternativen Verwendungsmöglichkeit muss es sich hierbei um eine real existierende oder zumindest greifbar absehbare handeln; die bloß theoretische Aussicht, dass es künftig vielleicht eine patentfreie Gebrauchsmöglichkeit geben könnte, ist rechtlich unbeachtlich (OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.02.2018 – I-15 U 102/16, BeckRS 2018, 2235 Rn. 131; Beschl. v. 24.01.2022 – I-15 U 65/21, GRUR-RS 2022, 1513 Rn. 9 – Tabaksticks I).

290

Hiervon ausgehend hat im Streitfall eine außerhalb des Patentanspruchs 6 liegende Verwendungsmöglichkeit schon deshalb außer Betracht zu bleiben, weil die Klägerin geltend machen kann und auch geltend macht, dass die Beklagte mit der angegriffenen Ausführungsform auch von dem Patentanspruch 1 des Klagepatent Gebrauch macht. Ob eine patentfreie Verwendungsmöglichkeit auch dann außer Betracht zu bleiben hat, wenn der Kläger geltend machen kann, dass mit ihr widerrechtlich von einem weiteren Schutzrecht desselben Schutzrechtsinhabers Gebrauch gemacht wird (Senat, Urt. v. 30.09.2021 – I-2 U 52/20, GRUR-RS 2021, 32045 Rn. 86 – Entfernbare Schutzgruppe; Kühnen, a.a.O., Kap. A Rn. 641), kann dahinstehen. Sie hat jedenfalls dann außer Betracht zu bleiben, wenn mit der angegriffenen Ausführungsform – wie hier – widerrechtlich von einem weiteren Patentanspruch desselben Patents Gebrauch gemacht wird, der in dem betreffenden Rechtsstreit ebenfalls geltend gemacht wird.

291

Soweit die Formulierungen im Urteilstenor zu I. 1. a) und b) von denen in den entsprechenden Klageanträgen teilweise abweichen, beruht dies im Wesentlichen auf sprachlichen Gründen und erfolgt dies zur Beibehaltung der in den Entscheidungsgründen benutzten Formulierungen. So wird im Tenor zu I. 1. insbesondere anstatt des Begriffs „Unterlegkeil“ der Begriff „Abstandsstück“ verwandt und heißt es dort nicht „Klemmfuß“, sondern „Haltefuß“.

292

2.Nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG hat die Beklagte der Klägerin außerdem allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die schutzrechtsverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

293

Die Beklagte hat die ihr zur Last gelegten schutzrechtsverletzenden Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB. Hätte sie als einschlägig tätige Gewerbetreibende die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet, hätte sie sich vor der Aufnahme der Verletzungshandlungen über die Schutzrechtslage informiert; im Rahmen dieser Nachforschungen wäre sie auf das Klagepatent gestoßen und hätte jedenfalls bei zutreffender rechtlicher Beratung feststellen können, dass das angegriffene Abstandsstück von der dort unter Schutz gestellten Lehre (unmittelbar und mittelbar) Gebrauch macht und dass ihr kein Recht zur Benutzung des Klagepatents zusteht.

294

Die Klägerin hat auch das nach § 256 Abs. 1 ZPO notwendige Feststellungsinteresse daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz zunächst nur dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen. Dass ihr die schutzrechtsverletzenden Handlungen der Beklagten Schaden zugefügt haben, erscheint hinreichend wahrscheinlich; beziffern kann die Klägerin die ihr daraus erwachsenden Ansprüche jedoch erst, wenn die Beklagte ihr über den Umfang der begangenen angegriffenen Handlungen Rechnung gelegt hat.

295

3.Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, ist die Beklagte zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Gemäß § 140b PatG hat die Beklagte ferner über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen.

296

4.Außerdem steht der Klägerin gegen die Beklagte aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG ein Vernichtungsanspruch zu. Dieser betrifft die den Patentanspruch 1 verletzenden Abstandsstücke.

297

5.Schließlich besteht hinsichtlich der vorbezeichneten Erzeugnisse auch ein Rückrufanspruch aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG. Die Inanspruchnahme der Beklagten und der von ihr geforderte Rückruf sind nicht unverhältnismäßig (§ 140a Abs. 4 PatG), was die Beklagte auch nicht einwendet.

298

F.Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.

299

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

300

Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

301

X1 X2 X3

302

Verkündet am 30.10.2025X4, Justizbeschäftigteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstelle

Referenzen

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