Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- € er-satzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Mo-naten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren zu unterlassen,

a)

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Abnehmern Handy-spiele zur Anwendung eines Verfahrens zum Laden von elek-tronischen Spielen auf ein der Sprachkommunikation fähiges mobiles Kommunikationsendgerät eines Mobilkommunikations-netzes anzubieten, wenn das Verfahren die folgenden Merkma-le aufweist:

- das Kommunikationsendgerät weist zumindest eine Ein-gabeeinrichtung, eine Ausgabeeinrichtung, eine Spei-cher- und Steuereinheit, und Mittel zur Durchführung der Spiele auf;

- es ist ein Auswahlmittel vorhanden, mit dessen Hilfe die Betriebsart des Kommunikationsendgeräts auf die Durch-führung von elektronischen Spielen im Kommunikations-endgerät eingestellt werden kann;

- über einen durch die Eingabeeinrichtung des Kommuni-kationsendgeräts gesteuerten Dialog mit einer Steuerein-richtung wird zumindest ein Spiel ausgewählt;

- das zumindest eine elektronische Spiel wird zum Kom-munikationsendgerät drahtlos übertragen und dort ge-speichert;

es sei denn, das Angebot erfolgt an Personen, die das Verfah-ren zu gewerbsmäßigen Zwecken nutzen;

b)

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Abnehmern Handy-spiele zu liefern, die zur Anwendung eines Verfahrens zum La-den von elektronischen Spielen auf ein der Sprachkommunika-tion fähiges mobiles Kommunikationsendgerät eines Mobil-kommunikationsnetzes geeignet sind,

wenn das Verfahren die folgenden Merkmale aufweist:

- das Kommunikationsendgerät weist zumindest eine Ein-gabeeinrichtung, eine Ausgabeeinrichtung, eine Spei-cher- und Steuereinheit, und Mittel zur Durchführung der Spiele auf;

- es ist ein Auswahlmittel vorhanden, mit dessen Hilfe die Betriebsart des Kommunikationsendgeräts auf die Durch-führung von elektronischen Spielen im Kommunikations-endgerät eingestellt werden kann;

- über einen durch die Eingabeeinrichtung des Kommuni-kationsendgeräts gesteuerten Dialog mit einer Steuerein-richtung wird zumindest ein Spiel ausgewählt;

- das zumindest eine elektronische Spiel wird zum Kom-munikationsendgerät drahtlos übertragen und dort ge-speichert;

und wenn die Übertragung des Spiels drahtlos auf ein zur Sprachkommunikation fähiges Kommunikationsendgerät er-folgt,

es sei denn, die Lieferung erfolgt an Personen, die das Verfah-ren zu gewerbsmäßigen Zwecken nutzen;

2.

der Klägerin Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziff. I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 13.5.2000 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen gelieferten Handyspiele, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Ange-botsmengen, -zeiten und –preisen,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbe-trägern deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüssel-ten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen Ge-meinkostengemindert ist, es sei denn, diese könnten den unter 1. bezeichneten Handyspielen unmittelbar zuge-ordnet werden.

II.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Kläge-rin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1 bezeichneten, seit dem 13.5.2000 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III.

Im übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 15 % und die Beklagte zu 85 %.

V.

Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 650.000 € und für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vor-läufig vollstreckbar.

VI.

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 750.000 € festge-setzt.

1

Tatbestand:

2

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des am 19.3.1996 angemeldeten deutschen Patents X (Klagepatent, Anl. K 2 a), welches am 25.9.1997 offengelegt und dessen Erteilung am 13.4.2000 veröffentlicht wurde.

3

Der im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierende Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

4

"Verfahren zum Laden von elektronischen Spielen auf ein mobiles Kommunikationsendgerät (MS) eines Mobil-Kommunikationsnetzes,

5

wobei das Kommunikationsendgerät (MS)

6

- zumindest eine Eingabeeinrichtung (EM), eine Ausgabeeinrichtung (AM), eine Speicher- und Steuereinheit (SSM), und Mittel (SM) zu Durchführung der Spiele aufweist, und

7

mit Hilfe eines Auswahlmittels

8

- die Betriebsart des Kommunikationsendgerätes (MS) auf die Durchführung von elektronischen Spielen im Kommunikationsendgerät (MS) eingestellt werden kann,

9

mit den folgenden Schritten:

10

- über einen durch die Eingabeeinrichtung (EM) des Kommunikationsendgerätes (MS) gesteuerten Dialog mit einer Steuereinrichtung (SE) wird zumindest ein Spiel ausgewählt, und

11

- das zumindest eine elektronische Spiel wird zum Kommunikationsendgerät (MS) übertragen und dort gespeichert."

12

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 des Klagepatents zeigt ein Mobil-Kommunikationsnetz mit zwei miteinander verbundenen Vermittlungseinrichtungen (MSC), einen Netzübergang zum Festnetz (PSTN) sowie eine mit einer Vermittlungseinrichtung verbundene Steuereinheit und eine Basisstation:

13

Die Beklagte hat gegen das Klagepatent beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage erhoben, deren Entscheidung noch aussteht.

14

Die Beklagte entwickelt, vermarktet und vermittelt digitale Inhalte und Dienste u.a. für Handys der neuen Generation, die den Standards GPRS, MMS und UMTS entsprechen. Nach den eigenen Angaben der Beklagten zählen hierzu Information, Entertainment, Shopping, Downloads, Bilder, Klingeltöne usw. Sie wirbt damit, dass sie mit ihrem Angebot das Handy je nach Bedarf zum mobilen Büro, zur Spielekonsole und zur Kommunikations-Drehscheibe macht. Die Kunden der Beklagten können entweder über das Internet oder mit geeigneten Handys über das Mobilkommunikationsnetzinterne "Wap"- Netz von der Homepage der Beklagten zu Portalen gelangen, von denen aus ein Herunterladen von handy- und computerfähigen Spielen möglich ist. Die konkreten Ausgestaltungen der von der Klägerin mit der vorliegenden Klage angegriffenen vier Möglichkeiten zum sog. "Download" von Spielen werden an entsprechender Stelle in den Entscheidungsgründen im einzelnen dargestellt.

15

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze mit dem angegriffenen Spiele-Download-Angebot für Handys das Klagepatent mittelbar. Es handele sich bei den Spielen um wesentliche Elemente der Erfindung, die erst durch das Angebot der Beklagten den Handybenutzer in die Lage versetzten, das geschützte Verfahren anzuwenden, weswegen die Beklagte zur Unterlassung, Rechnungslegung sowie zum Schadenersatz verpflichtet sei.

16

17

Sie beantragt daher,

18

im wesentlichen wie erkannt.

19

Im Interesse einer näheren Konkretisierung der angegriffenen Ausführungsformen hat die Klägerin Hilfsanträge formuliert, wegen deren Wortlaut auf Bl. 136 - 137 d.A. verwiesen wird.

20

21

Die Beklagte beantragt,

22

die Klage abzuweisen.

23

Darüber hinaus beantragt sie hilfsweise,

24

das Verfahren bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Nichtigkeitsklage gegen das geltend gemachte Patent DE X (Az. X) auszusetzen.

25

Sie macht geltend, dass es für die in Rede stehende mittelbare Patentverletzung bereits an dem Erfordernis der Körperlichkeit des "Mittels" im Sinne des § 10 PatG fehle, da es vorliegend alleine um digitale Software gehe, die heruntergeladen werde. Zudem erfolge bei drei der vier angegriffenen Ausführungsformen eine Auswahl der Spiele zunächst über einen Computer und gerade nicht über ein mobiles Kommunikationsendgerät. Bei den Spielen nach der zuletzt angegriffenen Ausführungsform handele es sich ausschließlich um solche, die nicht mit Handys genutzt werden könnten.

26

Schließlich fehle es dem Verfahren nach dem Klagepatent an der für die Patentfähigkeit erforderlichen Neuheit und an der Erfindungshöhe im Hinblick auf den im angestrengten Nichtigkeitsverfahren eingeführten Stand der Technik, weswegen davon auszugehen sei, dass das Klagepatent keinen Bestand haben werde.

27

Die Klägerin tritt auch dem Vortrag zur Nichtigkeit des Klagepatents entgegen und beantragt insoweit,

28

den Aussetzungsantrag der Beklagten zurückzuweisen.

29

Wegen des Sach- und Streitstandes im übrigen wird auf den vorgetragenen Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze sowie der zu den Akten gereichten Anlagen Bezug genommen.

30

Entscheidungsgründe:

31

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet. Die Beklagte macht mit den von ihr angebotenen Handyspielen nach den angegriffenen Ausführungsformen 1, 2 und 3 von der technischen Lehre des Klagepatents mittelbaren Gebrauch, so dass sie der Klägerin insoweit zur Unterlassung, zu Auskunft und Rechnungslegung sowie zum Schadenersatz verpflichtet ist. Eine Verwirklichung der Lehre des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform 4 konnte hingegen nicht festgestellt werden.

32

I.

33

Das Klagepatent hat ein Verfahren zum Laden von elektronischen Spielen auf ein mobiles Kommunikationsendgerät eines Mobil-Kommunikationsnetzes zum Gegenstand.

34

Aus dem in der Klagepatentschrift gewürdigten Stand der Technik sind Mobil-Kommunikationsnetze bekannt, wie beispielsweise das GSM Mobilfunknetz (Global System for Mobile Communication), bei denen die Mobilität der Teilnehmer dadurch erreicht wird, dass mobile Kommunikationsendgeräte mit Basisstationen über eine Funkverbindung verbindbar sind. Diese Basisstationen sind üblicherweise drahtgebunden mit Vermittlungseinrichtungen verbunden, die ihrerseits miteinander vernetzt sind oder einen Netzübergang zu einem Festnetz ermöglichen. Zur Übertragung von Sprache und Daten zwischen den Kommunikationsendgeräten und den Basisstationen stehen dabei über die Luftschnittstelle der Funkverbindung verschiedene Kanäle bereit, wie etwa Sprachkanäle und Steuerkanäle, wobei letztere der Übertragung von Signalisierungs- und sonstigen Informationen dienen (Anl. K 2a, Sp. 1 Z. 6 –23).

35

Als Beispiel eines Kommunikationsendgerätes benennt das Klagepatent ein "schnurloses Telefon X" der Klägerin, dessen konkrete Ausgestaltung sich aus der Anlage K 3 ergibt. Bei diesem Telefon handelt es sich um ein Funktelefon, das nach entsprechender Anmeldung an einer Basisstation, die an die übliche Festnetz-Telefon-Steckdose des Festnetzbetreibers angeschlossen wird, über eine Funkverbindung mit der Basisstation Daten austauscht, die es dem Nutzer ermöglicht, sich innerhalb der Reichweite der Funksignale ortsungebunden während eines Telefonats zu bewegen. Als weiteres Beispiel für ein Kommunikationsendgerät benennt das Klagepatent das "X" der Klägerin, bei dem es sich um ein "Handy" handelt. Dieses Gerät verfügt über eine Vielzahl von Mitteln zur Übertragung von Sprach- und Signalisierungsinformationen sowie Daten (Anl. K 2a, Sp. 1 Z. 24 – 37).

36

Weiterhin war im Stand der Technik ein aus der Offenlegungsschrift X (Anl. K 4) vorbekanntes tragbares, programmgesteuertes Gerät der Unterhaltungselektronik und / oder der Telekommunikationstechnik mit Spielfunktion bekannt. Solche Geräte wiesen einen Betriebsarten-Wählschalter auf, mit dem der Nutzer das Gerät in den Betriebsmodus "Spiel" bringen kann. Die von dem Benutzer durch Tastenbetätigung eingebbaren Signale werden mittels Programm- und Arbeitsspeicher sowie einer Anzeigevorrichtung in ein vom Benutzer gesteuertes elektronisches Spiel umgesetzt. Nach dieser Offenlegungsschrift ist es vorgesehen, zur Änderung des Spielprogramms den entsprechenden Teil des Programmspeichers auswechselbar zu machen. Der Austausch von Teilen des Programmspeichers erfordert jedoch mechanische Eingriffe des Nutzers, was das Klagepatent als störend bezeichnet. Weiterhin bewertet es das Klagepatent als nachteilig, dass der Nutzer die jeweiligen Datenspeicher zur Hand haben muss, wenn er ein anderes Spiel benutzen möchte (Anl. K 2a, Sp. 1 Z. 38 – 54).

37

Vor diesem Hintergrund stellt das Klagepatent sich die Aufgabe, das Laden von elektronischen Spielen auf ein mobiles Telekommunikationsendgerät zu vereinfachen.

38

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht Anspruch 1 des Klagepatents die Kombination der folgenden Merkmale vor:

39

1. Verfahren zum Laden von elektronischen Spielen auf ein mobiles Kommunikationsendgerät eines Mobil-Kommunikationsnetzes.

40

2. Das Kommunikationsendgerät weist zumindest auf:

41

(a) eine Eingabeeinrichtung

42

(b) eine Ausgabeeinrichtung

43

(c) eine Speicher- und Steuereinheit

44

(d) Mittel zur Durchführung der Spiele.

45

3. Es ist ein Auswahlmittel vorhanden, mit dem die Betriebsart des Kommunikationsendgerätes auf die Durchführung von elektronischen Spielen im Kommunikationsendgerät eingestellt werden kann.

46

4. Das Verfahren hat folgende Schritte:

47

(a) über einen Dialog mit einer Steuereinrichtung wird zumindest ein Spiel ausgewählt;

48

(b) der Dialog wird durch die Eingabeeinrichtung des Kommunikationsendgerätes gesteuert;

49

(c) das zumindest eine (ausgewählte) elektronische Spiel wird zum Kommunikationsendgerät übertragen und dort gespeichert.

50

51

II.

52

Die Beklagte verletzt mit den angegriffenen Ausführungsformen 1-3 die technische Lehre des Klagepatents mittelbar, § 10 PatG. Für die angegriffene Ausführungsform 4 kann eine Verwirklichung der unter I. dargestellten Merkmalskombination nicht festgestellt werden.

53

1.

54

Bevor auf die von der Klägerin angegriffenen Ausführungsformen im Einzelnen eingegangen wird, sollen zunächst die für alle Ausführungsformen gleichermaßen entscheidungserheblichen Fragen erörtert werden.

55

Nach § 10 des PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich des Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

56

a)

57

Nach der bisherigen Rspr. des BGH handelt es sich bei Mitteln im Sinne dieser Vorschrift um einen körperlichen, jedoch nicht unbedingt festen, sondern auch flüssigen oder gasförmigen Gegenstand (vgl. zuletzt BGH, GRUR 2001, 228, 231 – Luftheizgerät).

58

Eine Begründung dafür, wieso es sich bei den "Mitteln" im Sinne des § 10 PatG um körperliche Gegenstände handeln soll, hat der BGH in der vorstehend zitierten Entscheidung nicht gegeben. Hierzu bestand in dieser Entscheidung jedoch auch kein Anlass, da die Revision in dem dortigen Verfahren dies nicht angegriffen hatte. In den früheren Entscheidungen, in denen diese Voraussetzung für die Bejahung einer mittelbaren Verletzung aufgestellt wurde, diente dies jeweils –soweit erkennbar lediglich– dazu, die für eine mittelbare Patentverletzung in Frage kommenden Mittel von den "geistigen Mitteln", wie etwa die Belehrung über die Herstellung eines Erzeugnisses oder über die Anwendung oder Ausführung eines Verfahrens, abzugrenzen. Letztere sollten erklärtermaßen nicht zu einer Verurteilung wegen einer mittelbaren Patentverletzung führen. Eine weiterreichende Bedeutung für die Forderung nach der Körperlichkeit des Gegenstandes ist –ohne nähere Erläuterung– auch nicht erkennbar, da der gesetzlich verwendete Begriff des "Mittels" ebenfalls nicht zu dieser Forderung zwingt. Im Gegenteil ist der Rechtsprechung des BGH zu entnehmen (vgl. nur BGH, Mitt. 2004, 358 - Flügelradzähler), dass in Patentverletzugnsverfahren ganz maßgeblich auf die jeweiligen Merkmale der Patentansprüche abzustellen ist. Im vorliegenden Fall ist das "elektronische Spiel" ein Element der mit Anspruch 1 des Klagepatents unter Schutz gestellten technischen Lehre. Bei diesen elektronischen Spielen handelt es sich ebenfalls nicht um körperliche Gegenstände sondern um digitale Computerdateien. Können solche nicht körperlichen Gegenstände aber wesentliche Elemente einer Erfindung sein, so müssen sie auch Mittel sein können, die von dem mittelbaren Verletzer zur Verfügung gestellt werden. Gegen diese Bewertung spricht auch nicht, dass Computerprogramme nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht patentfähig sind. Denn eine fehlende Patentfähigkeit steht einer Tauglichkeit, als Mittel für eine mittelbare Patentverletzung zu dienen, nicht im Wege. Auch solche Mittel, die aus dem einschlägigen Stand der Technik vorbekannt waren und deswegen nicht patentfähig sind, können ohne Weiteres Mittel im Sinne des § 10 PatG sein. Aufgrund dessen handelt es sich bei dem von der Beklagten angebotenen "Programm" zum Download von Handyspielen auch um Mittel im Sinne des § 10 PatG.

59

b)

60

Bei dem von der Beklagten zur Verfügung gestellten Handyspielen handelt es sich um Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Die Erfindung nach dem Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Laden von elektronischen Spielen auf ein mobiles Kommunikationsendgerät. Nach der Rspr. des BGH in seiner Entscheidung "Flügelradzähler" (BGH, GRUR 2004, 758, 761) bezieht sich ein Mittel auf ein Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem solchen bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Wesentlich ist ein Element der Erfindung regelmäßig bereits dann, wenn es Bestandteil des Patentanspruchs ist. Im vorliegenden Fall bietet die Beklagte selber die Spiele direkt an, die Gegenstand des unter Schutz gestellten Patentanspruchs sind und sich bereits von daher auf ein wesentliches Element beziehen.

61

Das in Rede stehende Mittel ist das Anbieten zum Herunterladen eines Computerspiels, so dass es nicht darauf ankommt, ob es sich bei den Servern, über die dieser Datentransfer stattfindet, um Einrichtungen der Beklagten handelt oder ob diese von Dritten bereitgestellt werden.

62

c)

63

Die Kunden der Beklagten sind auch nicht per se durch den Erwerb des Mobiltelefons befugt, die Erfindung nach dem Klagepatent anzuwenden. Eine Erschöpfung des Verfahrens nach dem Klagepatent ist nicht eingetreten. Die Erwerber von Handys, die diese nur zu privaten Zwecken nutzen, können eine Berechtigung zur Nutzung des mit dem Klagepatent geschützten Verfahrens aus § 11 Nr. 1 PatG ableiten. Nach der Bestimmung des § 10 Abs. 3 PatG hat diese Berechtigung der privaten Abnehmer für die Frage der mittelbaren Verletzug eines Patents jedoch außer Betracht zu bleiben, da diese Berechtigung keine solche im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG darstellt. Dass die Klägerin Lizenzen vergeben hat, die zur Benutzung des Verfahrens nach dem Klagepatent berechtigen, ist von der Beklagten nicht hinreichend vorgetragen. Es fehlt an jeglichen Darlegungen dazu, um welche Art von Nutzungseinräumung zu welchen Konditionen es sich handeln soll, so dass auch hieraus keine Berechtigungen der Anwender des Verfahrens festgestellt werden können. Hinzu tritt, dass aufgrund der von Gesetzes wegen existierenden Nutzungsberechtigung privater Abnehmer (§ 11 Nr. 1 PatG) auch gar keine Veranlassung für die Klägerin besteht oder bestand, diesen Abnehmern eine Lizenz einzuräumen. Für die gewerblichen Nutzer der Handys hat die Klägerin die Klage insoweit zurückgenommen, als sie diese mit dem zuletzt gestellten Antrag ausdrücklich ausgenommen hat. Insoweit kann die Frage einer Erschöpfung für diese Nutzer dahingestellt bleiben.

64

d)

65

Das von der Beklagten angebotene Mittel ist von dieser aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Programms und der Menüführung auch zur Benutzung der Erfindung bestimmt. Schließlich ist es aufgrund der Umstände auch offensichtlich, dass die Abnehmer subjektiv dazu bestimmt werden, das Mittel patentverletzend zu verwenden. Die Beklagte leitet die Abnehmer ja gerade Schritt für Schritt dazu an, die Spiele patentgemäß herunterzuladen.

66

67

3.

68

Zu der ersten angegriffenen Ausführungsform hat die Klägerin das Anlagenkonvolut K 9 zur Akte gereicht, mit dem die einzelnen Schritte des Auswählens und Herunterladens eines Spieles mit einem Handy fotografisch dokumentiert sind. Ausweislich der genannten Unterlagen, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird ein WAP-fähiges Handy verwendet, mit dem nach Eingabe der Adresse http://wap.jamba.de unmittelbar eine Verbindung zu der WAP-Seite der Beklagten hergestellt werden kann. Der Benutzer erhält dort die Möglichkeit, verschiedene Icons mit den Bezeichnungen "Klingeltöne", "Logos", "Spiele" usw. anzuklicken. Auf der "Spiele"-Seite werden verschiedene Kategorien angeboten wie etwa "Top", "Neuheiten", "Tipps" etc.. Von hier aus gelangt der Benutzer zu verschiedenen in einzelnen Ordnern abgelegten Spielen. Durch Betätigen der Handytastatur kann er eines der dort gezeigten Spiele auswählen. Nach der Auswahl hat er die Möglichkeit sich entweder "Screenshots" des Spieles anzusehen oder direkt "Zum Download" zu gelangen. Nachdem er auf die Kosten für ein Herunterladen des Spieles hingewiesen wurde, kann er den "Download bestätigen". Er erhält sodann Informationen darüber, welche Version des Spieles übertragen wird und welche Größe die Datei hat. Nachdem die Datei übertragen wurde, kann der Nutzer mit dem entsprechend ausgelegten Handy den Speicherbereich seines Mobiltelefons auswählen und dort die zuvor heruntergeladene Spieledatei auswählen. Danach beginnt das Spiel.

69

70

Bei den handelsüblichen WAP-fähigen Handys, die das vorstehend beschriebene Verfahren ausführen können, handelt es sich um Kommunikationsendgeräte, die eine Eingabeeinrichtung (Tastatur), eine Ausgabeeinrichtung (Display), eine Speicher- und Steuereinheit (SIM-Karte) und Mittel zur Durchführung der Spiele aufweisen (Tastatur). Dies wird von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt.

71

Die in Rede stehenden handelsüblichen Handys verfügen –was gerichtsbekannt ist- auch über Auswahlmittel, mit deren Hilfe die Betriebsart des Kommunikationsendgerätes auf die Durchführung von elektronischen Spielen im Kommunikationsendgerät eingestellt werden kann. Dies ist bei den heutzutage käuflichen und Spiele-fähigen Handys ohne Weiteres anhand der Tastatur und des in dem Handy abgelegten Menüs zu bewerkstelligen. Dass es sich bei dem geforderten Auswahlmittel um einen Schalter handeln soll, der "umgelegt" werden kann auf einen Spielebetrieb, verlangt das Klagepatent nicht.

72

Dass das von der Beklagten geführte Verfahren zum Download eines Spieles auf das Handy eines Kunden -wie oben dargestellt-, über einen Dialog mit einer Steuereinrichtung erfolgt und hierbei zumindest ein Spiel ausgewählt wird, wobei der Dialog vermittels der Tastatur des Handys gesteuert wird und das ausgewählte Spiel dann auf dem Handy geladen wird, wie es die Merkmalsgruppe 4 fordert, lässt sich nicht bestreiten und bedarf keiner weiteren Ausführungen.

73

4.

74

Zu der zweiten angegriffenen Ausführungsform hat die Klägerin Lichtbilder überreicht, die die jeweiligen Programmabläufe anhand von Abbildungen der Bildschirmmasken bzw. der Displayanzeigen der Handys zeigen (Anlagenkonvolute K 10 und K 11). Ausweislich der besagten Unterlagen wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, zunächst mittels eines PC´s auf die Internetseite der Beklagten zu gelangen, um eines der dort angebotenen Spiele auszuwählen. Nachdem auf das Handy eine Mitteilung erfolgt ist, dass die Auswahl erfolgreich getroffen wurde und der Download-Vorgang durchgeführt werden kann, hat der Benutzer die Möglichkeit, mit Hilfe der Übertragung eines ihm von der Beklagten übermittelten Downloadlinks von seinem Handy aus die Speicherung des Spiels in dem Speicher des Mobiltelefons zu veranlassen. Hierzu verwendet der Endabnehmer zunächst die Internet-Adresse der Beklagten www.jamba.de und gelangt hierüber auf die Homepage, die eine Gesamtübersicht über die Angebote der Beklagten liefert. Unter der Rubrik "Spiele" findet sich ein Ordner mit der Überschrift "Handy-Spiele". Wählt man diesen aus, so gelangt man zu einer Seite, die die verschiedenen zur Verfügung stehenden Spiele aufzeigt. Entscheidet man sich durch "Anklicken" für eines dieser Spiele, so erhält man die Option, dieses "jetzt zu holen". Nach der Eingabe seiner Handy-Rufnummer und eines gegebenenfalls bereits existierenden Passwortes, kann man das ausgewählte Spiel "Jetzt aufs Handy" senden. Das Computerprogramm der Beklagten veranlasst daraufhin die Übersendung einer "SMS" auf das bestimmte Handy. Inhalt dieser "SMS" ist neben weiteren allgemeinen Informationen eine "PIN"-Nummer. Diese gibt man mit dem Computer in dem dafür vorgesehenen Feld ein und veranlasst hierdurch die Übersendung eines "Download"-Links auf das Handy, der ebenfalls über "SMS"- zugesandt wird. Stellt der Abnehmer sodann eine Verbindung seines Handys mit dem "wap"-Netz her, so kann er unter "Auswahl" der Option "Manueller Download" auf der diesbezüglichen Seite der Beklagten den Datentransfer des Spielprogramms auf das Handy starten. Auch hierbei wird das Spiel-Programm nach erfolgreichem Datentransfer in dem Speicher des Handys abgelegt und kann von dort aufgerufen und sodann mit dem Handy gespielt werden.

75

Auch dieses Verfahren stellt eine mittelbare Verletzung des Klagepatents dar. Unter Bezugnahme auf die vorstehenden Ausführungen sind an dieser Stelle nur noch Ausführungen zu Merkmal 3 erforderlich, dessen Verwirklichung von der Beklagten mit der Begründung verneint wird, dass eine Spielauswahl bereits am PC erfolgt und nicht, wie von dem Klagepatent gefordert, mit dem Kommunikationsendgerät. Dem kann jedoch so nicht gefolgt werden. Das Merkmal selber verlangt von seinem Wortlaut her, dass über die Eingabeeinrichtung des Kommunikationsendgerätes ein Dialog mit einer Steuereinrichtung gesteuert wird, über den zumindest ein Spiel ausgewählt wird. Nach dem oben dargestellten Verfahrensablauf erfolgt die Auswahl tatsächlich zunächst am Computer. Es ist jedoch von der Klägerin unbestritten vorgetragen worden, dass es möglich ist, zunächst am Computer mehrere Spiele auszuwählen und sich sodann entsprechend von der Beklagten mehrere "Download-Links" zusenden zu lassen. Ist dies erfolgt, so hat der Abnehmer mit seinem Handy die Möglichkeit, eines der zuvor am Computer (vor-)ausgewählten Spiele endgültig auszuwählen und auf sein Handy herunterzuladen. Ein Download aller Spiele, für die ein Download-Link zugesandt wurde, findet nicht statt und ist auch nicht erforderlich. Dann aber findet die eigentliche Spieleauswahl, der die Übertragung der elektronischen Daten des Spiels folgt, erst über das Handy und damit aufgrund eines Dialogs statt, der durch die Eingabeeinrichtung des Handys gesteuert wird. Somit ist die Verwirklichung des Merkmals 4 a) gegeben und mithin die Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Patentanspruchs 1 festzustellen.

76

5.

77

Mit einer dritten angegriffenen Ausführungsform wird dem Abnehmer der Beklagten wiederum zunächst an einem Computer über das Internet die Möglichkeit gegeben, von der Homepage der Beklagten aus in die Rubrik "Handy-Spiel" zu gelangen und sich dort ein Spiel auszusuchen. In Abweichung zu der vorstehend beschriebenen Vorgehensweise wird nunmehr eine Telefonnummer mitgeteilt und ein Buchstaben- und Zifferncode, verbunden mit der Aufforderung, diesen als "SMS" mit dem Handy des Kunden an die Telefonnummer zu senden. Wird diese Anweisung befolgt, so übersendet die Beklagte an das Mobiltelefon des Abnehmers mit einer "SMS" einen Download-Link. Wird dieser angeklickt und eine Verbindung mit dem "wap"-Netz hergestellt, erfolgt der Download des Spiels wie bei der zuvor beschriebenen angegriffenen Ausführungsform 2. Auch hier hat der Abnehmer wiederum die Möglichkeit, mit dem Computer eine "Vorauswahl" verschiedener Handyspiele zu treffen, für die er dann jeweils einen Download-Link erhält, wenn er zuvor seinerseits die "SMS" absendet. Anhand dieser Download-Links ist er sodann in die Lage versetzt -wie vorstehend unter II.4. ausgeführt- zumindest eines dieser Spiele mit seinem Handy auszuwählen und dieses Spiel sodann auf sein Handy herunterzuladen.

78

Auch mit der angegriffenen Ausführungsform 3 werden mithin sämtliche Merkmale des Verfahrens nach dem Klagepatent von dem Abnehmer verwirklicht, wozu die Beklagte mit ihrem Spiele-Angebot ein wesentliches Element bereitstellt.

79

80

6.

81

Hingegen kann eine mittelbare Verletzung der technischen Lehre des Klagepatents für die vierte angegriffene Ausführungsform nicht festgestellt werden. Bei ihr geht der Abnehmer zunächst wie bei den beiden vorherigen Ausführungsformen 2 und 3 vor, indem er mit einem Computer die Internet-Seite der Beklagten aufruft. Öffnet er von der Homepage aus den Ordner für "Computerspiel", so erhält er ebenfalls eine Auswahl an für einen Download zur Verfügung stehenden Spielen. Nachdem er sich für ein solches Spiel durch Anklicken entschieden hat, wird wiederum eine SMS auf ein Handy gesandt, die ein Passwort enthält. In der mündlichen Verhandlung hat der Beklagtenvertreter geltend gemacht, dass es sich bei diesem Passwort lediglich um eine Voraussetzung für die Teilnahme des Abnehmers an dem von der Beklagten angebotenen Abonnement-System handelt. Die Spiele in dieser Rubrik selber seien nicht geeignet, auf ein Handy heruntergeladen zu werden oder dort abgespielt zu werden. Diesen Behauptungen hat die Klägerin nichts entgegenzusetzen vermocht, weswegen der Vortrag der Beklagten als unstreitig zu gelten hat. Er hat zur Folge, dass es an der Verwirklichung des Merkmals 4 c) fehlt, wonach das zumindest eine (ausgewählte) elektronische Spiel zum Kommunikationsendgerät übertragen und dort gespeichert wird.

82

III.

83

Soweit die Beklagte mit den angegriffenen Ausführungsformen 1-3 die technische Lehre mittelbar verletzt, ist sie der Klägerin gegenüber zur Unterlassung verpflichtet, §§ 139 Abs. 1, 10 PatG. Bei der Fassung des Urteilstenors hat die Kammer berücksichtigt, dass die von der Beklagten bereitgehaltenen Spiele –je nach Übertragungsweg– patentfrei oder patentgemäß verwendet werden können, und dass als Abnehmer Private in Frage stehen, denen gegenüber die üblichen eingeschränkten Verurteilungen (Warnhinweis, Vertragsstrafenvereinbarung) regelmäßig versagen. Das ausgesprochene Lieferverbot knüpft deshalb daran an, dass die Übertragung des Spiels auf ein Handy –und nicht zum Beispiel auf einen PC– erfolgt, womit der Beklagten die patentfreie "Benutzung" verbleibt und nur Vorsorge gegen eine patentgemäße "Benutzung" getroffen ist. Gleiches gilt für das Verbot des Anbietens, welches der Beklagten nur dann untersagt ist, wenn es "zur Anwendung" des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt. Was die Umschreibung der Verletzungsformen betrifft, genügt es nach der ständigen Praxis der Kammer auch in Fällen wortsinngemäßer Benutzung, die vorliegend gegeben sind, den Anspruchswortlaut im Tenor zu wiederholen (Kühnen, GRUR 2006, 180-184).

84

Die Beklagte hat der Klägerin darüber hinaus Schadenersatz gemäß § 139 Abs. 2 PatG zu leisten. Denn als Fachunternehmen hätte sie die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Überdies ist es hinreichend wahrscheinlich, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von der Klägerin noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Handlungen ohne ihr Verschulden nicht im Einzelnen kennt. Voraussetzung für die Entstehung eines Schadenersatzanspruches bei mittelbarer Patentverletzung ist, dass es unter Verwendung des gelieferten Mittels zu einer unmittelbaren Patentverletzung kommt. Der mittelbare Verletzer, die Beklagte, hat denjenigen Schaden zu ersetzen, der dem Patentinhaber, der Klägerin, durch die unmittelbare Patentverletzung entsteht. Ausreichend für eine schlüssige Darlegung eines Schadenersatzanspruches ist es, wenn nach der Lebenserfahrung eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer unter Verwendung des Mittels begangenen Verletzungshandlug besteht (vgl. BGH, GRUR 2006, 839 - Deckenheizung). Im vorliegenden Fall sprechen das Angebot und die -gerichtsbekannten– Werbeauftritte bereits dafür, dass es unter Verwendung des von der Beklagten zur Verfügung gestellten Spiele-Download-Angebotes zu tatsächlichen von den Handys der Benutzer gesteuerten Downloadvorgängen von solchen Spielen kommt. Ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Feststellung der Schadenersatzverpflichtung ist demnach anzuerkennen, § 256 ZPO.

85

Damit die Klägerin den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch beziffern kann, ist die Beklagte ihr gegenüber zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

86

IV.

87

Eine Aussetzung des Rechtsstreits gem. § 148 ZPO ist vorliegend nicht geboten.

88

Sie kommt regelmäßig nur dann in Betracht, wenn ein Einspruchsverfahren oder eine Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent anhängig ist und das Verletzungsgericht bei summarischer Prüfung zu der Überzeugung gelangt, dass das Klageschutzrecht in der erteilten Fassung keinen Rechtsbestand haben wird. Dies kann im vorliegenden Fall aber nicht festgestellt werden.

89

1.

90

Wie oben unter I. ausgeführt, ist Gegenstand des Klagepatents ein Verfahren zum Laden von elektronischen Spielen auf ein mobiles Kommunikationsendgerät eines Mobil-Kommunikationsnetzes. Zwischen den Parteien steht in Streit, welches Verständnis das Klagepatent für die erfindungsgemäßen Kommunikationsendgeräte und für das Mobil-Kommunikationsnetz zugrunde legt. Der Fachmann entnimmt zunächst einmal dem in der Klagepatentschrift gewürdigten Stand der Technik, dass es sich bei dem Mobil-Kommunikationsnetz um ein solches handelt, bei dem durch eine Funkverbindung ein Datenaustausch zwischen einem Kommunikationsendgerät und einer Basisstation ermöglicht wird, die es dem Anwender ermöglicht, sich losgelöst von irgend welchen Drahtverbindungen mit dem Endgerät frei zu bewegen. Als nächstes entnimmt er dem Klagepatent, dass mobile Kommunikationsendgeräte eines Mobilkommunikationsnetzes programmgesteuerte Geräte sind, die über Eingabe- und Ausgabeeinrichtungen und über zumindest eine Speicher- und Steuereinheit verfügen. Beispielhaft benennt das Klagepatent Telefone als Endgeräte, die diesen Anforderungen entsprechen (Sp. 1 Z. 24 - 34). Hierdurch wird dem Fachmann bereits offenbart, dass es sich bei den Kommunikationsendgeräten, die für die technische Lehre des Klagepatents taugen um solche handelt, die geeignet sind eine Sprachkommunikation durchzuführen. Zwar wird im Stand der Technik auch ein Telekommunikationsendgerät bezeichnet, welches nicht über diese Möglichkeit der Sprachkommunikation verfügt (Sp. 1 Z. 38-54), der Fachmann erkennt aber im Zusammenhang mit dem nächsten Absatz der Patentschrift, in der die Aufgabenstellung bezeichnet wird, dass die Beschreibung des vorstehenden Endgerätes aus der Offenlegungsschrift X (Anl. K 4) alleine der Darstellung des als nachteilig kritisierten Speichervorgangs für die Spiele dient. In diesem Verständnis wird der Fachmann bestätigt, wenn er in Sp. 2 Z. 1-8 liest, dass das mobile Kommunikationsendgerät bereits über einen Funkteil verfügt und damit eine Funkverbindung zur Übertragung von Informationen aufbauen kann, weswegen ein zusätzlicher schaltungstechnischer Aufwand nicht erforderlich ist. Da mit dem Endgerät ein Dialog zwischen diesem und der Steuereinrichtung gesteuert werden muss, bedingt dies, dass die Kommunikation von dem Endgerät aus initialisiert werden muss. Dies ist bei dem Telekommunikationsendgerät nach der Offenlegungsschrift der Anl. K 4 gar nicht möglich. Der Fachmann wird daher, wie dies von der Klägerin geltend gemacht wird, das Endgerät selbstverständlich als ein solches ansehen, welches zur Sprachübermittlung fähig ist.

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2.

92

Bei der Entgegenhaltung X et al: Ease of use is relative (Anl. B 7) handelt es sich um einen vorveröffentlichten Aufsatz, der sich mit kleinen Handformat-Computern, sog. Personal Digital Assistants (PDA), befasst und der Möglichkeit, auf den eingebauten Speichern dieser Geräte Software (auch Spiele) aus einem Netz herunterzuladen. Es ist aber nicht ersichtlich, dass diese Entgegenhaltung sämtliche Merkmale des Klagepatents offenbart. Der vorstehenden Auslegung folgend, handelt es sich bei den PDA´s schon nicht um Telekommunikationsendgeräte im Sinne des Klagepatents, da sie -was unstreitig ist- nicht über die Möglichkeit verfügen, Sprache zu übertragen. Des weiteren fehlt es diesen an einer Möglichkeit, "mobil" im Sinne des Klagepatents eine Verbindung zu einer Steuereinheit aufzubauen, denn aus Seite 92 der Anl. B 7 folgt, dass für den Internetzugang ein Modem erforderlich ist ("of course, to get on-line you´ll need a modem.") Dass der Fachmann im Prioritätszeitpunkt wusste, dass es Funkmodems zur Übertragung der Daten gab, ist von der Beklagten nicht dargetan. Dies kann aber -wegen des Fehlens einer Sprachübertragungsmöglichkeit- vorliegend sogar dahingestellt bleiben.

93

3.

94

Die weitere Entgegenhaltung X (Anl. B 8) offenbart, wie die Klägerin zu recht geltend macht, ein monodirektionales Datenübertragungssystem, das am ehesten mit der Radiotechnik zu vergleichen ist. Insbesondere handelt es sich bei den Endgeräten nicht um solche, die in der Lage sind, einen Dialog mit der Steuereinrichtung durchzuführen (Merkmal 3). Dass diese Endgeräte über Auswahlmittel verfügen, die auf die Durchführung von elektronischen Spielen eingestellt werden können, ist gleichfalls nicht ersichtlich. Somit fehlt es auch dieser Entgegenhaltung an der neuheitsschädlichen Vorwegnahme sämtlicher Merkmale des Klagepatents.

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4.

96

Die Entgegenhaltung X (Anl. B 9) befasst sich mit einem interaktiven Kommunikationssystem für die Kommunikation von Videospiel- und Karaokesoftware von einem Host-System an Kommunikationsterminals. In diesem System können die "Spieler" über eine als "Communicator (1)" bezeichnete Eingabevorrichtung Lieder und Spiele aus Datenbanken auswählen. Diese Eingabevorrichtungen sind über Leitungen (in Form von Koaxialkabeln) mit dem "Host" verbunden, so dass es sich hier schon nicht um ein mobiles Kommunikationsendgerät im Sinne des Klagepatents handelt, das -wie oben ausgeführt- durch eine Funkverbindung mit der Basisstation verbunden sein muss, um die geforderte Mobilität zu erreichen, und gerade nicht über ein ortsbindendes Kabel.

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5.

98

Dass es sich bei der japanischen Entgegenhaltung X (Anl. B 10) um eine gattungsgemäße Schrift handelt, ist nicht erkennbar. Es ist vielmehr -soweit der Text in der überreichten englischen Maschinenübersetzung überhaupt verständlich ist- so, dass die dort offenbarten Geräte weder über eine Möglichkeit verfügen Spiele auszuführen noch ein Herunterladen von Programmen erfolgt.

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6.

100

Schließlich beruft die Beklagte sich auf die Präsentation eines "X-Communicators", der bei der Cebit 1996 ausgestellt worden sein soll. Hierzu hat sie eine entsprechende Presseinformation, datierend auf den 14.3.1996 (Anl. B 22), und eine Bedienungsanleitung (Anl. B 21) zur Akte gereicht, auf die verwiesen wird. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein mobiles Telekommunikationsgerät, welches auch bereits über die Funkübertragung die Möglichkeit eröffnet, Internet-Inhalte aufzurufen und u.a. auf diesem Wege auch den Download von Software erlaubt. Es mag sein, dass der Fachmann in Kenntnis des Communicators durch naheliegende Überlegungen zu der Lehre des Klagepatents hätte gelangen können. Die diesbezüglichen Überlegungen der Beklagten bleiben jedenfalls deshalb ohne erfolg, weil sich nicht feststellen lässt, dass es sich bei der Entgegenhaltung tatsächlich um zu berücksichtigenden Stand der Technik handelt. Wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung zutreffend geltend gemacht hat, ist aus der Presseerklärung nach Anl. B 22 nicht ersichtlich, welche technischen Merkmale der X Communicator tatsächlich haben soll. Es ist auch nicht ersichtlich, dass den Besuchern der Messe Gelegenheit gegeben war, dieses Gerät bereits zu verwenden. Die Presseerklärung selber spricht davon, dass das Gerät voraussichtlich im August des Jahres 1996 -also etwa 5 Monate nach der Messe und dem Prioritätszeitpunkt (19.3.1996) für das Klagepatent- auf dem Markt erscheinen solle. Es ist von daher nicht ersichtlich, dass tatsächlich bereits im März 1996 das Gerät vollständig entwickelt und produktionsreif war. Eine Absichtserklärung, künftig Technologien verwenden zu wollen, offenbart aber gerade nicht diese Technologien. Dass die Bedienungsanleitung (Anl. B 21) bereits im März 1996 existierte und Hinweise auf die mit dem Klagepatent offenbarte Lehre enthielt, ist nicht ersichtlich. Unwidersprochen handelt es sich bei der Anleitung, die keinen Druckvermerk enthält, um die 3. Auflage. Ist das Gerät aber tatsächlich erst frühestens im August 1996 auf den Markt gekommen, spricht nichts dafür, dass die dritte Auflage bereits zuvor erhältlich war.

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Dass der Fachmann Anlass gehabt hätte, die vorstehend angeführten Entgegenhaltungen -sofern sie vor dem Prioritätszeitraum veröffentlicht wurden- in irgend einer Weise miteinander zu kombinieren, um zum Gegenstand der technischen Lehre des Klagepatents zu gelangen, ist von der Beklagten nicht nachvollziehbar dargetan und auch nicht aus sich heraus verständlich.

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V.

104

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 269 Abs. 3 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 108, 709 ZPO.