Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1.es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, die an dem Geschäftsführer der Beklagten zu vollstrecken ist, zu unterlassen,lichtemittierende Vorrichtungen, die ein lichtemittierendes Teil und einen Leuchtstoff enthalten, der in der Lage ist, einen Teil des vom lichtemittierenden Teil ausgesandten Lichts zu absorbieren und Licht mit einer Wellenlänge auszusenden, die sich von der des absorbierten Lichtes unterscheidet,in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,wobei das besagte lichtemittierende Teil einen Verbindungshalbleiter auf der Grundlage von GaN und der besagte Leuchtstoff ein Granat-Fluoreszenzmaterial entsprechend der Formel (Y1-r Gdr)3Al5O12:Ce mit 0 ≤ r ≤ 1 enthält, in der Al mindestens teilweise durch Ga und/oder In ersetzt sein kann, und in der das besagte lichtemittierende Teil eine blaue lichtemittierende Diode (LED) ist und in der der besagte Leuchtstoff sich in einem direkten oder indirekten Kontakt mit der besagten blauen lichtemittierenden Diode befindet und in der ein Hauptemissionspeak der lichtemittierenden Diode innerhalb des Bereichs von 400 nm bis 530 nm liegt und eine Hauptemissionswellenlänge des Leuchtstoffs so liegt, dass sie länger als der Hauptemissionspeak des lichtemittierenden Teils ist;

2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 23.09.2000 begangen hat, und zwar unter Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen und bestellten zu Ziffer I. 1. bezeichneten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und unter Angabe von Typenbezeichnungen sowie aufgeschlüsselt nach den Namen und den Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in dem Verzeichnis enthalten ist;

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, der Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internetwerbung der jeweiligen Domain, Zugriffszahlen und Schaltungszeiträume;

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten, einschließlich Bezugspreisen, und des erzielten Gewinns,wobei hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und lit. b) als Belege Rechnungen oder Lieferscheine in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

3. die zu Ziffer I. 1. bezeichneten und seit dem 01.09.2008 in den Verkehr gelangten und im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass das Gericht auf eine Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP XXX erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse die Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der durch die Rückgabe entstehenden Kosten zugesagt wird;

4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, unter Ziffer I. 1. bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 23.09.2000 begangenen Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar. Die jeweilige Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden. 

1

Tatbestand

2

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP XXX (Klagepatent) in Anspruch. Das Klagepatent wurde am 29.07.1997 von der Klägerin, damals noch firmierend unter N. Chemical Industries, Ltd., unter Inanspruchnahme von fünf japanischen Prioritäten vom 29.07.1996, 17.09.1996, 18.09.1996, 27.12.1996 und 31.03.1997 angemeldet. Der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents wurde am 23.08.2000 vom Europäischen Patentamt (EPA) veröffentlicht. Gegen die Erteilung des Klagepatents wurde Einspruch erhoben. Das Klagepatent wurde in geändertem Umfang aufrechterhalten, wobei der hier geltend gemachte Patentanspruch 1 unverändert blieb. Der Beschluss wurde am 01.08.2007 rechtskräftig und die geänderte Fassung der europäischen Patentschrift („B9-Schrift“) durch das EPA veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung der geänderten europäischen Patentschrift („T3-Schrift“) wurde am 13.03.2008 veröffentlicht. Das Klagepatent steht in Kraft.

3

Das Klagepatent bezieht sich auf eine lichtemittierende Vorrichtung und Anzeigevorrichtung. Der von der Klägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 des Klagepatents, dessen Verfahrenssprache englisch ist, lautet in der englischen Fassung wie folgt:

4

A Iight emitting device, comprising a light emitting component (102) and a phosphor (101) capable of absorbing a part of the Iight emitted by the Iight emitting component and emitting Iight of wavelength different from that of the absorbed light; wherein said Iight emitting component (102) comprises a GaN based compound semiconductor and said phosphor contains a garnet fluorescent material according to the formula:

5

(Y1-r Gdr)3Al5O12:Ce

6

wherein 0 ≤ r ≤ 1 wherein Al may be at least partially substituted by Ga and/or In, and wherein said light emitting component (102) is a blue light emitting diode (LED), and wherein said phosphor is located in direct or indirect contact with said blue light emitting diode, and wherein a main emission peak of the Iight emitting diode is set within the range from 400 nm to 530 nm and a main emission wavelength of the phosphor is set to be longer than the main emission peak of the Iight emitting component.

7

Die deutsche Übersetzung des Klagepatentanspruchs hatte in der T2- und T3-Schrift zunächst folgenden Wortlaut:

8

Eine lichtemittierende Vorrichtung, die ein lichtemittierendes Teil (102) und einen Leuchtstoff (101) enthält, der in der Lage ist, einen Teil des vom lichtemittierenden Teil ausgesandten Lichtes zu absorbieren und Licht mit einer Wellenlänge auszusenden, die sich von der des absorbierten Lichtes unterscheidet, wobei das besagte lichtemittierende Teil (102) eine Halbleitersubstanz auf der Grundlage von GaN und der besagte Leuchtstoff ein granatrotes fluoreszierendes Material entsprechend der Formel (Y1-R Gdr)3Al5O12:Ce mit 0 ≤ r ≤ 1 enthält, in der Al mindestens teilweise durch Ga und/oder In ersetzt sein kann, und in der das besagte lichtemittierende Teil (102) eine blaue lichtemittierende Diode (LED) ist und in der der besagte Leuchtstoff sich in einem direkten oder indirekten Kontakt mit der besagten blauen lichtemittierenden Diode befindet, und in der ein Hauptemissionspeak der lichtemittierenden Diode innerhalb des Bereichs von 400 nm bis 530 nm liegt und eine Hauptemissionswellenlänge des Leuchtstoffs so liegt, dass sie länger als der Hauptemissionspeak des lichtemittierenden Teils ist.

9

Am 07.06.2010 reichte die Klägerin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eine berichtigte Übersetzung der europäischen Patentschrift  („T4-Schrift“) ein, die am 07.10.2010 veröffentlicht wurde. Dort lautet der Klagepatentanspruch 1 erstmals wie folgt (Änderungen sind unterstrichen):

10

Eine lichtemittierende Vorrichtung, die ein lichtemittierendes Teil (102) und einen Leuchtstoff (101) enthält, der in der Lage ist, einen Teil des vom lichtemittierenden Teil ausgesandten Lichtes zu absorbieren und Licht mit einer Wellenlänge auszusenden, die sich von der des absorbierten Lichtes unterscheidet, wobei das besagte lichtemittierende Teil (102) einen Verbindungshalbleiter auf der Grundlage von GaN und der besagte Leuchtstoff ein Granat-Fluoreszenzmaterial entsprechend der Formel

11

(Y1-r Gdr)3Al5O12:Ce

12

mit 0 ≤ r ≤ 1 enthält, in der Al mindestens teilweise durch Ga und/oder In ersetzt sein kann, und in der das besagte lichtemittierende Teil (102) eine blaue lichtemittierende Diode (LED) ist und in der der besagte Leuchtstoff sich in einem direkten oder indirekten Kontakt mit der besagten blauen lichtemittierenden Diode befindet, und in der ein Hauptemissionspeak der lichtemittierenden Diode innerhalb des Bereichs von 400 nm bis 530 nm liegt und eine Hauptemissionswellenlänge des Leuchtstoffs so liegt, dass sie länger als der Hauptemissionspeak des lichtemittierenden Teils ist.

13

Nachfolgend werden in leicht verkleinerter Form aus der Klagepatentschrift stammende zeichnerische Darstellungen bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung und verschiedene Spektren des von einer erfindungsgemäßen Vorrichtung emittierten Lichts abgebildet. Figur 1 und 2 zeigen zwei verschiedene Ausführungsformen erfindungsgemäßer lichtemittierender Dioden schematisch im Querschnitt. In den Figuren 19A bis 19C sind die Emissionsspektren des Leuchtstoffs (Y0,2Gd0,8)3Al5O12:Ce (Figur 19A), der lichtemittierenden Komponente (Figur 19B) und der gesamten lichtemittierenden Diode eines Ausführungsbeispiels (Figur 19C) abgebildet.

14

             

15

16

17

18

Die Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland elektronische Bauteile, darunter weiß leuchtende LED. Unter anderem bewirbt sie im Internet LED mit den Typenbezeichnungen „Harvatek LED HT-V116 TW“ und „Harvatek LED HT-U158 TW“ (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen 1 bis 2 – in dieser Reihenfolge). Hersteller und Lieferant der angegriffenen Ausführungsformen ist die H. Corporation, die von der Klägerin im Parallelverfahren 4a O 184/10 aus dem Klagepatent in Anspruch genommen wird. Die Klägerin erwarb über einen Dritten von The R. Group Handelsvertretung GmbH, Bonn, im September 2009 und März 2010 Muster der angegriffenen Ausführungsformen, die dieselben Typenbezeichnungen wie oben angegeben aufwiesen. Nachstehend sind schematische Abbildungen der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 (in dieser Reihenfolge) wiedergegeben.

19

20

21

Mit Wirkung zum 18.11.2004 schloss die H. Corporation mit der O. GmbH München, nunmehr firmierend unter O. AG, eine Patentlizenzvereinbarung, mit der die O. AG der H.Corporation eine einfache, kostenpflichtige Lizenz für bestimmte Arten der Benutzung verschiedener Patente der Osram AG, darunter der Patente XXX und EP XXX, gewährte. Die Vereinbarung sollte für die Dauer des längstgültigen lizenzierten Patents in Kraft bleiben, falls sie nicht vorher gekündigt werden sollte.

22

In die Lizenzvereinbarung war auch eine als Annex 2 der Vereinbarung beigefügte Zusicherungserklärung der Klägerin vom 27.05.2004 einbezogen. Die Ziffer 1. der in englischer Sprache abgefassten Erklärung lautet wie folgt:

23

1. N. will not enforce Japanese Patent XXX and ist foreign counterparts, to the extent such foreign counterparts are directed to the same scope with substantially the same wording as said Japanese Patent XXX, against such LED manufacturers (the „Potential O. LICENSEE“) (…)

24

Die deutsche Übersetzung ist zwischen der Klägerin und der H. Corporation im Verfahren 4a O 184/10 streitig und lautet in der Fassung der H. Corporation, in der die von der Klägerin vorgetragenen Abweichungen in kursiv eingefügt sind, wie folgt:

25

1. N. wird das japanische Patent XXX und die [diesem] entsprechenden ausländischen Schutzrechte, sofern derartige ausländischen Schutzrechte auf den gleichen [denselben] Schutzumfang mit im Wesentlichen gleichem [denselbem] Wortlaut abzielen wie das japanische Patent XXX nicht gegen LED-Hersteller geltend machen (den „möglichen O.-LIZENZNEHMERN“), (…)

26

Wegen der Einzelheiten der Patentlizenzvereinbarung und der Zusicherungserklärung wird auf die Anlagen WKS 4 und 5, in deutscher Übersetzung die Anlagen WKS 4a und 5a im Verfahren 4a O 184/10 Bezug genommen. Wegen des Wortlauts des japanischen Patents XXX wird auf die Anlage WKS 6, in englischer Übersetzung als Anlage WKS 6a und in deutscher Übersetzung als Anlage WKS 6b, im Verfahren 4a O 184/10 Bezug genommen.

27

Die Klägerin ist der Auffassung, die Zusicherungserklärung vom 27.05.2004 stehe der gerichtlichen Geltendmachung der Ansprüche aus dem Klagepatent nicht entgegen. Denn das Klagepatent sei nicht auf denselben Schutzumfang wie das japanische Patent 3,503,139 gerichtet. Insofern genüge es nicht, wenn die Merkmale des Klagepatentanspruchs im japanischen Patent offenbart seien. Es komme vielmehr auf einen abstrakten Schutzbereichsvergleich auf der Grundlage der Patentansprüche an. In dieser Hinsicht sei der Klagepatentanspruch auf YAG-Fluoreszenzmaterial beschränkt, während der Patentanspruch des japanischen Patents auf irgendein ceraktiviertes Fluoreszenzmaterial auf Granatbasis gerichtet sei. Weiterhin sei zu berücksichtigen, dass es sich bei der Zusicherungserklärung um eine Nichtangriffsabrede handele und nicht um eine Lizenz, deren Umfang sich nach dem weiten Anspruch des japanischen Patents richte. Hintergrund der Abgabe der Zusicherungserklärung sei vielmehr, dass sie – die Klägerin – damals wirtschaftliche Erfolge mit ceraktiviertem YAG-Leuchtstoff in weiß leuchtenden LED erzielt habe, während die O. AG Umwandlungstechnologie auf Basis von TAG-Leuchtstoffen verwendet habe. Die Patentportfolios beider Unternehmen beinhalteten jedoch auch Patente, die so allgemein gefasst seien, dass sie die Verwendung beider Fluoreszenzmaterialien umfassten. Die Zusicherungserklärung sei mit Blick auf den von der O. AG verwendeten TAG-Leuchtstoff abgegeben worden, was die Beklagte mit Nichtwissen bestreitet. Die Benutzung von YAG-Fluoreszenzmaterial sollte hingegen nicht ermöglicht werden, was beispielsweise aus dem auf YAG-Leuchtstoff gerichteten und nicht in der Zusicherungserklärung genannten JP XXX , das der O. AG bei Abgabe der Zusicherungserklärung bekannt gewesen sei, deutlich werde.

28

Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffenen Ausführungsformen machten von der Lehre des Klagepatentanspruchs wortsinngemäß Gebrauch. Dies bestätigten die als Anlagen 8, 9, 10, 17, 18 und 24 vorgelegten Gutachten der von der Klägerin beauftragten Privatsachverständigen, die die von einem Testkäufer erworbenen angegriffenen Ausführungsformen untersucht hätten. Insbesondere habe mittels der Röntgenpulverdiffraktometrie nachgewiesen werden können, dass in den angegriffenen Ausführungsformen ein ceraktiviertes YAG-Fluoreszenzmaterial zum Einsatz komme. Darauf weise auch eine Rietveldberechnung und die Untersuchung der Emissionsspektren des Leuchtstoffs hin. Die weitere Analyse mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) habe dann gezeigt, dass in den angegriffenen Ausführungsformen 1 und 3 statt Yttrium teilweise auch Gadolinium verwendet werde. Die genaue Elementenzusammensetzung könne nur mittels EDX bestimmt werden und stehe nicht im Widerspruch zu den Ergebnissen der Röntgenpulverdiffraktometrie. Diese könne die genaue Zusammensetzung nicht ermitteln, weil die Röntgenspektren der beiden Materialien nahezu identisch seien.

29

Die Klägerin ist weiterhin der Ansicht, dass der Klagepatentanspruch in der T2- und der T3-Schrift nicht fehlerhaft übersetzt sei. Die Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen komme zum selben Schutzumfang wie die T4-Schrift. Es gebe die Begriffe Verbindungshalbleiter und Elementhalbleiter. Der in der T2-/T3-Schrift verwendete Begriff „Halbleitersubstanz“ sei neutral und nicht auf Elementhalbleiter beschränkt. Die Wendung „auf Grundlage von GaN“ zeige, dass ein Verbindungshalbleiter gewollt sei. Ebenso verstehe der Fachmann anhand der Beschreibung des Klagepatents den Begriff „granatrotes fluoreszierendes Material“ dahingehend, dass der Leuchtstoff eine Granatstruktur aufweisen müsse. Nirgendwo finde sich ein Hinweis auf ein granatrotes Leuchtstoffmaterial.

30

Die Klägerin beantragt,

31

- wie erkannt -.

32

Die Beklagte beantragt,

33

die Klage abzuweisen,

34

hilfsweise ihr nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bankbürgschaft) abzuwenden.

35

Weiterhin beantragt die Beklagte,

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das Verfahren gemäß § 148 ZPO auszusetzen, bis über die Zulässigkeit der Klage in dem parallelen Verletzungsverfahren der Klägerin gegen die H. Corporation (Az. 4a O 184/10) entschieden worden ist.

37

Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.

38

Die Beklagte ist der Auffassung, die Klageanträge seien unzulässig, weil der Wortlaut des Klagepatentanspruchs wiederholt werde, ohne die darin alternativ genannten Merkmale der angegriffenen Ausführungsform anzupassen. Ohnehin könnten Ansprüche aus dem Klagepatentanspruch in der jetzt geltenden Fassung erst ab dem 07.10.2010 – dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der geänderten übersetzten Fassung – geltend gemacht werden.

39

Die Beklagte hält die Klage im Hinblick auf die von der Klägerin gegenüber der H. Corporation abgegebene Zusicherungserklärung für unzulässig. Die H. Corporation könne sich im Parallelverfahren 4a O 184/10 auf die Anwendbarkeit der Zusicherungserklärung berufen, so dass die von ihr gelieferten angegriffenen Ausführungsformen von sämtlichen Angriffen freigestellt seien. Jedenfalls sei das Verfahren vor diesem Hintergrund auszusetzen. Bei dem Klagepatent handele es sich um ein ausländisches Patent, das auf denselben Schutzbereich mit im Wesentlichen demselben Wortlaut wie das JP XXX gerichtet sei. Für die Auslegung der Zusicherungserklärung sei auf das Verständnis des Adressaten der Erklärung, nämlich der Lizenznehmer der O. AG abzustellen. Demnach böten das japanische Patent und sein Schutzumfang die wesentliche Orientierung für die Reichweite der Zusicherungserklärung. Auf eine vollständige Identität der Schutzbereiche komme es im Hinblick auf tatsächliche und mögliche Änderungen im Erteilungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nicht an. Im Übrigen komme es nicht auf einen abstrakten Vergleich der Schutzbereiche an. Stattdessen bestimme der Schutzbereich des japanischen Patents die Bandbreite schutzrechtsgemäßer Ausführungsformen. Da der jeweilige Lizenznehmer der O. AG an einer Nutzung von LED interessiert sei, seien auch nur diejenigen Ausführungsformen zu betrachten, die vom Schutzbereich des jeweiligen ausländischen Patents erfasst würden. Eine Ausführungsform, die in den Schutzbereich des japanischen Patents falle und daher aufgrund der Zusicherungserklärung nicht angegriffen werden könne, solle auch durch ein ausländisches Parallelpatent wie dem Klagepatent nicht angegriffen werden können. Das sei vorliegend der Fall. Insbesondere gelte dies für die im Klagepatentanspruch genannte konkrete chemische Zusammensetzung des Leuchtstoffs, die im japanischen Patent Gegenstand eines Ausführungsbeispiels sei. Im Übrigen basierten beide Schutzrechte auf derselben PCT-Anmeldung und seien weitgehend identisch.

40

Die Beklagte vertritt weiter die Ansicht, der Vortrag der Klägerin zur Herkunft der angegriffenen LED und zum verwendeten Leuchtstoff in der angegriffenen Ausführungsform sei unsubstantiiert und nicht nachvollziehbar. Da die von der Klägerin angeblich untersuchten Muster nicht von der Beklagten stammten, fehle substantiierter Vortrag dazu, dass die von der Beklagten vertriebenen Produkte die von der Klägerin behaupteten, patentgemäßen Eigenschaften hätten. Es sei ohnehin nicht nachvollziehbar, ob und in welchem Umfang die erworbenen Muster der angegriffenen Ausführungsformen tatsächlich diejenigen seien, die später durch die angeblichen Gutachter der Klägerin untersucht worden seien. Die Klägerin habe weiterhin keine Individualisierungsmerkmale offengelegt, um die Herkunft der angegriffenen LED nachzuvollziehen. Dies sei jedoch für eine Verteidigung gegen den Vorwurf der Patentverletzung erforderlich, weil nach Auskunft der Lieferantin, der H. Corporation, innerhalb einer Typenreihe unterschiedliche Halbleiter und Fluoreszenzmaterialien eingesetzt worden seien, die teilweise nicht patentgemäß seien.

41

Abgesehen davon werde mit Nichtwissen bestritten, dass die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Klagepatentanspruchs, insbesondere von Merkmal 2, Gebrauch machten. Das Bestreiten mit Nichtwissen sei zulässig, weil sie – die Beklagte – das Fluoreszenzmaterial nicht selbst herstelle, sondern geliefert bekomme und die chemische Zusammensetzung ein Geschäftsgeheimnis der Lieferantin darstelle. Sie sei auch nicht verpflichtet, aufwendige Analysen von Mustern der angegriffen LED-Typen zu veranlassen. Eine solche Untersuchung sei ohnehin irrelevant, weil damit nichts für die im Jahr 2009 beziehungsweise 2010 erworbenen und von der Klägerin angeblich untersuchten Muster der angegriffenen Ausführungsformen belegt werden könne. Was die von der Klägerin durchgeführten Untersuchungen von LED mittels Röntgenpulverdiffraktometrie und EDX angehe, sei nicht nachvollziehbar, was mit welchen Geräten und Methoden untersucht worden sei. Daher bestreitet die Beklagten, dass die beiden Untersuchungen an den angegriffenen Ausführungsformen ordnungsgemäß durchgeführt worden seien und die Ergebnisse nachvollziehbare Aussagen über die angegriffenen Ausführungsformen enthielten. Zudem ließen die vorgelegten Untersuchungsergebnisse keine Aussagen über die angegriffene Ausführungsform zu. Weil das Fluoreszenzmaterial in einen Überzug eingebettet sei, sei die Röntgenpulverdiffraktometrie für einen Nachweis nicht geeignet. Zudem seien die Untersuchungsergebnisse widersprüchlich. Die Röntgenpulver-diffraktometrie habe in der angegriffenen Ausführungsform nach der Behauptung der Klägerin YAG ohne einen Anteil Gadolinium nachgewiesen, während die EDX angeblich auch die Verwendung von Gadolinium nachgewiesen habe.

42

Die Beklagte ist weiterhin der Auffassung, ihr stehe ein Weiterbenutzungsrecht aus Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG zu. Bis zur Einreichung und Veröffentlichung der T4-Schrift habe der Klagepatentanspruch in seiner deutschen Übersetzung für das lichtemittierende Teil eine Halbleitersubstanz statt eines Verbindungshalbleiters verlangt. Unter einem Verbindungshalbleiter seien Halbleiter aus verschiedenen Materialien zu verstehen, deren Kombination gerade die elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern aufweise. Eine Halbleitersubstanz sei hingegen ein Element wie Silizium oder Germanium, das aus sich heraus die Eigenschaften eines Halbleiters habe. Nach der ursprünglichen Übersetzung sei daher anspruchsgemäß nur ein lichtemittierendes Teil, das neben einem Verbindungshalbleiter auf der Basis von GaN auch eine Halbleitersubstanz aufweise. Das sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht der Fall. Ebenso habe die ursprüngliche Übersetzung des Klagepatentanspruchs für den Leuchtstoff ein granatrotes fluoreszierendes Materials statt eines Granat-Fluoreszenzmaterials verlangt. Letzteres sei ein Fluoreszenzmaterial mit Granatstruktur, während die ursprüngliche Übersetzung ein Material mit bestimmten Farbeigenschaften – hier: granatrotes Fluoreszieren – beschreibe. Die angegriffene Ausführungsform verwende aber weder einen granatroten Leuchtstoff, noch fluoresziere er in dieser Farbe. Jedenfalls fehle es im Hinblick auf die fehlerhafte Übersetzung an einer schuldhaften Patentverletzung.

43

Einen Antrag auf Entfernung aus den Vertriebswegen hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung am 28.02.2012 zurückgenommen.

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Entscheidungsgründe

45

Die Klage ist zulässig und begründet.

46

A

47

Die Klage ist zulässig.

48

I.

49

Die Klageanträge sind hinreichend bestimmt im Sinne von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Dem steht nicht hingegen, dass die Klägerin im Klageantrag zu I. 1. lediglich den Wortlaut des Klagepatentanspruchs 1 übernommen hat, ohne die darin genannten Alternativen auf die konkrete angegriffene Ausführungsform anzupassen, nämlich den Index „r“ zu beziffern und festzulegen, ob Aluminium durch Gallium oder Indium im Fluoreszenzmaterial ersetzt ist und ob ein direkter oder indirekter Kontakt zwischen Leuchtstoff und lichtemittierender Diode besteht.

50

Hinreichend bestimmt ist der Klageantrag, wenn er den erhobenen Anspruch konkret bezeichnet, den Rahmen der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis erkennbar abgrenzt, den Inhalt und Umfang der materiellen Rechtskraft der begehrten Entscheidung erkennen lässt, das Risiko des Unterliegens der Klägerin nicht durch vermeidbare Ungenauigkeit auf die Beklagte abwälzt und die Zwangsvollstreckung aus dem beantragten Urteil ohne eine Fortsetzung des Streits im Vollstreckungsverfahren erwarten lässt (Zöller/Greger, ZPO 29. Aufl.: § 253 Rn 13 m.w.N.). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Streitgegenstand sind Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rückruf und Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen einer unmittelbaren Patentverletzung durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen 1 bis 4. In einem solchen Fall ist es statthaft, den Klageantrag nach dem Wortlaut des verletzten Patentanspruchs zu formulieren (Kühnen: Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl.: Rn 825). Dies bietet Gewähr dafür, dass der Urteilstenor nur diejenigen Details enthält, die für die erfindungsgemäße Lehre von Bedeutung sind, und verhindert zuverlässig, dass solche Gestaltungsmerkmale Eingang in den Urteilstenor finden, die außerhalb der Erfindungsmerkmale stehen und daher den Verbotstenor ungerechtfertigt einschränken würden. Bei einer etwaigen Zwangsvollstreckung kann der Tenor anhand der Entscheidungsgründe ausgelegt werden, was sicherstellt, dass der Tenor nicht auf Ausführungsformen erstreckt wird, die nicht im Kern des gerichtlichen Verbotes liegen (Kühnen: a.a.O.). Eine Konkretisierung des Klageantrags im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform ist daher grundsätzlich nicht geboten. Das gilt auch dann, wenn der Patentanspruch alternative Merkmale enthält. Die Aufnahme sämtlicher Alternativen in den Klageantrag macht diesen nicht unbestimmt, da er dahingehend zu verstehen ist, dass eine Verurteilung hinsichtlich sämtlicher Alternativen begehrt wird. Mit Blick auf die jeweils angegriffene Ausführungsform ergeben sich auch nicht die mit einem unbestimmten Klageantrag verbundenen Probleme (s.o.).

51

II.

52

Der Klage steht nicht die Einrede der fehlenden Klagbarkeit im Hinblick auf die von der H. Corporation am 27.05.2004 gegenüber der O.AG – damals O.GmbH – abgegebene Zusicherungserklärung („assurance letter“) entgegen. In dieser Erklärung sicherte die Klägerin zu, das japanische Patent xxx und bestimmte entsprechende ausländische Schutzrechte unter bestimmten Voraussetzungen nicht gegen LED-Hersteller geltend zu machen (in der englischen Originalfassung: „N. will not enforce Japanese Patent xxx …“), die Lizenznehmer der Osram AG sind. Die Zusicherungserklärung gab die Klägerin gegenüber der O. AG zugunsten potentieller Lizenznehmer der O. AG ab und sollte unter anderem nur für die Dauer eines tatsächlich bis zum 31.12.2005 abgeschlossenen Lizenzvertrages zwischen der O.AG und dem potentiellen Lizenznehmer wirksam sein. Im vorliegenden Fall besteht zwischen der O.AG und der Beklagten kein Lizenzvertrag, der die unmittelbare Anwendbarkeit der Zusicherungserklärung zugunsten der Beklagten begründen könnte. Ebenso wenig kann die Zusicherungserklärung als Vertrag mit Schutzwirkungen zugunsten Dritter aufgefasst werden.

53

B

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Die Klage ist begründet.

55

Die Klägerin hat gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft, Rückruf aus den Vertriebswegen, Vernichtung und Feststellung der Schadensersatzpflicht aus Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB. Die Beklagte macht durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des Klagepatentanspruchs wortsinngemäß Gebrauch, ohne dazu berechtigt zu sein. Eine Erschöpfung des Patentrechts ist nicht eingetreten. Ebenso wenig steht der Beklagten ein Weiterbenutzungsrecht zu.

56

I.

57

Das Klagepatent betrifft eine lichtemittierende Diode, die einen Leuchtstoff enthält, der die Wellenlänge des Lichts, das von einem lichtemittierenden Bauteil ausgesendet wird, umwandelt und Licht aussendet.

58

In der Klagepatentschrift wird zum Stand der Technik ausgeführt, eine lichtemittierende Diode sei kompakt und sende Licht einer klaren Farbe mit einem hohen Wirkungsgrad aus. Sie brenne auch nicht durch und habe gute Anlaufeigenschaften, eine hohe Rüttelfestigkeit und Beständigkeit gegen wiederholtes Ein- und Ausschalten, weil es sich um ein Halbleiterbauelement handele. Daher werde sie im großen Umfang in solchen Anwendungsfällen wie verschiedenartigen Anzeigeelementen und verschiedenartigen Lichtquellen genutzt. In jüngster Zeit seien lichtemittierende Dioden für die RGB-Farben (rot, grün und blau) mit einer äußerst hohen Leuchtdichte und hohem Wirkungsgrad entwickelt worden. LED-Displays, die solche Dioden benutzen, könnten mit geringerer Leistung betrieben werden und zeichneten sich durch gute Eigenschaften wie geringes Gewicht und lange Lebensdauer aus. Eine immer breitere Anwendung in der Zukunft werde erwartet.

59

Weiterhin seien verschiedene Versuche unternommen worden, Quellen weißen Lichtes unter Verwendung von lichtemittierenden Dioden herzustellen. Da die lichtemittierende Diode ein günstiges Emissionsspektrum aufweise, um monochromatisches Licht zu erzeugen, erfordere die Herstellung einer Lichtquelle für weißes Licht, dass drei lichtemittierende R-, G- und B-Komponenten dicht beieinander angeordnet würden und das von diesen ausgesendete Licht gestreut und gemischt werde. In der Klagepatentschrift wird an einer derartigen Anordnung als nachteilig angesehen, dass auf Grund von Änderungen des Farbtons, der Leuchtdichte und anderer Faktoren der lichtemittierenden Komponente weißes Licht des gewünschten Tons nicht erzeugt werden könne. Wenn die lichtemittierenden Komponenten aus unterschiedlichen Materialien bestanden, seien auch die für den Betrieb der jeweiligen Diode erforderlichen elektrischen Leistungen unterschiedlich. Es hätten daher unterschiedliche Spannungen angelegt werden müssen, was zu komplexen Stromkreisen für die Ansteuerung führe. Zudem sei – da es sich bei lichtemittierenden Komponenten um Halbleiterbauelemente handele – der Farbton Änderungen unterworfen, die auf unterschiedliches Temperaturverhalten, auf das Zeitverhalten und die Betriebsumgebung zurückzuführen seien. Aber auch durch Fehler beim gleichförmigen Mischen des von den lichtemittierenden Komponenten ausgesendeten Lichtes könnten Ungleichmäßigkeiten im Farbton verursacht werden. Daher seien lichtemittierende Dioden als lichtaussendende Vorrichtungen zur Erzeugung von individuellen Farben effektiv. Allerdings sei eine Lichtquelle, die imstande sei, durch Benutzung von lichtemittierenden Komponenten in einem zufrieden stellenden Umfang weißes Licht auszusenden, bislang nicht bekannt.

60

Um diese Probleme zu lösen, seien im Stand der Technik bereits lichtemittierende Dioden entwickelt worden, die die Farbe des Lichts, das von lichtemittierenden Komponenten ausgesendet wird, mittels eines Fluoreszenzmaterials gemäß den japanischen Patenten JP-xxx, JP-xxx, JP-xxx und JP-xxx umwandeln. Die lichtemittierenden Dioden, die in diesen Veröffentlichungen beschrieben werden, seien unter Benutzung der lichtemittierenden Komponenten einer gewissen Art imstande, Licht weißer oder anderer Farben zu erzeugen.

61

Die lichtemittierenden Dioden würden – so die Klagepatentschrift – gemäß der oben erwähnten Veröffentlichungen hergestellt, indem eine lichtemittierende Komponente mit einer hochenergetischen Bandlücke der lichtemittierenden Schicht in einer Schale angebracht werde, die sich an der Spitze einen Leitrahmens befinde und ein Fluoreszenzmaterial enthalte, das das von der lichtemittierenden Komponente ausgesendete Licht absorbiere und Licht mit einer von der Wellenlänge des absorbierten Lichts abweichenden Wellenlänge (Wellenlängenwandlung) aussende und sich in einer Harzschmelze befinde, die die lichtemittierende Komponente bedecke.

62

Die oben beschriebene lichtemittierende Diode, die imstande sei, weißes Licht durch das Mischen des Lichts aus einer Anzahl von Quellen auszusenden, könne dadurch hergestellt werden, dass eine lichtemittierende Komponente benutzt werde, die imstande sei, blaues Licht auszusenden, und die lichtemittierende Komponente mit einem Harz verschmelze, das ein Fluoreszenzmaterial enthalte, welches das blaue Licht der Diode absorbiere und ein gelbliches Licht aussende.

63

An diesen aus dem Stand der Technik bekannten konventionellen lichtemittierenden Dioden beschreibt das Klagepatent die Zustandsverschlechterung des Fluoreszenzmaterials als problematisch, weil sie zu einer Farbtonabweichung und zu einem Nachdunkeln des Fluoreszenzmaterials mit einer niedrigeren Ausbeute an abgegebenem Licht führe. Dieses Nachdunkeln entstehe im Falle der Benutzung eines anorganischen Fluoreszenzmaterials wie beispielsweise (Cd, Zn)S dadurch, dass ein Teil der Metallelemente, die das Fluoreszenzmaterial bilden, ausgefällt würden oder ihre Eigenschaften veränderten, oder im Fall der Benutzung eines organischen Fluoreszenzmaterials durch das Aufbrechen einer Doppelbindung im Molekül. Vor allem wenn eine lichtemittierende Komponente aus einem Halbleiter mit einer hochenergetischen Bandlücke benutzt werde, um den Wandlungswirkungsgrad des Fluoreszenzmaterials zu erhöhen (das heißt, die Energie des von dem Halbleiter emittierten Lichts wird erhöht und die Anzahl der Photonen mit Energiewerten oberhalb eines Schwellwerts, die von dem fluoreszenten Material absorbiert werden können, steigt, was dazu führt, dass mehr Licht absorbiert wird), oder wenn die Menge an eingesetztem Fluoreszenzmaterial herabgesetzt werde (das heißt das Fluoreszenzmaterial wird mit einer relativ höheren Energie bestrahlt), nehme die vom Fluoreszenzmaterial absorbierte Lichtenergie unweigerlich zu, was zu einem stärkeren Abbau des Fluoreszenzmaterials führe. Ebenso führe die Benutzung der lichtemittierenden Komponente über einen ausgedehnten Zeitraum zu einem stärkeren Abbau des Fluoreszenzmaterials.

64

Weiterhin könnten einige Fluoreszenzmaterialien durch Feuchtigkeit schneller abgebaut werden, die von außen hineingelange oder während des Herstellungsvorgangs hineingeraten sei. Weitere Ursachen für den Abbau des Fluoreszenzmaterials seien Licht und Wärme, die von der lichtemittierenden Komponente oder durch das Sonnenlicht, wenn die Vorrichtung im Freien benutzt werde, übertragen würden. Wenn ein organischer Farbstoff mit ionischen Eigenschaften beteiligt sei, könne auch das direkte elektrische Feld in der Nähe des Chips Elektrophorese verursachen, die zu einer Veränderung des Farbtones führe.

65

Dem Klagepatent liegt vor diesem Hintergrund die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, die oben beschriebenen Probleme zu lösen und eine lichtaussendende Vorrichtung vorzustellen, die nur einen äußerst geringen Grad der Abnahme der Intensität, des Wirkungsgrades und der Farbverschiebung des emittierten Lichts über einen langen Zeitraum der Benutzung mit hoher Leuchtdichte aufweist. Dabei soll die lichtaussendende Vorrichtung mit einer lichtemittierenden Komponente und einem Fluoreszenzmaterial die folgenden Anforderungen erfüllen:

66

(1) Die lichtemittierende Komponente muss imstande sein, Licht hoher Leuchtdichte und mit Kenngrößen der Lichtemission auszusenden, die über eine lange Zeit des Einsatzes stabil sind.

67

(2) Das Fluoreszenzmaterial in der Nähe der lichtemittierenden Komponente mit hoher Leuchtdichte muss eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Licht und Wärme haben, so dass sich seine Eigenschaften nicht ändern, auch wenn es über einen ausgedehnten Zeitraum benutzt und Licht hoher Intensität ausgesetzt wird, das von der lichtemittierenden Komponente ausgesendet wird.

68

(3) Hinsichtlich der Beziehung zur lichtemittierenden Komponente muss das Fluoreszenzmaterial imstande sein, mit einem hohen Wirkungsgrad das stark monochromatische Licht, das von der lichtemittierenden Komponente ausgesendet wird, zu absorbieren und Licht auszusenden mit einer Wellenlänge, die von der des Lichtes abweicht, das von der lichtemittierenden Komponente ausgesendet wird.

69

Dies soll durch den Klagepatentanspruch 1 erreicht werden, dessen Merkmale wie folgt gegliedert werden können:

70

Eine lichtemittierende Vorrichtung, die enthält:

71

1.              ein lichtemittierendes Teil (102),

72

1.1              das einen Verbindungshalbleiter auf der Grundlage von GaN enthält,

73

1.2              das eine blaue lichtemittierende Diode (LED) ist, in der ein Hauptemissionspeak innerhalb des Bereichs von 400 nm bis 530 nm liegt;

74

2.              einen Leuchtstoff (101),

75

2.1              der sich in einem direkten oder indirekten Kontakt mit der besagten blauen lichtemittierenden Diode befindet,

76

2.2              der ein Granat-Fluoreszenzmaterial entsprechend der Formel

77

              (Y1-r Gdr)3Al5O12:Ce mit 0 ≤ r ≤ 1

78

              enthält, in der Al mindestens teilweise durch Ga und/oder In ersetzt sein kann,

79

2.3              der in der Lage ist,

80

2.3.1              einen Teil des vom lichtemittierenden Teil ausgesandten Lichtes zu absorbieren und

81

2.3.2              Licht mit einer Wellenlänge auszusenden, die sich von der des absorbierten Lichtes unterscheidet,

82

2.4              dessen eine Hauptemissionswellenlänge so liegt, dass sie länger als der Hauptemissionspeak des lichtemittierenden Teils ist.

83

II.

84

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen sämtliche Merkmale des geltend gemachten Klagepatentanspruchs. Den entsprechenden Vortrag der Klägerin hat die Beklagte nicht erheblich bestritten.

85

1.

86

Die Klägerin hat schlüssig vorgetragen, dass es sich bei den angegriffenen Ausführungsformen um lichtemittierende Vorrichtungen handelt, die ein lichtemittierendes Teil und einen Leuchtstoff enthalten (Merkmale 1 und 2).

87

Bei dem lichtemittierenden Teil handelt es sich um einen Verbindungshalbleiter in der Form eines LED-Chip basierend auf Indiumgalliumnitrid (InGaN), das auch Indium enthält (Merkmal 1.1). Der LED-Chip strahlt blaues Licht ab, dessen Hauptemissionspeak zwischen 450 und 460 nm und damit im anspruchsgemäßen Bereich liegt (Merkmal 1.2).

88

Der LED-Chip der angegriffenen Ausführungsformen ist von einem Überzugsmaterial umgeben, das eine Vielzahl von Partikeln aufweist. Es handelt sich dabei um einen gelb leuchtenden Leuchtstoff, wenn die Partikel mit blauem Licht bestrahlt werden (Merkmal 2). Über das Überzugsmaterial stehen diese Partikel jedenfalls im indirekten Kontakt mit dem LED-Chip (Merkmal 2.1). Die Klägerin hat auch – belegt durch privat eingeholte Sachverständigengutachten – vorgetragen, dass die den Leuchtstoff bildenden Partikel ein Granat-Fluoreszenzmaterial entsprechend der Formel (Y1-r Gdr)3Al5O12:Ce mit 0 ≤ r ≤ 1 enthalten (Merkmal 2.2). Durch Röntgenpulverdiffraktometrie konnte die Klägerin zeigen, dass die angegriffenen Ausführungsformen ein mit Zer aktiviertes YAG – also Y3Al5O12:Ce – enthalten, wobei anhand von der Klägerin in Auftrag gegebener energiedispersiver Röntgenspektroskopie nachgewiesen werden konnte, dass in der angegriffenen Ausführungsform 1 neben Yttrium (Y) teilweise auch Gadolinium (Gd) im Leuchtstoff enthalten ist. Dies entspricht einer Zusammensetzung nach der Formel (Y1-rGdr)3Al5O12:Ce mit 0 ≤ r ≤ 1.

89

Der Leuchtstoff der angegriffenen Ausführungsformen absorbiert einen Teil des vom LED-Chip emittierten blauen Lichts (Merkmal 2.3.1) und strahlt ihn mit einer Wellenlänge ab, deren Peak zwischen 550 und 570 nm liegt ab. Damit sendet der Leuchtstoff Licht mit einer Wellenlänge aus, die sich von der des absorbierten Lichts unterscheidet (Merkmal 2.3.2) und deren Hauptemissionswellenlänge länger ist als die des Hauptemissionspeaks des lichtemittierenden Teils (Merkmal 2.4).

90

2.

91

Die Beklagte hat diesen Vortrag der Klägerin nicht erheblich bestritten.

92

Das Bestreiten der Verwirklichung der Lehre des Klagepatentanspruchs – insbesondere des Merkmals 2 – mit Nichtwissen ist im vorliegenden Fall unzulässig. Gemäß § 138 Abs. 4 ZPO ist eine Erklärung mit Nichtwissen nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind. Hat die Partei keine aktuelle Kenntnis, muss sie sich, etwa durch Einsichtnahme in Aufzeichnungen, kundig machen. Darüber hinaus stehen Vorgänge im eigenen Geschäfts- und Verantwortungsbereich nach ständiger Rechtsprechung des BGH den eigenen Handlungen oder Wahrnehmungen im Sinne von § 138 Abs. 4 ZPO gleich (Zöller/Greger, ZPO 29. Aufl.: § 139 Rn 16 m.w.N.). Eine Anwendung von § 138 Abs. 4 ZPO scheidet daher aus, wenn die Unkenntnis einer Partei darauf beruht, dass sie bestehende Erkundigungspflichten verletzt hat. Die Partei kann sich nicht durch arbeitsteilige Organisation ihres Betätigungsbereichs ihren prozessualen Erklärungspflichten entziehen, sondern muss innerhalb desselben Erkundigungen anstellen (Zöller/Greger, a.a.O.). Erkundigungspflichten bestehen daher dann, wenn es sich bei dem entgegnungsbedürftigen Sachverhalten um Vorgänge im Bereich von Personen – nicht nur der eigenen, sondern auch einer fremden Firma – handelt, die unter Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung derjenigen Partei tätig geworden ist, die sich im Prozess zu den Behauptungen des Gegners zu erklären hat (BGH GRUR 2003, 1142 – MP3-Player-Import). Beispielsweise besteht keine solche prozessuale Informationsbeschaffungspflicht für einen Spediteur, dessen Auftraggeber nicht unter seiner Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung tätig ist oder anderweitig mit ihm organisatorisch verbunden ist (BGH GRUR 2009, 1142, 1143 – MP3-Player-Import). Hingegen hat das Landgericht Mannheim ein Bestreiten mit Nichtwissen seitens eines Computerhändlers für unzulässig angesehen, wenn es um die Verletzung eines (Standard-)Patents durch von ihm vertriebene PC mit aufgespielter oder auf Datenträger beigefügter Software geht, da der Computerhändler in seinen Erkenntnismöglichkeiten gerade nicht wie etwa ein bloßer Spediteur beschränkt ist (LG Mannheim InstGE12, 136, 141 – zusätzliche Anwendungssoftware).

93

Nach diesen Grundsätzen ist es der Beklagten verwehrt, die Verwirklichung einzelner Merkmale der angegriffenen Ausführungsformen mit Nichtwissen zu bestreiten. Bei der Beklagten handelt es sich um eine Händlerin für elektronische Bauteile. Sie hält die Produkte, die von ihr angeboten und vertrieben werden, in ihren eigenen Händen. Damit sind die elektronischen Bauteile, zu denen auch die angegriffenen Ausführungsformen gehören, Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung im Sinne von § 138 Abs. 4 ZPO. Zwar ist die chemische Zusammensetzung des Leuchtstoffs lichtemittierender Vorrichtungen nicht unmittelbar optisch oder anderweitig sinnlich wahrnehmbar. Im Hinblick auf die von der Rechtsprechung im Rahmen von § 138 Abs. 4 ZPO entwickelten Informations- und Erkundigungspflichten ist aber auch das als Gegenstand der eigenen Wahrnehmung anzusehen, was erst durch die zumutbare Verwendung weiterer Hilfsmittel wie beispielsweise chemischen oder physikalischen Analysemethoden und Messungen erkennbar wird. Diese prozessuale Obliegenheit des Gegners der darlegungsbelasteten Partei ist geleitet von dem Gedanken, dass sich niemand auf ein Bestreiten mit Nichtwissen zurückziehen können soll, der die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur Kenntnisnahme der relevanten Tatsachen nicht nutzt, obwohl ihm dies in zumutbarer Weise möglich wäre, der also die Augen vor den Tatsachen verschließt. Denn umgekehrt wird auch vom Patentinhaber im Bestreitensfalle erwartet, dass er seinen Vortrag weiter substantiiert und gegebenenfalls  selbst oder durch Dritte vorgenommene Untersuchungen belegt.

94

Ohne weiteres kann daher von einem Unternehmen mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das sogar selbst die Mittel zur Untersuchung von Vorrichtungen oder Erzeugnissen im Hinblick auf eine Patentverletzung hat, erwartet werden, dass es diese Untersuchungen auch durchführt. Grundsätzlich kann auch einer Partei, die diese Möglichkeiten nicht besitzt, zugemutet werden, solche Untersuchungen durch Dritte, zum Beispiel durch Einholung eines Gutachtens bei einem privat beauftragten Sachverständigen, vornehmen zu lassen, da andernfalls die Untersuchungsobliegenheit von der jeweiligen internen Organisation der Partei und damit vom Zufall abhängig wäre. Ob unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten im Einzelfall von einer Untersuchung abgesehen und ein Bestreiten mit Nichtwissen als zulässig erachtet werden kann, kann im vorliegenden Fall dahinstehen. Jedenfalls einem Fachunternehmen wie der Beklagten, die auf den Handel mit elektronischen Bauteilen spezialisiert ist, kann zugemutet werden, die angegriffenen Ausführungsformen – selbst oder durch Dritte – näher zu untersuchen, um gegebenenfalls die Verwirklichung des einen oder anderen Merkmals des Klagepatentanspruchs bestreiten zu können. Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Beklagte aufgrund dieser Tätigkeit nähere Kenntnisse über die technische Beschaffenheit der von ihr vertriebenen Artikel hat. Dies mag für die unmittelbare Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des Fluoreszenzmaterials der von ihr angebotenen LED anders sein. Es ist der Beklagten jedoch zuzumuten gewesen, entsprechende Untersuchungen zur Analyse des Fluoreszenzmaterials durchzuführen. Dies hat sie nicht getan und die Verwirklichung der Lehre des Klagepatentanspruchs nicht erheblich bestritten.

95

Dass der Beklagten LED „aus dem relevanten Zeitraum vor der Klageerhebung“ – so die Beklagte – nicht mehr vorliegen, ist unbeachtlich. Entgegen ihrer Auffassung sind Ergebnisse von Untersuchungen an nach Klageerhebung auf den Markt gelangten angegriffenen Ausführungsformen für das vorliegende Verfahren durchaus relevant. Denn zeigt sich, dass solche LED einen anderen als den im Klagepatent genannten Leuchtstoff verwenden, ist ein Bestreiten der Patentverletzung vor dem Hintergrund, dass der Beklagten keine anderen angegriffenen Ausführungsformen mehr vorliegen, durchaus zulässig. Werden jedoch die von der Klägerin vorgetragenen Untersuchungsergebnisse bestätigt, verbietet sich ein solches Bestreiten. Etwas anderes gilt auch nicht angesichts des Beklagtenvortrags, in den LED-Typenreihen seien in der Vergangenheit unterschiedliche Fluoreszenzmaterialien zum Einsatz gekommen. Denn dies betrifft nicht die Frage, ob die angegriffenen Ausführungsformen sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs verwirklichen, sondern ob die Beklagte solche patentverletzenden LED tatsächlich angeboten und in den Verkehr gebracht hat. Daher greift auch nicht der Einwand der Beklagten durch, sie könne den Verletzungsvorwurf nicht nachvollziehen, weil die Klägerin die angegriffenen Ausführungsformen nicht hinreichend individualisiert habe und die Zusammensetzung des Leuchtstoffs verändert worden sei. Die Beklagte stellt nicht in Abrede, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt angegriffene Ausführungsformen mit den im Klagepatentanspruch beschriebenen Eigenschaften, insbesondere mit einem erfindungsgemäßen Fluoreszenzmaterial gab.

96

Im Übrigen hat die Beklagte den Vortrag der Klägerin zur Verwirklichung der Lehre des Klagepatentanspruchs durch die angegriffenen Ausführungsformen lediglich dadurch in Frage gestellt, dass dieser Vortrag ihrer Ansicht nach unsubstantiiert und vor allem nicht nachvollziehbar sei. Dies stellt kein erhebliches Bestreiten dar (vgl. Kühnen: Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl.: Rn 1223). Ihrer Darlegungslast kommt die Klägerin grundsätzlich dadurch nach, dass sie die konkrete Behauptung aufstellt, die angegriffenen Ausführungsformen machten von jedem Merkmal des Klagepatentanspruchs Gebrauch. Irgendeines Nachweises hierzu bedarf es dazu zunächst nicht. Die Notwendigkeit eines ergänzenden, weiter substantiierten Vortrages ergibt sich für die Klägerin erst dann, wenn die Beklagte die Verwirklichung eines oder mehrerer Merkmale bestritten hat. Nur wenn die Beklagte sich im genannten Sinne konkret geäußert hat, ist der betreffende Sachvortrag streitig, so dass der Kläger seine Verletzungsbehauptung weiter ausführen, das heißt mitteilen muss, aufgrund welcher Untersuchungen er zu welchen die Patentverletzung bestätigenden Ergebnissen gelangt ist (vgl. Kühnen a.a.O.). Das war vorliegend nicht erforderlich, weil die Beklagte den Verletzungsvorwurf schon nicht erheblich bestritten hat, sondern lediglich die ordnungsgemäße Durchführung der Untersuchung der angegriffenen Ausführungsform bemängelte.

97

III.

98

Die Beklagte hat die angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben und damit von der Lehre des Klagepatentanspruchs im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG Gebrauch gemacht.

99

Die Beklagte bestreitet nicht, LED mit den Typenbezeichnungen HT-V116 TW und HT-U158 TW in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und in Verkehr gebracht zu haben. Sie trägt lediglich vor, es fehle substantiierter Vortrag dazu, dass die von der Beklagten vertriebenen Produkte die von der Klägerin behaupteten, patentgemäßen Eigenschaften hätten, da die von der Klägerin angeblich untersuchten Muster nicht von der Beklagten stammten. Es sei nicht nachvollziehbar, ob und in welchem Umfang die erworbenen Muster der angegriffenen Ausführungsformen tatsächlich diejenigen seien, die später durch die angeblichen Gutachter der Klägerin untersucht worden seien. Die Klägerin habe keine Belege dafür vorgelegt, dass die von der Klägerin untersuchten LED von ihr – der Beklagten – stammen und müsse dies daher mit Nichtwissen bestreiten. Ohne weitere Individualisierungsmerkmale sei es ihr nicht möglich, sich gegen die Behauptungen der Klägerin zu verteidigen, unter anderem weil in der Vergangenheit innerhalb einer Typenreihe unterschiedliche Halbleiter und Fluoreszenzmaterialien eingesetzt würden.

100

Der Vortrag, die gegnerische Partei habe ihren Vortrag nicht substantiiert dargelegt oder gar belegt, stellt – wie ausgeführt – kein erhebliches Bestreiten dar. Im Hinblick auf den Vortrag der Beklagten ist auch nicht ersichtlich, warum die Klägerin ihren Vortrag weiter hätte substantiieren müssen. Es ist unstreitig, dass die Beklagte LED mit den Typenbezeichnungen HT-V116 TW und HT-U158 TW – also die angegriffenen Ausführungsformen – in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und in Verkehr gebracht hat. Die Klägerin hat weiter dargelegt, dass sie bei Dritten Muster der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland erworben und einzelne Muster der Lieferung von den von ihr beauftragten Sachverständigen habe untersuchen lassen. Sie hat weiter vorgetragen, dass die angegriffenen Ausführungsformen sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs aufweisen. Dieser Vortrag kann nur dahingehend verstanden werden, dass die Beklagte in Deutschland die angegriffenen Ausführungsformen angeboten und vertrieben hat, die sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs aufweisen. Für eine schlüssige Darlegung einer Patentverletzung ist nicht erforderlich, dass die Klägerin ihren Vortrag weiter substantiiert, weil die Beklagte den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen nicht bestritten hat, obwohl gegen einen solchen klägerischen Vortrag eine Verteidigung durchaus denkbar wäre. Die weitere Kenntnis von Individualisierungsmerkmalen ist dafür nicht erforderlich. Das gilt auch im Hinblick auf den Vortrag der Beklagten, dass angeblich die Zusammensetzung des Fluoreszenzmaterials in der Vergangenheit gewechselt habe. Auch wenn dies tatsächlich der Fall gewesen sein sollte, ist die Tatsache, dass die Beklagte angegriffene Ausführungsformen, die von der Lehre des Klagepatentanspruchs Gebrauch machen, angeboten und in Verkehr gebracht hat, nach wie vor unstreitig. Dass der Beklagten unter Umständen keine Exemplare der angegriffenen Ausführungsformen mehr vorliegen, die sie untersuchen könnte, ist insofern unbeachtlich.

101

IV.

102

Die Beklagte war trotz der von der Klägerin zugunsten der Lieferantin der Beklagten – der H. Corporation – abgegebenen Zusicherungserklärung nicht berechtigt, die angegriffenen Ausführungsformen anzubieten und in Verkehr zu bringen.

103

Ist eine Sache, in der eine durch das Patent geschützte Erfindung verwirklicht ist, durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung durch einen anderen in Verkehr gebracht worden, so unterliegen nach einem in Rechtsprechung und Schrifttum feststehenden Grundsatz das weitere Inverkehrbringen, das Anbieten und der Gebrauch dieser Sache nicht mehr dem Verbietungsrecht aus dem Patent (BGH GRUR 1959, 232 – Förderrinne; GRUR 1973, 518, 520 – Spielautomat II; GRUR 1975, 206, 207 – Kunststoffschaumbahn; GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren). Der Erschöpfungsgrundsatz setzt damit voraus, dass die angegriffenen Ausführungsformen durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung durch Dritte in der Bundesrepublik Deutschland, in der Europäischen Union (EU) oder unter Umständen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in den Verkehr gebracht wurden (Benkard/Scharen, PatG 10. Aufl.: § 9 Rn 16-23; Schulte/Kühnen, PatG 8. Aufl.: § 9 Rn 30).

104

Unstreitig wurden der in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Beklagten die angegriffenen Ausführungsform durch die H. Corporation geliefert. Diese hat damit die erfindungsgemäßen LED in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr gebracht. Sie handelte dabei jedoch nicht mit der Zustimmung der Klägerin. Eine solche Zustimmung erfolgte nicht mit der von der Klägerin gegenüber der Osram AG zugunsten der H. Corporation abgegebenen Zusicherungserklärung. Ungeachtet der Frage, inwiefern aus der als Nichtangriffsabrede zu qualifizierenden Zusicherungserklärung überhaupt eine Zustimmung der Klägerin zum Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform durch die H. Corporation hergeleitet werden kann, wird das Klagepatent schon nicht von der Zusicherungserklärung erfasst.

105

Nach dem Wortlaut der Zusicherungserklärung werden ausländische Parallelpatente von der Zusicherungserklärung erfasst, „soweit sie auf den gleichen [denselben] Schutzumfang mit im Wesentlichen gleichem [demselben] Wortlaut wie das japanische Patent xxx gerichtet sind.“ Es wird also eine formale Betrachtung verlangt, bei der der Schutzbereich des japanischen Patents xxx und des Klagepatents und ihr Wortlaut abstrakt zu vergleichen sind. Dafür macht es keinen Unterschied, ob der in der Zusicherungserklärung verwendete englische Begriff „ the same …“ mit „der gleiche …“ oder „derselbe …“ zu übersetzen ist, wenn berücksichtigt wird, dass ausländische Parallelpatente zum japanischen Patent 3,503,139 aufgrund von Unterschieden im Erteilungsverfahren oder späteren Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nicht zwingend einen mit dem japanischen Patent identischen Wortlaut und Schutzumfang haben müssen, wie es auch durch die Wendung „gerichtet auf“ („directed to“) und „mit im Wesentlichen dem gleichen / demselben Wortlaut“ („with substantially the same wording“) zum Ausdruck kommt.

106

Der Gegenstand des japanischen Patents ist in weiten Teilen enger, im Hinblick auf das für den Leuchtstoff zu verwendende Material jedoch weiter gefasst als der des Klagepatents. Während das japanische Patent als Leuchtstoff lediglich ein ceraktiviertes Fluorophor auf Granatbasis verlangt, erfordert der Klagepatentanspruch 1 einen Leuchtstoff, der ein Granat-Fluoreszenzmaterial entsprechend der Formel (Y1-r Gdr)3Al5O12:Ce mit 0 ≤ r ≤ 1 enthält, in der Al mindestens teilweise durch Ga und/oder In ersetzt sein kann. Bereits aufgrund dieses Unterschieds im Schutzumfang durfte weder die Osram AG als Empfängerin der Zusicherungserklärung, noch die H. Corporation als durch die Zusicherungserklärung potentiell Begünstigte davon ausgehen, dass es sich bei dem Klagepatent um ein ausländisches Parallelpatent im Sinne der Zusicherungserklärung handelt.

107

Das japanische Patent 3,503,139 und das Klagepatent betreffen eine lichtemittierende Vorrichtung, die einen Leuchtstoff enthält, der die Wellenlänge des Lichts, das von einem lichtemittierenden Bauteil ausgesendet wird, umwandelt und Licht aussendet (S. 4 der Anlage WKS 6b; Abs. [0001]; Textstellen ohne Bezugsangabe beziehen sich auf die Klagepatentschrift, Anlage TW 4a). Der Kern der Erfindung beider Patente betrifft das verwendete Fluoreszenzmaterial. Während der Patentanspruch des japanischen Patents ein ceraktiviertes Fluorophor auf Granatbasis vorsieht, hat der Klagepatentanspruch eine spezielle Zusammensetzung dieses Materials, nämlich einen ceraktivierten YAG-Leuchtstoff, zum Gegenstand. Die Zusicherungserklärung kann aber nicht dahingehend verstanden werden, dass alle ausländischen Parallelpatente von der Zusicherungserklärung erfasst sein sollten, die – weitgehende Identität der Schutzbereiche im Übrigen vorausgesetzt – ein spezielles ceraktiviertes Fluorophor wie beispielsweise einen YAG- oder TAG-Leuchtstoff in der lichtemittierenden Vorrichtung vorsehen, auch wenn der Schutzbereich des japanischen Patents xxx in dieser Hinsicht weiter ist als der des ausländischen Parallelpatents und diesen sogar vollständig umfasst.

108

Bei der Auslegung der Zusicherungserklärung ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Erklärung um eine Nichtangriffsabrede handelt, kraft derer lediglich Ansprüche aus bestimmten Patenten nicht einklagbar sein sollen. Mit der Zusicherungserklärung wurde jedoch keine Lizenz erteilt, die es ermöglichen sollte, den Gegenstand des japanischen Patents xxx im In- und Ausland vollumfänglich nutzen zu können. Die Konsequenz daraus zeigt sich im Hinblick auf den Anwendungsbereich der Zusicherungserklärung in Japan. Mitnichten darf die H. Corporation dort – auch wenn zu ihren Gunsten die Zusicherungserklärung gilt – sämtliche LED, die vom Gegenstand des JP xxx Gebrauch machen, anbieten und in Verkehr bringen. Insbesondere lichtemittierende Vorrichtungen mit ceraktivierten YAG-Fluoreszenzmaterialien, wie sie Gegenstand des Klagepatents sind, dürfen in Japan nicht vertrieben werden, obwohl sie in den Schutzbereich des japanischen Patents xxx fallen. Denn die Klägerin ist Inhaberin des japanischen Patents xxx, das lichtemittierende Vorrichtungen mit ceraktiviertem YAG-Leuchtstoff zum Gegenstand hat und nicht von der Zusicherungserklärung erfasst ist, so dass Ansprüche aus diesem Patent von der Klägerin in Japan gerichtlich geltend gemacht werden können. Allgemein sind sämtliche japanischen Patente der Klägerin, die lichtemittierende Vorrichtungen mit einem spezifischen ceraktivierten Granatfluoreszenzmaterial wie YAG-Leuchtstoff zum Gegenstand haben, nicht Gegenstand der Zusicherungserklärung und schränken damit jedenfalls für Japan den Anwendungsbereich der Zusicherungserklärung im Verhältnis zum weiten Schutzbereich des JP 3,503,139 ein.

109

Weder die O. AG als Empfängerin der Zusicherungserklärung, noch die H. Corporation als Begünstigte der Erklärung durfte davon ausgehen, dass die Klägerin der Zusicherungserklärung mit der Erwähnung der ausländischen Parallelpatente außerhalb Japans einen Anwendungsbereich verleihen wollte, der weiter als der der Zusicherungserklärung innerhalb Japans sein sollte. Der O. AG war das japanische Patent xxx unstreitig bekannt. Auch der H. Corporation als international tätigem Unternehmen, das seine LED weltweit und damit auch in Japan vertreiben möchte, von einem weltweit führenden LED-Hersteller – der O. AG – bereits eine Lizenz erwarb und dadurch in den Genuss einer auch für Japan geltenden Nichtangriffsabrede kam, konnte das japanische Patent xxx des anderen weltweit führenden Unternehmens in der LED-Technik – der Klägerin – nicht verborgen bleiben. Für die O. AG und seine Lizenznehmer war daher bei verständiger Würdigung sämtlicher Umstände ohne weiteres erkennbar, dass die Zusicherungserklärung in Japan lediglich einen eingeschränkten Anwendungsbereich haben sollte und insbesondere YAG-Leuchtstoffe nicht erfasst sein sollten. Darüber hinaus bestanden keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass dies außerhalb Japans anders sein sollte.

110

Für die O. AG und die H. Corporation ergab sich dies bereits aus dem Inhalt des zwischen ihnen geschlossenen Lizenzvertrages. Dieser umfasst drei Gruppen lizenzierter Patente. Die erste Gruppe hat Patente zum Gegenstand, die das „Konversions-LED-Prinzip“ und die „Partikelgröße“ betreffen, die zweite Gruppe umfasst Patente mit reinen TAG-Fluoreszenzmaterialien und die dritte Gruppe Patente mit Terbium-Mischungen von Granat-Fluoreszenzmaterialien. Damit ist die Lizenz im Kern auf die Benutzung von LED-Technik in lichtemittierenden Vorrichtungen mit einem ceraktivierten TAG-Leuchtstoff gerichtet. Eine solche Technik wird auch von der Zusicherungserklärung erfasst. Jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass die Klägerin Inhaberin von Patenten ist, die spezifisch TAG-Leuchtstoff zum Gegenstand haben. Umgekehrt behauptet auch die H. Corporation nicht, dass der Lizenzvertrag Patente der O. AG umfasst, die spezifisch ceraktiviertes YAG-Fluoreszenzmaterial zum Gegenstand haben. Entsprechend durfte ein Lizenznehmer in der Position der H. Corporation bei verständiger Würdigung des Lizenzvertrages in Verbindung mit der Zusicherungserklärung nicht davon ausgehen, sich für die Benutzung von YAG-Leuchtstoff auf die Nichtangriffsabrede berufen zu dürfen, wenn nur von irgend einem lizenzierten Patent der O.AG – und sei es noch so unbedeutend – Gebrauch gemacht wird.

111

Aus Sicht der O. AG und ihrer Lizenznehmer bestand für die Klägerin auch kein Anlass, eine so weitreichende Zusicherungserklärung abzugeben. Die Klägerin ist ein Wirtschaftsunternehmen und Wettbewerberin der O.AG und der H. Corporation. Es kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass die Klägerin durchaus ein Interesse daran hat, den durch ihre Patente vermittelten Wettbewerbsvorteil zu verteidigen. Entsprechend bestand für sie kein Grund, mit der Nichtangriffsabrede den Vertrieb von lichtemittierenden Vorrichtungen mit ceraktiviertem Granat-Fluoreszenzmaterial gleich welcher Spezies – also auch im Bereich der von der Klägerin vorrangig geschützten YAG-Leuchtstoffe – durch Wettbewerber zu ermöglichen und dafür nicht einmal eine äquivalente Gegenleistung von den Lizenznehmern zu erhalten.

112

Für eine so weit verstandene Zusicherungserklärung ist eine äquivalente Gegenleistung seitens der O. AG, wie sie beispielsweise im Rahmen eines umfassenden Kreuzlizenzvertrages zu erwarten gewesen wäre, nicht ersichtlich. Stattdessen geht aus dem in der Zusicherungserklärung erwähnten und in der mündlichen Verhandlung im Verfahren 4a O 184/10 vorgelegten „Memorandum of Understanding“ zwischen der O.AG und der Klägerin hervor, dass die Zusicherungserklärung der Klägerin die Gegenleistung für das Einverständnis der O. AG darstellte, die Klägerin mit Informationen hinsichtlich eines Fragenkatalogs in einem gerichtlichen Verfahrens zwischen der Klägerin und einem Herrn Nakamura zu versorgen. Dabei war die ursprünglich anvisierte Zusicherungserklärung allein auf das japanische Patent xxx beschränkt. Erst mit dem Memorandum of Understanding erklärte sich die Klägerin bereit zu berücksichtigen, in welchem Umfang sie auf das Anliegen der O. AG eingehen könne, die Zusicherungserklärung auch auf ausländische Parallelpatente des japanischen Patents auszudehnen, die auf den gleichen Schutzbereich mit im Wesentlichen dem gleichen Wortlaut gerichtet sind („… which are directed to the same scope with substantially the same wording.“). Daraus wird deutlich, dass der Anwendungsbereich der lediglich für Japan geplanten Zusicherungserklärung auf das Ausland ausgedehnt, aber inhaltlich nicht erweitert werden sollte. Ebenso spricht die einer bloßen Gefälligkeit entsprechende Gegenleistung der O. AG dafür, dass der Anwendungsbereich der Zusicherungserklärung gerade nicht den Umfang einer umfassenden Lizenz für die Benutzung sämtlicher ceraktivierter Granat-Fluoreszenzmaterialien erhalten sollte, sondern lediglich in einem für die Lizenzierung spezifischer Patente der O. AG wesentlichen Teilbereich der LED-Technik, nämlich den TAG-Leuchtstoffen, eine Nutzung ermöglicht werden sollte. Selbst wenn der H. Corporation das Memorandum of Understanding beim Abschluss des Lizenzvertrages nicht bekannt gewesen sein sollte, so ist aus Sicht der H. Corporation jedenfalls die Annahme fernliegend, die Klägerin hätte ohne Gegenleistung der Lizenznehmer zu deren Gunsten eine Nichtangriffsabrede im Umfang des gesamten Schutzbereichs der JP xxx abgeben wollen. Die in Art. 5 S. 2 des Lizenzvertrages erwähnte Zahlung bezieht sich bei verständiger Würdigung nur auf die von der O. AG übernommene Gewährleistung, stellt aber keine Gegenleistung für die Nichtangriffsabrede dar.

113

Vor diesem Hintergrund greifen die weiteren Einwendungen der Beklagten, wie sie unter anderem auch in der mündlichen Verhandlung geäußert worden sind, nicht durch. Insofern mag es sein, dass es kein ausländisches Parallelpatent mit einem zum japanischen Patent xxx identischen Schutzbereich gibt. Für ein anderes Verständnis von der Zusicherungserklärung gibt dieser Umstand jedoch nichts her, zumal die Erweiterung der Zusicherungserklärung auf ausländische Parallelpatente nachträglich eingefügt wurde. Abgesehen davon kommt es auf diesen Umstand auch deshalb nicht an, weil die Zusicherungserklärung gerade keine Lizenz im Umfang des Erfindungsgegenstands des japanischen Patents xxx darstellt, die im Ausland gleichermaßen Anwendung finden sollte. Im Übrigen ist die H. Corporation – wie ausgeführt – auch in Japan nicht vor Angriffen aus anderen Patenten geschützt, deren Schutzbereich sich mit dem des japanischen Patents xxx überschneidet. Der H. Corporation ist es zudem unbenommen, in der Bundesrepublik Deutschland LED mit TAG-Leuchtstoff zu vertreiben. Dass sie daran durch ein Patent der Klägerin gehindert wäre, behauptet auch die Beklagte nicht. Im Übrigen ist nicht ausgeschlossen, dass es zukünftig ausländische Patente mit einem zum japanischen Patent xxx identischen Schutzbereich gibt, von denen LED mit TAG-Leuchtstoffen erfasst werden, die aber aufgrund der Zusicherungserklärung nicht geltend gemacht werden dürfen. Mit dieser Begründung ist der Beklagten auch der Einwand abgeschnitten, es könne nicht sein, dass auf dem deutschen Markt der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen nicht möglich sei, weil es kein deutsches Patent gebe, dessen Schutzbereich mit dem des japanischen Patents xxx identisch sei.

114

V.

115

Die Beklagte war (und ist) zur Benutzung der mit dem Klagepatentanspruch geschützten Erfindung nicht gemäß Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG in der bis zum 30.04.2008 geltenden Fassung (nachfolgend aF) berechtigt.

116

Nach dieser Regelung darf – wenn die Übersetzung der europäischen Patentschrift fehlerhaft ist – derjenige, der im Inland im guten Glauben die Erfindung in Benutzung genommen hat, die Erfindung benutzen, wenn die Benutzung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellen würde.

117

Art. II § 3 IntPatÜG ist gemäß Art. XI § 4 IntPatÜG anwendbar, weil der Hinweis auf die Erteilung des Klagepatents am 23.08.2000 und damit vor dem 01.05.2008 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wurde. Darüber hinaus war die ursprüngliche Übersetzung der europäischen Patentschrift (die T2- und die T3-Schrift) fehlerhaft, weil im Klagepatentanspruch die Worte „compound semiconductor“ und „garnet fluorescent material“ mit „Halbleitersubstanz“ und „granatrotes fluoreszierendes Material“ statt mit „Verbindungshalbleiter“ und „Granat-Fluoreszenzmaterial“ übersetzt wurden. Erst mit der T4-Schrift wurde am 07.10.2010 eine berichtigte Übersetzung der geänderten europäischen Patentschrift im Patentblatt veröffentlicht. Gleichwohl steht der Beklagten kein (Weiter-)Benutzungrecht zu, da die Benutzung der Erfindung eine Verletzung auch des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellt.

118

Die Voraussetzung von Art. II § 3 Abs. 5 IntPatÜG a.F., dass die Benutzung der Erfindung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellt, erfordert die Bestimmung des Schutzbereichs der fehlerhaft übersetzten Patentschrift mittels Auslegung und dass die angegriffenen Ausführungsformen von dem so bestimmten Schutzbereich nicht erfasst werden (vgl. Kühnen: Die unvollständige Übersetzung fremdsprachiger europäischer Patentschriften, in: Mitt. 2009, 345, 346). Im vorliegenden Fall ist die fehlerhafte Übersetzung im Hinblick auf die berichtigte Übersetzung schon nicht schutzbereichsrelevant. Das heißt, der Gegenstand der fehlerhaft übersetzten Patentschrift unterscheidet sich nicht von dem der korrigierten Fassung.

119

Für die Auslegung des fehlerhaft übersetzten Klagepatentanspruchs wird auf die oben wiedergegebene Merkmalsgliederung zurückgegriffen, wobei die Begriffe „Verbindungshalbleiter“ und „Granat-Fluoreszenzmaterial“ durch die Begriffe „Halbleitersubstanz“ und „granatrotes fluoreszierendes Material“ zu ersetzen sind. Im Hinblick auf die entsprechenden Merkmale 1.1 und 2.2 bedarf der fehlerhaft übersetzte Klagepatentanspruch der Auslegung.

120

1.

121

Die mit dem Klagepatentanspruch beschriebene lichtemittierende Vorrichtung besteht aus einem lichtemittierenden Teil und einem Leuchtstoff. Das lichtemittierende Teil soll nach dem Wortlaut des fehlerhaft übersetzten Klagepatentanspruchs eine Halbleitersubstanz auf der Grundlage von GaN enthalten. Galliumnitrid ist ein Verbindungshalbleiter, der typischerweise in blau leuchtenden LED Verwendung findet. Der Fachmann erkennt daher bereits aus dem Wortlaut des Klagepatentanspruchs, dass das lichtemittierende Teil jedenfalls einen Verbindungshalbleiter aus Galliumnitrid enthalten muss. Dass nach der Lehre des fehlerhaft übersetzten Klagepatentanspruchs darüber hinaus eine weitere Halbleitersubstanz im Sinne eines Elementhalbleiters erforderlich sein soll, lässt sich dem Wortlaut des Klagepatentanspruchs nicht entnehmen. Im Stand der Technik sind nach dem Vortrag beider Parteien Verbindungshalbleiter und Elementhalbleiter bekannt. Während letzterer seine Halbleitereigenschaften den Eigenschaften bereits eines einzelnen Elements verdankt, bestehen Verbindungshalbleiter aus mindestens zwei Elementen, deren Verbindung erst die Halbleitereigenschaften hervorruft. Die Beklagte schließt allein aus der Verwendung des Begriffs Halbleitersubstanz, dass das lichtemittierende Teil des Klagepatentanspruchs zwingend auch einen Elementhalbleiter aufweisen müsse, weil sie den Begriff „Substanz“ als „Element“ versteht. Für ein solches Verständnis gibt der Wortlaut des Klagepatentanspruchs aber nichts her, zumal die Halbleitersubstanz ausdrücklich auf Galliumnitrid basieren soll, also einen Verbindungshalbleiter enthalten soll. Entsprechend widerspruchsfrei lässt sich unter Halbleitersubstanz auch ein Verbindungshalbleiter verstehen.

122

Diese Auslegung wird durch die Beschreibung des Klagepatents bestätigt. Darin wird der im lichtemittierenden Teil verwendete Halbleiter allgemein beschrieben. Dieser aus einer Nitridverbindung bestehende Halbleiter werde allgemein durch die chemische Formel InkGajAlkN mit 0 ≤ i, 0 ≤ j, 0 ≤ k und i + j + k = 1 dargestellt und enthalte verschiedene Materialien, darunter InGaN und GaN, die mit verschiedenen Fremdstoffen dotiert seien (Abs. [0016] der Anlage TW 2). Daraus wird deutlich, dass der Halbleiter ein Verbindungshalbleiter auf der Grundlage von GaN ist und weitere Materialien enthalten kann, aber nicht zwingende enthalten muss. Insbesondere muss nicht zusätzlich ein Elementhalbleiter vorhanden sein. Dies geht auch aus zahlreichen weiteren Textstellen der übersetzten Patentschrift hervor, in denen durchweg die Begriffe Nitridverbindungshalbleiter, Verbindungshalbleiter, Halbleiter mit Galliumnitrid-Verbindung oder Halbleiterschicht mit Galliumnitrid-Verbindung verwendet werden (vgl. Anlage TW 19). Es gibt keinen Hinweis darauf, dass neben einem solchen Verbindungshalbleiter zwingend ein Elementhalbleiter vorgesehen sein sollte.

123

2.

124

Mit dem Merkmal 2.2 verlangt der fehlerhaft übersetzte Klagepatentanspruch, dass der Leuchtstoff ein granatrotes fluoreszierendes Material entsprechend der Formel (Y1-rGdr)3Al5O12:Ce mit 0 ≤ r ≤ 1 enthält. Da es im Klagepatentanspruch nicht „granatrot fluoreszierendes Material“ heißt, kommt es jedenfalls nicht darauf an, in welcher Farbe das Material fluoresziert. Der Wortlaut deutet stattdessen zunächst darauf hin, dass das Leuchtstoffmaterial selbst granatrot sein soll und zudem die Fähigkeit haben soll zu fluoreszieren. Dazu steht aber im Widerspruch, dass das Material der Formel (Y1-rGdr)3Al5O12:Ce mit 0 ≤ r ≤ 1 eine gelbe Körperfarbe hat (Abs. [0070] und [0168] der Anlage TW 2). Dem Fachmann ist darüber hinaus bekannt, dass das Fluoreszenzmaterial der genannten Formel in einer Granatstruktur kristallisiert und für die genannte Verbindung der Begriff ceraktiviertes YAG geläufig ist. Ihm wird weiterhin mit Blick auf die weiteren Merkmale des Klagepatentanspruchs – insbesondere die Merkmale 2.3.2 und 2.4 – deutlich, dass es für die Funktion des Fluoreszenzmaterials nicht darauf ankommt, welche Farbe der Leuchtstoff hat, sondern welche Farbe das vom Fluoreszenzmaterial ausgesandte Licht hat. Denn durch die Mischung dieses Lichts mit dem blauen Licht der lichtemittierenden Diode ergibt sich das vom Klagepatent gewünschte weiße Licht. Bereits im Wortlaut des Klagepatentanspruchs treten daher Widersprüche und Unstimmigkeiten zwischen dem Begriff „granatrot“ und der Summenformel für das gewünschte Material auf.

125

Der Fachmann ist bestrebt, diese Widersprüche und Unstimmigkeiten aufzulösen. Das gelingt nur, wenn der im Klagepatentanspruch genannte Begriff des „granatroten fluoreszierenden Materials“ dahingehend verstanden wird, dass erfindungsgemäß nicht eine granatrote Farbe, sondern eine Kristallstruktur in Granatform verlangt wird. Für eine solche Auslegung spricht nicht nur die fehlende Funktion des Merkmals „granatrot“, sondern auch die Beschreibung des Klagepatents, die durchweg die Begriffe „Granatmaterial“, „Granatleuchtstoff“, „Yttrium-Aluminium-Granat-Fluoreszenzmaterial“ und „Granatstruktur“ verwendet. Von einem granatroten Fluoreszenzmaterial ist nirgendwo die Rede. Der Fachmann entnimmt dem, dass der Begriff „granatrot“ fehlerhaft verwendet wird und für den Begriff „mit Granatstruktur“ steht. Eine solches Verständnis ist auch technisch sinnvoll, weil damit die Kristallstruktur des Fluoreszenzmaterials näher beschrieben wird, die für das Fluoreszenzmaterial charakterisierend ist. Soweit in zwei Ausführungsbeispielen des Klagepatents die Farbeigenschaften des Leuchtstoffes angesprochen werden (Abs.  [0162], [0163] und [0167] der Anlage TW 2), ergibt sich daraus nichts anderes. Abgesehen davon, dass in den Ausführungsbeispielen nicht der Begriff „granatrot“ verwendet wird, sondern lediglich von Leuchtstoffen der Farben Grün und Rot beziehungsweise vom Aussenden von grünem und rotem Licht die Rede ist, wird mit diesen Farben das vom Fluoreszenzmaterial ausgesandte Licht beschrieben, nicht aber die Eigenfarbe des Fluoreszenzmaterials. Diese ist nämlich auch in den Ausführungsbeispielen gelb (vgl. Abs. [0168] der Anlage TW 2).

126

VI.

127

Die Benutzung des Erfindungsgegenstands durch die Beklagte begründet die nachstehenden Rechtsfolgen.

128

1.

129

Die Beklagte ist der Klägerin gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet, da die Benutzung des Erfindungsgegenstands ohne Berechtigung erfolgt.

130

2.

131

Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 und 2 PatG. Die Beklagte trifft hinsichtlich der Patentverletzung ein Verschulden, da sie jedenfalls fahrlässig handelte und die im Geschäftsverkehr erforderliche Sorgfalt nicht beachtete, § 276 BGB. Bei der Beklagten handelt es sich um ein Handelsunternehmen, das auf den Vertrieb elektronischer Bauelemente spezialisiert ist. Ein solches Unternehmen handelt jedenfalls dann ohne die im Geschäftsverkehr erforderliche Sorgfalt, wenn es ein Erzeugnis in den Verkehr bringt, ohne begründetermaßen annehmen zu dürfen, dass die notwendige Prüfung auf die Verletzung absoluter Rechte Dritter zumindest einmal durchgeführt worden ist (BGH GRUR 2006, 575 – Melanie). Insofern trifft die Beklagte als Importeur eine besondere Prüfungspflicht; sie darf sich nicht auf Angaben des ausländischen Herstellers verlassen, insbesondere nicht auf die nur pauschale Erklärung, eine Patentverletzung liege nicht vor (OLG Düsseldorf GRUR 1978, 588). Insofern genügt der Vortrag der Beklagten nicht, ihr sei von der H. Corporation bestätigt worden, dass sie zum Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen berechtigt sei. Jedenfalls dann, wenn von einer sorgfältigen Prüfung der Schutzrechtslage durch den ausländischen Hersteller und Lieferanten nicht ausgegangen werden kann, muss gerade der Importeur gegebenenfalls das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen einholen (LG Düsseldorf GRUR 1970, 550, 551).

132

Entgegen der Ansicht der Beklagten besteht der Schadensersatzanspruch auch für den geltend gemachten Zeitraum. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der fehlerhaften Übersetzung des Klagepatentanspruchs. Da der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform – wie ausgeführt – trotz der fehlerhaften Übersetzung eine Verletzung des Klagepatents darstellt, bestehen die geltend gemachten Ansprüche nicht erst seit Veröffentlichung der berichtigten Übersetzung, sondern seit der Erteilung des Klagepatents zuzüglich einem Monat Überlegungsfrist.

133

Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.

134

3.

135

Der Klägerin steht gegen die Beklagte auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

136

4.

137

Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Vernichtung der angegriffenen Ausführungsformen aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG. Die für den Vernichtungsanspruch erforderlichen Voraussetzungen des § 139 Abs. 1 PatG liegen vor. Darüber hinaus hat die Beklagte nicht in Abrede gestellt, zumindest im Besitz der beanstandeten LED zu sein. Dies liegt bereits deswegen nahe, da die Beklagte die angegriffenen Ausführungsformen vertreibt.

138

5.

139

Schließlich hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Rückruf der angegriffenen Ausführungsformen aus den Vertriebswegen gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG, da die Beklagte mit der angegriffenen Ausführungsform die klagepatentgemäße Erfindung im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG benutzt, ohne dazu berechtigt zu sein.

140

VII.

141

Eine Aussetzung der Verhandlung gemäß § 148 ZPO kommt nicht in Betracht. Eine solche setzt voraus, dass die Entscheidung im vorliegenden Verfahren abhängig ist von der Entscheidung eines anderen Rechtsstreits, hier des Verfahrens 4a O 184/10. Diese muss vorgreiflich sein für die hiesige Entscheidung. Das ist nur der Fall, wenn im anderen Verfahren über ein Rechtsverhältnis entschieden wird, dessen Bestehen für den vorliegenden Rechtsstreit präjudizielle Bedeutung hat. Das Rechtsverhältnis muss den Gegenstand des anderen Verfahrens bilden und darf nicht nur Vorfrage sein. Das ist vorliegend nicht der Fall. Gegenstand des Rechtsstreits 4a O 184/10 sind nicht die Zusicherungserklärung und ihre Wirkungen, sondern das durch die vermeintliche Patentverletzung begründete Rechtsverhältnis, das in den geltend gemachten Ansprüchen seinen Ausdruck findet. Ob sich die H. Corporation als dortige Beklagte mit Erfolg auf die Zusicherungserklärung der Klägerin berufen kann, stellt nur eine Vorfrage dar, von der lediglich die Klagbarkeit der Ansprüche abhängt.

142

VIII.

143

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.

144

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 ZPO. Dem von der Beklagten hilfsweise geltend gemachten Vollstreckungsschutzantrag war nicht stattzugeben, da sie die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt, noch gemäß § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht hat.

145

Streitwert: 250.000,00 EUR

146

Dr. Crummenerl Vorsitzender Richter am Landgericht

Dr. Voß Richter am Landgericht

Thomas Richter am Landgericht