Tenor

I.

Die Berufung des Klägers gegen das am 9. Mai 2006 verkündete Urteil der 4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II.

Der Kläger hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Dem Kläger wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zwangs-weise durchzusetzenden Betrages abzuwenden, falls nicht der Kläger zuvor Si-cherheit in gleicher Höhe leistet.

IV.

Der Streitwert für die Berufungsinstanz wird auf 10.000,-- Euro festgesetzt.

1

G r ü n d e :

2

I.

3

Der Kläger nimmt die Beklagte im Wege der Stufenklage auf Auskunft, Rechnungslegung und Zahlung einer Erfindervergütung in Anspruch.

4

Er war Gesellschafter und Geschäftsführer der von ihm gegründeten und in Darmstadt ansässigen A Gesellschaft für Industrie-Elektronik Verfahrens- und Regelungstechnik mbH (nachfolgend: A), die sich seit 1987 mit der Entwicklung der Beschriftungstechnik mittels Festkörperlaser befasste und u.a. Laserbeschriftungsmaschinen für die Personalisierung von Hochsicherheitsdokumenten wie Kreditkarten, Personalausweisen, Führerscheinen, Reisepässen und Visa vertrieb. Die Beklagte erwarb im Jahre 1997 von A deren Produktbereich "Card Laser Equipment Engraving" und die Anlagengüter betreffend die Technologie zur Laserbeschriftung von Kreditkarten. Der Industriestandardbereich betreffend Laserbeschriftungsanlagen für die allgemein produzierende Industrie wie Automotive, Medical, Halbleiter verblieb bei A, deren Inhaber und Geschäftsführer der Kläger zunächst blieb. Daneben wurde der Kläger durch Dienstvertrag vom 27. März 1997 (Anlage K 1; nachfolgend: DV 1) bei der Beklagten als Abteilungsleiter angestellt; zu seinem Zuständigkeitsbereich gehörte u.a. die Überführung des Produktbereichs "Card Laser Technologies" zur Beklagten (vgl. § 1 Abs. 2 DV 1).

5

Im Mai 1999 wurde der Kläger unter Neufassung seines Anstellungsvertrages (Anlage K 2; nachfolgend DV 2) zum Bereichsleiter der Beklagten für den Bereich Laser-Technologie bestellt. Zu seinen Aufgaben gehörten u.a. die Entwicklung, die Vermarktung und der Verkauf laser- und artverwandter technologiegestützter Produkte. Die Laufzeit des Anstellungsverhältnisses betrug vier Jahre.

6

§ 8 DV 2 sah Provisionszahlungen an den Kläger in Höhe von 2,5 % bzw. 3 % des Nettoverkaufspreises der von der Beklagten, ihrer US-amerikanischen Muttergesellschaft, der in Minnetonka im US-Bundesstaat Minnesota ansässigen B Corporation, oder von A hergestellten, auf seinen Erfindungen beruhenden Komponenten vor. Nach § 6 dieses Dienstvertrages sollten alle Rechte an Erfindungen, unabhängig von ihrer Patent- oder Gebrauchsmusterfähigkeit, an technischen Verbesserungsvorschlägen und an Computersoftware, die der Kläger während der Dauer dieses Vertrags entwickelte, ausschließlich der Beklagten zustehen und dem Kläger nach den Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 (ArbEG) einschließlich der Richtlinie vom 20. Juli 1959 ersetzt werden, wobei die Provisionen nach § 8 DV 2 nach den Vorstellungen der Parteien einen vollständigen Ersatz der Vergütungen nach § 6 erster Halbsatz DV 2 darstellten. Sollten die Provisionen nach § 8 zur vollständigen Abdeckung des Ersatzes nicht ausreichen, sollten sie auf den Ersatz angerechnet werden. Wegen des weitergehenden Inhalts der Dienstverträge und ihres genauen Wortlauts wird auf die als Anlagen K 1 und K 2 zu den Akten gereichten Ablichtungen der Vertragsurkunden Bezug genommen.

7

Am 1. Dezember 2000 erwarb die Beklagte sämtliche Geschäftsanteile der A. Parallel dazu schloss der Kläger Geschäftsführer-Dienstverträge mit der Beklagten und der A (Anlage ROKH 7) sowie der Beklagten, der A und der Konzernmutter (Anlage ROKH 8). Er wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2001 für die Dauer von vier Jahren als Alleingeschäftsführer der A bestellt; der bisherige Dienstvertrag aus Mai 1999 wurde einvernehmlich zum 30. Dezember 2000 aufgelöst. Die Geschäftsführer-Dienstverträge sahen in ihren §§ 6 und 8 Regelungen über Erfindervergütung, Provisionen und Anrechnung von Provisionen vor, die denen der §§ 6 und 8 DV 2 entsprachen. A kündigte das Geschäftsführer-Anstellungsverhältnis mit dem Kläger im Jahre 2004 fristlos.

8

Während seiner Beschäftigung bei der Beklagten als Abteilungs- bzw. Bereichsleiter entwickelte der Kläger gemeinsam mit Dr. Ulrich C, einem Mitarbeiter der Beklagten, ein Verfahren zum Bearbeiten von Werkstücken mittels Laserstrahlen. Die Konzernmutter der Beklagten meldete die Erfindung am 15. Februar 2000 in Deutschland zum Patent an und erhielt darauf das am 10. Januar 2002 veröffentlichte deutsche Patent 100 06 xxx (vgl. Anlage ROKH 1). Unter Inanspruchnahme der Priorität vom 15. Februar 2000 beantragte die Konzernmutter am 15. Februar 2001 ein europäisches Patent (Anlage ROKH 3), dessen Erteilung am 6. Oktober 2004 unter der Registernummer 1 261 xxx veröffentlicht wurde. Das Verfahren nach diesen Schutzrechten wird in der von der Muttergesellschaft der Beklagten hergestellten und vertriebenen "card laser engraving machine" mit der Bezeichnung XY (Anlage K 4) und dem "Passport Laser Personalization System" mit der Bezeichnung Z (Anlage K 6) benutzt.

9

Die Beklagte leistete an den Kläger in den Jahren 1998, 1999 und 2000 Provisionszahlungen in Höhe von insgesamt 241.000,-- Euro, wobei sie den Kläger jeweils über den diesen Zahlungen zugrunde liegenden Geräteverkauf informierte. Ab 2000 zahlte A dem Kläger Provisionen für die Produkte XY und Z.

10

Der Kläger hat am 30. Dezember 2004 Klage auf Auskunft über Benutzungshandlungen und auf Zahlung einer angemessenen Erfindervergütung erhoben. Erstinstanzlich behauptete er, er habe in der Zeit seiner Beschäftigung bei der Beklagten entweder allein oder als Miterfinder weitere Erfindungen getätigt und ihr im beiderseitigen Einverständnis und entsprechend der ständigen betrieblichen Übung jeweils mündlich gemeldet. Die Beklagte habe diese Erfindungen stets durch schlüssiges Handeln formlos unbeschränkt in Anspruch genommen, indem sie ihn in den Patentanmeldungen als Erfinder benannt habe; Zweifel am Übertragungs- und Übernahmewillen der Parteien könnten schon deshalb nicht bestehen, weil er – der Kläger – eigens zum Zwecke der Entwicklungen auf dem Gebiet der Lasertechnologie eingestellt worden sei. In den Produkten X1 – X 5 habe die Beklagte die Erfindungen benutzt. Folglich müsse sie eine angemessene Erfindervergütung zahlen. Zu deren Bestimmung benötige er (auf der ersten Stufe) Auskunft darüber, in welcher Stückzahl und zu welchen Preisen die Beklagte weltweit Artikel hergestellt habe, bei denen – im einzelnen benannt – die Verfahren nach den jeweiligen Erfindungen angewendet worden seien.

11

Die Beklagte hat vor dem Landgericht das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung durch den Kläger, eine Inanspruchnahme ihrerseits und die Beteiligung des Klägers als (Mit-)Erfinder an den streitgegenständlichen Patentanmeldungen in Abrede gestellt. Sie hat gemeint, auch aufgrund einer Rechnungslegung könne der Kläger keine über die bereits geleisteten Zahlungen hinausgehenden Beträge verlangen, so dass der Rechnungslegungsanspruch von vornherein entfalle. Außerdem seien etwaige Ansprüche des Klägers jedenfalls verwirkt.

12

Mit Urteil vom 9. Mai 2006 hat das Landgericht die Stufenklage insgesamt mit der Begründung abgewiesen, bereits auf der ersten Stufe stehe fest, dass der Kläger keinen Zahlungsanspruch habe, zu dessen Feststellung und Durchsetzung die verlangte Auskunft dienen könnte. Für einen Vergütungsanspruch nach dem ArbEG mangele es jedenfalls an einer unbeschränkten Inanspruchnahme der Erfindungen durch die Beklagte. Eine solche sei mit Blick auf § 6 des Dienstvertrages nicht entbehrlich; die daraus ersichtliche vorweggenommene Inanspruchnahme aller – auch bei Vertragsschluss noch unbekannter – Diensterfindungen verstoße gegen § 22 ArbEG. Sie benachteilige den Kläger, weil sie ihm die Möglichkeit nehme, die Erfindungen etwa im Falle ihres Freiwerdens selbst zu verwerten. Eine schriftliche Inanspruchnahme durch die Beklagte sei nicht schlüssig dargetan. Der Schutzrechtsanmeldung und der Benennung der Erfinder könne keine konkludente Inanspruchnahme entnommen werden, weil sich beide Erklärungen an das Patentamt richteten und nicht wie für eine Inanspruchnahme erforderlich an den Arbeitnehmererfinder. Zu einer Überleitung der Erfindungen durch vertragliche Vereinbarung auf die Beklagte sei es mangels entsprechenden Erklärungsbewusstseins einer Rechtsübertragung nicht gekommen. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung in den §§ 6 und 8 DV 2 hätten beide Parteien geglaubt, die Erfindungen stünden dem Arbeitgeber ohnehin zu, so dass es keiner Übertragung (mehr) bedürfe. Ein Schadenersatzanspruch aus unerlaubter Handlung sei nicht gegeben, da der Kläger nicht schlüssig dargelegt und unter Beweis gestellt habe, dass er (zumindest neben anderen Miterfindern) Urheber derjenigen Erfindungen gewesen sei, von denen die Produkte der Beklagten Gebrauch machen sollten. Vorgetragen habe der Kläger lediglich, er habe sämtliche Erfindungen alleine oder unter Beteiligung eines Miterfinders entwickelt und die Meldungen seien jeweils auf mündlichem Wege an seinen damaligen direkten Vorgesetzten weitergeleitet worden, der ständig über Entwicklungen und Fertigstellungen des Klägers informiert worden sei. Über schriftliche Aufzeichnungen verfüge er aufgrund des einvernehmlichen Verzichts auf die Schriftform nicht. Dieses Vorbringen sei mangels Substantiierung einer Beweiserhebung nicht zugänglich, ohne einen unzulässigen Ausforschungsbeweis zu erheben. Aus dem selben Grund könne dem Kläger auch kein Anspruch wegen unerlaubter Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung zustehen. Wegen weiterer Einzelheiten der Begründung wird auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen.

13

Gegen das ihm am 15. Mai 2006 zugestellte Urteil hat der Kläger mit Schriftsatz vom 14. Juni 2006, bei Gericht am selben Tage eingegangen, Berufung eingelegt, soweit das Landgericht die Klage hinsichtlich des deutschen Patents 100 06 xxx abgewiesen hat. Er wiederholt und vertieft – insbesondere mit Blick auf seiner Auffassung nach gegebene Ansprüche auf Schadenersatz und Bereicherungsherausgabe wegen widerrechtlicher Nutzung ihm zustehender Diensterfindungen – sein erstinstanzliches Vorbringen.

14

Der Kläger beantragt,

15

I.

16

das angefochtene Urteil teilweise abzuändern und die Beklagte zu verurteilen, ihm Auskunft darüber zu erteilen, in welcher Stückzahl und zu welchen Preisen sie seit dem 1. März 1997 weltweit Artikel hergestellt hat, bei denen die in der deutschen Patentanmeldung 100 06 xxx beschriebenen Verfahren Anwendung gefunden haben:

17

a) Verfahren zum Bearbeiten von Werkstücken mittels eines Bearbeitungs-Laserstrahls, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens drei Laserstrahlen (2a, 2b, 2c) zusammengeführt werden und gemeinsam den Bearbeitungs-Laserstrahl bilden, indem ggf. mehrfach hintereinander ein erster insbesondere diskontinuierlicher Laserstrahl und ein zweiter insbesondere diskontinuierlicher Laserstrahl zeitlich zueinander versetzt in einem Strahlvereiniger zusammengeführt werden, der so erhaltene Teil-Bearbeitungsstrahl durch ein aktives optisches Bauelement geführt wird, welches die insbesondere lineare Polarisation des Teil-Bearbeitungsstrahles ändern kann und welches immer dann aktiviert wird, wenn der eine Laserstrahl (z.B. 2b) auf das aktive optische Bauelement auftrifft und dadurch dessen Polarisation in die Polarisation des anderen Laserstrahles (z.B. 2a) ändert, jedoch dann deaktiviert ist, wenn der andere Laserstrahl (z.B. 2a) auf das Bauelement auftrifft, der so erhaltene veränderte Teil-Bearbeitungsstrahl, der nunmehr eine lineare Polarisation entsprechend dem einen Laserstrahl (z.B.2a) aufweist, in einem weiteren Strahlvereiniger mit einem weiteren Laserstrahl (2c), dessen insbesondere lineare Polarisation sich insbesondere von der des Teilbearbeitungsstrahles unterscheidet, zusammengeführt wird, und der Bearbeitungslaserstrahl über eine Strahlführung auf das Werkstück geleitet wird;

18

b) Verfahren nach der vorstehenden Ziffer 1. a), dadurch gekennzeichnet, dass der so erhaltene Bearbeitungslaserstrahl durch ein weiteres aktives optisches Bauelement geführt wird, welches in der Lage ist, die insbesondere lineare Polarisation des einen eintreffenden Strahles, z.B. des weiteren Laserstrahles (2c), zu ändern in die insbesondere lineare Polarisation des Teil-Bearbeitungsstrahles, wodurch ein Bearbeitungslaserstrahl mit der linearen Polarisation des z.B. ersten Laserstrahles (a) entsteht usw.;

19

c) Verfahren nach der vorstehenden Ziffer 1. a) oder b), dadurch gekennzeichnet, dass das aktive optische Element eine Pokkelszelle ist;

20

d) Verfahren nach der vorstehenden Ziffer 1. a) oder b), dadurch gekennzeichnet, dass das aktive optische Element eine Kerrzelle ist;

21

e) Verfahren nach der vorstehenden Ziffer 1. a), b), c) oder d), dadurch gekennzeichnet, dass das aktive optische Element die in bestimmten Materialien durch mechanische Belastung, z.B. Druck, erzeugte Doppelbrechung ausnutzt und insbesondere das Material ein einachsiger transparenter Kristall, wie etwa ein NaCI- oder LiF-Kristall, oder Acrylharz ist;

22

III.

23

an ihn – den Kläger – eine sich aus der Rechnungslegung zu I. ergebende Erfindervergütung zuzüglich Zinsen zu zahlen, und zwar unter Berücksichtigung der von der Beklagten in der Vergangenheit geleisteten Zahlungen.

24

Seinen in der Berufungsbegründung unter der Ziffer II. angekündigten Antrag,

25

der Beklagten aufzugeben, einem vom Gericht zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer alle schriftlichen Unterlagen vorzulegen, welche sich auf die Fertigung, den Verkauf und die Umsätze der unter Ziffer I. bezeichneten Schutzrechte beziehen,

26

hat der Kläger zurückgenommen.

27

Die Beklagte beantragt,

28

die Berufung des Klägers zurückzuweisen.

29

Sie verteidigt das angefochtene Urteil als im Ergebnis zutreffend. Ergänzend führt sie aus: Nachdem sie in der ersten Instanz die (Mit-)Erfinderstellung des Klägers, Erfindungsmeldungen sowie die Inanspruchnahme von Erfindungen in Abrede gestellt hat, erkenne sie nunmehr eine miterfinderschaftliche Beteiligung des Klägers an dem deutschen Patent 100 06 xxx ebenso an wie eine dahingehende formlose Erfindungsmeldung und unbeschränkte Inanspruchnahme ihrerseits. Gleichwohl unterliege sie keinen weitergehenden Erfindervergütungsansprüchen des Klägers. Nachdem der Kläger ebenso wie der Miterfinder Dr. C seinen Anteil an der hier in Rede stehenden Erfindung im Jahre 2004 auf die amerikanische Muttergesellschaft übertragen habe, fehle ihm die Aktivlegitimation. Auch habe nicht sie – die Beklagte – die unter Benutzung der Erfindung gefertigten Produkte X1 – X 2 vertrieben, sondern ihre Muttergesellschaft; an sie müsse sich der Kläger wegen etwaiger hieraus folgender Vergütungsansprüche wenden.

30

Unabhängig davon hafte sie – die Beklagte - aufgrund der einvernehmlichen Beendigung des zwischen ihr und dem Kläger geschlossenen Dienstvertrages und des Eintritts der A in das Vertragsverhältnis nur für solche Vergütungsansprüche, die bis zum 31. Dezember 2000 entstanden und fällig geworden seien. Die Absicht der Parteien sei damals dahin gegangen, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2001 die durch den DV 2 begründeten Rechte und Pflichten der Parteien und diejenige zur Zahlung der Erfindervergütung vollständig auf A überzuleiten. A sei in die Verpflichtung der Beklagten eingetreten, nach dem 31. Dezember 2000 fällig werdende Erfindervergütungsansprüche zu zahlen. Aufgrund dieses Schuldnerwechsels hafte sie - die Beklagte - nur auf solche Vergütungsansprüche, die bis zum 31. Dezember 2000 entstanden und fällig geworden seien. Diese Ansprüche seien jedoch, da im Rahmen der zugrunde zu legenden Berechnungsmethode der Lizenzanalogie von einem angemessenen Lizenzsatz von maximal 1 %, einem Miterfinderanteil des Klägers von 50 % und einem Anteilsfaktor in Höhe 7 % auszugehen sei, durch die geleisteten Provisionszahlungen abgegolten. Überdies erhebt sie die Einrede der Verjährung und hält ihren Verwirkungseinwand aufrecht. Der Kläger habe nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses über 3 Jahre verstreichen lassen, bevor er ihr gegenüber Ende 2004 weitergehende Ansprüche geltend gemacht habe.

31

Wegen weiterer Benuzungshandlungen teilt die Beklagte unter der Überschrift "Auskunft und Rechnungslegung über Nutzungen der Klägerin bis 31.12.2001" (S. 15 ihres Schriftsatzes vom 28. Februar 2007, Rdnr. 34 [Bl. 242 d.A.]) mit, sie habe bis Ende 2000 aus einem Auftrag eine 30 %ige Teilzahlung in der Gesamthöhe von DM 4.959.832,14 erhalten (DM 4.603.029,50 + DM 356.802,64). Gemäß § 8 des Vertrages 1999 habe der Kläger hiervon 3 % Provision in der Gesamthöhe von 148.794,97 DM (138.090,89 DM + 10.704,08 DM) erhalten. Die Restzahlung und alle weiteren Projekte seien provisionsmäßig mit Blick auf den vereinbarten Schuldnerwechsel von A abgerechnet und ihm – dem Kläger – bezahlt worden.

32

Im Verhandlungstermin vom 24. April 2008 vor dem Senat erklärte die Beklagte, die in den mit ihrem Schriftsatz vom 14. Dezember 2007 überreichten Anlagen OC3 bis OC5 zusammengestellten Angaben dienten auch der Auskunftserteilung und Rechnungslegung. Daraus ergebe sich, dass die B Corporation durch die Benutzung der hier in Rede stehenden Erfindung bis Ende 2000 einen Umsatz von 3.600.771 US-Dollar, von 2001 bis März 2003 einen solchen von 8.287.497 US-Dollar und ab März 2003 weitere Umsätze in Höhe von 3.415.371 US-Dollar erzielt habe. Zum Zwecke der Auskunftserteilung und Rechnungslegung erklärte die Beklagte ferner, seit Klageerhebung hätten weder sie noch ihre Konzernmutter noch A die Erfindung benutzt.

33

Der Kläger hat eine (teilweisen) Erledigungserklärung nicht abgegeben.

34

Im übrigen meint er, das Geständnis der Beklagten hinsichtlich seiner Erfindereigenschaft führe nicht automatisch zu einer Inanspruchnahme im Sinne des ArbEG und beantragt,

35

den Rechtsstreit an das Landgericht zurückzuverweisen.

36

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

37

II.

38

Die Berufung des Klägers gegen das angefochtene Urteil ist zulässig, aber unbegründet. Zu Recht hat das Landgericht die Klage insgesamt abgewiesen; Ansprüche des Klägers auf Zahlung von Erfindervergütung, deren Vorbereitung und Bezifferung die verlangten Auskünfte dienen könnten, sind gegen die Beklagte nicht ersichtlich.

39

1.

40

Ansprüche des Klägers auf Erfindervergütung nach den Bestimmungen des ArbEG scheitern daran, dass die Erfindung in Bezug auf seinen Anteil frei geworden ist. Mangels ordnungsgemäßer Meldung und fristgerechter Inanspruchnahme ist die Erfindung insoweit nicht auf die Beklagte übergeleitet worden.

41

a)

42

Die Vereinbarung in § 6 DV 2, alle Rechte an Erfindungen des Klägers stünden ausschließlich der Beklagten zu und sollten dem Kläger nach den Bestimmungen des ArbEG einschließlich der Richtlinie ersetzt werden, hat die in den §§ 6 und 7 ArbEG für einen Rechtsübergang auf die Beklagte vorgeschriebene Inanspruchnahmeerklärung nicht entbehrlich gemacht. Dass jede Erfindung des Klägers ohne weiteren Überleitungsakt der Beklagten zustehen soll, widerspricht, wie schon das Landgericht zutreffend dargelegt hat, jedenfalls dann § 22 ArbEG, wenn es sich wie hier um eine Erfindung handelt, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht einmal entstanden war und demzufolge der Beklagten auch nicht gemeldet worden sein konnte.

43

b)

44

Zu der im ArbEG vorgesehenen Überleitung der Erfindung durch unbeschränkte Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten nach ordnungsgemäßer Meldung ist es nicht gekommen.

45

aa)

46

Die in § 5 ArbEG normierte, den Arbeitnehmererfinder treffende Pflicht zur Meldung seiner Diensterfindung in gesonderter schriftlicher Form soll insbesondere sicherstellen, dass dem Arbeitgeber die unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 ArbEG gemachten Erfindungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter erkennen kann und in der Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder Freigabe allen Miterfindern gegenüber, über den der gemachten Erfindung gerecht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung und über die Festsetzung einer Vergütung allen Miterfindern gegenüber zu entscheiden. Zu diesen Zwecken müssen ihm das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten vermittelt werden, die der oder die Erfinder aufgrund ihrer schöpferischen Tätigkeit haben, weil in der Regel nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Erkenntnisse dem Arbeitgeber ohne entsprechende Meldung gleichermaßen zur Verfügung stehen. Da die Meldung eine Wissensvermittlung und nicht eine Willenserklärung zum Gegenstand hat, bleibt der Verstoß gegen § 5 ArbEG ohne Nachteile für den Arbeitnehmererfinder, wenn in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber über das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten verfügt, die ihm nach § 5 ArbEG vermittelt werden müssen. Ein solcher Fall ist gegeben, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung mit dem Inhalt der von seinen Arbeitnehmern entwickelten Lehre zum technischen Handeln als Schutzrecht anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. Damit hat er zu erkennen gegeben, dass er auch aus seiner Sicht über die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Erfindung und ihre Erfinder informiert war, so dass er jedenfalls nunmehr in der Lage und es ihm auch zuzumuten war, die Diensterfindung sobald wie möglich in Anspruch zu nehmen, wenn er von dieser gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen wollte. Fehlt es bislang an einer ordnungsgemäßen Meldung der Diensterfindung, beginnt deshalb die nach § 6 Abs. 2 ArbEG vom Arbeitgeber einzuhaltende Frist zur Erklärung über die Inanspruchnahme mit der Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht zu laufen (BGH, GRUR 2006, 754, 757 [Tz. 26] – Haftetikett).

47

bb)

48

Die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber ist hingegen eine empfangsbedürftige rechtsgestaltende Willenserklärung. Der Arbeitgeber muss durch eine an den Arbeitnehmererfinder gerichtete und diesem zugegangene schriftliche Erklärung seinen Willen zu einem bestimmten rechtlichen Erfolg zum Ausdruck bringen, nämlich dass er die Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt und auf sich überleiten will. Eine Inanspruchnahme, die die Schriftform nicht einhält, ist nach § 125 BGB nichtig. Eine schriftliche Inanspruchnahme, die nicht innerhalb der viermonatigen Frist erfolgt, bleibt als verspätet ohne den gewollten rechtlichen Erfolg; die in § 6 Abs. 2 ArbEG normierte Frist ist eine Ausschlussfrist (vgl. § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG, BGH, a.a.O., [Tz. 27] – Haftetikett – m. w. Nachw.). Ob auf die Schriftform der Inanspruchnahmeerklärung verzichtet werden kann, kann im Streitfall auf sich beruhen, weil nichts dafür ersichtlich ist, dass die Beklagte während des Zeitraums von vier Monaten nach der hier für den Fristbeginn maßgeblichen Anmeldung des deutschen Patentes die uneingeschränkte Inanspruchnahme dem Kläger gegenüber auf andere Weise kundgetan hat. Ein Verzicht auf die Einhaltung der gesetzlichen Frist kann angesichts der in § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG angeordneten Rechtsfolge, nämlich dass die Erfindung mit dem Verstreichen der Frist frei wird und ist, allenfalls während des Ablaufs dieser Frist erfolgen.

49

Zutreffend hat das Landgericht im angefochtenen Urteil ausgeführt, dass der Kläger keinen Sachverhalt vorgetragen hat, aus dem sich ergibt, dass die Beklagte ihm gegenüber eine Inanspruchnahmeerklärung abgegeben hat. Weder der Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht noch der Benennung des Klägers als Erfinder in der Patentanmeldung kann der Sinngehalt einer Inanspruchnahme entnommen werden, weil sich diese Erklärungen nicht an den Kläger und Erfinder, sondern an die Patenterteilungsbehörde richteten. Diese und die weiteren Ausführungen des Landgerichts, denen zufolge eine wirksame Inanspruchnahmeerklärung der Beklagten nicht festgestellt werden kann (Urteilsumdruck S. 16 bis 18) macht der Senat sich im vollen Umfang zueigen und nimmt hierauf zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug. Dass im übrigen die Erklärungen gegenüber den Patenterteilungsbehörden nicht von der Beklagten, sondern von deren Konzernmutter abgegeben worden sind und der Kläger auch nichts dazu vorgetragen hat, aus welchen Gründen das Verhalten der Konzernmutter auch der Beklagten zugerechnet werden muss, ist ein weiterer Grund, der es unmöglich macht, die Beklagte an Erklärungen der Anmelderin im Patenterteilungsverfahren festzuhalten. Dass der Kläger im engen Kontakt mit dem Vizepräsidenten der Muttergesellschaft den jeweils aktuellen Stand seiner Entwicklungen erörtert hat, bekundet ebenfalls nicht den Willen der Beklagten, die Erfindung auf sich überzuleiten, sondern lediglich das Interesse der Konzernmutter am Fortschritt der Entwicklungstätigkeiten des Klägers.

50

c)

51

Dass die Beklagte nunmehr in der Berufungsinstanz die Miterfinderstellung des Klägers hinsichtlich des deutschen Patentes 100 06 xxx ausdrücklich anerkennt, hat eine Überleitung der Erfindung auf die Beklagte ebenfalls nicht entbehrlich gemacht. Das Fallenlassen des Bestreitens der (Mit-)Erfinderschaft des Klägers hat lediglich dazu geführt, dass nunmehr seine Beteiligung als Miterfinder unstreitig ist. Weitere Folgen ergeben sich daraus nicht. Zum Geständnis einer unbeschränkten Inanspruchnahme nach § 288 ZPO ist es durch das Verhalten der Beklagten nicht gekommen. Ein Geständnis setzt voraus, dass sich die Parteien mindestens in einer mündlichen Verhandlung über eine Frage einig waren, weil eine Partei mit entsprechendem Willen eine Erklärung abgegeben hat, die vom Gegner behauptete und ihr im Rechtssinne ungünstige Tatsache sei wahr (BGH, a.a.O., S. 758 [Tz. 30] – Haftetikett m. w. N.). Gegenstand eines Geständnisses können tatsächliche Umstände, juristisch eingekleidete Tatsachen und präjudizielle Rechtsverhältnisse sein (vgl. BGH MDR 2003, 1433); ob auch die unbeschränkte Inanspruchnahme einer Diensterfindung durch den Arbeitgeber zu den geständnisfähigen Umständen gehört, kann im Streitfall offen bleiben, weil die Beklagte mit der Anerkennung der erfinderischen Beteiligung des Klägers nicht gleichzeitig die fristgerechte Inanspruchnahme der Diensterfindung gestanden hat. Wollte man in der unbeschränkten Inanspruchnahme einen geständnisfähigen Umstand sehen, könnte ein Geständnis in Betracht kommen, wenn die Beklagte die unbeschränkte Inanspruchnahme der Erfindung zumindest hilfsweise zum Bestandteil auch ihres Vorbringens gemacht hätte (BGH, a.a.O., [Tz. 29] – Haftetikett, m. w. N.), und wenn das diesbezügliche Vorbringen des Klägers schlüssig war und die von ihm behaupteten Tatsachen die unbefristete Inanspruchnahme durch die Beklagte tragen. Letzteres ist jedoch nicht der Fall. Zwar hat der Kläger seine Klage erstinstanzlich auf das ArbEG gestützt und auch eine unbeschränkte Inanspruchnahme seiner Erfindung behauptet. Er hatte sich jedoch in der ersten Instanz stets nur auf Indizien gestützt, aus denen sich nach seiner Auffassung der Überleitungswille der Beklagten ergeben soll, insbesondere soll sich deren Übernahmewille daraus ergeben, dass die Beklagte die Erfindung zum Patent angemeldet und den Kläger gegenüber dem Patentamt als Erfinder benannt hat. Daraus ergibt sich jedoch aus den vorstehend dargelegten Gründen weder ein Inanspruchnahmewille der Beklagten noch können ihr die von ihrer Muttergesellschaft im Erteilungsverfahren abgegebenen Erklärungen oder das Interesse ihres Vizepräsidenten an den Entwicklungsarbeiten des Klägers zugerechnet werden. Im Verhandlungstermin vom 24. April 2008 ist der Kläger nochmals darauf hingewiesen worden, sein bisheriges Vorbringen bezüglich einer Inanspruchnahme seiner Erfindung durch die Beklagte sei unschlüssig. Auch auf diesen Hinweis hin hat der Kläger sein diesbezügliches Vorbringen nicht ergänzt.

52

Eigenen Sachvortrag, aus dem sich folgern ließe, dass sie selbst die Erfindung des Klägers unbeschränkt in Anspruch genommen hat, enthält auch das Vorbringen der Beklagten nicht. Nachdem der Senat in seinem Hinweisbeschluss vom 13. September 2007 (Ziffer I. 2.) ausgeführt hatte, ihre Berufungserwiderung enthalte keine ausdrückliche Erklärung zur in erster Instanz bestrittenen Erfindungsmeldung, nun aber könne möglicherweise dem Gesamtzusammenhang ihres Vorbringens entnommen werden, sie wolle auch eine solche unstreitig stellen oder als Teil ihres prozessualen Geständnisses verstanden wissen, hat die Beklagte die erforderliche Klarstellung nicht gegeben und sich zu diesen Fragen nicht geäußert. Gleiches gilt für den Hinweis des Senats zu Ziffer I. 3. seines Hinweisbeschlusses vom 13. September 2007 (Bl. 272 d.A.), Gegenstand eines Zugeständnisses könne nur ein ausreichend substantiierter Tatsachenvortrag sein, an dem es jedoch fehle. Auch dazu, dass die Beklagte selbst zur Inanspruchnahme nichts vorgetragen habe, und der Vortrag des Klägers, den sie sich zu eigen gemacht habe, insbesondere nähere Angaben dazu vermissen lasse, wann genau und wem gegenüber durch welche konkrete Handlung die Beklagte die unbeschränkte Inanspruchnahme der hier in Rede stehenden Erfindung erklärt haben soll, ist das Vorbringen zur Inanspruchnahmeerklärung nicht ergänzt worden, obwohl der Senat diesen Hinweis im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 24. April 2008 wiederholt hat. Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, die Beklagte habe eine

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ordnungsgemäße Erfindungsmeldung des Klägers oder gar ihre unbeschränkte Inanspruchnahme der hier in Rede stehenden Erfindung zugestehen oder unstreitig stellen wollen.

54

d)

55

Zu Recht hat das Landgericht eine Überleitung der Erfindung durch vertragliche Vereinbarung auf die Beklagte verneint (Urteilsumdruck Seite 18/19). Zutreffend ist es davon ausgegangen, dass ein Verhalten nur dann eine auf einen bestimmten Rechtserfolg gerichtete Willenserklärung darstellen kann, wenn der Betreffende in dem Bewusstsein gehandelt hat, dass diese rechtsgeschäftliche Erklärung wenigstens möglicherweise erforderlich ist, und dass ohne ein derartiges Erklärungsbewusstsein ein Verhalten nur dann als Willenserklärung eines bestimmten Inhalts zugerechnet werden kann, wenn der Betreffende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass sein Verhalten nach Treu und Glauben und der Verkehrssituation als Willenserklärung dieses Inhalts aufgefasst werden durfte, und der Gegner sie auch tatsächlich so verstanden hat. Vor diesem Hintergrund hätten im vorliegenden fall beide Parteien zunächst die Vorstellung haben müssen, wenigstens möglicherweise bedürfe es noch eines besonderen Rechtsgeschäfts, um die Erfindung des Klägers auf die Beklagte überzuleiten. Gehen beide Parteien jedoch davon aus, dem Arbeitgeber stehe die Erfindung ohnehin zu und es bedürfe infolge dessen keiner gesonderten Übertragung mehr, lässt sich das Vorhandensein des entsprechenden Erklärungsbewusstseins gerade nicht feststellen (vgl. zum ganzen BGH, a.a.O., S. 758 [Tz. 31 – 33] – Haftetikett). Ein entsprechender Sachverhalt ist auch im vorliegenden Fall gegeben, nachdem die Parteien in § 6 des einschlägigen Dienstvertrages vereinbart haben, sämtliche Erfindungen des Klägers stünden der Beklagten zu; mit einer solchen Vereinbarung haben sie zum Ausdruck gebracht, sie gingen davon aus, dass es einer weiteren zusätzlichen Übertragungserklärung nicht bedürfe. Umstände, aus denen sich ergibt, dass die Parteien die im Vertrag niedergelegte Vorstellung fallen gelassen haben, sind weder dargetan noch sonst ersichtlich.

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2. a)

57

Dass die Erfindung mangels wirksamer Inanspruchnahme und fehlender rechtsgeschäftlicher Überleitung auf die Beklagte jedenfalls in Bezug auf den Miterfinderanteil des Klägers frei geworden ist, hat dazu geführt, dass eine Gemeinschaft nach Bruchteilen gemäß § 741 ff. BGB mit dem Inhaber des zweiten Erfindungsanteils entstanden ist, sofern die beiden Inhaber ihr Verhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben (vgl. BGH GRUR 2005, 663 – gummielastische Masse II; 2001, 226, 227 – Rollenantriebseinheit; 2003, 702, 704 – Gehäusekonstruktion). Dass die Beklagte Inhaberin der Rechte an dem auf den Beitrag des Miterfinders Dr. C zurückgehenden Anteils an der Erfindung geworden ist, lässt sich nach dem derzeitigen Stand nicht feststellen. Die Beklagte hat erstmals in der Berufungsinstanz vorgetragen, Dr. C habe seinen Anteil im Jahre 2004 auf die Konzernmutter übertragen und hierzu eine englischsprachige Vertragsurkunde (Anlage OC 1) zu den Akten gereicht. Träfe das zu, spräche das dafür, dass die Erfindung zuvor auch in Bezug auf den Anteil von Dr. C freigeworden und beim Miterfinder verblieben war, anderenfalls hätte er seinen Anteil nicht wirksam auf die Konzernmutter übertragen können. Zwar hat der Kläger die von der Beklagten behauptete Übertragung bestritten, dem brauchte jedoch nicht weiter nachgegangen zu werden. Denn auch wenn man davon ausgeht, diese Übertragung habe nicht stattgefunden, folgt daraus nicht, dass die Rechte an den auf die Leistung von Dr. C zurückgehenden Anteil an der Erfindung bei der Beklagten liegen. Auch der Übergang dieses Anteils auf die Beklagte setzte entsprechend der in Bezug auf den durch den Beitrag des Klägers begründeten Anteil geltenden Rechtslage eine wirksame unbeschränkte Inanspruchnahme durch die Beklagte oder eine vertragliche Überleitung voraus. Dass es hierzu gekommen ist, wird vom Kläger weder vorgetragen noch ist es sonst ersichtlich. Dementsprechend hat der Kläger auch nicht in Abrede gestellt, dass die Rechte an der Erfindung bis zum Zeitpunkt der von der Beklagten behaupteten Übertragung aus dem Jahre 2004 bei Dr. C verblieben waren. Dort befinden sie sich nach wie vor, wenn die von der Beklagten behauptete Übertragung auf deren Muttergesellschaft nicht stattgefunden hat.

58

b)

59

Aber auch wenn man davon ausgeht, die Beklagte sei in die in der Person von Dr. C entstandenen Rechte an der streitgegenständlichen Erfindung eingetreten und habe die Erfindung selbst benutzt, ergibt sich daraus noch kein gegen sie gerichteter Anspruch des Klägers. Nicht jeder Teilhaber, der von der ihm zustehenden Rechtsposition keinen Gebrauch macht und das gemeinschaftliche Patent nicht benutzt oder verwertet, muss deshalb stets auch an den Gebrauchsvorteilen partizipieren, die der andere Teilnehmer aus der von ihm getätigten Nutzung des gemeinschaftlichen Gegenstandes zieht. Nach § 743 Abs. 2 BGB ist jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstandes berechtigt, soweit er nicht den Mitgebrauch der übrigen Teilnehmer beeinträchtigt, etwa indem der Nutzende dem anderen den tatsächlichen Mitgebrauch verweigert oder dessen Nutzung stört. Lässt sich das – wie hier in Bezug auf die Beklagte – nicht feststellen, lösen von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile keine Ausgleichspflicht zu Gunsten des Nichtnutzenden aus, weil es sich um Vorteile befugter Eigennutzung handelt, die die anderen Teilhaber regelmäßig ohne besondere Vergütung dulden müssen. Diese Grundsätze gelten auch für die Rechtsbeziehungen zwischen Miterfindern in Bezug auf ein ihnen gemeinschaftlich zustehendes Patent. Den Teilhabern steht es frei, diese Regelung abzuändern, indem entweder nach § 745 Abs. 1 BGB durch Mehrheitsbeschluss dem einzelnen Teilhaber ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Gebrauchsvorteile eingeräumt wird oder der nichtnutzende Teil gegen den anderen einen aus § 745 Abs. 2 BGB folgenden Anspruch geltend macht, der voraussetzt, dass es dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspricht, den Selbstnutzenden für Gebrauchsvorteile, die dem seinen Anteil entsprechenden Bruchteil übersteigen, einen Ausgleich in Geld leisten zu lassen. So lange von diesen Möglichkeiten kein Gebrauch gemacht wird, kann der nichtnutzende von dem nutzenden Teilhaber keine Ausgleichszahlungen beanspruchen und deshalb zur Vorbereitung und Bezifferung auch keine Auskünfte vom nutzenden Mitinhaber verlangen (BGH, GRUR 2005, 663, 664 – gummielastische Masse II.). Eine rückwirkende Geltendmachung ist nicht möglich (BGH, NJW 1966, 1708, 1709). Da im vorliegenden Fall nichts dafür ersichtlich oder dargetan ist, dass die Parteien bisher einen Beschluss nach § 745 Abs. 1 BGB über die Nutzung ihres gemeinschaftlichen Patentes gefasst haben, kommt es darauf an, wann der Kläger erstmals mit einem Ausgleichsanspruch an die Beklagte herangetreten ist. Ein entsprechendes Begehren von ihm wäre als Angebot zum Abschluss einer entsprechenden Regelung zu werten. Wann der Kläger zum ersten Mal Auskunftsansprüche erhoben hat – ein solches Begehren könnte, auch wenn es zunächst nur Erfindervergütungsansprüche zu betreffen scheint, auch als die Geltendmachung von Nutzungsausgleichsansprüchen angesehen werden – hat der Kläger nicht vorgetragen, in seiner Klageschrift (Bl. 4 d.A.) war das Datum der dort erwähnten Aufforderung und Fristsetzung bis zum 30. Dezember 2004 nicht angegeben.

60

Darauf, dass es nach dem Freiwerden des auf den Kläger zurückgehenden Anteils an der Erfindung nur zu einer Bruchteilsgemeinschaft gekommen ist, hat der Senat den Kläger ebenfalls im Verhandlungstermin vom 24. April 2008 hingewiesen, ohne dass der Kläger sich hierzu näher geäußert hätte. Er hat nicht einmal eine Schriftsatzfrist erbeten, um sich hierzu sachgerecht äußern zu können, sondern lediglich erklärt, er werde sich dazu äußern, ob die Berufung entsprechend der vorausgegangenen Anfrage des Senats zurückgenommen werde.

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3.

62

Ansprüche aus unerlaubter Handlung oder ungerechtfertigter Bereicherung hätte der Kläger gegen die Beklagte daher nur geltend machen können, wenn die Feststellung möglich wäre, dass die Beklagte nicht Inhaberin der Erfinderrechte ist, die Erfindung aber dennoch rechtswidrig benutzt hat. Zwar kann auch in der Erhebung einer auf Vergütungszahlung gerichteten Klage eines Teilhabers gegen den anderen Teilhaber das Angebot liegen, eine von § 745 BGB abweichende Regelung zu vereinbaren und den klagenden nicht nutzenden Teilhaber an den vom anderen Teilhaber gezogenen Nutzungen zu beteiligen, die Beklagte hat jedoch zum Zwecke der Auskunftserteilung und Rechnungslegung im Verhandlungstermin vom 24. April 2008 erklärt, sie habe seit Klageerhebung die Erfindung nicht mehr benutzt; auch hierzu hat der Kläger sich nicht mehr geäußert.

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III.

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Da die Berufung des Klägers erfolglos geblieben ist, hat er nach § 97 Abs. 1 ZPO die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu tragen. Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

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Zur Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, da die Voraussetzungen des § 543 ZPO ersichtlich nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Sache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch ist zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO erforderlich.

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R1 R2 R3