Tenor

I. Die Restitutionsklagen werden als unzulässig verworfen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen.

III. Das Urteil ist für die Beklagte wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Klägerinnen dürfen die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung von 110 % des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert wird auf 1.400.000,-- € festgesetzt.

1

G r ü n d e :

2

I.

3

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 879 YYY, zu dessen Benennungsstaaten u.a. die Bundesrepublik Deutschland gehört und das einen Flüssigkeitsbehälter für Tintenstrahldrucker betrifft. Patentanspruch 1 des in englischer Verfahrenssprache abgefassten Klagepatents lautet in seiner erteilten Fassung (in deutscher Übersetzung) wie folgt:

4

"Flüssigkeitsbehälter für ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät, der dazu in der Lage ist, von einem Tintenstrahlkopf zu verwendende Flüssigkeit zu enthalten, wobei der Flüssigkeitsbehälter an einem Halter abnehmbar montagefähig ist, der den Tintenstrahlkopf hat, wobei der Flüssigkeitsbehälter folgendes aufweist:

5

einen Hauptkörper zum Aufbewahren einer Flüssigkeit;

6

eine Zuführungsöffnung zum Zuführen der Flüssigkeit zu dem Tintenstrahlkopf, wobei die Zuführungsöffnung in einem Abschnitt angeordnet ist, der den Boden des Behälters im Betrieb bildet;

7

einen ersten Eingriffsabschnitt, der an einer ersten Seite des Hauptkörpers vorgesehen ist und daran angepasst ist, dass er mit seinem ersten Arretierabschnitt des Halters in Eingriff gelangt, um den Flüssigkeitsbehälter während der Montage drehbar zu halten;

8

und ein Stützelement, das durch den Flüssigkeitsbehälter elastisch gestützt ist und sich von einer zweiten Seite, die zu der ersten Seite entgegengesetzt ist, erstreckt und einen zweiten Eingriffsabschnitt an einer Außenseite von ihm hat, die von der zweiten Seite des Hauptkörpers weggewandt ist, und zu einer Bewegung von der zweiten Seite weg und zu der zweiten Seite hin in der Lage ist, wobei der zweite Eingriffsabschnitt daran angepasst ist, dass er mit einem zweiten Arretierabschnitt des Halters in Eingriff gelangt, wobei die Zuführungsöffnung zwischen dem ersten Eingriffsabschnitt und dem zweiten Eingriffsabschnitt angeordnet ist."

9

Mit Urteil vom 20.01.2003 hat das Landgericht Düsseldorf (4b O 16/03) die zum Pelikan-Konzern gehörenden Klägerinnen im Hinblick auf die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlichen 16 Tintenpatronen wegen wortsinngemäßer Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung, zur Rechnungslegung, zur Vernichtung, zur Entschädigung und zum Schadenersatz verurteilt.

10

Durch – rechtskräftiges – Urteil vom 17.11.2005 (I-2 U 2/04) hat der Senat die Berufung der Klägerinnen gegen das landgerichtliche Erkenntnis mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass es im Urteilsausspruch statt "Stützelement" "Schnapp- und Halteelement" heißt. Grund hierfür war, dass Patentanspruch 1 in einem von der Klägerin zu 1) betriebenen Einspruchsverfahren durch Entscheidung des Europäischen Patentamtes vom 22.04.2005 entsprechend geändert worden war.

11

Gegen die Einspruchsentscheidung haben sowohl die Klägerin zu 1) als auch die Beklagte Beschwerde eingelegt. Am Ende der Beschwerdeverhandlung hat die Technische Beschwerdekammer folgende Entscheidung verkündet:

12

1. Die Einspruchsentscheidung wird aufgehoben.

13

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anweisung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten:

14

• Patentansprüche 1 bis 25 gemäß dem während der Beschwerdeverhandlung überreichten 4. Hilfsantrag,

15

• Beschreibung S. 3 in der mit Schriftsatz vom 29.01.2008 überreichten Fassung sowie den S. 2 sowie 4 bis 23 gemäß der erteilten Fassung,

16

• Zeichnungen gemäß der erteilten Fassung.

17

Durch die Einspruchsbeschwerdeentscheidung hat Patentanspruch 1 des Klagepatents folgende – in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegebene – eingeschränkte Fassung erhalten (wobei die zusätzlich aufgenommenen Merkmale durch Unterstreichen hervorgehoben sind):

18

1. Flüssigkeitsbehälter für ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät.

19

2. Der Flüssigkeitsbehälter

20

1. ist dazu in der Lage, von einem Tintenstrahlkopf zu verwendende Flüssigkeit zu enthalten,

21

2. ist an einem Halter abnehmbar montagefähig, wobei der Halter den Tintenstrahlkopf hat,

22

3. weist einen Hauptkörper zum Aufbewahren einer Flüssigkeit auf,

23

4. weist eine Zuführöffnung zum Zuführen der Flüssigkeit zu dem Tintenstrahlkopf auf, wobei die Zuführöffnung in einem Abschnitt angeordnet ist, der den Boden des Behälters im Betrieb bildet,

24

5. weist einen Belüftungsabschnitt für eine Fluidverbindung mit der Umgebung auf,

25

6. weist einen ersten Eingriffsabschnitt in Form eines hakenförmigen Vorsprungs auf,

26

7. weist ein Schnapp- und Halteelement auf.

27

3. Der erste Eingriffsabschnitt

28

1. ist an einer ersten Seite des Hauptkörpers vorgesehen,

29

2. ist daran angepasst, dass er mit einem ersten Arretierabschnitt des Halters in Eingriff gelangt, um den Flüssigkeitsbehälter während der Montage drehbar zu halten.

30

4. Das Schnapp- und Halteelement in der Form eines Verriegelungshebels

31

1. ist durch den Flüssigkeitsbehälter elastisch gestützt,

32

2. erstreckt sich von einer zweiten Seite (des Hauptkörpers), die zu der ersten Seite (des Hauptkörpers) entgegengesetzt ist,

33

3. hat einen zweiten Eingriffsabschnitt in der Form eines Verriegelungshakens an einer Außenseite von sich, die von der zweiten Seite des Hauptkörpers weggewandt ist,

34

4. ist zu einer Bewegung von der zweiten Seite (des Hauptkörpers) weg und zu der zweiten Seite (des Hauptkörpers) hin in der Lage.

35

5. Der zweite Eingriffsabschnitt ist daran angepasst, dass er mit einem zweiten Arretierabschnitt des Halters in Eingriff gelangt zur Stützung des Flüssigkeitsbehälters, in dem die Elastizität des Schnapp- und Halteelements den Flüssigkeitsbehälter stützt und anhebt, während der zweite Eingriffsabschnitt gelöst wird.

36

6. Die Zuführöffnung ist zwischen dem ersten Eingriffsabschnitt und dem zweiten Eingriffsabschnitt angeordnet.

37

In einem vorausgegangenen Rechtsstreit haben die Klägerinnen mit bei Gericht am 29.05.2008 eingegangenen Restitutionsklagen geltend gemacht, die in dem Verfahren 4b O 16/03 LG Düsseldorf (I-2 U 2/04 OLG Düsseldorf) streitgegenständlichen Tintenpatronen unterfielen der eingeschränkten Fassung von Patentanspruch 1 des Klagepatentes nicht mehr, weswegen die eingangs genannten Verletzungsurteile aufzuheben und die Verletzungsklagen der Beklagten abzuweisen seien.

38

Mit Urteil vom 26.03.2009 hat der Senat die Restitutionsklagen mangels Einhaltung der Monatsfrist nach § 586 Abs. 1, 2 ZPO als unzulässig abgewiesen. Über die dagegen erhobene Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerinnen hat der Bundesgerichtshof (I ZR 55/09) noch nicht entschieden.

39

Im Anschluss an das Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Klägerin zu 1) gegen den deutschen Teil des Klagepatents Teilnichtigkeitsklage erhoben, auf die das Bundespatentgericht mit am 02.12.2009 verkündeten Urteil (5 Ni 29/09 (EU)) das Klagepatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland insoweit für nichtig erklärt hat, als (u.a.) Anspruch 1 über folgende (ins Deutsche übersetzte und in Form einer Merkmalsgliederung dargestellte) Fassung hinausgeht (wobei die gegenüber der Einspruchsbeschwerdeentscheidung zusätzlichen Merkmale grau unterlegt sind):

40

1. Flüssigkeitsbehälter für ein Tintenstrahlaufzeichnungsgerät.

41

2. Der Flüssigkeitsbehälter

42

1. ist dazu in der Lage, von einem Tintenstrahlkopf zu verwendende Flüssigkeit zu enthalten,

43

2. ist an einem Halter abnehmbar montagefähig, wobei der Halter den Tintenstrahlkopf hat,

44

3. weist einen Hauptkörper zum Aufbewahren einer Flüssigkeit auf,

45

4. weist eine Zuführöffnung zum Zuführen der Flüssigkeit zu dem Tintenstrahlkopf auf, wobei die Zuführöffnung in einem Abschnitt angeordnet ist, der den Boden des Behälters im Betrieb bildet,

46

5. weist einen Belüftungsabschnitt für eine Fluidverbindung mit der Umgebung auf,

47

6. weist einen ersten Eingriffsabschnitt in Form eines hakenförmigen Vorsprungs auf,

48

7. weist ein Schnapp- und Halteelement auf.

49

3. Der erste Eingriffsabschnitt

50

1. ist an einer ersten Seite des Hauptkörpers vorgesehen,

51

2. ist daran angepasst, dass er mit einem ersten Arretierabschnitt des Halters in der Form eines Löseverhinderungsloches in Eingriff gelangt, um den Flüssigkeitsbehälter während der Montage drehbar zu halten.

52

4. Das Schnapp- und Halteelement in der Form eines Verriegelungshebels

53

1. ist durch den Flüssigkeitsbehälter elastisch gestützt,

54

2. erstreckt sich von einer zweiten Seite (des Hauptkörpers), die zu der ersten Seite (des Hauptkörpers) entgegengesetzt ist,

55

3. hat einen zweiten Eingriffsabschnitt in der Form eines Verriegelungshakens an einer Außenseite von sich, die von der zweiten Seite des Hauptkörpers weggewandt ist,

56

4. ist zu einer Bewegung von der zweiten Seite (des Hauptkörpers) weg und zu der zweiten Seite (des Hauptkörpers) hin in der Lage.

57

5. Der zweite Eingriffsabschnitt ist daran angepasst, dass er mit einem zweiten Arretierabschnitt des Halters in Form eines Sperrhaken-Eingriffteils in Eingriff gelangt zur Stützung des Flüssigkeitsbehälters, in dem die Elastizität des Schnapp- und Halteelements den Flüssigkeitsbehälter stützt und anhebt, während der zweite Eingriffsabschnitt gelöst wird.

58

6. Die Zuführöffnung ist zwischen dem ersten Eingriffsabschnitt und dem zweiten Eingriffsabschnitt angeordnet.

59

Gegen das Urteil des Bundespatentgerichts vom 02.12.2009 haben sowohl die Klägerin zu 1) als auch die Beklagte (letztere mit einem – inzwischen stattgegebenen – Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Berufungsbegründung) Rechtsmittel zum Bundesgerichtshof (Xa ZR 42/10) eingelegt, über die derzeit noch nicht entscheiden ist. Hilfsweise hat sich die Beklagte der Berufung der Klägerin zu 1) angeschlossen.

60

Die Klägerinnen sehen den deutschen Teil des Klagepatents in seiner eingeschränkten Fassung nicht mehr durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt.

61

Die Klägerinnen beantragen,

62

1.

63

das Senatsurteil vom 17.11.2005 (I-2 U 2/04) sowie das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 20.11.2003 (4b O 16/03) aufzuheben und die Verletzungsklagen abzuweisen;

64

2.

65

hilfsweise,

66

a)

67

das Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsberufungsverfahrens Xa ZR 42/10 auszusetzen,

68

b)

69

ihnen Vollstreckungsschutz zu gewähren.

70

Die Beklagte beantragt,

71

die Klage abzuweisen.

72

Sie hält die Restitutionsklagen mangels Rechtskraft der Nichtigkeitsentscheidung und wegen anderweitiger Rechtshängigkeit, die mit Rücksicht auf das noch nicht abgeschlossene erste Restitutionsverfahren gegeben sei, für unzulässig. Darüber hinaus ist sie der Auffassung, dass die in den vorausgegangenen Verletzungsprozessen behandelten Tintenpatronen der Klägerinnen auch von der eingeschränkten Fassung des Klagepatents Gebrauch machen.

73

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

74

II.

75

1. Die Restitutionsklagen sind nicht statthaft, so dass sie gemäß § 589 Abs. 1 ZPO als unzulässig zu verwerfen waren.

76

Zur Statthaftigkeit einer Restitutionsklage bedarf es der schlüssigen Behauptung des tatsächlichen Vorliegens eines Wiederaufnahmegrundes (vgl. Zöller-Greger, ZPO, 27.Aufl., § 589 Rdnr. 2 m.w.N.; Stein-Jonas, ZPO, 21.Aufl., § 589 Rdnr. 1). Daran fehlt es vorliegend.

77

In Übereinstimmung mit der ganz herrschenden Meinung im Schrifttum (Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 139 PatG Rdnr. 149; Busse, PatG, 6. Aufl., § 143 PatG Rdnr. 389; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 21 Rdnr. 124; Mes, PatG, 2. Aufl., § 21 PatG Rdnr. 56; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 916 f.) entspricht es gefestigter Rechtsprechung des Senats (vgl. nur Urteil vom 11.05.2006 – I-2 U 86/05; Urteil vom 26.03.2009 – I-2 U 41/08), dass die nachträgliche Vernichtung des Klagepatents in (entsprechender) Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO eine Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens rechtfertigt, wobei in dem wieder aufgenommenen Verfahren das verurteilende Erkenntnis aufzuheben und die Verletzungsklage – mangels anspruchsbegründenden Klagepatents – abzuweisen ist. Dies gilt nicht nur im Falle einer Komplettvernichtung des der Verletzungsklage zugrunde liegenden Patents, sondern gleichermaßen dann, wenn das Klagepatent derart eingeschränkt wird, dass die verurteilte Ausführungsform vom Schutzbereich des Klagepatents in seiner eingeschränkten Fassung nicht mehr erfasst wird. Dieser Auffassung hat sich inzwischen auch der Bundesgerichtshof (Urteil vom 29.07.2010 – Xa ZR 118/09 - Bordako) angeschlossen.

78

1.

79

Nach § 580 Nr. 6 ZPO findet die Restitutionsklage statt, … wenn das Urteil eines ordentlichen Gerichts … oder eines Verwaltungsgerichts, auf welches das Urteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben ist. Erforderlich ist demnach in Fällen der vorliegenden Art, dass die – vollständige oder teilweise – Vernichtung des Klagepatents bestandskräftig ist, d.h. mit regulären Rechtsmitteln nicht angefochten ist und mit regulären Rechtsmitteln auch nicht mehr angegriffen werden kann.

80

Diese Voraussetzung ist im Streitfall nicht erfüllt, weil die Teilvernichtungsentscheidung des Bundespatentgerichts, die Anlass für die Restitutionsklagen ist, keine Rechtskraft erlangt hat. Unstreitig sind gegen das Urteil vom 02.12.2009 selbständige Berufungen der Klägerin zu 1) sowie der Beklagten sowie eine Anschlussberufung der Beklagten anhängig, über die noch nicht entschieden ist.

81

2.

82

An der mangelnden Zulässigkeit ändert nichts der Umstand, dass die Restitutionsklage - unabhängig von jeder Kenntnis und Erkenntnismöglichkeit – gesetzlich ausgeschlossen ist, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft des im Wiederaufnahmeverfahren zu beseitigenden (Verletzungs-)Urteils fünf Jahre verstrichen sind, § 589 Abs. 2 S. 2 ZPO. Hinter der Regelung steht der Gedanke, dass, genauso wie der Instanzenzug begrenzt und durch Rechtsmittelfristen limitiert ist, auch die Möglichkeit zur Durchbrechung der Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen befristet sein muss, damit zu irgendeinem Zeitpunkt - selbst um den Preis materieller Einzelfallgerechtigkeit - Rechtsfrieden einkehren kann.

83

Der Ausschluss gilt selbst dann, wenn innerhalb der absoluten Fünfjahresfrist ein endgültiges Erkenntnis im Rechtsbestandsverfahren, ohne dass dem Restitutionsberechtigten insoweit ein Vorwurf zu machen ist, nicht zu erwarten steht. Solches kann auch im Streitfall geschehen, weil Ende des Jahres 2010 fünf Jahre seit Rechtskraft des Verletzungsurteils verstrichen sein werden und bis dahin das Nichtigkeitsberufungsverfahren beim BGH aller Voraussicht nach nicht beendet sein wird.

84

§ 580 Nr. 3 ZPO sieht vor, dass die Restitutionsklage stattfindet: ... wenn bei einem Zeugnis oder Gutachten, auf welches das Urteil gegründet wird, der Zeuge oder Sachverständige sich einer strafbaren Verletzung der Wahrheitspflicht schuldig gemacht hat. Nach § 581 ZPO ist eine Wiederaufnahme allerdings nur statthaft, wenn wegen der Straftat eine rechtskräftige Verurteilung des Zeugen oder Sachverständigen ergangen ist oder wenn die Einleitung und Durchführung eines Strafverfahrens aus anderen Gründen als wegen Mangels an Beweis nicht erfolgen kann. Mit dem "Vorschaltverfahren" (§ 581 ZPO) hat der Gesetzgeber die Beendigung eines weiteren Verfahrens mit bestimmtem Ausgang zur Voraussetzung für die Restitutionsklage gemacht, ohne insoweit von der absoluten Fünfjahresfrist abzurücken. Dieser Sachverhalt ist deshalb bemerkenswert, weil es offensichtlich außerhalb der Einflusssphäre des Restitutionsberechtigten liegt, wann es im Einzelfall zu einer rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilung kommt. Letztere kann sich z.B. dadurch verzögern, dass die Straftat als solche erst spät entdeckt wird oder dass das rechtzeitig in Gang gesetzte Strafverfahren aus anderweitigen, vom Restitutionsberechtigten nicht zu beeinflussenden Gründen nicht beizeiten zum Abschluss gebracht wird. Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Gesetzeslage hat der BGH (BGHZ 50, 115, 120 f.) in seiner Rechtsprechung - folgerichtig - einen durch Fristablauf bewirkten Verlust des Klagerechts bejaht, wenn das erforderliche Strafverfahren innerhalb von fünf Jahren seit Eintritt der Rechtskraft des zu beseitigenden Urteils nicht beendet worden ist und den Restitutionsberechtigten daran keinerlei Verschulden trifft. Gleiches gilt, wenn sich das Rechtsbestandsverfahren (an dem der Verletzungsbeklagte vielfach unmittelbar beteiligt ist) so weit verzögert, dass vor Ablauf von fünf Jahren seit rechtskräftiger Erledigung des Verletzungsprozesses keine abschließende Entscheidung über das Klagepatent ergeht (Kühnen, Festschrift für Reimann, 2009, S. 287 ff).

85

2. Anlass für eine Aussetzung des Rechtsstreits bis zur abschließenden Erledigung des Nichtigkeitsberufungsverfahrens besteht nicht.

86

Das gefundene Ergebnis kann nicht dadurch umgangen werden, dass der Verletzungsbeklagte eine Restitutionsklage bereits vor Ablauf der Fünfjahresfrist erhebt und seine Klage mit dem Antrag verbindet, das Wiederaufnahmeverfahren auszusetzen bis – nach Fristablauf – über die Vernichtung des Klagepatents bestandskräftig entschieden ist. Einer dahingehenden Anordnung steht bereits entgegen, dass die Restitutionsklage ohne Vorliegen eines Wiederaufnahmegrundes (scil.: ohne rechtskräftige Vernichtung des Klagepatents) im Sinne einer Verwerfung entscheidungsreif ist, und diese Entscheidungsreife jede Aussetzung des Rechtsstreits verbietet (Zöller, ZPO, 28. Auflage, § 148 ZPO Rn. 4 mwN). Ein weiteres kommt hinzu: Wollte man die Trennung von Verletzungsprozess und Rechtsbestandsverfahren sowie den Umstand, dass sich das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ohne Verschulden des Restitutionsberechtigten hinzieht, als Anlass für eine Aussetzungsmaßnahme genügen lassen, so müsste in der geschilderten Weise beispielsweise auch dann verfahren werden, wenn der Verletzungsbeklagte trotz gründlicher Recherche erst kurz vor Fristablauf einen erfindungsschädlichen Stand der Technik in die Hand bekommt und daraufhin ein Nichtigkeitsverfahren einleitet. Schließt sich daran ein Berufungsverfahren an, könnte sich die Aussetzungsdauer auf fünf bis sieben Jahre verlängern, was bedeuten würde, dass der Verletzungsbeklagte im Ergebnis in den Genuss einer doppelt oder mehr als doppelt so langen Restitutionsfrist käme als ihn die Zivilprozessordnung in § 586 Abs. 2 vorsieht. Mit dem gesetzgeberischen Willen, absehbare Zeit nach Eintritt der Rechtskraft unabänderliche Verhältnisse zu schaffen, ist solches nicht zu vereinbaren. Bei der bestehenden Gesetzeslage muss es vielmehr Sache des Verletzungsbeklagten sein, bei laufendem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren den Verletzungsprozess durch Einlegen von Rechtsmitteln so lange offen zu halten, bis absehbar ist, dass es vor Ablauf der absoluten Restitutionsfrist zu einer endgültigen Entscheidung über den Rechtsbestand des Klagepatents kommen wird. Besteht diese Chance nicht, weil das Patent erst nach Eintritt der Rechtskraft des Verletzungsurteils mit Aussicht auf Erfolg angreifbar wird, hat der Verletzungsbeklagte im übergeordneten allgemeinen Interesse der Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen den damit unweigerlich verbundenen Nachteil mangelnder Einzelfallgerechtigkeit zu tragen (Kühnen, Festschrift für Reimann, 2009, S. 287 ff).

87

III.

88

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

89

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruhen auf §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO. Dem Vollstreckungsschutzantrag der Klägerinnen ist nicht zu entsprechen (§ 712 ZPO). Es ist nicht dargetan, dass eine Vollstreckung des Urteils den Klägerinnen einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde.

90

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Die im Streitfall zu entscheidenden Rechtsfragen können auf der Grundlage bereits vorhandener höchstrichterlicher Judikatur entschieden werden.

91

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