Urteil vom Landgericht Düsseldorf - 4 0 79/95

Tenor

Die Beklagte zu 1) wird verurteilt,

gegenüber dem Kläger die Erklärung abzugeben, daß das deutsche Patent 39 15 609 auf den Kläger übertragen wird,

2. durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt darin einzuwilligen, daß das deutsche Patent 39 15 609 in der Patentrolle beim Deutschen Patentamt auf den Kläger umgeschrieben wird.

II.

Die Beklagten zu 1) und 2) werden verurteilt, Rechnung darüber zu legen, in welchem Umfang die Beklagte zu 1) seit dem 1.10.1993 Vorrichtungen zum Reinigen von Förderbändern mit wenigstens einer an starren Auslegearmen angeordneten Abstreifleiste zur Beaufschlagung der Arbeitsfläche des Gurtbandes im Untertrum, wobei die Auslegearme um eine Drehachse schwenkbar und von Federn zur Aufbringung des Anpreßdrucks beaufschlagbar sind,

in den Verkehr gebracht hat,

bei denen die Auslegerarme in ihrer Länge verstellbar und in unmittelbarer Nähe der Drehachse mit den Federn ausgerüstet sind,

und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses, aus welchem, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, die jeweils erzielten Umsätze, aufgeschlüsselt nach Typen, Stückzahlen, Lieferzeiten und Lieferorten sowohl bezüglich der veräußerten GesamtVorrichtungen als auch der

hierzu gelieferten Ersatzteile und Verschleißteile, ersichtlich sind.

III.

Es wird festgestellt, daß die Beklagten zu 1) und 2) als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger die aus dem deutschen Patent 39 15 609 seit dem 1.10.1993 gezogenen Nutzungen nach den Vorschriften über die Herausgabe einer unberechtigten Bereicherung in Gestalt der Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr herauszugeben; die den Zeitraum vom 1.4.1992 bis zum 30.9.1993 betreffende Zahlungsklage ist dem Grunde nach gerechtfertigt .

IV.

Die Beklagten zu 1) und 3) werden verurteilt, dem Deutschen Patentamt gegenüber die Zustimmung dazu zu erklären, daß in der Rolle die Nennung von Dr. Michael Schulte Strathaus als Erfinder des deutschen Patents 39 15 609 gestrichen wird.

IV.

Soweit der Kläger beantragt hat, auch den Beklagten zu 2) wie unter I. 1. - 2. hinsichtlich der Beklagten zu 1) zuerkannt zu verurteilen, wird die Klage abgewiesen.

Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlußurteil

vorbehalten.

vi.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe

von 5.000,— DM vorläufig vollstreckbar.

Dem Kläger wird nachgelassen, Sicherheit auch durch die unbedingte und selbstschuldnerische Bürgschaft einer im Bundesgebiet ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin anerkannten Bank oder öffentlich-rechtlichen Sparkasse zu erbringen.

Tatbestand

Der Kläger nimmt die Beklagten auf Übertragung und Umschreibung des deutschen Patents 39 15 609 (Streitpatent), Herausgabe wegen ungerechtfertigter Bereicherung, Rechnungslegung, Feststellung und Zustimmung zur Erfindernennungsberichtigung in Anspruch. Er leitet seine Berechtigung aus einer am 15.4.1987 mit seinem Vater, Herrn Hans Jostes, geschlossenen schriftlichen Vereinbarung mit der Überschrift "Übereignung" ab, wonach Herr Jostes sen. dem Kläger "nachstehend aufgeführtes Innovations-Gurt-bandsäuberungs- Technologiepaket zur freien Verfügung übereignete. Konzept- und Konstruktionsskizzen gem. Zeichnungs-Nr. J 0 200, J 0 201, J 0 205, J 0 205, J 0 301, J 0 501, J 0 510 und J 0 520." Der Vater des Klägers war vom 1.9.1985 bis zum 31.7.1986 bei der Espeter & Te-wes GmbH & Co., Dülmen, vom 1.1. bis zum 3.9.1987 bei der Hosch Fördertechnik GmbH, Recklinghausen, und vom 1.10.1987 bis zum 30.4.1992 bei der Hoppe GmbH, Oer-Er-kenschwick, beschäftigt.

Am 6.3.1989 schlössen der Kläger und die Beklagte zu 1) einen Vertrag, nach dessen § 1 Ziffer 1.0) der Kläger das ihm als Eigentum verbleibende Innovations-Gurtreinigungs-know how der Beklagten zu 1) zur kommerziellen Nutzung überläßt. Weiter heißt es in dem Vertrag unter § 2, daß der Kläger sämtliche Schutzrechte des know how auf die Beklagte zu 1) überträgt. Bei Auflösung des Vertrages sollen die Schutzrechte mit allen Rechten und Pflichten

in das Eigentum des Klägers übergehen. Wegen des weiteren Inhalts des Vertrags wird auf die Anlage 1 verwiesen. Der Vertrag wurde durch Vereinbarung vom 19.1.1990 ergänzt.

Am 12.5.1989 meldete die Beklagte zu 1) das spätere Streitpatent bei dem Deutschen Patentamt an. Die Offenlegung der Anmeldung erfolgte am 15.11.1990. Durch einstweilige Verfügung vom 5.5.1993 der Kammer (4 0 135/93) wurde die Sequestration der Anmeldung angeordnet. Die Erteilung des Streitpatents erfolgte am 14.12.1993. Eine dagegen von der Beklagten zu 1) eingelegte Beschwerde wurde durch Beschluß des Bundespatentgerichts vom 14.12.1994 als unzulässig verworfen. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 20.7.1995. Auf die als Anlage 11 eingereichte Patentschrift wird Bezug genommen.

Der Kläger nahm die Beklagten zu 1) und 2) vor der Kammer aufgrund des Vertrages vom 6.3.1989 in Verbindung mit der Ergänzungsvereinbarung vom 19.1.1990 im Wege der Stufenklage auf Rechnungslegung, Zahlung sowie Feststellung der Unwirksamkeit einer von der Beklagten erklärten Vertragskündigung in Anspruch. Die Kammer gab der Klage mit Ausnahme des Zahlungsanspruch durch Teilurteil vom 10.8.1993 statt. Durch Urteil vom 9.8.1994 hob das Oberlandesgericht Düsseldorf das Teilurteil der Kammer auf und wies die Klage wegen Formnichtigkeit des Vertrages insgesamt ab.

Der Kläger trägt vor, die Nichtigkeit des Vertrages vom 6.3.1989 erfasse auch die darin erklärte Übertragungserklärung. Die anschließend von der Beklagten zu 1) erfolgte Patentanmeldung sei daher durch einen Nichtberechtigten im Sinne von § 8 PatG erfolgt. In Betracht komme auch, daß die Rechtsfolgen der Nichtigkeit des Vertrages denjenigen gleichzusetzen seien, die in § 2 des Vertrages für die Auflösung des Vertrages vorgesehen seien, nämlich, daß dann die Schutzrechte mit allen

Rechten und Pflichten in sein - des Klägers - Eigentum übergehen sollten. Selbst wenn man dem nicht folgen wolle, habe die Nichtigkeit des Vertrages zur Folge, daß gemäß § 812 BGB der rechtliche Grund für die Übertragung der Erfinderrechte von ihm auf die Beklagte zu 1) nie bestanden habe. Nach § 818 BGB erstrecke sich die Verpflichtung zur Herausgabe auch auf die gezogenen Nutzungen. Hierzu gehörten insbesondere die Benutzervorteile, die normalerweise nur durch eine angemessene Lizenz hätten erworben werden können. Was hier als angemessen zu beurteilen sei, ergebe sich aus dem allein wegen Formmangels nichtigen vertraglichen Vereinbarung, derzufolge die Beklagte zu 1) auch bis einschließlich dem 1. Quartal 1992 angemessene Lizenzen gezahlt habe. Der Anspruch auf Zustimmung zur Erfindernennungsberichtigung folge aus § 63 Abs. 2 S. 1 PatG, weil in der rechtskräftig erteilten Fassung des Streitpatents kein Beitrag des Beklagten zu 3) mehr enthalten sei.

Der Kläger beantragt,

die Beklagten zu 1) und 2) zu verurteilen,

1., 2. und 4. wie im Tenor unter 1. 1., 2. hinsichtlich des Beklagten zu 1) und im wesentlichen unter II. gegenüber den Beklagten zu 1) und 2) zuerkannt,

an ihn DM 79.872,76 nebst 4 % Zinsen

von DM 11.189,50 seit dem 01.07.1992

von DM 10.146,99 seit dem 01.10.1992

von DM 14.126,08 seit dem 01.01.1993

von DM 9.454,02 seit dem 01.04.1993

von DM 15.865,13 seit dem 01.07.1993

von DM 19.091,04 seit dem 01.10.1993 zu zahlen;

■

II.

festzustellen wie aus dem Tenor unter II. ersichtlich, allerdings ohne daß der Antrag ausdrücklich eine zeitliche Beschränkung enthält,

III.

wie im Tenor unter III. zuerkannt.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

Sie führen aus, daß es bereits an der Aktivlegitimation des Klägers fehle, weil dieser nicht Rechtsnachfolger seines Vaters geworden sei. Die als "Übereignung" über-schriebene Vereinbarung sei nicht hinreichend bestimmt, weil offen bleibe, welche Erfindung überhaupt gemeint sei. Außerdem scheitere eine Übertragung der Inhaberschaft an einer Erfindung auf den Kläger durch die Vereinbarung vom 15.4.1987 auch an der arbeitnehmererfinderrechtlichen Gebundenheit einer etwaigen Erfindung des Vaters des Klägers, weil der Vater des Klägers im April 1987 Erfindungen im Bereich der Gurtbandsäuberungs-Technologie als Arbeitnehmer seinem damaligen Arbeitgeber hätte melden müssen. Der Vater des Klägers habe aber -unstreitig - weder der Hosch Fördertechnik GmbH, noch der Hoppe GmbH jemals eine Erfindungsgmeldung gem. § 5 ArbErfG unterbreitet, obwohl er bei beiden Unternehmen im Bereich der Entwicklung von Bandabstreifern tätig gewesen sei. Weiterhin sei das Patent wegen einer neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung nichtig, weil der Vater des Klägers vor Abschluß des Vertrages zwischen den

Parteien vom 6.3.1989 den Gegenstand des Streitpatents in einer Weise habe verbreiten lassen, daß dieser gegenüber der Allgemeinheit offenkundig geworden sei. Auch der der Berechnung des Klägers zugrundegelegte Lizenzsatz von 15 % sei völlig unangemessen und überzogen. Der Kläger verkenne, daß der Vertrag vom 6.3.1989 von Anfang an nichtig gewesen sei und darüber hinaus mit dem "Erlösanteil" in den vertraglichen Absprachen zwischen den Parteien auch die Beratungsleistungen des Klägers gem. § 3 des Vertrages abgegolten worden seien, es um solche Beratungsleistungen hier aber nicht mehr gehe.

Demgegenüber behauptet der Kläger, sein Vater habe die Erfindung im Verlaufe seiner Tätigkeit bei der Espeter & Tewes GmbH & Co. gemacht und diese der Geschäftsleitung vorgestellt, die jedoch daran kein Interesse gehabt und die Erfindung freigegeben habe.

Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist hinsichtlich der Anträge zu I. 1., 2. und 4., II. und III. insgesamt sowie hinsichtlich des Antrags zu I. 3. dem Grunde nach entscheidungsreif, so daß insoweit ein Teil- und Grundurteil ergeht, §§ 301, 304 ZPO. Im entscheidungsreifen Umfang ist die Klage zulässig und hat auch in der Sache überwiegenden Erfolg.

1.) Die Beklagte zu 1) ist verpflichtet, gegenüber dem Kläger zu erklären, daß das Streitpatent auf den Kläger

übertragen wird, sowie darin einzuwilligen, daß das Streitpatent in der Patentrolle bei dem Deutschen Patentamt auf den Kläger umgeschrieben wird, weil der Kläger Berechtigter ist und entsprechend die Beklagte zu 1) die Erfindung als Nichtberechtigte angemeldet hat, § 8 S. 1 und 2 PatG.

Erfinder der in dem Streitpatent beschriebenen Erfindung ist - zwischen den Parteien unstreitig - der Vater des Klägers, Herr Hans Jostes. Als solcher war er Inhaber des Rechts auf das Streitpatent, § 6 S. 1 PatG. Dieses Recht hat Herr Hans Jostes durch die als "Übereignung" bezeichnete Vereinbarung vom 15.4.1987 auf seinen Sohn, den Kläger, übertragen. Die von den Beklagten gegen die Wirksamkeit dieser Vereinbarung erhobenen Bedenken sind nicht begründet. Die Vereinbarung ist hinreichend bestimmt und auch nicht deshalb unwirksam, weil es sich bei der Erfindung möglicherweise um eine gebundene Erfindung i.S.v. § 4 ArbErfG handelt.

Wie die Erwähnung des Rechtsnachfolgers in § 6 S. 1 PatG, des Rechtsvorgängers in § 3 Abs. 4 Nr. 1 und 2 PatG und des Rechtsübergangs und der Übertragung in § 15 Abs. 1 PatG zeigt, kann der Erfinder seine Erfindung auf einen anderen übertragen (Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl., § 6 PatG, Rn. 17). Allerdings gilt, wie bei anderen Verfügungsgeschäften auch, daß das Recht, über das verfügt werden soll, bestimmt oder zumindest bestimmbar sein muß (Bernhard/Kraßer, PatentR, 4. Aufl., S. 190; allg. Pa-landt/Heinrichs, 52. Aufl., § 398 BGB, Rn. 14). Diese Wirksamkeitsvoraussetzung wird von der Vereinbarung vom 15.4.1987 erfüllt. Denn dieser läßt sich nicht nur der übereinstimmende Wille der Vertragsparteien entnehmen, daß das Erfinderrecht des Vaters auf den Sohn übergehen sollte, sondern auch der Inhalt der Erfindung. Dieser ergibt sich zwar nicht aus dem Text der schriftlichen Vereinbarung selbst, in dem nur allgemein ein "Innovations-

Gurtbandsäuberungs-Technologiepaket" erwähnt wird. Der Inhalt der Erfindung ist jedoch durch die in der Vereinbarung in Bezug genommenen Konzept- und Konstruktionsskizzen, die bereits bei Abschluß der Vereinbarung vom 15.4.1987 vorlagen und später zumindest teilweise auch in die Streitpatentschrift aufgenommen wurden, jedenfalls bestimmbar und damit wirksam. Da für die Übertragung des Rechts an der Erfindung - anders als für Verträge nach §§ 20, 21 GWB - keine besonderen Formvorschriften gelten, ist die Übertragungsvereinbarung überdies nicht als formunwirksam anzusehen.

Der Vater des Klägers war auch dann nicht in seiner Verfügungsmacht eingeschränkt, wenn er - wie die Beklagten behaupten - die Erfindung in der Zeit gemacht hat, als er bei der Hosch Fördertechnik GmbH als Arbeitnehmer im Bereich der Gurtbandsäuberungs-Technolgie beschäftigt war. Selbst wenn dies zugunsten der Beklagten unterstellt und insoweit nicht dem Vortrag des Klägers gefolgt wird, der behauptet hat, sein Vater habe die Erfindung bereits im Verlauf seiner Tätigkeit vom 1.9.1985 bis 31.6.1986 bei der Espeter & Tewes GmbH & Co. gemacht und diese der Geschäftsleitung vorgestellt, die sie unbeschränkt freigegeben habe, ergeben sich daraus keine rechtlichen Folgen für die Wirksamkeit der Übertragungsvereinbarung vom 15.4.1987. Denn Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Diensterfindung vor der Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber getroffen hat, sind (allein) dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden, § 7 ArbErfG. Entsprechend wäre die Übertragung des Rechts an der Erfindung von dem Vater des Klägers auf diesen, in der eine Verfügung über eine Diensterfindung zu sehen wäre, erst nach einer Inanspruchnahme durch die Hosch Fördertechnik GmbH und dann auch nur dieser gegenüber unwirksam. Die Übertragung auf den Kläger würde also nur dann unwirksam, wenn die Hosch Fördertechnik GmbH die Erfindung noch als Diensterfindung wirksam in

Anspruch nehmen könnte und würde und außerdem die Übertragung nicht genehmigen würde. Da beides unstreitig bislang nicht erfolgt ist, stellt sich die Übertragung als rechtswirksam dar und ist der Kläger als Rechtsnachfolger des Erfinders gemäß § 6 S. 1 PatG anzusehen.

Das Recht an der Erfindung ist auch nicht durch Vertrag vom 6.3.1989 auf die Beklagte zu 1) übertragen worden. Dabei kann dahinstehen, ob Gegenstand des Vertrages auch die Übertragung des Rechts an der Erfindung gewesen ist oder der Vertrag nur auf die Gewährung einer Lizenz gerichtet war. Denn selbst wenn ersteres der Fall gewesen sein sollte, wäre die Übertragung jedenfalls auch von der Nichtigkeit des Verpflichtungsgeschäfts wegen Formmangels nach § 34 GWB erfaßt worden. Denn Grund- und Erfüllungsgeschäft waren durch den Willen der Parteien zu einer Einheit i.S.v. § 139 BGB zusammengefaßt, weil die Übertragung des Rechts an der Erfindung, wenn überhaupt, dann jedenfalls nicht ohne die dazugehörige Verpflichtungs-abrede von den Parteien gewollt war. Der Kläger ist demnach Inhaber des Rechts an der Erfindung geblieben.

Als solcher ist der Kläger Berechtigter und kann von der Beklagten zu 1) als nichtberechtigter Patentinhaberin die Übertragung des Streitpatents verlangen, § 8 S. 1 und 2 PatG. Demgegenüber kann sich die Beklagten zu 1) nicht auf den Einwand der fehlenden Schutzfähigkeit wegen neuheitsschädlicher Vorveröffentlichung durch den Vater des Klägers berufen, weil es bei der auf § 8 PatG gestützten Klage nicht um eine Überprüfung der Schutzfähigkeit des Streitpatents, sondern allein um die Inhaberschaft an diesem geht (vgl. BGH, GRUR 1962, 140 (141) - Stangenführungsrohre (zu einem Gebrauchsmuster); Benkard/Bruchhau-sen, a.a.O., § 8 PatG, Rn. 13).

ntsprechend steht dem Kläger gegen die Beklagte zu 1) als eingetragener Inhaberin ein Anspruch auf Einwilligung

in die Umschreibung des Streitpatents gegenüber dem Deutschen Patentamt zu.

2.) Hingegen kann der Kläger diese beiden Ansprüche nicht gegenüber dem Beklagten zu 2) geltend machen. Insoweit fehlt es an der Passivlegitimation, weil der Beklagte zu 2) weder formeller noch materieller Inhaber des Streitpatents ist. Dieser kann auch nicht als Komplementär nach §§ 128, 161 Abs. 2 HGB auf Abgabe der Übertragungs- und Einwilligungserklärung für die Beklagte zu 1) in Anspruch genommen werden, weil bereits die Verurteilung der Beklagten zu 1) die verweigerten Erklärungen ersetzt und eine Verurteilung des Beklagten zu 2) dem nichts hinzufügen würde (vgl. BGH, WM 1983, 221 f.).

3.) Da die Beklagte zu 1) durch die Produktion und den Vertrieb von Vorrichtungen zum Reinigen von Förderbändern nach dem Streitpatent in dessen Schutzbereich eingegriffen hat, ist sie gegenüber dem Kläger dem Grunde nach verpflichtet, das daraus Erlangte in Gestalt einer angemessenen Lizenzgebühr an den Kläger herauszugeben, §§ 812 Abs. 1 S. 1, Alt. 2, 818 Abs. 2 BGB. Insoweit ergeht Grundurteil und ist,soweit der Klage seine Ansprüche mangels Rechnungslegung der Beklagten noch nicht beziffern kann, die Verpflichtung der Beklagten zu 1) zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr festzustellen, § 256 ZPO.

Die gleiche Verpflichtung trifft auch den Beklagten zu 2), weil er als Komplementär der Beklagten zu 1) für deren Verbindlichkeiten persönlich haftet, §§ 128, 161 Abs. 2 HGB, so daß auch darüber durch Grundurteil entschieden wird.

Die Höhe der Leistungsverpflichtung der Beklagten zu 1) und 2) läßt sich auf dem jetzigen Sach- und Streitstand noch nicht abschließend beurteilen, weil nicht feststeht,

ob und in welchem Umfang die Erfindung bereits vor der Anmeldung durch den Vater des Klägers Dritten gegenüber offenbart worden ist, was für die Berechnung einer angemessenen Lizenzgebühr von Bedeutung sein kann.

4.) Der von dem Kläger geltend gemachte Rechnungslegungsanspruch ist begründet, weil der Kläger ohne eigenes Verschulden über die eingeforderten Angaben nicht verfügt, diese aber für die Berechnung seines Bereicherungsanspruchs benötigt und die Beklagte zu 1) durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet wird, §§ 242, 259 BGB. Die Verpflichtung des Beklagten zu 2) ergibt sich aus seiner Stellung als Komplementär der Beklagten zu 1), §§ 128, 161 Abs. 2 HGB. Allerdings betrifft die Verpf ichtung auch des Beklagten zu 2. zur Rechnungslegung nur die Benutzungshandlungen der Beklagten zu 1., weil auch nur für diese Benutzungshandlungen vorgetragen sind. Der Tenor ist gegenüber dem Antrag des Klägers entsprechend abgeändert worden. Eine Klageabweisung beinhaltet dies nicht.

5.) Der zuerkannte Anspruch auf Erfindernennungsberichtigung beruht auf § 63 Abs. 2, S. 1 PatG. Der Beklagte zu 3) ist unrichtig als Erfinder angegeben, weil er keinen schöpferischen Beitrag zum Gegenstand des Streitpatents in seiner erteilten Fassung geleistet hat. Der Anspruch richtet sich gegen die Beklagte zu 1) als Patentinhaberin und den Beklagten zu 3) als zu Unrecht Benannten.

II.

Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlußurteil vorbehalten.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 709 S. 1, 108 ZPO.

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befindet sich im Urlaub und kann deshalb nicht unterschreiben Dr. Meier-Beck

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