Urteil vom Landgericht Düsseldorf - 4b O 61/24

Tenor

Die Beklagten werden verurteilt,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, gegenüber der Klägerin jeweils zu unterlassen,

eine Verbindung mit der Formel (10)

oder ein Salz davon,

wobei R1 CH 2Ph ist und wobei R2 CH 2-(2,4-Di-F-Ph) ist,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

(unmittelbare Verletzung des Anspruchs 1 des EP X )

2. der Klägerin in elektronischer Form, hilfsweise schriftlich, bezüglich der Handlungen gemäß Ziffer I.1. seit dem 27. März 2019 darüber Auskunft zu erteilen und in einer geordneten Aufstellung, hinsichtlich der in Ziffer 2.a) genannten Angaben sowie hinsichtlich der Namen und Anschriften der Abnehmer, einschließlich der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren, unter Vorlage von Rechnungen, hilfsweise Lieferscheinen, in elektronischer Form, hilfsweise schriftlich, darüber Rechnung zu legen, unter Beifügung der Auskunft in elektronisch auswertbarer Form (beispielsweise als Excel-Tabelle, xls-Datei), in welchem Umfang sie die in Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar unter Angabe

der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, einschließlich der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,

der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger und der nicht-gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch die Einschaltung des Wirtschaftsprüfers entstehenden Kosten tragen und ihn zugleich ermächtigen, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Angebotsempfänger oder nicht-gewerbliche Abnehmer in der erteilten Rechnungslegung enthalten sind;

3. die vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 27. März 2019 in der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Erzeugnisse und mit der verbindlichen Zusage aus den Vertriebswegen zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen;

4. die Beklagte zu 1) wird ferner verurteilt, die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 27. März 2019 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens tragen die Beklagten zu 75% und die Klägerin zu 25%.

Dieses Urteil ist für die Klägerin vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 375.000,00, wobei die folgenden Teilsicherheiten für die vorläufige Vollstreckung einzelner Ansprüche festgesetzt werden:

- für die Ziffern I.1., I.3. und I.4. des Tenors (Unterlassung, Rückruf, Vernichtung): einheitlich EUR 280.000,00,

- für Ziffer I.2. des Tenors (Auskunft und Rechnungslegung): einheitlich EUR 37.500,00, sowie

- für die Ziffer IV. des Tenors (Kosten) 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Das Urteil ist für die Beklagten vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

4b O 61/24

Verkündungstermin

27.01.2026

Landgericht Düsseldorf IM NAMEN DES VOLKES Urteil

In der Zivilsache

hat die 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2026 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Haase, die Richterin am Landgericht Dr. Schröder und den Richter am Landgericht Dr. Janich

für Recht erkannt:

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Die Beklagten werden verurteilt,

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es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, gegenüber der Klägerin jeweils zu unterlassen,

eine Verbindung mit der Formel (10)

oder ein Salz davon,

wobei R1 CH 2Ph ist und wobei R2 CH 2-(2,4-Di-F-Ph) ist,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

(unmittelbare Verletzung des Anspruchs 1 des EP X )

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der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

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der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, einschließlich der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

22
der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

24
der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,

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der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

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Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 27. März 2019 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

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Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

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Die Kosten des Verfahrens tragen die Beklagten zu 75% und die Klägerin zu 25%.

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Dieses Urteil ist für die Klägerin vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 375.000,00, wobei die folgenden Teilsicherheiten für die vorläufige Vollstreckung einzelner Ansprüche festgesetzt werden:

- für die Ziffern I.1., I.3. und I.4. des Tenors (Unterlassung, Rückruf, Vernichtung): einheitlich EUR 280.000,00,

- für Ziffer I.2. des Tenors (Auskunft und Rechnungslegung): einheitlich EUR 37.500,00, sowie

- für die Ziffer IV. des Tenors (Kosten) 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Das Urteil ist für die Beklagten vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Verletzung des europäischen Patents EP X (Anlage K17; siehe für die deutsche Übersetzung Anlage K17a; im Folgenden: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

Das Klagepatent wurde am 12. September 2014 unter Inanspruchnahme mehrerer US-Prioritäten, wovon die früheste auf den 15. November 2013 datiert, angemeldet. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 27. Februar 2019.

Das Klagepatent steht in Kraft. Die A (im Folgenden: B ) hat in Bezug auf das Klagepatent mit Schriftsatz vom 13. Mai 2024 Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht erhoben (Anlage UN3). Das Verfahren wird dort unter dem Aktenzeichen 3 Ni 7/24 (EP) geführt. In diesem Verfahren wies das Bundespatentgericht in seinem vorläufigen Hinweis vom 17. Januar 2025 darauf hin, dass das Klagepatent rechtsbeständig sein dürfte (siehe Anlage UN5).

In dem unter dem Aktenzeichen 4b O 4/24 vor der Kammer geführten Verfahren nahm die Klägerin die B sowie die C wegen Verletzung des Klagepatents in Anspruch. Mit dem am 27. Februar 2025 verkündeten Urteil in diesem Verfahren wurde die B antragsgemäß verurteilt; hinsichtlich der C wurde die Klage abgewiesen. Wegen der Einzelheiten wird auf das genannte Urteil der Kammer verwiesen (siehe die beigezogene Akte 4b O 4/24, Bl. 513 ff., auch vorgelegt als Anlage K29).

Das Klagepatent betrifft 7-Benzyl-4-(2-Methylbenzyl)-2,4,6,7,8,9-hexahydroimidazo [1,2-A]pyrido[3,4-E]pyrimidin-5(1H)-on, dessen Salze und Verwendungsmethoden.

Die Klägerin stützt ihre Klage auf den unabhängigen Erzeugnisanspruch 1 des Klagepatents, der lautet wie folgt:

Verbindung mit der Formel (10)

oder ein Salz davon, wobei R1 CH2Ph ist und wobei R2 CH2-(2,4-Di-F-Ph) ist.

Wegen der nur in Form von Insbesondere-Anträgen geltend gemachten Ansprüche 2, 5 und 6 wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

Die Klägerin ist ein auf die Entwicklung von Krebsmedikamenten spezialisiertes Biotechnologieunternehmen. Seit dem Jahr 2021 ist sie eine 100%ige Tochtergesellschaft des US-Pharmaunternehmens Chimerix, Inc.

Die Beklagte zu 1) ist im Bereich der Forschung und Entwicklung sowie als Wirkstoffherstellerin tätig. Sie hat am Standort Heidelberg einen Herstellungsbetrieb für pharmazeutische Wirkstoffe, der die Anforderungen eines GMP-Betriebs („Good Manufacturing Practice“) gemäß der Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung (AMWHV) erfüllt. Alleiniger Geschäftsführer der Beklagten zu 1) ist Herr Uwe-Bernd Rose. Einzige Gesellschafterin der Beklagten zu 1) ist die Beklagte zu 2), deren einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer und jeweils 50-prozentige Gesellschafter Herr D und Frau E sind. Die Webseite www.X.de betreibt Herr F nicht nur als Inhaber der Beklagten zu 1), sondern auch als Inhaber der B (siehe Anlagenkonvolut K11a, S. 2).

Geschäftsgegenstand der Beklagten zu 2) ist ausweislich des Handelsregisters der „Erwerb von Beteiligungen jeder Art sowie der Erwerb von Immobilien im In- und Ausland und die Erzielung von Erträgnissen aus diesen Beteiligungen sowie die Unternehmensberatung und sonstige Beratung, vornehmlich auf pharmazeutischem Gebiet“ (siehe den Handelsregisterauszug K8).

Die Beklagte zu 1) stellte ein anspruchsgemäßes Salz einer Verbindung nach Anspruch 1 des Klagepatents als Wirkstoff für das Medikament ONC 206 her und lieferte diesen Wirkstoff an die B . Diese wiederum füllte den Wirkstoff zusammen mit einem Hilfsstoff in Kapseln ab, verblisterte diese Kapseln und packte sie in eine vorgefertigte Handelspackung ab und richtete diese damit sinnfällig für die Verwendung als Medikament gemäß Anspruch 5 des Klagepatents, insbesondere zur Verwendung bei der Behandlung von Krebs gemäß Anspruch 6 des Klagepatents, her. Das Medikament ONC 206 wurde sodann von der B an die betreffenden Patienten versendet.

Der Ablauf der Therapie mit dem Medikament ONC 206 wird in einem von der Praxis Dr. G ausgehändigten Informationsblatt beschrieben (siehe Anlage BP 15 der beigezogenen Akte 4b O 4/24). Im Rahmen der Therapie stellte Herr Dr. G , der auch Geschäftsführer der C (im Folgenden: H ) ist, das erforderliche Rezept zur Einlösung bei der B aus. Herr D war selbst bis zum Jahre 2021 Geschäftsführer der H .

Die Klägerin nimmt die Beklagten einerseits wegen der Beteiligung an der Herstellung, dem Angebot und Vertrieb des von der B unter der Bezeichnung „ANTAGLIO [ONC 206]“ in Kapselform vertriebenen Medikaments (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 1) sowie andererseits wegen der Herstellung, des Angebots und der Lieferung des Wirkstoffes, einem Di-Hydrochloridsalz der Verbindung (10) (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 2) an die B , in Anspruch.

Sie meint, dass die Beklagten sich an der unmittelbaren Patentverletzung der B sowie der H beteiligten. Die B , die H und die Beklagte zu 1) handelten bei der Herstellung, dem Angebot und dem Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 1 gemeinschaftlich als Mittäter in arbeitsteiliger Umsetzung eines gemeinsamen Tatplans. Die Handlungen jedes einzelnen der Beteiligten seien jeweils notwendige Bedingung für die Handlungen der anderen und geschähen im gegenseitigen Wissen und mit dem gemeinsamen Willen zur Begehung des gesamten Tatkomplexes. Denn ohne den Arzt Dr. G als qualifizierten Geschäftsführer der H gebe es keine Patientinnen und Patienten, ohne die Beklagte zu 1) keinen Wirkstoff und ohne die B kein abgabefertiges Medikament. Daneben verletze die Beklagte zu 1) das Klagepatent auch durch die Lieferung der von ihr hergestellten angegriffenen Ausführungsform 2 an die B .

In beiden Fällen leiste die Beklagte zu 2) der Beklagten zu 1), und damit auch den übrigen Mittätern, zu ihrem Tatbeitrag zumindest Unterstützung und stehe insofern einer Mittäterin gleich. Jedenfalls hafte die Beklagte zu 2) aber als Geschäftsherrin der Beklagten zu 1) für deren Handlungen auf Schadensersatz.

Ungeachtet der mittäterschaftlichen Beteiligung der Beklagten zu 1) an der unmittelbaren Patentverletzung durch die B und die H liege eine unmittelbare Patentverletzung durch die Beklagte zu 1) unter Beteiligung der Beklagten zu 2) vor. Der Beklagten zu 2) habe insofern eine Rechtspflicht zum Einschreiten und Verhindern der klagepatentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1) oblegen, welcher die Geschäftsführer der Beklagten zu 2) nicht entsprochen hätten. Zumindest hafte die Beklagte zu 2) daher als Nebentäterin.

Schließlich meint die Klägerin, dass das Klagepatent rechtsbeständig sei. Dies sei vom Bundespatentgericht in dessen vorläufigem Hinweis bereits festgestellt worden, so dass eine Aussetzung nicht gerechtfertigt sei.

Die Klägerin beantragt,

I. die Beklagten zu verurteilen,

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es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, gegenüber der Klägerin jeweils zu unterlassen,

eine Verbindung mit der Formel (10)

oder ein Salz davon,

wobei R1 CH 2Ph ist und wobei R2 CH 2-(2,4-Di-F-Ph) ist,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

(unmittelbare Verletzung des Anspruchs 1 des EP X )

74
der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

76
der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, einschließlich der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

78
der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

80
der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume,

82
der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben.

87
festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 27. März 2019 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

hilfsweise beantragt sie,

festzustellen, dass die Beklagte zu 2) verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die von der Beklagten zu 1) in Ziffer I.1 bezeichneten begangenen Handlungen seit dem 27. März 2019 entstanden ist und noch entstehen wird.

Wegen der nur in Form von Insbesondere-Anträgen geltend gemachten Ansprüche 2, 5 und 6 wird auf die Klageschrift verwiesen

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise, den Rechtsstreit bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über die beim Bundespatentgericht anhängige Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Klagepatents, nämlich EP X auszusetzen;

weiter hilfsweise, ihnen zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung durch unbedingte, insbesondere selbstschuldnerische und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts, ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abzuwenden.

Die Beklagten meinen, dass eine Haftung der Beklagten zu 2) ausscheide. Denn diese habe nichts mit der Tätigkeit der Wirkstoffherstellung oder der Herstellung von Rezepturarzneimitteln zu tun. Dies ergebe sich bereits aus ihrem Geschäftsgegenstand. Es handele sich um eine reine Kapitalbeteiligungsgesellschaft ohne jedes operative Geschäft. Mangels eigenen Tatbeitrags hafte sie als reine Beteiligungsgesellschaft nicht für Handlungen der Beklagten zu 1).

Zudem liege kein pflichtwidriges Unterlassen vor, weil es an einer Garantenstellung der Beklagten zu 2) für die Beklagte zu 1) fehle. Es handele sich bei den Beklagten um rechtlich eigenständige Unternehmen und es bestehe keine Verpflichtung zur Abwendung von Patentverletzungen eines 100%igen Tochterunternehmens.

Der Beklagten zu 2) mangele es zudem an einer Kenntnis der Tatumstände, die sich auch nicht aus der Personenidentität des Herrn D ergebe. Es gelte der allgemeine gesellschaftsrechtliche Grundsatz der Unabhängigkeit und Trennung eigenständiger Rechtssubjekte. Ein Geschäftsführer habe gegenüber jeder der von ihm vertretenen Gesellschaften eigene und voneinander unabhängige Treue- und Sorgfaltspflichten, die sogar gegenläufig sein könnten. Sei eine von ihm vertretene Gesellschaft Inhaberin von Geschäftsgeheimnissen, müsse er diese auch gegenüber anderen Gesellschaften, bei denen er Geschäftsführer sei, geheim halten. Seine Kenntnisse könnten auch nicht allein aufgrund der Tatsache der Personenidentität automatisch der jeweils anderen Gesellschaft als eigene Kenntnisse zugerechnet werden. Die Beklagte zu 2) hafte auch nicht als Geschäftsherrin für Handlungen der Beklagten zu 1) als Verrichtungsgehilfin.

Die Beklagten sind außerdem der Auffassung, dass das Klagepatent nicht rechtsbeständig sei. Denn die dem Klagepatent zu Grunde liegende Erfindung sei zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht fertig gewesen. Die Wirkung von ONC 906 bzw. ONC 206 sei zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht plausibel gewesen und der Gegenstand des Klagepatents zudem weder erfinderisch noch ausführbar.

Entscheidungsgründe

100

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet.

101

Die Klägerin hat gegen die Beklagten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf sowie Schadensersatz dem Grunde nach aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, 2, 140a Abs. 1 und 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB wegen der Herstellung, des Angebots und des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2, allerdings nicht soweit Handlungen in Verbindung mit der H betroffen sind. Weiterhin steht ihr kein Vernichtungsanspruch gemäß § 140a Abs. 1 PatG gegen die Beklagte zu 2) zu.

I.

102

Das Klagepatent betrifft 7-Benzyl-4-(2-Methylbenzyl)-2,4,6,7,8,9-hexahydroimidazo [1,2-A] pyrido [3,4-E] pyrimidin-5(1 H)-on, dessen Salze und Verwendungsmethoden (siehe den Abstract des Klagepatents).

103

Zunächst beschreibt das Klagepatent sogenanntes rekombinantes TRAIL (tumor-necrosis factor related apoptosis-inducing ligand), bei dem es sich um ein körpereigenes (endogenes) Protein handelt, das im Rahmen der Immunüberwachung Krebszellen abtöten kann, (Absatz [0001]; alle folgenden, nicht näher bezeichneten Absätze sind solche des Klagepatents). Diese körpereigene Abwehrreaktion funktioniere jedoch nicht mehr beim Fortschreiten der Krankheit. Aus diesem Grund sei TRAIL für die Krebstherapie eingehend mit dem Ziel untersucht worden, rekombinantes TRAIL im Rahmen der Therapie zur Verfügung zu stellen (vgl. Absatz [0001]). Das Klagepatent sieht aber in rekombinantem TRAIL Nachteile bei der Haltbarkeit, der Stabilität und den Kosten. Insbesondere kritisiert das Klagepatent, dass rekombinantes TRAIL nicht in der Lage sei, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden (Absatz [0002]).

104

Das Klagepatent beschreibt ein aus dem Stand der Technik bekanntes Antitumormittel, das eine Verbindung bestehend aus

105

106

enthalte, wobei R1 CH2 Ph und R2 CH2-((2-CH3)-Ph) sei. Diese Verbindung bezeichnet das Klagepatent in Abs. [0003] als ONC 201.

107

Vor diesem Hintergrund liegt der klagepatentgemäßen Aufgabe der anhaltende Bedarf an Zusammensetzungen und Behandlungen zur Krebsbekämpfung zu Grunde (Absatz [0002]).

108

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent mit dem von der Klägerin geltend gemachten Anspruch 1 Folgendes vor:

109

1.1 Verbindung mit der Formel (1)

110

111

1.2 oder ein Salz davon,

112

1.3 wobei R1 CH2 Ph ist und wobei R2 CH2-(2,4-Di-F-Ph) ist.

II.

113

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs. Eine Verwirklichung der klagepatentgemäßen Merkmale durch die beiden angegriffenen Ausführungsformen wird durch die Beklagten nicht substantiiert bestritten.

III.

114

Die Beklagten sind beide passivlegitimiert.

115

Dies gilt sowohl hinsichtlich des Anbietens und Inverkehrbringens der angegriffenen Ausführungsform 2 (siehe unten, Ziff. 1) als auch im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform 1 (siehe unten, Ziff. 2).

1.

116

Die Beklagte zu 1) stellt die angegriffene Ausführungsform 2 her, bietet sie - wie etwa aus der Gelben Liste (siehe Anlage K 27) ersichtlich - an und bringt sie in Verkehr. Aber auch die Beklagte zu 2) haftet auf Grund der ihr innewohnenden Garantenstellung für die patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1).

117

Die Klägerin hat nicht dargelegt, durch welche positive Handlung die Beklagte zu 2) an der durch die Beklagte zu 1) begangenen Patentverletzung teilgenommen haben könnte. Ein relevantes Tun kann jedenfalls nicht darin gesehen werden, dass die Beklagte zu 2) der Beklagten zu 1) ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro gewährte. Nach Angaben der Beklagten sei die Gewährung dieses Darlehens bereits im Jahre 2018 und damit vor der Erteilung des Klagepatents erfolgt; zudem sei es zum Erwerb der Assets der Firma.I gewährt worden.

118

Jedoch liegt hier ein Unterlassen vor, das einem positiven Tun gleichzusetzen ist.

a)

119

Die für eine Haftung der Beklagten zu 2) notwendige Garantenpflicht liegt vor. Eine reine Beteiligungsgesellschaft haftet zwar im Allgemeinen nicht für die Rechtsverstöße einer Tochtergesellschaft. Jedoch handelt es sich hier um die 100%ige Tochtergesellschaft; außerdem sind hier nicht nur die im Patentrecht geltenden Besonderheiten, sondern auch die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, die eine Garantenpflicht der Beklagten zu 2) begründen.

aa)

120

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Garantenpflicht von Vorstandsmitgliedern oder Geschäftsführern gegenüber Dritten zur Verhinderung von Vermögensschäden kann ein Unterlassen positivem Tun gleichgestellt werden, wenn der Täter rechtlich dafür einzustehen hat, dass der tatbestandliche Erfolg nicht eintritt, und das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestands durch ein Tun entspricht (BGH, GRUR 2014, 883, Rn. 16 - Geschäftsführerhaftung). Insofern reicht die bloße Kenntnis eines Geschäftsführers für die Haftung nicht aus (BGH, a.a.O., Rn. 15). Eine solche Garantenstellung ergibt sich auch nicht bereits aus den allgemeinen Pflichten, die dem gesetzlichen Vertreter zum Beispiel nach § 43 Abs. 1 GmbHG oder § 93 Abs. 1 AktG gegenüber der Gesellschaft obliegen (BGH, GRUR 2014, 883, Rn. 23 - Geschäftsführerhaftung; GRUR 2015, 672, Rn. 80 - Videospiel-Konsolen II).

121

Schließlich wäre die Einstandspflicht für die Verwirklichung des Tatbestandes der Schutzrechtsverletzung eines Dritten ohne einen konkreten Zurechnungsgrund uferlos und träfe sogar denjenigen, der dem Patentverletzer bloß Gewerberäume überlassen hat ebenso wie den Energieversorger, der ihm den für seinen Betrieb notwendigen elektrischen Strom zur Verfügung gestellt und damit die patentverletzende Produktion ermöglicht hat (BGH, GRUR 2009, 1142 Rn. 37 - MP3-Player-Import).

122

Das Bestehen und der Umfang einer Rechtspflicht zur Vermeidung eines schutzrechtsverletzenden Erfolgs richtet sich vielmehr im Einzelfall nach der Abwägung aller betroffenen Interessen und relevanten rechtlichen Wertungen; es kommt entscheidend darauf an, ob und inwieweit dem in Anspruch Genommenen nach den Umständen des Falls ein Tätigwerden zuzumuten ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Schutzbedürftigkeit des Verletzten und der Zumutbarkeit von Prüfungs- und Handlungspflichten, die von Dritten zu beachten sind: Je schutzwürdiger der Verletzte, desto mehr Rücksicht auf seine Interessen kann dem Dritten zugemutet werden. Je geringer andererseits das Schutzbedürfnis, desto kritischer ist zu prüfen, ob von dem Dritten erwartet werden muss, Schutzrechtsverletzungen aufzuspüren und gegebenenfalls abzustellen oder zu verhindern (BGH, GRUR 2009, 1142, Rn. 43 - MP3-Player-Import m.w.N.).

123

Vor diesem Hintergrund kann eine Garantenstellung insbesondere dann bestehen, wenn der Schutz von Rechten Dritter eine organisatorische Aufgabe ist, zu der zu allererst der gesetzliche Vertreter berufen ist. Dies ist bei dem Schutz von Patenten typischerweise der Fall, wenn ein Unternehmen technische Erzeugnisse herstellt oder in den inländischen Markt einführt, weshalb ein Unternehmen vor Aufnahme einer der genannten Tätigkeiten prüfen muss, ob seine Erzeugnisse oder Verfahren in den Schutzbereich fremder Rechte fallen. Diese Verpflichtung ist Ausdruck der gesteigerten Gefährdungslage, der technische Schutzrechte typischerweise ausgesetzt sind (BGH, GRUR 2016, 257, Rn. 119 - Glasfasern II). Dieser im Verhältnis zwischen Geschäftsführer und Gesellschaft geltende Grundsatz kann nicht ohne weiteres auf das Verhältnis zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft übertragen werden. So kann die von einer Tochtergesellschaft begangene Patentverletzung der Muttergesellschaft nicht allein wegen der gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit zugerechnet werden. Dies galt in der Entscheidung „Wärmetauscher“ selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass die Muttergesellschaft darum gebeten hatte, die Korrespondenz mit dem Verletzten zu führen (BGH, GRUR 2016, 1031, Rn. 58 - Wärmetauscher; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 17. Aufl. 2026, Kap. D, Rn. 421). Vielmehr darf es darüberhinausgehender Umstände für die Annahme einer Garantenpflicht der Muttergesellschaft.

bb)

124

Die für eine Haftung erforderliche Garantenstellung der Beklagten zu 2) ergibt sich daraus, dass sie als einzige Gesellschafterin der Beklagten zu 1) sowie wegen der Personalunion der Geschäftsführer der Beklagten zu 1) und zu 2) die gleichen Verpflichtungen treffen wie ein gesetzlicher Vertreter, dem im vorliegenden Fall die Pflicht zum Schutz von Patenten Dritter obliegt (BGH, GRUR 2016, 257, Rn. 119 - Glasfasern II).

125

Bei der Beklagten zu 2) handelt es sich um die 100%ige Muttergesellschaft der Beklagten zu 1). Sie ist damit die einzige Gesellschafterin der Beklagten zu 1) und besitzt damit umfassenden, beherrschenden Einfluss (MüKoHGB/Reiner, 5. Aufl. 2024, HGB § 271 Rn. 24), siehe §§ 271 Abs. 2, 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB. Eine Pflichtverletzung kann insofern darin liegen, dass das beherrschte Unternehmen in einer Weise geführt wird, die (auch) den Interessen der Muttergesellschaft zuwiderläuft (OLG Köln, Urteil vom 23.05.2019 - 18 U 85/1, Rn. 48; OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2018 - I-6 U 122/16, Rn. 69).

126

Vor diesem Hintergrund lassen sich die vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Glasfasern II“ entwickelten Grundsätze auf den vorliegenden Sachverhalt übertragen, wenngleich hier - anders als in dieser Entscheidung - nicht die persönliche Haftung des Geschäftsführers betroffen ist, sondern die Haftung einer beherrschenden Gesellschaft für Rechtsverletzungen der beherrschten Gesellschaft. Denn selbst wenn das operative Geschäft der Beklagten zu 1) allein bei ihrem Geschäftsführer - also Herrn F - gelegen haben mag, konnte die Beklagte zu 2) als einzige Gesellschafterin der Beklagten zu 1) über ihre Möglichkeit der Einflussnahme entscheidend auf deren operatives Geschäft einwirken (siehe für den Fall der Haftung für einen existenzvernichtenden Eingriff durch eine Beteiligung an einer Gesellschaft, die ihrerseits Gesellschafterin der betroffenen GmbH ist: BGH, NJW-RR 2005, 335, LS 3 - Haftung wegen existenzvernichtenden Eingriffs). Schließlich steht der Beklagten zu 2) ein Weisungsrecht gegenüber der Beklagten zu 1) wegen ihrer Stellung als Alleingesellschafterin nach § 37 Abs. 1 GmbHG zu, was der Gesellschaftsvertrag (Anlage K34) der Beklagten zu 2) widerspiegelt. Nach § 6 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags kann die Beklagte zu 2) Beschlüsse sogar ohne eine Gesellschafterversammlung fassen (siehe Anlage K34, S. 4, Bl. 3775 dA). Insofern kann sich die Beklagte zu 2) nicht mit Erfolg auf das formaljuristische Argument berufen, dass sich ihr Geschäftsgegenstand auf eine reine Beteiligung beschränke und sie damit nicht am operativen Geschäft der Beklagten zu 1) beteiligt sei. Es liegt auch keine Vergleichbarkeit mit dem vom Landgericht Düsseldorf bereits entschiedenen Fall vor, in welchem die dortige Beklagte zu 1) Mehrheitsgesellschafterin einer Aktiengesellschaft war, jedoch kein Einfluss auf die konkrete Geschäftsführung und -leitung vorlag (NJOZ 2007, 2100, 2135 f.).

cc)

127

Hinzu kommt hier der de facto-Einfluss durch Herrn G. Dieser ist nicht nur der einzige Geschäftsführer der Beklagten zu 1), sondern auch einer von zwei einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführern der Beklagten zu 2). Auf Grund der Personalunion ist die faktische Einflussnahmemöglichkeit einschränkungslos gegeben, schließlich handelt es sich um ein und dieselbe Person.

128

Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, inwiefern Frau F als weitere einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Beklagten zu 2) die Möglichkeit der Einflussnahme hatte. Es kommt auf das Handeln der Beklagten zu 2) als Gesellschaft an. Das pflichtwidrige Unterlassen nur eines der Geschäftsführer - hier von Herrn F - reicht aus und wird der Beklagten zu 2) gemäß § 31 BGB zugerechnet. Dies gilt insbesondere mit Blick auf den de facto-Einfluss, den Herr F als Geschäftsführer der Beklagten zu 2) auf sich selbst als Geschäftsführer der Beklagten zu 1) hatte.

129

Auch die weiteren, von den Beklagten angeführten Umstände ändern nichts an der Garantenstellung der Beklagten zu 2). Der Grundsatz, dass von einem Schuldner nicht erwartet werden kann, Handlungen gegen sich selbst und seine Interessen zu fördern, ist hier ersichtlich nicht anwendbar. Schließlich lag es nicht nur im Interesse der Beklagten zu 2), sondern auch im Interesse des Herrn F persönlich, das patentverletzende Herstellen und Liefern der Beklagten zu 1) abzustellen.

b)

130

Der subjektive Tatbestand hinsichtlich der Patentverletzung ist ebenfalls erfüllt. Das Wissen des Herrn F - der die patentverletzenden Handlungen der Beklagten zu 1) jedenfalls (auch) als deren Geschäftsführer kannte - muss sich die Beklagte zu 2) gemäß § 31 BGB zurechnen lassen (vgl. BGH NJW 2020, 1962, Rn. 29; MüKo-BGB/Schubert, 10. Auflage 2025, § 166 BGB, Rn. 9, 62 m.w.N.), da es sich bei Herrn F auch um einen ihrer Geschäftsführer handelt. Die Beklagte zu 2) kann sich auch nicht auf einen Geheimnisschutz zwischen den Gesellschaften berufen. Auf Grund der Personalunion ist bereits nicht ersichtlich, gegenüber wem der Geheimnisschutz überhaupt bestanden haben soll. Wie oben bereits erläutert, kann sich die Beklagte zu 2) nicht auf die formaljuristische Trennung von der Beklagten zu 1) berufen. Es ist auch nicht ersichtlich, welche Geheimnisse Herr F nicht mit der Beklagten zu 2) teilen durfte.

131

Auch war der Beklagten zu 2) klar, dass sie als Alleingesellschafterin die Patentverletzungen der Beklagten zu 1) verhindern konnte.

c)

132

Die Beklagte zu 2) hat es damit unterlassen, trotz der sie treffenden Garantenpflicht und der vorhandenen Möglichkeit, die ihr bekannten Patentverletzungen zu verhindern. Dieses pflichtwidrige Unterlassen der Beklagten zu 2) ist als Mittäterschaft zu qualifizieren. Durch das Unterlassen des Geschäftsführers der Beklagten zu 2), Herrn Rose, die Patentverletzung durch die Beklagte zu 1) zu unterbinden, hat die Beklagte zu 2) adäquat-kausal an dieser Patentverletzung mitgewirkt. Da Herr F in Personalunion handelte, ist seinem Unterlassen als Geschäftsführer der Beklagten zu 2) die gleiche Qualität beizumessen wie dem positiven Handeln als Geschäftsführer der Beklagten zu 1).

2.

133

Beide Beklagten sind außerdem mittäterschaftlich an den durch die B begangenen patentverletzenden Handlungen beteiligt.

a)

134

Die Burgapotheke bietet die angegriffene Ausführungsform 1 an und bringt sie in Verkehr.

135

Zwischen Herrn Dr. G und dem Apotheker F besteht ein abgesprochenes Vorgehen. Zunächst händigt Herr Dr. G den Patienten ein Informationsblatt (siehe Anlage BP 15 der beigezogenen Akte 4b O 4/24) aus, in welchem beschrieben wird, dass er das Rezept ausstelle und dieses direkt an Herrn F als Inhaber der B geschickt werde. Es handelt sich dabei um eine Angebotshandlung, die aufgrund des abgesprochenen, gemeinschaftlichen Vorgehens auch Herrn F als Inhaber der B zuzurechnen ist.

136

Nach einer Konsultation des potenziellen Patienten mit Herrn Dr. G stellt dieser sodann das Rezept (siehe Screenshot in der Klage, S. 26, Bl. 27 der beigezogenen Akte 4b O 4/24) aus, mit dem die angegriffene Ausführungsform 1 verschrieben wird. Die daraufhin erfolgende Abgabe der angegriffenen Ausführungsform 1 durch Herrn F als Inhaber der B stellt das Inverkehrbringen derselben dar.

137

Gegenstand einer mittäterschaftlichen Begehung sind hier die Handlungen der A, für die eine Patentverletzung im Urteil der Kammer vom 27. Februar 2025

138

(siehe die beigezogene Akte, Az. 4b O 4/24; Bl. 513 ff.) festgestellt wurde. Diese patentverletzenden Handlungen sind nicht nach dem sogenannten „Apothekenprivileg“ nach § 11 Nr. 3 PatG vom Patentschutz ausgenommen (siehe Urteil Az. 4b O 4/24, S. 16 ff.).

b)

139

Da es sich bei dem Inhaber der B ebenfalls um Herrn D handelt und insofern wiederum Personalunion vorliegt, liegt offensichtlich ein abgestimmtes Vorgehen vor. Die Beklagte zu 1) ist aus diesem Grund als Mittäterin auf Grund positiven Handelns - hier wegen der Lieferung der angegriffenen Ausführungsform 2, die zu der angegriffenen Ausführungsform 1 weiterverarbeitet wird - anzusehen.

140

Der subjektive Tatbestand liegt vor, weil das Wissen von Herrn F als Inhaber der Apotheke auch in seiner Funktion als Geschäftsführer der Beklagten zu 1) gegeben war. Hinsichtlich der Beklagten zu 2) gelten die obigen Ausführungen entsprechend (siehe oben, Ziff. 1), so dass auch diese Mittäterin ist.

c)

141

Jedoch liegt kein mittäterschaftliches Handeln mit der H vor, da diese ihrerseits keine patentverletzenden Handlungen beging, weshalb die Klage insoweit teilweise als unbegründet abzuweisen war.

142

Die H beging weder eine eigene Patentverletzung, noch haftet sie für die von Herrn F als Inhaber der B begangene Patentverletzung. Nach dem Vortrag der Parteien ist nicht hinreichend sicher feststellbar, dass beide Beklagte als Mittäter handelten oder die H als Nebentäterin anzusehen wäre, die die fremde Benutzungshandlung sorgfaltswidrig förderte.

143

Es bleibt zudem unklar, worin konkrete Handlungen oder Tatbeiträge der H bestehen. Ihr kann auch nicht ohne weiteres das Verhalten des Herrn Dr. G , ihres Geschäftsführers, gemäß § 31 BGB zugerechnet werden. Es ist zu berücksichtigen, dass Herr Dr. G auch als Arzt in eigener Person tätig ist und eine Doppelfunktion innehat. Eine Haftung der H kommt insofern nur dann in Betracht, wenn erkennbar ist, dass Herr Dr. G in seiner Funktion als Geschäftsführer für die H handelte. Hier hat die Klägerin nicht vorgetragen, inwiefern die H eine Patentverletzung beging. Im Übrigen konnte auch in dem parallelen Verfahren vor der Kammer mit dem Aktenzeichen 4b O 4/24 keine dementsprechende Haftung festgestellt werden (siehe Urteil Az. 4b O 4/24, S. 23 ff.).

d)

144

Sofern ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagten wegen mittäterschaftlicher Patentverletzungen mit der H ausscheidet, greift auch der von der Klägerin hilfsweise gestellte Antrag nicht durch.

145

Die Klägerin beantragt hilfsweise die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten zu 2) hinsichtlich der von der Beklagten zu 1) begangenen Handlungen. Auch insofern fehlt es jedoch an einem Tatbeitrag der H , an welchem sich die Beklagte zu 2) mittäterschaftlich hätte beteiligen können.

IV.

146

Da die Beklagten durch Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 - teilweise in Mittäterschaft - die Lehre des Klagepatents benutzen, ergeben sich daraus die nachstehenden Rechtsfolgen.

1.

147

Die Benutzung der patentgeschützten Erfindung erfolgt unberechtigt, so dass die Beklagten der Klägerin gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet sind.

148

Eine Berechtigung der Beklagten zu 2) zur Benutzung der klagepatentgemäßen Lehre ergibt sich nicht daraus, dass sie - neben weiteren Unternehmensbeteiligungen - möglicherweise auch eine Unternehmensbeteiligung an der Klägerin hielt oder sogar noch hält. Es ist nicht ersichtlich, dass hieraus eine Berechtigung folgten könnte oder die Klägerin daran gehindert wäre, gegen die Beklagte zu 2) vorzugehen. Insoweit kam es auf den Inhalt des - nicht nachgelassenen - Schriftsatzes der Beklagten vom 15. Januar 2026 sowie auf deren Vortrag in der mündlichen Verhandlung nicht an. Vor diesem Hintergrund war der Klägerin auch der in der mündlichen Verhandlung beantragte Schriftsatznachlass nicht zu gewähren.

149

Ferner lässt die bloße Erklärung der Beklagten zu 1), sie habe bereits am 13. März 2024 die Herstellung der angegriffenen Ausführungsform 2) eingestellt und beabsichtige eine Wiederaufnahme nicht vor der Beilegung des Rechtsstreits, die Wiederholungsgefahr nicht entfallen. Eine solche kann regelmäßig nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt werden (BGH, GRUR 2009, 845, Rn. 45 - Internet-Videorekorder; GRUR 2008, 1108, Rn. 23 - Haus & Grund III; GRUR 2008, 996, Rn. 33 - Clone-CD).

150

Eine Unterlassungsverpflichtung ist auch gegenüber der Beklagten zu 2) zu tenorieren. Die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, ist mangels abweichender Anhaltspunkte regelmäßig dahin auszulegen, dass sie nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, sondern auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands umfasst. Dies kann die Verpflichtung beinhalten, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf Dritte einzuwirken, soweit dies zur Beseitigung des Störungszustands erforderlich ist (BGH, GRUR 2017, 208, LS 1).

2.

151

Die Klägerin hat gegen die Beklagten weiterhin Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang dieser Auskunftspflicht folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagten werden durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

3.

152

Die Klägerin hat schließlich gegen die Beklagten im tenorierten Umfang einen Anspruch auf Rückruf der unmittelbar patentverletzenden Erzeugnisse aus den Vertriebswegen und gegen die Beklagte zu 1) auch einen Anspruch auf deren Vernichtung gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 und 3 PatG. Eine Unverhältnismäßigkeit im Sinne von § 140a Abs. 4 PatG ist weder dargetan noch sonst ersichtlich.

153

Mangels Besitzes liegt jedoch kein Vernichtungsanspruch gegenüber der Beklagten zu 2) vor. Passivlegitimiert ist nur der Besitzer, der die Erzeugnisse im Besitz oder Eigentum hat, wobei die allgemeinen zivilrechtlichen Regeln gelten und insofern auch mittelbarer Besitz nach § 868 BGB genügt (Benkard PatG/Grabinski/Zülch/Tochtermann, 12. Aufl. 2023, PatG § 140a Rn. 6). Für den mittelbaren Besitz bedarf es eines Besitzmittlungsverhältnisses, zu welchem entweder Nießbrauch, Pfand oder ähnliche Verhältnisse notwendig sind, § 868 BGB (siehe auch MüKoBGB/F. Schäfer, 9. Aufl. 2023, BGB § 868 Rn. 11). Umstände, die ein solches Besitzmittelungsverhältnis begründen könnten, wurden von der Klägerin weder vorgetragen noch sind sie sonst ersichtlich. Allein die Stellung der Beklagten zu 2) als Muttergesellschaft begründet jedenfalls kein solches Besitzkonstitut.

154

Jedoch besteht ein Rückrufanspruch gegenüber der Beklagten zu 2). Als Verletzerin ist sie passivlegitimiert, ohne dass es darauf ankäme, ob sie Besitz oder Eigentum an den Erzeugnissen hat (Benkard, a.a.O., Rn. 13).

4.

155

Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagten dem Grunde nach einen Anspruch auf Leistung von Schadensersatz, Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 und 2 PatG, weil diese die Patentverletzung schuldhaft begingen.

156

Die Beklagten hätten die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Dass der Geschäftsführer der Beklagten zu 1) und zu 2) möglicherweise der Ansicht war, die patentverletzenden Handlungen seien vom Apothekerprivileg (§ 11 Nr. 3 PatG) umfasst, kann als unbeachtlicher Rechtsirrtum einem Verschulden nicht entgegenstehen.

157

Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin durch die Schutzrechtsverletzung ein Schaden entstanden ist. Die Entstehung eines Schadens setzt nicht voraus, dass die Klägerin selbst bereits auf dem deutschen Markt tätig ist. Denn die Beeinträchtigung des absoluten Rechts selbst stellt den zu kompensierenden Schaden dar (vgl. BGH, GRUR 2012, 1226 Rn. 15 - Flaschenträger).

158

Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.

V.

159

Der Rechtsstreit ist nicht nach § 148 ZPO auszusetzen.

160

Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der angenommenen Verletzung des Schutzrechtes hinsichtlich des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gegeben. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt jedoch ohne Weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessensentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage oder dem erhobenen Einspruch nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, Rn. 4 - Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 - I-2 U 64/14, S. 29 f.).

161

Es hat keinen Einfluss auf den Aussetzungsmaßstab, dass die Beklagten ihre patentverletzenden Handlungen derzeit eingestellt haben. Dies gilt schon alleine deswegen, weil sie - mangels Abgabe einer Unterlassungserklärung - diese Handlungen jederzeit wieder aufnehmen könnten.

162

Demgegenüber ist bei der Entscheidung über die Aussetzung zu beachten, dass eine Aussetzung regelmäßig nicht in Betracht kommt, wenn der entgegengehaltene Stand der Technik dem entspricht, der schon im Erteilungsverfahren geprüft wurde. Denn zu den betreffenden Entgegenhaltungen liegt in Gestalt des Erteilungsbeschlusses bereits ein technisch fachkundiges Votum vor, über das hinwegzusetzen umso weniger Anlass besteht, je komplexer und undurchsichtiger die Technik für das Verletzungsgericht ist (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 17. Aufl. 2026, Kap. E Rn. 1019, 1024). Dies ist hier der Fall.

163

Vorliegend ist sogar noch deutlichere Zurückhaltung bei der Entscheidung angezeigt, die Verhandlung auszusetzen, da das Bundespatentgericht in dem am 17. Januar 2025 ergangenen Hinweis nach § 83 Abs. 1 S. 1 PatG (Anlage UN5) die Aufrechterhaltung des Klagepatents in Aussicht gestellt hat. Wenngleich es sich nur um eine vorläufige Auffassung handelt, liegt neben der Erteilung durch den Prüfer somit nun eine zweite fachkundige Äußerung vor, die sich mit den Entgegenhaltungen beschäftigt hat und das Klagepatent für rechtsbeständig ansieht.

164

Vor diesem Hintergrund kann die Kammer eine Vernichtung des Klagepatents mit der hier erforderlichen Wahrscheinlichkeit nicht prognostizieren. Es lässt sich nicht im nötigen Maße ersehen, dass das Klagepatent nach Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜbkG, Art. 138 Abs. 1 EPÜ für nichtig zu erklären ist, denn eine mangelnde Ausführbarkeit nach Art. 83 EPÜ kann ebenso wenig festgestellt werden wie eine mangelnde Patentfähigkeit nach Art. 52 bis 57 EPÜ.

1.

165

Das Klagepatent ist ausführbar.

a)

166

Zur Ausführbarkeit reicht es, wenn der Fachperson so viel an technischer Information vermittelt wird, dass diese mit ihrem Fachwissen und Fachkönnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen (BGH, GRUR 2010, 916, 918 - Klammernahtgerät). Da das Klagepatent neben der Grundverbindung (10) auch Ausführungsbeispiele nennt, ist nicht erkennbar, dass es der Fachperson nicht möglich gewesen wäre, zu der unter Schutz gestellten Verbindung zu gelangen. Dass die Erfindung objektiv realisierbar ist, haben die Beklagten nicht in Abrede gestellt.

167

Auch das Bundespatentgericht erläutert in seinem Hinweis, dass die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart sein dürfte, dass die Fachperson sie ausführen kann. Es hält in diesem Zusammenhang fest, dass die Klägerin nicht in Abrede gestellt habe, dass die Verbindung nach Anspruch 1 den detaillierten Anweisungen in den Absätzen [0145] bis [0165] der Klagepatentbeschreibung folgend zugänglich sei oder dass die beanspruchten medizinischen Wirkungen eintreten. Die Angabe einer praktisch brauchbaren Ausführungsform sei dabei nicht notwendig. Weitere Anhaltspunkte, die eine fehlende Ausführbarkeit nahelegen, habe die Klägerin nicht vorgebracht.

168

Es lässt sich für die Kammer nicht ersehen, dass es sich hierbei um eine Fehleinschätzung handelt.

b)

169

Sofern die Beklagten auf die fehlende Plausibilität verweisen, handelt es sich dabei nicht um einen nach deutschem Recht anerkannten Nichtigkeitsgrund.

170

Die Beklagten meinen, dass in der ursprünglich eingereichten Anmeldung lediglich eine pharmazeutische Zusammensetzung enthaltend das zum Anmeldedatum schon bekannte, gewinkelte TIC10/ONC 201 beschrieben werde, dort auch bezeichnet als Compound (1). Dann würden Analoga zu diesem Compound offenbart als Verbindungen der allgemeinen Formel (10), zu denen auch ONC 206 gehöre. Die Beklagten meinen, dass es sich damit bei der Verbindung um einen Bestandteil willkürlich aufgezählter Verbindungen handele, für die eine Wirkung entsprechend der von ONC 201 nicht aufgezeigt werde. Dabei handele es sich um bloße Spekulation und es fehle es an der Plausibilität dafür, dass ONC 206 eine gegenüber ONC 201 verstärkte Antitumor-Wirkung aufweise.

171

Bei dem Erfordernis der sogenannten „Plausibilität“ handelt es sich nicht um ein Kriterium nach der nationalen Prüfungspraxis (vgl. nur Engels/Ackermann GRUR 2024, 729, 733, Ackermann GRUR Int 2021, 3). Deshalb kann dieser Einwand hier keine Rolle spielen.

2.

172

Es lässt sich nicht ersehen, dass das Klagepatent auf der Grundlage der Entgegenhaltung Jacob et al. 2014 (Anlage UN8, „D1“ im Nichtigkeitsverfahren; im Folgenden: Jacob) nahelag. Die Beklagten bringen keine für die Kammer technisch nachvollziehbare Argumentation vor, auf deren Grundlage diese hinreichend erkennen kann, dass die übereinstimmende Beurteilung des Prüfers und des Bundespatentgerichts im vorläufigen Hinweis hinsichtlich der Erfindungshöhe gegenüber dieser Entgegenhaltung unrichtig gewesen sein könnte.

a)

173

Jacob beschäftigt sich mit zwei Konfigurationen von Imidazolinpyrimidinonen und offenbart eine Struktur entsprechend der Verbindung (10) des Klagepatents, in der R1 CH 2Ph und R2 CH2-((2-CH3)-Ph) umfasst. Jacob ist fokussiert auf ONC 201, ohne einen Hinweis darauf zu liefern, wie dieses zu verändern wäre, um zu der klagepatentgemäßen Verbindung zu gelangen. Denn ONC 201 ist anders substituiert als das beanspruchte ONC 906 bzw. ONC 206. Konkret fehlen nicht nur Fluorsubstituenten an der Phenylgruppe, sondern der Rest R 2 des ONC 201 umfasst weiterhin eine Methylgruppe an der 2‘-Position, die in ONC 906 fehlt.

174

Die Beklagte hat zwar umfangreich unter Verweis auf bestimmte Arzneimittel vorgetragen, aus welchem Grund die gezielte Fluorierung Bestandteil einer anerkannten Optimierungsstrategie sei; jedoch kann die Kammer darin keinen konkreten Anlass für die Fachperson erkennen, vorliegend entsprechend vorzugehen.

175

Auch das Bundespatentgericht hält in nachvollziehbarer Weise fest, dass Jacob als Ausgangspunkt der Fachperson keine Hinweise und Anregungen gegeben habe, die Reste R1 und R2 dahingehend zu variieren, dass diese ohne erfinderisches Zutun zur Verbindung (10) nach dem Klagepatent gelangt wäre.

b)

176

Ferner ist eine mangelnde erfinderische Tätigkeit gegenüber der Entgegenhaltung DE X (Anlage UN9; „D2“ im Nichtigkeitsverfahren; im Folgenden bezeichnet als DE`X) nicht erkennbar.

177

Auch bei der DE`X handelt es sich um eine Entgegenhaltung, die bereits im Erteilungsverfahren Berücksichtigung fand und der Erteilung des Klagepatents nicht entgegenstand.

178

Unabhängig davon konnten die Beklagten nicht aufzeigen, dass der Gegenstand der klagepatentgemäßen Erfindung ausgehend von der DE`X nahelag. Darin offenbart wurde die Substanz 7-Benzyl-10-(2-methylbenzyl)-2,3,6,7,8,9-hexahydroimidazo[1,2-a]pyrido[4,3-d]pyrimidin-5(10H)-one, die auch als TIC10 oder lineares ONC 201 bezeichnet wird.

179

Den Beklagten ist es bereits nicht gelungen, ausgehend von dem in der DE`X aufgezeigten linearen ONC 201 das Naheliegen des gewinkelten ONC 201 mit Antitumor-Wirkung aufzuzeigen. Denn die DE`X offenbart bereits keine entsprechende pharmazeutische Wirkung des linearen ONC 201. Insofern kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Fachperson in Kenntnis der Antitumor-Wirkung des gewinkelten ONC 201 die im Jahr 1973 offen gelegte DE`X herangezogen hätte. Selbst wenn dies der Fall wäre, haben die Beklagten nicht aufzeigen können, wie die Fachperson auf dieser Grundlage zu der nach dem Klagepatent geschützten Verbindung gekommen wäre. Auch weist das Bundespatentgericht in seinen vorläufigen Hinweis darauf hin, dass Jacob (s.o.) die Fachperson darauf hinweist, dass die nicht gewinkelte Anordnung - wie in der DE‘X offenbart - weniger wirksam ist.

180

Sofern die Beklagten argumentieren, dass der in der DE`X genannte Rest R1 ein 1 bis 3-fach mit Fluoratomen substituierter Benzylrest (-CH2-C6H5) sein könne, also auch ein zweifach substituierter Benzylrest wie in R1 gemäß Anspruch 1 und R2 ein (unsubstituierter) Benzylrest wie in R1 gemäß Anspruch 1, ist darin keine eindeutige und unmittelbare Offenbarung des Gegenstands des Klagepatents zu sehen.

181

Auch das Bundespatentgericht hält fest, dass die DE‘X keine Anregung und keinen Hinweis auf eine Weiterbildung auf dem Weg der Erfindung zu liefern vermag. Es sei auf der Grundlage der DE‘X nicht zu erkennen, wie die Fachperson veranlasst sein könnte, strukturell unterschiedliche Gerüste und an anderer Stelle dieser Gerüste angebrachte Substituenten zur Fortbildung der in Jacob et al. 2014 vermittelten Erkenntnisse bei einer Struktur-Wirkungs-Korrelation heranzuziehen. Entsprechendes vermag auch die Kammer nicht festzustellen.

VI.

182

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1, S. 2 ZPO, diejenige über die Kosten aus §§ 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

183

Den Beklagten steht keine Abwendungsbefugnis zu. Der Antrag nach § 712 Abs. 1 S.1 ist nicht hinreichend begründet. Nach § 712 Abs. 1 S. 1 ZPO hat das Gericht dem Schuldner auf Antrag zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers abzuwenden, sollte die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen. Einen solchen Nachteil haben die Beklagten weder dargelegt noch ist er sonst ersichtlich.

184

Der Streitwert wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt, §§ 45 Abs. 1 S. 1, 51 Abs. 1 GKG. Die Streitwertangabe von 250.000 EUR der Klägerin erscheint aufgrund des aus der Akte ersichtlichen, hohen wirtschaftlichen Interesses der Klägerin an einer Unterbindung des patentverletzenden Verhaltens der Beklagten erkennbar untersetzt.

185

Haase

Dr. Schröder

Dr. Janich

Referenzen

PatG § 139 1x
PatG § 2 1x
PatG § 140a 1x
PatG § 3 2x
PatG § 140b 1x
BGB § 242 Leistung nach Treu und Glauben 2x
BGB § 259 Umfang der Rechenschaftspflicht 2x
HGB § 271 Beteiligungen. Verbundene Unternehmen 1x
HGB § 290 Pflicht zur Aufstellung 1x

Urteil vom Landgericht Düsseldorf - 4b O 61/24

Tenor

Tatbestand

Entscheidungsgründe

I.

II.

III.

1.

a)

aa)

bb)

cc)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

d)

IV.

1.

2.

3.

4.

V.

1.

a)

b)

2.

a)

b)

VI.

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