Urteil vom Oberlandesgericht Düsseldorf - VI - U (Kart) 42/13

Tenor

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das am 21. März 2013 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels - teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

1. Es wird festgestellt, dass die Abgrenzungsvereinbarung zwischen der ……. und der Firma …….. vom 14. Februar 2001 ungekündigt fortbesteht.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

IV. Der Streitwert des Berufungsverfahrens wird auf 4 Mio. € festgesetzt. Die Streitwertfestsetzung des Landgerichts vom 21. März 2013 wird von Amts wegen abgeändert. Der Streitwert des Verfahrens im ersten Rechtszug wird auf 5 Mio. € festgesetzt. Die Beschwer beider Parteien übersteigt jeweils 20 T€.

Die Parteien streiten um Rechte und Pflichten der Beklagten aus einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung (LS 1). Dabei geht es im Kern um die Auslegung der Vereinbarung, ihre kartellrechtliche Nichtigkeit und die Wirksamkeit der von der Beklagten ausgesprochenen außerordentlichen Kündigungen.

Die Parteien sind (international) tätige Chemieunternehmen, ……

………….

In (der Vergangenheit) meldeten beide Parteien in einer Reihe von Ländern Marken für den Begriff „D 1 “ bzw. mit dem Wortbestandteil „D…“ an …. . …… am 14. Februar 2001 (kam es zum Abschluss der) hier streitgegenständliche markenrechtliche(n) Abgrenzungsvereinbarung (LS 1). Darin werden zum einen Länder benannt (Anlagen 1 und 2), in denen laut Vertragstext die eine bzw. die andere Partei „zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingetragene Inhaberin der Marke D 1 und verschiedener anderer Marken, die den Markenbestandteil D 1 enthalten, ist (Einleitung) und in denen jede Partei „die Rechte zur exklusiven Benutzung der Zeichen D 1 der anderen Partei“ „respektiert“ (Ziff. 1 iVm. Ziff. 1 lit. c); in der Anlage 1 sind die von der Klägerin und in der Anlage 2 die von der Beklagten beanspruchten Länder aufgelistet. Es werden zum anderen Länder benannt (Anlage 3), in denen laut Vertragstext „beide Parteien zum gegenwärtigen Zeitpunkt Zeichen, insbesondere Marken, die den Marken-/Zeichenbestandteil D 1 enthalten, benutzen“ (Einleitung) und in denen beide Parteien „zukünftig koexistieren werden“, „also anerkennen, dass die jeweils andere Partei ebenfalls zur Benutzung des Zeichens D 1 als Marke oder in sonstiger Weise befugt ist“ (Ziff. 1 iVm. Ziff. 1 lit. d); in der Anlage 3 sind Länder aufgeführt, in denen entweder die Klägerin, die Beklagte oder beide Parteien als Inhaber solcher Zeichen benannt sind. ….. Die Beklagte vertrieb ihre Produkte in den gemäß Anlage 1 der Klägerin zugewiesenen Ländern unter der Marke „DE….“, und die Klägerin vertrieb ihre Produkte in den gemäß der Anlage 2 der Beklagten zugewiesenen Ländern unter der Marke „P…“.

Nach einigen Jahren kam es erneut zu Konflikten zwischen den Parteien. ….

…….

Die Beklagte warf der Klägerin auch Verstöße gegen die Abgrenzungsvereinbarung vor. Sie sah sie zum einen in der Verwendung des Zeichens D 1 durch die D 1 M. B. Inc. auf ihrer Homepage (auch) in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru, Uruguay und damit in Ländern der Anlage 2 (LS 38, B&B 15). Sie sah sie zum anderen in der Verwendung von Mailadressen name@D 1 .net und des Zeichens „D 1 “ im Rahmen der Mailsignaturen durch Vertriebsmitarbeiter auch in Ländern der Anlage 2, soweit dies nicht im Rahmen der Korrespondenz mit Vertriebsagenten – etwa bei der Rechnungsstellung – unvermeidlich war, und bezog sich dabei insbesondere auf eine Mail von K. I... an …. mit Datum vom 5. April 2012 (B&B 23, LS 57).

Die Klägerin wiederum hielt es für vertragswidrig, dass die Beklagte am 23. Februar 2010 die Marke „D 1 LAR“ als internationale Marke unter der Nummer ……. für die Klassen 01, 02, 07, 17 und 19 registriert hatte, die sich unter anderem auf die Länder Australien, Bahrain, China, Japan, Kenia, Namibia, Singapur, Südkorea und USA und damit auf Länder der Anlage 1 erstreckte (LS 8, LS 59). Sie sah es ebenfalls als vertragswidrig an, dass die Beklagte am 1. März 2010 die Wortmarke „D 1 LAR“ unter der Nummer ……….. als Gemeinschaftsmarke für die Klassen 01, 02, 07, 17, 19 und am 20. Januar 2009 die Wortmarke „D 1 “ unter der Nummer ……… als Gemeinschaftsmarke für die Klassen 01, 02, 07, 17, 19 und damit auch für die in der Anlage 1 genannten Länder Irland und Vereinigtes Königreich registriert hatte (LS 9, LS 10, LS 45). Sie warf der Beklagten überdies weitere Vertragsverstöße vor (LS 45).

Schließlich erklärte die Beklagte mit Schreiben vom 10. Februar 2012 die außerordentliche Kündigung der Abgrenzungsvereinbarung, die sie mit Schreiben vom 18. April 2012 ergänzte. Die Klägerin wies die außerordentliche Kündigung mit Schreiben vom 17. Februar 2012 zurück. ……

In der Folge kam es zu weiterem Streit. Die Klägerin beanstandete erneut Werbungen der Beklagten im „….. Journal“. Sie hielt es zudem für vertragswidrig, dass die Beklagte die am 17. Juni 1955 unter der Nummer ……. für die Klassen 02, 19 und 27 registrierte internationale Marke „D 1 “ mit Antrag vom 22. März 2012 auf Botswana, mit Antrag vom 26. April 2012 auf Namibia sowie mit Antrag vom 31. Mai 2012 auf China und damit auf Länder der Anlage 1 erstreckte (…..). Sie sah es ebenfalls als vertragswidrig an, dass die Beklagte die am 30. Oktober 1976 unter der Nummer ……… für die Klassen 01, 02, 07, 08, 09, 17 und 19 registrierte internationale Marke „D 1 “ mit Antrag vom 26. April 2012 auf Namibia sowie mit Antrag vom 31. Mai 2012 auf China und damit auf Länder der Anlage 1 erstreckte (…..). Die Beklagte wiederum verlangte unter Bezug auf die außerordentliche Kündigung von der Klägerin, auf einer Konferenz in Österreich die Marke D 1 nicht zu benutzen (LS 43, LS 44). Darüber hinaus stritten die Parteien darüber, ob die Beklagte vertraglich verpflichtet sei, Markenanmeldungen der Klägerin in Ländern der Anlage 3 und insbesondere in Schweden zuzustimmen (………); die Beklagte legte Widerspruch gegen eine Markenanmeldung der Klägerin in Dänemark, einem Land der Anlage 3, ein (LGU 23).

Mit Schriftsatz vom 14. August 2012 erhob die Klägerin Klage beim Landgericht Köln, um feststellen zu lassen, dass die Abgrenzungsvereinbarung ungekündigt fortbesteht, und um die Beklagte dazu verurteilen zu lassen, die beanstandeten Markenregistrierungen und Schutzrechtserstreckungen rückgängig zu machen bzw. umzuwandeln und den Markenanmeldungen der Klägerin …… in den in der Anlage 3 benannten Ländern Dänemark, Schweden (…….), Vietnam (……..) und Venezuela zuzustimmen.

In diesem Rechtsstreit machte die Beklagte erstmalig geltend, dass die Abgrenzungsvereinbarung kartellrechtswidrig sei. Es kam überdies zu weiterem Streit. Die Beklagte erklärte mit Schreiben vom 25. Januar 2013 schließlich eine weitere außerordentliche Kündigung der Abgrenzungsvereinbarung, die die Klägerin mit Schreiben vom 17. Februar 2013 zurückwies. …….. Die Beklagte kündigte mit Schreiben vom 29. Oktober 2012 zudem den Markenlizenzvertrag betreffend die Marken TO… und TO…. zum 14. Februar 2016 (……).

Mit Urteil vom 21. März 2013 hat die 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln der Klage stattgegeben. Es hat die Abgrenzungsvereinbarung nicht als kartellrechtswidrig und die außerordentliche Kündigung der Beklagten vom 10. Februar 2012 nicht als wirksam angesehen; die außerordentliche Kündigung der Beklagten vom 25. Januar 2013 habe außer Betracht zu bleiben, denn sie sei nicht Streitgegenstand und darüber hinaus neuer Sachvortrag nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung. Es hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aufgrund der von ihm zugrunde gelegten Auslegung der Abgrenzungsvereinbarung als begründet angesehen und im Ergebnis wie von der Klägerin beantragt erkannt:

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I. Es wird festgestellt, dass die Abgrenzungsvereinbarung …….vom 14. Februar 2001, die im Tatbestand des Urteils eingeblendet ist, nicht durch die Kündigung …… vom 10. Februar 2012 beendet wurde und über den 10. Februar 2012 hinaus rechtswirksam ist.

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II. Die Beklagte wird verurteilt, in die Schutzentziehung der internationalen Marke Nr. …….. „D 1 ..“ für das Gebiet der Länder Australien, Bahrain, China, Japan, Kenia, Namibia, Singapur, Südkorea und USA einzuwilligen.

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III. Die Beklagte wird verurteilt, in die Schutzentziehung der internationalen Marke Nr. ……. „D 1 “ für das Gebiet der Länder Botswana, China und Namibia einzuwilligen.

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IV. Die Beklagte wird verurteilt, in die Schutzentziehung der internationalen Marke Nr. …….. „D 1 “ für das Gebiet der Länder China und Namibia einzuwilligen.

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V. Die Beklagte wird verurteilt, in die Umwandlung der Gemeinschaftsmarke Nr. ………. „D 1 LAR“ in nationale Marken der Europäischen Union, mit Ausnahme des Territoriums des Vereinigten Königreichs und Irlands, einzuwilligen.

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VI. Die Beklagte wird verurteilt, in die Umwandlung der Gemeinschaftsmarke Nr. …….. „D 1 “ in nationale Marken der Europäischen Union, mit Ausnahme des Territoriums des Vereinigten Königreichs und Irlands, einzuwilligen.

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VII. Die Beklagte wird verurteilt, in die Eintragung der Wortmarke „D 1 “ in Dänemark, Schweden, Vietnam und Venezuela für folgende Waren einzuwilligen:

Klasse 2:

Korrosionsschutzmittel und Korrosionsschutzverbindungen, Rostschutzerzeugnisse und –mittel, Anstrich- und Dichtungsmittel (Farben); Farben, Firnisse, Lacke, Färbemittel und Farbstoffe; Korrosionsschutzmittel zur Imprägnierung von Bandagen, Bändern, Schnüren und Hüllen.

Klasse 17:

Isoliermaterial; Isolierfolien und –platten; Halbfertigerzeugnisse aus Kunststoff und Kunstharz.

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall), Folien, Platten und Bauteile, sämtlich für Bauzwecke, transportable Bauten (nicht aus Metall).

Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit der form- und fristgerecht eingelegten und begründeten Berufung. Sie verfolgt ihr Ziel der Klageabweisung weiter, hält an ihrem erstinstanzlichen Vorbringen fest und vertieft es. Sie wendet darüber hinaus gegen den Tenor zu I. ein, das Landgericht habe mit Blick auf die außerordentliche Kündigung vom 25. Januar 2013 nicht feststellen dürfen, dass die Abgrenzungsvereinbarung „über den 10. Februar 2012 hinaus rechtswirksam ist“. Das Landgericht habe mit dem Ausspruch zu II. der Klägerin im Hinblick auf Singapur und die USA entweder zu Unrecht mehr zugesprochen, als diese beantragt habe, oder der Klägerin etwas gewährt, worauf diese keinerlei Anspruch habe, da ausweislich des Markenregisters in diesen Ländern kein Schutz zugunsten der Beklagten bestehe. Ein Anspruch der Klägerin entsprechend dem Tenor zu VII. scheide bereits deshalb aus, weil die Beklagte nach Beendigung der Abgrenzungsvereinbarung spätestens seit dem 25. Januar 2013 keinerlei Verpflichtungen aus der Abgrenzungsvereinbarung mehr träfen. Schließlich sei dem Landgericht beim Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Ziffern II. bis VII. des Tenors im Hinblick auf § 894 ZPO ein Fehler unterlaufen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts Köln, Aktenzeichen 84 O 174/12, vom 21. März 2013 abzuändern und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das Urteil des Landgerichts, wiederholt ihr erstinstanzliches Vorbringen und ergänzt es.

……….

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die tatbe-standlichen Feststellungen des Landgerichts sowie auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache teilweise Erfolg.

Der Feststellungsantrag der Klägerin ist zulässig und begründet (dazu unter A.). Die Klägerin hat ein Feststellungsinteresse (dazu unter A. 1. a.), und die Abgrenzungsvereinbarung vom 14. Februar 2001 besteht ungekündigt fort (dazu unter A. 2.). Sie ist nicht kartellrechtswidrig (dazu unter A. 2. a.), und sie ist durch die außerordentlichen Kündigungen der Beklagten vom 10. Februar 2012, ergänzt mit Schreiben vom 18. April 2012, und vom 25. Januar 2013 nicht beendet worden (dazu unter A. 2. b.).

Der Klägerin stehen jedoch die aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung geltend gemachten Ansprüche nicht zu (dazu unter B.). Soweit sie sich dagegen wendet, dass die Beklagte am 23. Februar 2010 die Marke „D 1 LAR“ als internationale Marke unter der Nummer …………. für die Klassen 01, 02, 07, 17 und 19 registriert hat, die sich unter anderem auf die Länder Australien, Bahrain, China, Japan, Kenia, Namibia, Singapur, Südkorea und USA erstreckt, dass die Beklagte ferner die am 17. Juni 1955 unter der Nummer ………… für die Klassen 02, 19 und 27 registrierte internationale Marke „D 1 “ mit Antrag vom 22. März 2012 auf Botswana, mit Antrag vom 26. April 2012 auf Namibia sowie mit Antrag vom 31. Mai 2012 auf China erstreckt hat und dass die Beklagte schließlich die am 30. Oktober 1976 unter der Nummer ………… für die Klassen 01, 02, 07, 08, 09, 17 und 19 registrierte internationale Marke „D 1 “ mit Antrag vom 26. April 2012 auf Namibia sowie mit Antrag vom 31. Mai 2012 auf China erstreckt hat, hat sie jedenfalls mit Blick auf die Registrierung der internationalen Marke „D 1 LAR“ für Singapur und die USA kein Rechtsschutzbedürfnis und im Übrigen jedenfalls nicht substantiiert (§ 138 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO) dargetan, dass ihr bei Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung Marken in den beanspruchten Ländern zugestanden haben und noch heute zustehen (dazu unter B. 1.). Soweit sie sich dagegen wendet, dass die Beklagte am 1. März 2010 die Wortmarke „D 1 LAR“ unter der Nummer …………. als Gemeinschaftsmarke für die Klassen 01, 02, 07, 17, 19 und am 20. Januar 2009 die Wortmarke „D 1 “ unter der Nummer ………… als Gemeinschaftsmarke für die Klassen 01, 02, 07, 17, 19 und damit auch für die in der Anlage 1 genannten Länder Irland und Vereinigtes Königreich registriert hat, bleibt ihr Klagebegehren erfolglos (dazu unter B. 2.). Soweit sie die Zustimmung der Beklagten zu den Markenanmeldungen in Dänemark, Schweden, Vietnam und Venezuela für die Klassen 02, 17 und 19 verlangt, fehlt es jedenfalls an einer vertraglichen Zustimmungspflicht der Beklagten (dazu unter B. 3.).

A. Der Feststellungsantrag hat Erfolg.

1. Er ist gemäß § 256 Abs. 2 ZPO als Zwischenfeststellungsklage zulässig.

2. Er ist auch in der Sache berechtigt. Die Abgrenzungsvereinbarung vom 14. Februar 2001 besteht rechtswirksam fort. Sie ist nicht kartellrechtswidrig, und sie ist durch die außerordentlichen Kündigungen der Beklagten vom 10. Februar 2012 und vom 25. Januar 2013 nicht beendet worden.

a) Die Abgrenzungsvereinbarung ist gemessen an § 134 BGB iVm. § 1 GWB bzw. Art. 81 EG (nunmehr Art. 101 AEUV) gültig. Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen sind zwar jedenfalls dann kartellrechtswidrig, wenn mit ihnen Marktaufteilungen oder andere Wettbewerbsbeschränkungen bezweckt werden (EuGH, Urt. v. 30. Januar 1985, Rs. 35/85, Slg. 1985, S. 363, 385 Rn. 33 – BAT; EuGH, Urt. v. 13. Juli 1966, Rs. 56/64 u. 58/64, Slg. 1966, S. 322, 394 – Grundig/Consten). Nach dem Sachvortrag der Parteien ist jedoch nicht ersichtlich, dass die streitgegenständliche Abgrenzungsvereinbarung eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt. Die kartellrechtliche Würdigung hat im Übrigen an den in der Abgrenzungsvereinbarung getroffenen Regelungen anzusetzen, und diese halten einer kartellrechtlichen Überprüfung stand.

aa) Vertragsgegenstand einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung ist die Abgrenzung der Schutzbereiche kollidierender Markenrechte durch die rechtsgeschäftliche Regelung ihrer Benutzung mit dem Ziel, für die Zukunft Markenkollisionen auszuschließen (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 1088, 1091 f., 1102; Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 55 ff., 61 f., 99; Rißmann, Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung, 2007, S. 17, 18 f.). Die Regelungen der Nutzungsbefugnis und Nutzungsbeschränkung hinsichtlich der kollidierenden Markenrechte stellen die Hauptleistungspflichten der Vertragspartner dar (BGH, Urt. v. 7. Dezember 2010, KZR 71/08, Rn. 54 – Jette Joop). Sie sind kartellrechtswidrig, wenn mit ihnen Marktaufteilungen oder andere Wettbewerbsbeschränkungen bezweckt werden (BGH, Urt. v. 7. Dezember 2010, KZR 71/08, Rn. 19, 33 – Jette Joop), wofür nach dem Sachvortrag der Parteien allerdings nichts spricht. Sie sind kartellrechtsneutral, soweit sie lediglich die bestehenden Schutzrechte konkretisieren, weil die Regelungen des Marktverhaltens dann nicht auf der privatautonomen Abgrenzungsvereinbarung, sondern auf dem Schutzinhalt der Markenrechte beruhen (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 1103; Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 137; Jestaedt in Langen/Bunte, Kartellrecht, 12. Aufl. 2014, Nach Art. 101 AEUV Rn. 1257). Soweit sie darüber hinausgehen, haben sie wettbewerbsbeschränkenden Charakter, weil sie die Freiheit der Vertragspartner beschränken, ihre Marken im Wettbewerb zu benutzen (Jestaedt in Langen/Bunte, Kartellrecht, 12. Aufl. 2014, Nach Art. 101 AEUV Rn. 1257; Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 136), und dies von erheblicher Bedeutung für die Vermarktung der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen sein kann, wenn die Verwendung der Marke erhebliche Wettbewerbsvorteile mit sich bringt oder das Ausweichen auf eine andere Marke mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen verbunden ist (Rißmann, Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung, 2007, S. 48 ff., 156 ff., 198 f.; Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 152 f.). Die Regelungen der Nutzungsbefugnis und Nutzungsbeschränkung hinsichtlich der kollidierenden Markenrechte werden in diesem Fall dennoch unter zwei Bedingungen als kartellrechtsneutral angesehen.

Es muss zum einen bei Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung ein ernsthafter, objektiv begründeter Anlass zu der Annahme bestanden haben, dem jeweils begünstigten Vertragspartner stehe ein markenrechtlicher Anspruch auf Unterlassung des durch die Vereinbarung dem jeweils anderen Vertragspartner untersagten Marktverhaltens zu, so dass ernstlich damit zu rechnen war, dass ihm dieses Marktverhalten gerichtlich untersagt worden wäre (BGH, Urt. v. 7. Dezember 2010, KZR 71/08, Rn. 19, 21 – Jette Joop; BGH, Urt. v. 22. Mai 1975, KZR 9/74, BGHZ 65, S. 147, 151 f. – Thermalquelle; Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 137, 138 ff.; vgl. auch Schlussantrag des GA Sir Gordon Slynn, EuGH, Urt. v. 30. Januar 1985, Rs. 35/85, Slg. 1985, S. 363, 369 – BAT: „wirklicher Warenzeichenkonflikt.“). Die kartellrechtliche Zulässigkeit einer Abgrenzungsvereinbarung hängt insoweit davon ab, dass ausschließlich die im Zeitpunkt ihres Abschlusses tatsächlich bestehenden oder ernsthaft in Betracht kommenden Kollisionslagen geregelt werden, und insbesondere davon, dass die erfassten Markenrechte bestanden oder für ihr Bestehen zumindest ein objektiv begründeter Anhalt gegeben war.

Es müssen sich zum anderen die mit den jeweils übernommenen Nutzungsbeschränkungen verbundenen Unterlassungspflichten in den territorialen, zeitlichen und sachlichen Grenzen dessen halten, was bei objektiver Beurteilung ernsthaft zweifelhaft sein konnte (BGH, Urt. v. 7. Dezember 2010, KZR 71/08, Rn. 45 – Jette Joop; BGH, Urt. v. 22. Mai 1975, KZR 9/74, BGHZ 65, S. 147, 152 – Thermalquelle; Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 145 ff.; vgl. auch Schlussantrag des GA Sir Gordon Slynn, EuGH, Urt. v. 30. Januar 1985, Rs. 35/85, Slg. 1985, S. 363, 369 – BAT: „Verpflichtungen, die der Art der Auseinandersetzung und dem Schutzumfang des Rechts aus dem Warenzeichen, dessen Bestätigung bei vernünftiger Betrachtungsweise zu erwarten steht, angemessen sind.“). Die kartellrechtliche Zulässigkeit einer Abgrenzungsvereinbarung setzt insoweit auch voraus, dass die erfassten Markenrechte nur so lange unter die Vereinbarung fallen, wie regelungsbedürftige Kollisionslagen fortbestehen. Es dürfen insbesondere nicht die Fälle erfasst werden, in denen die in Rede stehenden markenrechtlichen Ansprüche auf Unterlassung des durch die Vereinbarung dem jeweils anderen Vertragspartner untersagten Marktverhaltens mangels rechtserhaltender Benutzung nicht mehr geltend gemacht werden können (vgl. §§ 25, 26 MarkenG [Ausschluss von Ansprüchen wegen mangelnder Benutzung], aber auch §§ 49 Abs. 1, 53, 55 MarkenG [Verfall wegen Nichtbenutzung], §§ 49 Abs. 2, 53, 55 MarkenG [Verfall wegen nachträglicher absoluter Schutzhindernisse], §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG [Nichtigkeit wegen anfänglicher absoluter Schutzhindernisse], §§ 51, 55 MarkenG [Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte]).

In den Fällen der rechtsgeschäftlichen oder hoheitlichen Markenspaltung, in dem sich die voneinander unabhängigen Inhaber der aufgespalteten Markenrechte gegenüberstehen und sich über ihre Benutzung verständigen, kommt eine Besonderheit hinzu, die bei der kartellrechtlichen Würdigung zu berücksichtigen ist. Dieser Konstellation ist eigen, dass die infolge der Aufspaltung entstandenen kollidierenden Markenrechte identisch sind und in verschiedenen Ländern zumeist für die gleichen oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen bestehen, und zwar mit der Folge, dass jeder Markenrechtsinhaber dem jeweils anderen Markenrechtsinhaber den Vertrieb der mit der jeweiligen Marke gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen in „seinen“ Ländern untersagen kann. Die Folge der Markenspaltung ist eine Marktaufteilung, die nach den dargestellten Grundsätzen kartellrechtlich hinzunehmen sein kann (vgl. EuGH, Urt. v. 22. Juni 1994, Rs. C-9/93, Slg. 1994, I-2789, 2841 Rn. 15 ff., 2850, Rn. 45 ff. – IHT/Ideal Standard und EuGH, Urt. v. 17. Oktober 1990, Rs. C-10/89, Slg. 1990, I-3711, I-3757 Rn. 9 ff. – SA CNL-SUCAL/HAG GF; Jestaedt in Langen/Bunte, Kartellrecht, 12. Aufl. 2014, Nach Art. 101 AEUV Rn. 1260 f.; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 1105, 1108; Rißmann, Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung, 2007, S. 22 f., 23 ff.).

Gemessen an diesen Grundsätzen erweisen sich die von den Parteien insoweit getroffenen Regelungen als kartellrechtsneutral.

(1) Der streitgegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung liegen unstreitig eine Markenspaltung und die dadurch entstandenen Zeichenkonflikte zugrunde; die Parteien streiten lediglich darum, ob die Markenspaltung rechtsgeschäftlich oder hoheitlich erfolgte. Im Vertragstext heißt es dazu in der Einleitung und unter „1. Grundsatz“:

„In den Jahren von 1945 bis zur Unterzeichnung dieses Vertrages hat …….. die Marke D 1 in den in Anlage 1 aufgeführten Ländern angemeldet und registrieren lassen. In jenen Ländern ist ……. zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingetragene Inhaberin der Marken D 1 und verschiedener anderer Marken, die den Wortbestandteil D 1 enthalten. D 1 Holding ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eingetragene Inhaberin der Marke D 1 und verschiedener anderer Marken, die den Wortbestandteil D 1 enthalten, in den Ländern, die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgelistet sind. In den in Anlage 3 aufgeführten Ländern benutzen beide Parteien zum gegenwärtigen Zeitpunkt Zeichen, insbesondere Marken, die den Marken-/Zeichenbestandteil D 1 enthalten.“

„Um zukünftig Missverständnisse hinsichtlich des Gebrauchs und der Rechte an den D 1 -Zeichen (Marken) zu vermeiden, haben die Parteien folgendes vereinbart: Jede Partei, …… und D 1 Holding, respektiert die Rechte an dem Zeichen D 1 der jeweils anderen Partei in jenen Ländern, die in Anlage 1 und Anlage 2 aufgeführt sind. In den Ländern, die in Anlage 3 aufgeführt sind, werden die Parteien in der Benutzung zukünftig koexistieren. Die Parteien vereinbaren, auch in Ländern, die in den Listen 1, 2 oder 3 aus welchen Gründen auch immer nicht aufgeführt sind, zukünftig zu koexistieren.“

(1.1) Soweit die Beklagte geltend macht, die Klägerin hätte bei Abschluss der Vereinbarung nicht in allen Ländern, die in der Anlage 1 aufgeführt sind, über Markenrechte und damit über markenrechtliche Unterlassungsansprüche verfügt, die eine Beschränkung ihres Marktverhaltens rechtfertigen könnten, tritt sie mit erheblichem Sachvortrag der Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit entgegen, die einer über ein Rechtsgeschäft errichteten Privaturkunde zukommt (s. dazu BGH, Beschl. v. 25. Oktober 2011, VIII ZR 125/11, Rn. 22). Die Beklagte hat umfassende Recherchen zum registerrechtlichen Markenbestand der Klägerin bei Abschluss der Vereinbarung angestellt und zudem eingewendet, es habe bei etlichen von der Klägerin behaupteten Marken, so sie kraft Eintragung bestanden hätten, bei Abschluss der Vereinbarung an einer rechtserhaltenden Benutzung gefehlt. Sie hat überdies geltend gemacht, die Klägerin habe, soweit sie Markenrechte kraft Benutzung erlangt zu haben behaupte, jeglichen substantiierten Vortrag dazu vermissen lassen. Die Klägerin hat auf den detaillierten Vortrag der Beklagten zum registerrechtlichen Markenbestand der Klägerin in den Schriftsätzen vom 27. Juni 2013 und vom 23. Dezember 2013 erst mit Schriftsatz vom 26. August 2014 und damit wenige Tage vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung am 3. September 2014 im Einzelnen erwidert. Dieser Vortrag ist - weil Entschuldigungsgründe weder dargelegt noch sonst zu erkennen sind - nach den §§ 525, 296 Abs. 2 2. Alt., 282 Abs. 2 ZPO grob nachlässig verspätet und damit prozessual unbeachtlich. Die Klägerin hat überdies mit dem Schriftsatz vom 26. August 2014 zum Nachweis ihres registerrechtlichen Markenbestandes bei Abschluss der Vereinbarung entgegen der in Ziffer 5 a) der prozessleitenden Verfügung des Senatsvorsitzenden vom 16. September 2013 getroffenen Anordnung zur Vorlage deutscher Übersetzungen von allen fremdsprachigen Unterlagen gemäß § 142 Abs. 3 ZPO ausschließlich fremdsprachige Registerauszüge vorgelegt, deren Inhalt sich dem Senat nur zum Teil, nämlich hinsichtlich der Anlagen LS 93 und 94, LS 89 und LS 79, sicher erschließt; die fremdsprachigen Registerauszüge sind damit auch aus diesem Grund weitgehend prozessual unbeachtlich. Der Senat hat darauf im Senatstermin hingewiesen. Die Erwiderung der Klägerin führt auch in der Sache nicht weiter. Die Klägerin ist nämlich in dem Schriftsatz vom 26. August 2014 den in dem Schriftsatz vom 23. Dezember 2013 erhobenen Einwänden der Beklagten betreffend die rechtserhaltende Benutzung gar nicht und betreffend den Erwerb durch Benutzung nicht substantiiert entgegengetreten; sie hat insoweit lediglich darauf hingewiesen, dass in Ländern, in denen das Common Law gelte, Markenrechte in erster Linie durch Benutzung erworben werden könnten. Diesem Vorbringen ist nicht ansatzweise zu entnehmen, welche Marken- und Zeichenrechte konkret durch welche einzelnen Benutzungshandlungen zu welchen Zeitpunkten erworben worden sein sollen.

Ungeachtet dessen würde der von der Beklagten geltend gemachte Umstand – seine Richtigkeit unterstellt – nicht zur Gesamtnichtigkeit der Abgrenzungsvereinbarung führen (§§ 134, 139 BGB). Dies wäre nur der Fall, wenn sich bei objektiver Betrachtung der verbotswidrige Teil nicht von den anderen Teilen der Vereinbarung trennen ließe oder wenn trotz einer solchen Trennbarkeit nicht anzunehmen wäre, dass die Vereinbarung auch ohne den verbotswidrigen Teil vorgenommen sein würde (Senat, Urt. v. 13. August 2013, VI-U (Kart) 47/13, Umdruckseite 13 f.). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Die Abgrenzungsvereinbarung hat auch dann einen selbständigen Regelungsgehalt, wenn sie nicht alle in der Anlage 1 aufgeführten Länder erfasst, und die Parteien hätten im Hinblick auf die tatsächlich bestehenden wechselseitigen Unterlassungsansprüche eine Gesamtnichtigkeit vernünftigerweise nicht gewollt. Entgegenstehendes behauptet auch die Beklagte nicht. Der Gesichtspunkt ist im Senatstermin erörtert worden.

(1.2) Soweit die Parteien vereinbart haben, in Ländern, die in den Anlagen 1, 2 oder 3 aus welchen Gründen auch immer nicht aufgeführt sind, zukünftig zu koexistieren, ist diese Regelung gemäß den §§ 133, 157 BGB so auszulegen, dass nur Länder erfasst sind, in denen beide Parteien bei Abschluss der Vereinbarung Zeichen, insbesondere Marken, die den Marken-/Zeichenbestandteil D 1 enthalten, benutzten.

Verträge sind gemäß § 157 BGB so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Im Zweifel ist daher ein Auslegungsergebnis anzustreben, das die berechtigten Belange beider Parteien angemessen berücksichtigt und mit den Anforderungen des redlichen Geschäftsverkehrs im Einklang steht. Überdies ist im Zweifel davon auszugehen, dass die Parteien Vernünftiges gewollt haben und sich gesetzeskonform verhalten wollten (Senat, Urt. v. 13. August 2013, VI-U (Kart) 47/13, Umdruckseite 20). Ausgehend von diesen Grundsätzen erstreckt sich die fragliche Regelung nur auf Länder, in denen beide Parteien bei Abschluss der Vereinbarung Zeichen, insbesondere Marken, die den Marken-/Zeichenbestandteil D 1 enthalten, benutzten. Dies folgt aus der Interessenlage der Parteien und dem Zweck, den sie mit der Abgrenzungsvereinbarung verfolgten. Die Parteien wollten die infolge der Markenspaltung entstandenen Zeichenkonflikte regeln, und die hier in Rede stehenden Wettbewerbsbeschränkungen dürfen nur zu dem Zweck vereinbart werden, die im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung tatsächlich bestehenden oder ernsthaft in Betracht kommenden Kollisionslagen zu regeln. Die Parteien haben kein schutzwürdiges Interesse daran, darüber hinaus den aktuellen oder potentiellen Wettbewerb im Verhältnis zueinander zu beschränken.

(2) Die streitgegenständliche Abgrenzungsvereinbarung enthält Nutzungsbefugnisse und Nutzungsbeschränkungen, die nicht über das hinausgehen, was bei objektiver Beurteilung in territorialer, zeitlicher und sachlicher Hinsicht ernsthaft zweifelhaft sein konnte.

(a) Die Benutzungsregelungen lauten:

„Jede Partei, ………… und D 1 Holding, respektiert die Rechte an dem Zeichen D 1 der jeweils anderen Partei in jenen Ländern, die in Anlage 1 und Anlage 2 aufgeführt sind... Respektieren bedeutet..., dass jede Partei die Rechte zur exklusiven Benutzung der Zeichen D 1 der anderen Partei nicht verletzen wird, wo solche Rechte existieren... Die Parteien werden in den Ländern der jeweils anderen Partei, aufgeführt in den Anlagen 1 und 2, keine weiteren Marken oder andere Zeichen mit den Wortbestandteilen „D“ oder „D 1 “ anmelden oder auf sich übertragen lassen. …… wird keine Marken mit dem Bestandteil „D“ benutzen, die es in einem der in Anlage 2 aufgeführten Länder möglicherweise besitzt. D 1 Holding wird keine Marken mit dem Bestandteil „D“ benutzen, die es in einem der in Anlage 1 aufgeführten Länder möglicherweise besitzt" (Ziff. 1 iVm. Ziff. 1 lit. c).

„In den Ländern, die in Anlage 3 aufgeführt sind, werden die Parteien in der Benutzung zukünftig koexistieren... Koexistieren bedeutet, dass beide Parteien die Benutzung der D 1 -Zeichen der jeweils anderen Partei nicht untersagen werden, also anerkennen, dass die jeweils andere Partei ebenfalls zur Benutzung des Zeichens D 1 als Marke oder in sonstiger Weise befugt ist“ (Ziff. 1 iVm. Ziff. 1 lit. d).

Damit haben die Parteien mit Blick auf die Länder, die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführt sind, die für markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen typischen Nutzungsbeschränkungen bzw. Unterlassungspflichten übernommen, während sie für die Länder, die in der Anlage 3 gelistet sind, keine abgrenzenden Benutzungsregelungen getroffen haben.

(b) In räumlicher Hinsicht knüpft die Abgrenzungsvereinbarung an den infolge der Markenspaltung entstandenen Rechtszustand an und geht nicht darüber hinaus (siehe dazu soeben). Da Markenrechte unbegrenzt verlängert werden können, besteht das berechtigte Bedürfnis nach einer zeitlich unbegrenzten Abgrenzung (BGH, Urt. v. 7. Dezember 2010, KZR 71/08, Rn. 47 – Jette Joop).

(c) Soweit die Beklagte geltend macht, die Vereinbarung halte sich nicht in den sachlichen Grenzen dessen, was bei objektiver Beurteilung ernsthaft zweifelhaft sein konnte, geht sie fehl.

(aa) Entgegen der Ansicht der Klägerin wird in der Vereinbarung die Benutzung von Zeichen mit dem Bestandteil „D“ oder „D 1 “ nicht in dem Sinne umfassend geregelt, dass es auf die konkreten Waren und Dienstleistungen nicht ankommt. Die Vereinbarung ist vielmehr gemäß den §§ 133, 157 BGB so auszulegen, dass die wechselseitigen Marken nur insoweit Schutz genießen, als sie zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung für bestimmte Waren- und/oder Dienstleistungsklassen galten, und zwar sowohl im Hinblick auf die in den Anlagen 1 und 2 als auch im Hinblick auf die in Anlage 3 genannten Länder. Diese Auslegung legt bereits der Wortlaut der Vereinbarung nahe, denn die soeben zitierten Benutzungsregelungen stehen ausdrücklich unter der Prämisse

„Die Formulierung „Rechte an dem Zeichen D 1 “... erstreckt sich auf den gesamten Schutzbereich des jeweiligen Zeichens, aber natürlich begrenzt auf die Rechtsposition, die ein solches Recht dem Inhaber gewährt“ (Ziff. 1 lit. a).

und unter dem Vorbehalt

„Vorbehalt. Diese Vereinbarung betrifft in Bezug auf Marken nur die Waren- und Dienstleistungsklassen, die von den Rechten an den Marken der Parteien beansprucht werden“ (Ziff. 3).

Ausgehend von den oben genannten Grundsätzen der Vertragsauslegung folgt auch aus der Interessenlage der Parteien und dem Zweck, den sie mit der Abgrenzungsvereinbarung verfolgten, dass die wechselseitigen Marken ungeachtet des betroffenen Landes nur insoweit Schutz genießen, als sie zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung für bestimmte Waren- und/oder Dienstleistungsklassen galten. Die Parteien wollten die infolge der Markenspaltung entstandenen Zeichenkonflikte regeln. Der markenrechtliche Konflikt beruht nun aber gerade darauf, dass sich der markenrechtliche Schutz vor allem auf den Bereich der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen bezieht (so auch §§ 9, 14 MarkenG). Die hier in Rede stehenden wettbewerbsbeschränkenden Benutzungsregelungen dürfen nur zu dem Zweck vereinbart werden, konfligierende markenrechtliche Unterlassungsansprüche zu regeln. Die Parteien haben kein schutzwürdiges Interesse daran, darüber hinaus den aktuellen oder potentiellen Wettbewerb im Verhältnis zueinander zu beschränken. Dies gilt um so mehr, als selbst für bekannte Marken iSd. § 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eine gegenständlich unbeschränkte Verpflichtung kartellrechtlich fragwürdig ist (BGH, Urt. v. 7. Dezember 2010, KZR 71/08, Rn. 49 – Jette Joop). Nichts spricht dafür, dass die Parteien der streitbefangenen Abgrenzungsvereinbarung nicht nur die bestehenden marken- und zeichenrechtlichen Konfliktlagen regeln, sondern darüber hinaus den Wettbewerb untereinander verbotswidrig beschränken wollten, indem die Verwendung der Zeichenbestandteile „D“ und „D 1 “ losgelöst von den marken- und zeichenrechtlich geschützten Waren- und Dienstleistungsklassen aufgeteilt werden sollte.

(bb) Entgegen der Ansicht der Klägerin wird in der Vereinbarung die Zeichenähnlichkeit nicht zu weit definiert. Dies gilt im Hinblick auf die in den Anlagen 1 und 2 als auch im Hinblick auf die in Anlage 3 genannten Länder. Die oben zitierten Benutzungsregelungen stehen ausdrücklich unter der Prämisse

„Die Formulierung „Rechte an dem Zeichen D 1 “ ist weit zu verstehen und deckt alle nationalen Schutzrechte und/oder geschützte rechtliche Positionen in Bezug auf jegliche Art der Benutzung des Zeichens D 1 , insbesondere (1.) als Marke oder (2.) als Firma oder (3.) als Firmenschlagwort ab. Dies gilt, wenn das Zeichen D 1 entweder allein oder im Zusammenhang mit anderen Wörtern/Bildern benutzt wird“ (Ziff. 1 lit. a).

In der Respektierungsregelung findet sich noch einmal die Klarstellung

„Der Schutzbereich der jeweiligen Zeichen soll sich – nach dem Willen der Parteien - insbesondere auf alle Marken oder Firmennamen oder Firmenschlagworte, die die Bestandteile „D“ oder „D 1 “ aufweisen, erstrecken und entsprechend respektiert werden“ (Ziff. 1 lit. c).

Der markenrechtliche Konflikt beruht gerade darauf, dass sich der markenrechtliche Schutz vor allem auf den Bereich bezieht, in dem wegen der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen besteht (so auch §§ 9, 14 MarkenG). Die Parteien haben ein schutzwürdiges Interesse daran, im Hinblick auf die Zeichenähnlichkeit und damit die Verwechslungsgefahr Regelungen in den Grenzen dessen zu treffen, was bei objektiver Beurteilung ernsthaft zweifelhaft sein kann (s. dazu Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 138 ff.), und sie haben diese Grenzen gewahrt. Die Bestandteile „D“ und „D 1 “ sind das prägende Element der von den Parteien verwendeten Zeichen. Im Übrigen belegt der Vortrag der Parteien, dass die Verwechslungsgefahr mit Blick auf diese Zeichenbestandteile regelungsbedürftig ist. So hat die Beklagte etwa vorgetragen, das Japanische Marken- und Patentamt habe eine Verwechslungsgefahr von „D 1 LAR“ mit „D 1 “ bzw. „D“ verneint, während die Klägerin etwa vorgetragen hat, die Beklagte habe - gestützt auf die streitgegenständliche internationale Marke „D 1 LAR“ mit der Nummer ……. - Widerspruch eingelegt, als sie ihre internationale Marke „D 1 “ auf China erstrecken wollte.

bb) Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen enthalten neben den Regelungen der Nutzungsbefugnis und Nutzungsbeschränkung hinsichtlich der kollidierenden Markenrechte typischerweise Nichtangriffsreden. Sie dienen dazu, ein zivil- oder registerrechtliches Vorgehen jedes Vertragspartners gegen den Markenbestand des jeweils anderen Vertragspartners zu verhindern, indem sie es zur Vertragsverletzung machen und den Markeninhaber dazu berechtigen, seine Unterlassung zu verlangen. Diese Regelungen beinhalten den wechselseitigen Verzicht auf markenrechtliche Verbietungsrechte, insbesondere auf nachträgliche registerrechtliche Löschungsanträge/-klagen und auf zivilrechtliche Unterlassungsklagen (Rißmann, Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung, 2007, S. 19, 172; Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 53 ff., 60 f., 171 f.; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 1094, § 55 Rn. 30).

Abgrenzungsvereinbarungen, die Nichtangriffsabreden enthalten, sind kartellrechtlich bedenklich, weil diese Abreden sich nicht aus den markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen der Vertragspartner heraus legitimieren lassen (Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 137, 145; vgl. auch – zu einer Patentlizenzvereinbarung - EuGH, Urt. v. 25. Februar 1986, Rs. 193/83, Slg. 1986, S. 611, 663 Rn. 92 – Windsurfing International: „Eine solche Klausel gehört offenkundig nicht zum spezifischen Gegenstand des Patents, der sich auch nicht in dem Sinne auslegen lässt, dass er auch gegen Angriffe auf das Patent Schutz gewährt, denn es liegt im öffentlichen Interesse, alle Hindernisse für die Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben könnten.“). Sie werden als kartellrechtswidrig angesehen, wenn mit ihnen Marktaufteilungen oder andere Wettbewerbsbeschränkungen bezweckt werden (EuGH, Urt. v. 30. Januar 1985, Rs. 35/85, Slg. 1985, S. 363, 385 Rn. 32 ff. – BAT). Die Entscheidungspraxis hierzu ist uneinheitlich (siehe dazu Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 142 ff., 145 und Rißmann, Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung, 2007, S. 172 ff., 200 ff. sowie Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 1107 jeweils m. w. Nachw.).

Nichtangriffsabreden sind bereits markenrechtlich unzulässig, soweit sie einen Verzicht auf einen Antrag bzw. eine Klage auf Löschung wegen Verfalls aufgrund nachträglicher absoluter Schutzhindernisse (s. dazu etwa §§ 49 Abs. 2, 53, 55 MarkenG) oder einen Antrag auf Löschung wegen Nichtigkeit aufgrund anfänglicher absoluter Schutzhindernisse (s. dazu etwa §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG) beinhalten, und zwar wegen des öffentlichen Interesses an der Löschung der Marke aus dem Register bei Vorliegen absoluter Schutzhindernisse (s. dazu etwa §§ 3, 7, 8 MarkenG). Nichtangriffsreden, die diese Verbietungsrechte ausdrücklich umfassen, verstoßen gegen die §§ 134, 138 BGB, was nach § 139 2. HS BGB allerdings nur zur Teilnichtigkeit der Nichtangriffsrede führen dürfte. Nichtangriffsabreden, die nicht nach den einzelnen Löschungsgründen differenzieren, sind dahin auszulegen, dass sie diese Löschungsgründe nicht erfassen (Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 88 ff. m. w. Nachw.). Die Frage, ob ein Verzicht auf einen Antrag bzw. eine Klage auf Löschung wegen Verfalls aufgrund von Nichtbenutzung (s. dazu etwa §§ 49 Abs. 1, 53, 55 MarkenG) bereits markenrechtlich unzulässig ist, ist umstritten (Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 91 ff. m. w. Nachw.). Ein solcher Verzicht hat indes wettbewerbsbeschränkenden Charakter, weil es im Interesse der Freiheit des Wettbewerbs und der Öffnung der Märkte liegt, dass das Register um nicht benutzte Marken bereinigt wird, und ist daher jedenfalls kartellrechtswidrig (Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 142 ff.; EuGH, Urt. v. 30. Januar 1985, Rs. 35/85, Slg. 1985, S. 363, 385 Rn. 32, 35 – BAT; vgl. auch EuGH, Urt. v. 25. Februar 1986, Rs. 193/83, Slg. 1986, S. 611, 663 Rn. 91 f. – Windsurfing International und Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 1107).

Vor diesem Hintergrund kann eine Nichtangriffsabrede nur dann als kartellrechtsneutral angesehen werden, wenn und soweit sie den Verzicht auf die Klage auf Löschung wegen Nichtigkeit aufgrund des Bestehens älterer Rechte (s. dazu etwa §§ 51, 55 MarkenG) und auf nachträgliche zivilrechtliche Unterlassungsklagen wegen des Bestehens älterer Rechte (s. dazu etwa §§ 14, 25, 26 MarkenG) betrifft. Die Löschung der Marke aus dem Register bei Vorliegen relativer Schutzhindernisse (s. dazu etwa §§ 9-12 MarkenG und auch § 42 MarkenG) betrifft nur das Verhältnis der betroffenen Markeninhaber zueinander, so dass aus Sicht des Markenrechts unproblematisch auf die Geltungmachung der Löschungsklage verzichtet werden kann (Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 89 f.), und zivilrechtliche Ansprüche stehen ohnehin zur Disposition ihres Inhabers. In kartellrechtlicher Hinsicht ist entscheidend, dass dieser Verzicht die kartellrechtlich unbedenklichen Benutzungsregelungen absichert, da ohne den Ausschluss der Geltendmachung prioritätsälterer Rechte die von den Vertragspartnern angestrebte Rechtssicherheit nicht eintreten kann (vgl. Althaus, Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen, 2010, S. 3, 53 ff., 60 f., 143, 145, 171 f.). Diese Sichtweise liegt auch der Auffassung der Kommission zugrunde, Nichtangriffsklauseln in Streitbeilegungsvereinbarungen, die wechselseitige Technologielizenzvereinbarungen enthalten, fielen „in der Regel nicht unter Art. 101 Abs. 1 AEUV“, denn es sei gerade Sinn dieser Vereinbarung, bestehende Konflikte zu lösen (TT-Leitlinien, 2014/C 89/ 03, Ziff. 242). Der Verzicht sichert hier den wechselseitigen Technologietransfer im Rahmen der Streitbeilegungsvereinbarung ab, der ohne ihn gar nicht zustande käme (vgl. Rißmann, Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung, 2007, S. 174).

Gemessen an diesen Grundsätzen erweisen sich die von den Parteien insoweit getroffenen Regelungen als kartellrechtsneutral.

Die streitgegenständlichen Nichtangriffsabreden lauten:

„Respektieren bedeutet..., dass jede Partei... jegliche Handlungen unterlassen wird, die zu einem Verlust der Rechte an dem Zeichen D 1 der anderen Partei führen könnten oder die Registrierung des Zeichens null und nichtig oder ungültig werden lassen könnten und wird auch Angriff auf diese Zeichen nicht unterstützen oder sonst wie fördern“ (Ziff. 1 lit. c).

„Koexistieren bedeutet, dass beide Parteien die Benutzung der D 1 -Zeichen der jeweils anderen Partei nicht untersagen werden, also anerkennen, dass die jeweils andere Partei ebenfalls zur Benutzung des Zeichens D 1 als Marke oder in sonstiger Weise befugt ist“ (Ziff. 1 iVm. Ziff. 1 lit. d).

Diese Regelungen sind nach den aufgezeigten Grundsätzen der Vertragsauslegung gemäß den §§ 133, 157 BGB dahin auszulegen, dass nur der Verzicht auf die Klage auf Löschung wegen Nichtigkeit aufgrund des Bestehens älterer Rechte (s. dazu etwa §§ 51, 55 MarkenG) und auf nachträgliche zivilrechtliche Unterlassungsklagen wegen des Bestehens älterer Rechte (s. dazu etwa §§ 14, 25, 26 MarkenG) erfasst ist. Dies folgt auch aus der Interessenlage der Parteien und dem Zweck, den sie mit der Abgrenzungsvereinbarung verfolgten. Die Parteien wollten die infolge der Markenspaltung entstandenen Zeichenkonflikte regeln, und die hier in Rede stehenden wettbewerbsbeschränkenden Nichtangriffsabreden dürfen nur zu dem Zweck vereinbart werden, die kartellrechtlich unbedenklichen Benutzungsregelungen abzusichern. Die Parteien haben kein schutzwürdiges Interesse daran, darüber hinaus den aktuellen oder potentiellen Wettbewerb im Verhältnis zueinander zu beschränken. Dass ihr Vertragswille gleichwohl darauf gerichtet war, ist weder dem Vertragstext noch den Umständen des Vertragsschlusses zu entnehmen.

b) Die außerordentlichen Kündigungen der Beklagten vom 10. Februar 2012, ergänzt mit Schreiben vom 18. April 2012, und vom 25. Januar 2013 sind nicht wirksam, da die geltend gemachten Kündigungsgründe eine außerordentliche Kündigung der streitgegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung nicht rechtfertigen.

Der Senat folgt im Hinblick auf das umstrittene Verhältnis zwischen § 313 BGB und § 314 BGB (s. dazu nur Gaier in MünchKomm BGB, 5. Aufl. 2007, § 314 Rn. 3, 14) der überwiegenden Ansicht, dass das bei Dauerschuldverhältnissen bestehende Kündigungsrecht aus wichtigem Grund (§ 314 BGB) die Grundsätze der Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) verdrängt, wenn es um die Auflösung des Vertragsverhältnisses geht (s. dazu nur BGH BGHZ 133, 363, 369 und Gaier in MünchKomm BGB, 5. Aufl. 2007, § 314 Rn. 14). Nach § 314 BGB liegt ein wichtiger Grund vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Dies ist aufgrund einer umfassenden Würdigung zu ermitteln, wobei auch die Besonderheiten des jeweiligen Vertragstyps zu berücksichtigen sind; eine schuldhafte Pflichtverletzung des anderen Teils ist weder erforderlich noch ausreichend (s. dazu nur Gaier in MünchKomm BGB, 5. Aufl. 2007, § 314 Rn. 10). Als wichtiger Grund kommen jedenfalls die zum Rücktritt berechtigenden Leistungsstörungen iSd. §§ 323, 324, 326 BGB in Betracht. Insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen, die für den angestrebten Erfolg eine enge Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens voraussetzen, kann auch die Zerstörung des erforderlichen Vertrauensverhältnisses einen wichtigen Grund darstellen; insoweit kommt es auf den Zweck und die Art des Vertrages, das Ausmaß an persönlichen Bindungen, das Erfordernis persönlichen Vertrauens in die Loyalität, Wahrheitsliebe, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft des Vertragspartners, die Gefährdung von Vermögensinteressen und die Effektivität von Kontrollmöglichkeiten an (s. dazu nur Gaier in MünchKomm BGB, 5. Aufl. 2007, § 314 Rn. 11, 12).

Gemessen an diesem Grundsätzen erfüllen die mit den außerordentlichen Kündigungen der Beklagten vom 10. Februar 2012 und vom 25. Januar 2013 geltend gemachten Kündigungsgründe weder für sich genommen noch in der Gesamtschau die Anforderungen, die an das Vorliegen eines wichtigen Grundes zu stellen sind.

aa) Die Beklagte hat die außerordentliche Kündigung vom 10. Februar 2012, ergänzt mit Schreiben vom 18. April 2012, auf die Vorwürfe gestützt, (1) insbesondere die D 1 …… und die D 1 ….. Ltd., Schwestergesellschaften der Klägerin, würden zu Unrecht damit werben, Erfinder des D 1 -Bandes zu sein, (2) die D 1 ….. Inc., eine Schwestergesellschaft der Klägerin, habe vertragswidrig das Zeichen D 1 auf ihrer Homepage (auch) in Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru, Uruguay und damit in Ländern der Anlage 2 verwendet, (3) die Klägerin habe im Rahmen eines zwischen ihnen bestehenden Markenlizenzvertrages betreffend die Marken TO…. und TOK fehlerhaft abgerechnet, und (4) Vertriebsmitarbeiter der Klägerin hätten vertragswidrig die Mailadressen name@D 1 .net und das Zeichen „D 1 “ im Rahmen der Mailsignaturen auch in Ländern der Anlage 2 verwendet; sie bezog sich insoweit insbesondere auf eine Mail von K. I.… an ……. mit Datum vom 5. April 2012.

Es kann dahinstehen, ob diese Vorwürfe zutrafen. Es kann in tatsächlicher Hinsicht insbesondere offenbleiben, ob die Rechtsvorgängerin der Klägerin an der Weiterentwicklung des D 1 -Bandes beteiligt war und ob die beanstandeten Abrechnungen im Rahmen des Markenlizenzvertrages fehlerhaft waren. Es kann in rechtlicher Hinsicht überdies auf sich beruhen, ob sich die Klägerin ein Verhalten ihrer Schwestergesellschaften zurechnen lassen muss, ob es zu einer „Heilung“ des geltend gemachten Verstoßes gegen den Markenlizenzvertrag durch Nachzahlungen der Klägerin gekommen ist und ob die beanstandete Verwendung von Mailadressen und Mailsignaturen durch die Ausnahmeregelung in Ziff. 2 der Abgrenzungsvereinbarung gedeckt ist. Denn die geltend gemachten Umstände wiegen weder für sich genommen noch in der Gesamtschau so schwer, dass der Beklagten unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur nächstmöglichen Beendigung zum 14. Februar 2016 nicht zugemutet werden kann.

Die in Rede stehenden Rechts- bzw. Vertragsverletzungen können in den jeweiligen Rechtsverhältnissen vermittels der daraus folgenden Ansprüche sachgerecht geklärt bzw. mit den daraus folgenden Rechten angemessen sanktioniert werden, und dies ist ganz überwiegend auch bereits geschehen. Die insbesondere den Schwestergesellschaften der Klägerin vorgeworfenen Verhaltensweisen sind unstreitig abgestellt worden; im Zuge der Auseinandersetzung um die Behauptung der Erfindereigenschaft kam es sogar im Mai 2011 zur Abgabe einer Unterlassungserklärung der A.. Ltd. gegenüber der D 1 GmbH. Im Hinblick auf die beanstandeten Abrechnungen im Rahmen des Markenlizenzvertrages kam es unstreitig zu Nachzahlungen der Klägerin; ungeachtet der Frage, ob die außerordentliche Kündigung dieses Vertrages durch die Beklagte mit Schreiben vom 10. August 2011 wirksam ist, hat die Beklagte diesen Vertrag mit Schreiben vom 29. Oktober 2012 ordentlich zum 14. Februar 2016 gekündigt und aufgrund einer Buchprüfung im Mai 2013 mit Schreiben vom 27. Juni 2013 weitere Nachforderungen geltend gemacht. Bei der Frage, ob die beanstandete Verwendung von Mailadressen und Mailsignaturen durch die Ausnahmeregelung in Ziff. 2 der Abgrenzungsvereinbarung gedeckt ist, geht es im Kern darum, ob diese Regelung,

„2. Ausnahme. Die Parteien vereinbaren, dass sie unbeschadet der Grundsatzregelung in Nr. 1 oben das Recht haben, mit Agenten (insbesondere Vertriebsagenten) auf ihrem jeweiligen Briefpapier zu korrespondieren, das die Marken oder Firmenzeichen mit dem Bestandteil D 1 trägt, einschließlich der Erlaubnis, Rechnungen zu verschicken.“

wie die Beklagte meint, eng auszulegen und dahin zu verstehen ist, dass die Verwendung im Rahmen der Korrespondenz mit Vertriebsagenten – etwa bei der Rechnungsstellung – unvermeidlich ist. Der Beklagten ist es unbenommen, diese Frage in einem Vertragsrechtsstreit zu klären und ihre Rechtsauffassung vermittels von Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüchen durchzusetzen zu versuchen.

Die in Rede stehenden Rechts- bzw. Vertragsverletzungen rechtfertigen überdies nicht die Annahme, das für die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses erforderliche Vertrauensverhältnis sei zerstört und eine außerordentliche Kündigung aus diesem Grund gerechtfertigt. Dies käme insbesondere dann in Betracht, wenn es sich bei der streitgegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung um ein Dauerschuldverhältnis handeln würde, das für den angestrebten Erfolg eine enge Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens voraussetzen und insbesondere auf persönlichen Bindungen aufbauen und persönliches Vertrauen in die Loyalität des Vertragspartners erfordern würde. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn es handelt sich bei einer markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarung um eine Vereinbarung, die nicht auf eine Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien, sondern auf eine Abgrenzung ihrer Tätigkeiten zielt und gerade eine ungehinderte Verfolgung ihrer jeweils eigenen Interessen gewährleisten soll; sie ist weder - wie der Gesellschaftsvertrag einer GbR - durch einen gemeinsamen Zweck noch - wie der Handelsvertretervertrag - durch eine Interessenwahrnehmungspflicht und überdies auch nicht durch persönlichen Bindungen oder das Erfordernis persönlichen Vertrauens in die Loyalität, Wahrheitsliebe, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft des Vertragspartners geprägt. Ist die streitgegenständliche Abgrenzungsvereinbarung nicht in besonderer Weise durch ein Vertrauensverhältnis gekennzeichnet, so bedarf es schwerwiegender Umstände (wie etwa Straftaten gegen den Vertragspartner), um eine Zerstörung des erforderlichen Vertrauensverhältnisses anzunehmen (s. dazu nur Gaier in MünchKomm BGB, 5. Aufl. 2007, § 314 Rn. 12). Die in Rede stehenden Rechts- bzw. Vertragsverletzungen stellen keine derart schwerwiegenden Gründe dar.

bb) Die Beklagte hat die außerordentliche Kündigung vom 25. Januar 2013 auf die Vorwürfe gestützt, dass die Anwälte der Klägerin in ihrem Namen im erstinstanzlichen Verfahren Umstände bestritten hätten, die in der Einleitung der Abgrenzungsvereinbarung als unstreitige Grundlage der Vereinbarung festgehalten worden seien, und zwar, (1) dass die Beklagte die Bezeichnung „D 1 “ entwickelt habe, (2) dass das unter der Bezeichnung „D 1 “ vertriebene Band von der Beklagten entwickelt worden sei, (3) dass die Klägerin in Großbritannien nur Lizenznehmerin/Agentin gewesen sei und die Rechte lediglich aufgrund des Zweiten Weltkrieges übergegangen seien sowie (4) dass die Klägerin als Vertriebsunternehmen der Beklagten gedient habe. Sie macht geltend, das Vertrauensverhältnis sei durch das Bestreiten der Grundlagen, die zum Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung geführt haben, noch zusätzlich zu den bereits genannten Kündigungsgründen zerrüttet worden.

Es kann dahinstehen, ob die behaupteten Umstände in der Einleitung der Abgrenzungsvereinbarung als unstreitige Grundlage der Vereinbarung festgehalten worden sind. Es kann ebenfalls offenbleiben, ob, was zwischen den Parteien in der Tat streitig ist, die A 1.... Ltd. an der Weiterentwicklung des D 1 -Bandes beteiligt war, die A 1.... Ltd. damals nur in Lizenz produzieren sollte sowie damals lediglich eine Eintragung als Agentenmarke erfolgen sollte und die A 1.... Ltd. die Rechte an der Marke erst durch die Enteignung des Auslandsvermögens deutscher Unternehmen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlangte. Selbst wenn dies der Wahrheit entsprechen sollte, würde der Umstand, dass die Klägerin diesen Sachverhalt bestritten hat, nicht so schwer wiegen, dass der Beklagten unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur nächstmöglichen Beendigung zum 14. Februar 2016 nicht zugemutet werden kann.

100

Wie bereits dargelegt, ist die streitgegenständliche Abgrenzungsvereinbarung nicht in besonderer Weise durch ein Vertrauensverhältnis gekennzeichnet, weshalb es schwerwiegender Umstände bedarf, um die Annahme zurechtfertigen, das für die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses erforderliche Vertrauensverhältnis sei zerstört und eine außerordentliche Kündigung aus diesem Grund gerechtfertigt. Der in Rede stehende Umstand genügt diesem Erfordernis nicht. Die Klägerin hat einen Sachverhalt bestritten, der weit vor dem Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung liegt und die ihm zugrundeliegende Markenspaltung als das Ergebnis der historischen Geschehnisse nicht berührt; er ist für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten bzw. die Ausübung der vertraglichen Rechte ohne Bedeutung. Der Umstand, dass die Parteien heute unterschiedliche Auffassungen von den damaligen Ereignissen haben, genügt vor diesem Hintergrund ganz offensichtlich nicht, um eine Zerstörung des erforderlichen Vertrauensverhältnisses anzunehmen. Dies gilt um so mehr, als die A.. Ltd. gegenüber der B-GmbH im Zuge der Auseinandersetzung um die Erfindereigenschaft, die noch am ehesten das heutige Verhältnis der Parteien berühren könnte, sogar eine Unterlassungserklärung abgeben hat, um der Auffassung der Beklagten im Geschäftsverkehr Rechnung zu tragen. Dass die Klägerin den in Rede stehenden Tatsachenstoff der Wahrheit zuwider und in der Absicht der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung der Beklagten bestritten hat, ist nicht festzustellen.

101

B. Der Klägerin stehen die aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung geltend gemachten Ansprüche nicht zu.

102

1. Soweit sie sich dagegen wendet, dass die Beklagte am 23. Februar 2010 die Marke „D 1 LAR“ als internationale Marke unter der Nummer …… für die Klassen 01, 02, 07, 17 und 19 registriert hat, die sich unter anderem auf die Länder Australien, Bahrain, China, Japan, Kenia, Namibia, Singapur, Südkorea und USA erstreckt, dass die Beklagte zudem die am 17. Juni 1955 unter der Nummer ……. für die Klassen 02, 19 und 27 registrierte internationale Marke „D 1 “ mit Antrag vom 22. März 2012 auf Botswana, mit Antrag vom 26. April 2012 auf Namibia sowie mit Antrag vom 31. Mai 2012 auf China erstreckt hat, und dass die Beklagte ferner die am 30. Oktober 1976 unter der Nummer …… für die Klassen 01, 02, 07, 08, 09, 17 und 19 registrierte internationale Marke „D 1 “ mit Antrag vom 26. April 2012 auf Namibia sowie mit Antrag vom 31. Mai 2012 auf China erstreckt hat, hat sie jedenfalls mit Blick auf die Registrierung der internationalen Marke „D 1 LAR“ für Singapur und die USA kein Rechtsschutzbedürfnis und im Übrigen jedenfalls nicht substantiiert (§§ 138 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO) dargetan, dass ihr bei Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung Markenrechte in den beanspruchten Ländern zugestanden haben und noch heute zustehen.

103

a) Die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, „in die Schutzentziehung der internationalen Marke Nr. …… „D 1 LAR“ für das Gebiet der Länder Australien, Bahrain, China, Japan, Kenia, Namibia, Singapur, Südkorea und USA einzuwilligen“, „in die Schutzentziehung der internationalen Marke Nr. …… „D 1 “ für das Gebiet der Länder Botswana, China und Namibia einzuwilligen“ und „in die Schutzentziehung der internationalen Marke Nr. …… „D 1 “ für das Gebiet der Länder China und Namibia einzuwilligen.“ Eine Schutzentziehung kommt indes schon aus Rechtsgründen nicht in Betracht. Nach Art. 5 Abs. 6 MMA darf eine nachträgliche Schutzentziehung nur aus solchen Gründen erfolgen, die eine Schutzversagung rechtfertigen würden, und eine Schutzversagung ist nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA nur aus den in Art. 6quinquies B Nr. 1-3 PVÜ abschließend genannten Schutzversagungsgründen zulässig. Sie entsprechen denen des deutschen Rechts (§§ 49 bis 51 MarkenG), umfassen mithin insbesondere die relativen Schutzhindernisse iSd. §§ 9 bis 13 MarkenG (Bestehen älterer Rechte, § 51 MarkenG), die absoluten Schutzhindernisse iSd. §§ 3, 8 MarkenG (§ 50 MarkenG) und den Verfall wegen Nichtbenutzung iSd. § 49 Abs. 1 MarkenG (s. dazu Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, Art. 5 MMA Rn. 16, 4 und Art. 6quinquies PVÜ Rn. 5 ff.). Dies kommt auch in § 115 MarkenG zum Ausdruck (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 115 MarkenG Rn. 1). Der Senat hat auf diesen Aspekt im Verhandlungstermin hingewiesen. Die Klägerin hat indes ausdrücklich erklärt, ihren Antrag auf keinen dieser Schutzversagungs- bzw. Löschungsgründe und insbesondere nicht auf das Bestehen älterer Rechte iSd. § 51 MarkenG bzw. iSd. Art. 6quinquies B Nr. 1 PVÜ zu stützen, sondern ausschließlich auf einen vertraglichen Anspruch aus der Abgrenzungsvereinbarung. Einen solchen Schutzversagungsgrund sieht Art. 6quinquies B Nr. 1-3 PVÜ jedoch nicht vor.

104

Richtigerweise hätte die Klägerin beantragen müssen, die Beklagte aufgrund der in der Abgrenzungsvereinbarung getroffenen Benutzungsregelungen zu verurteilen, auf den Schutz der fraglichen internationalen Marken für die von der Klägerin beanspruchten Länder durch eine an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichtete Erklärung zu verzichten oder im Hinblick auf die von der Klägerin beanspruchten Länder eine Einschränkung der Verzeichnisse der Waren durch eine an das Internationale Büro gerichtete Erklärung zu beantragen. Nach Art. 8bis MMA kann der Inhaber der internationalen Registrierung jederzeit durch eine an die Behörde seines Landes gerichtete Erklärung auf den Schutz in einem oder mehreren der Vertragsländer verzichten (s. dazu auch Regel 25 Abs. 1 lit. a Ziff. iii und v sowie lit. c AusfO MMA/PMMA), und nach Regel 25 Abs. 1 lit. a Ziff. i sowie lit. b AusfO MMA/PMMA kann der Inhaber der internationalen Registrierung jederzeit beim Internationalen Büro eine Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf alle oder einige benannte Vertragsparteien beantragen (s. dazu Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, Art. 8bis MMA Rn. 1f., 3f.). Der Senat hat im Senatstermin darauf hingewiesen, dass eine andere Fassung der Anträge in Betracht kommen könnte und eine Unterbrechung der Sitzung angeboten, um den anwesenden anwaltlichen und patentanwaltlichen Vertreter der Klägerin eine Erörterung und interne Beratung der Sache zu ermöglichen. Die Klägerin hat von dieser Möglichkeit indes keinen Gebrauch gemacht und ausdrücklich an ihren (unschlüssigen) Anträgen festgehalten.

105

b) Das Klagebegehren auf eine Verurteilung der Beklagten in eine Schutzentziehung erweist sich darüber hinaus auch aus weiteren Gründen als unberechtigt.

106

aa) Die Klägerin hat jedenfalls mit Blick auf die Registrierung der internationalen Marke „D 1 LAR“ für Singapur und die USA kein Rechtsschutzbedürfnis. Die Klägerin hat selbst vorgetragen, dass sie gegen diese Markenanmeldung insoweit erfolgreich Widerspruch eingelegt hat, und zwischen den Parteien ist unstreitig, dass insoweit kein Markenschutz zugunsten der Beklagten besteht. Die Parteien haben dies im Senatstermin ausdrücklich bestätigt.

107

bb) Die Klägerin hat - was Voraussetzung für eine „Beseitigung“ der streitbefangenen Markenrechte wäre - im Hinblick auf die weiteren Länder nicht substantiiert (§§ 138 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO) dargetan, dass ihr bei Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung Markenrechte in den beanspruchten Ländern zugestanden haben und noch heute zustehen; die Frage, ob die Klägerin aus der streitgegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung auch zum Schutz von Marken vorgehen kann, als deren Inhaber nicht sie selbst, sondern die A.. Ltd. und damit die Muttergesellschaft der Klägerin in Rede steht, bedarf vor diesem Hintergrund keiner Entscheidung.

108

(1) Wie bereits ausgeführt, hat die Klägerin auf den Vortrag der Beklagten zum registerrechtlichen Markenbestand der Klägerin verspätet erwidert und überdies zum Nachweis ihres registerrechtlichen Markenbestandes bei Abschluss der Vereinbarung entgegen der in Ziffer 5 a) der prozessleitenden Verfügung des Senatsvorsitzenden vom 16. September 2013 getroffenen Anordnung ausschließlich fremdsprachige Registerauszüge vorgelegt, deren Inhalt sich dem Senat nur zu einem geringen Teil sicher erschließt und die daher weitgehend prozessual unbeachtlich sind.

109

(2) Ungeachtet dessen hat der Senat im Senatstermin darauf hingewiesen, dass die Klägerin etwa für China gar keine Registerauszüge vorgelegt hat; dies gilt auch für Botswana.

110

Im Hinblick auf die übrigen streitbefangenen Länder Australien, Bahrain, Japan, Kenia, Namibia und Südkorea konnte der Senat den Registerauszügen entnehmen, dass in Australien die A.. Ltd. im Jahr 1959 die Marke D…. für die Warenklasse 2 und im Jahr 1994 die Marke D 1 LEN für die Warenklasse 02 registriert hat und diese Marken noch eingetragen sind, dass in Bahrain die Klägerin im Jahr 1981 (möglicherweise) die Marke D 1 für die Warenklasse 02 registriert und diese Registrierung für fünf Jahre gegolten hat, dass in Japan (wohl) die Klägerin im Jahr 1972 (möglicherweise) die Marke D 1 für die Warenklasse 19 registriert hat, deren Inhaber nunmehr die A.. Ltd. und die (wohl) noch eingetragen ist, dass in Kenia die Klägerin im Jahr 1981 die Marke D 1 für die Warenklasse 02 registriert hat und diese Marke noch eingetragen ist, dass in Namibia die Klägerin im Jahr 1962 die Marke D 1 für die Warenklasse 02 registriert hat und diese Marke noch eingetragen ist sowie dass in Südkorea die A.. Ltd. im Jahr 1992 die Marke D 1 für die Warenklasse 02 registriert hat und diese Marke (möglicherweise) noch eingetragen ist. Dieser Vortrag der Klägerin zu ihrem registerrechtlichen Markenbestand würde die geltend gemachten Ansprüche, wären ihre weiteren Voraussetzungen gegeben, nicht bzw. nicht in dem geltend gemachten Umfang rechtfertigen können: Für Botswana und China ist nicht dargetan, dass zugunsten der Klägerin bei Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung Markenrechte registriert gewesen sind. Für Australien, Bahrain, Kenia, Namibia, Südkorea und Japan ist allenfalls dargetan, dass zugunsten der Klägerin bei Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung Markenrechte in jeweils einer einzigen Warenklasse (02 bzw. 19) registriert gewesen sind, so dass vertragliche Unterlassungsansprüche auch nur auf diese zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung in Anspruch genommenen Warenklassen gestützt werden könnten; Ansprüche der Klägerin, der Beklagten eine Markennutzung in den von ihr beanspruchten Ländern in nicht von ihr beanspruchten Warenklassen zu untersagen, lassen sich, wie bereits ausgeführt, aus der streitgegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung nicht ableiten.

111

(3) Die Klägerin hat jedenfalls nicht substantiiert (§§ 138 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO) dargetan, dass ihr bei Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung Markenrechte in den beanspruchten Ländern zugestanden haben und noch heute zustehen. Sie hat zwar zu ihrem registerrechtlichen Markenbestand vorgetragen, ist jedoch dem Einwand der Beklagten, es habe bei etlichen von der Klägerin behaupteten Marken, sofern sie kraft Eintragung bestanden hätten, bei Abschluss der Vereinbarung an einer rechtserhaltenden Benutzung gefehlt, gar nicht und dem weiteren Einwand der Beklagten, die Klägerin habe, soweit sie Markenrechte kraft Benutzung erlangt zu haben behaupte, jeglichen substantiierten Vortrag dazu vermissen lassen, nicht substantiiert entgegengetreten. Der Senat hat im Senatstermin darauf hingewiesen, dass jedwedes Vorbringen der Klägerin zu einer rechtserhaltenden Markenbenutzung fehlt. Die Klägerin hat sich dazu trotz Anwesenheit von leitenden Angestellten der Partei nicht erklärt.

112

2. Soweit sich die Klägerin dagegen wendet, dass die Beklagte am 1. März 2010 die Wortmarke „D 1 LAR“ unter der Nummer …….als Gemeinschaftsmarke für die Klassen 01, 02, 07, 17, 19 und am 20. Januar 2009 die Wortmarke „D 1 “ unter der Nummer …….. als Gemeinschaftsmarke für die Klassen 01, 02, 07, 17, 19 und damit auch für die in der Anlage 1 genannten Länder Irland und Vereinigtes Königreich registriert hat, bleibt ihr Klagebegehren erfolglos.

113

a) Die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, „in die Umwandlung der Gemeinschaftsmarke Nr. ……. „D 1 LAR“ in nationale Marken der Europäischen Union, mit Ausnahme des Territoriums des Vereinigten Königreichs und Irlands, einzuwilligen“ und „in die Umwandlung der Gemeinschaftsmarke Nr. ……. „D 1 “ in nationale Marken der Europäischen Union, mit Ausnahme des Territoriums des Vereinigten Königreichs und Irlands, einzuwilligen.“ Ein dahingehender Anspruch steht der Klägerin indes nicht zu. Nach Art. 112 Abs. 1 GMVO kann nur der Markeninhaber einer Gemeinschaftsmarke beantragen, dass seine Gemeinschaftsmarke umgewandelt wird, und dies auch nur dann, soweit die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert. Nach Art. 112 Abs. 5 GMVO verliert eine Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung, wenn ein Verzicht eingetragen wurde, und der Verzicht ist nach Art. 50 GMVO vom Markeninhaber gegenüber dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt schriftlich zu erklären. Aufgrund dieser Rechtslage hätte die Klägerin richtigerweise beantragen müssen, die Beklagte aufgrund der in der Abgrenzungsvereinbarung getroffenen Benutzungsregelungen zu verurteilen, auf den Schutz der fraglichen Gemeinschaftsmarken durch eine an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt gerichtete Erklärung zu verzichten und gemäß Art. 113 GMVO einen Umwandlungsantrag beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt zu stellen, in dem alle Mitgliedstaaten außer das Vereinigte Königreich und Irland bezeichnet sind. Der Senat hat auf diese Bedenken im Senatstermin hingewiesen. Die Klägerin hat indes an ihren Anträgen festgehalten.

114

b) Ungeachtet dessen kann das Begehren der Klägerin auch deshalb keinen Erfolg haben, weil ihrem Rechtsschutzbedürfnis bereits dadurch Rechnung getragen ist, dass die Beklagte die fraglichen Gemeinschaftsmarken im Vereinigten Königreich und in Irland bisher nicht benutzt hat und ersichtlich auch künftig nicht benutzen wird. Die Beklagte hat sich unstreitig in der Vergangenheit nicht so verhalten, und die Klägerin hat nichts vorgetragen, was eine Einschätzung dahin rechtfertigen könnte, dass die Beklagte sich in Zukunft anders verhalten wird. Dies liegt auch nicht nahe, könnte sich die Klägerin doch mit hoher Erfolgsaussicht gegen ein solches Verhalten vertraglich und/oder markenrechtlich zur Wehr setzen (s. dazu auch Art. 110 GMVO); die Frage, ob die streitgegenständliche Abgrenzungsvereinbarung überhaupt Gemeinschaftsmarken erfasst, bedarf vor diesem Hintergrund keiner Entscheidung.

115

Dieser tatsächliche Befund wird auch durch die Rechts- und Vertragslage gestützt. Da bei einer Gemeinschaftsmarke nach Art. 41 iVm. Art. 8 GMVO ein Widerspruch gegen die Eintragung aufgrund des Bestehens insbesondere älterer nationaler Rechte möglich ist, ist die Existenz älterer nationaler Rechte das zentrale Problem des Erwerbs von Gemeinschaftsmarken. Deshalb sieht Art. 42 Abs. 4 GMVO vor, dass das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Beteiligten ersuchen kann, sich zu einigen. Diese Vorschrift zielt auf den Abschluss einer Abgrenzungsvereinbarung und damit insbesondere auf die dafür typischen Benutzungsregelungen bzw. Unterlassungspflichten (Rißmann, Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung, 2007, S. 31 ff.). Dieser Regelungsansatz zeigt, dass das sekundäre Gemeinschaftsrecht die Nichtbenutzung der Gemeinschaftsmarke im Verhältnis zu ihrer Nichteintragung und damit auch im Verhältnis zu ihrer Umwandlung (Art. 112 GMVO) oder ihrer Nichtigerklärung (Art. 53, 55, 56 f. GMVO) bzw. einem Verzicht (Art. 50 GMVO) als milderes Mittel zur Konfliktlösung ansieht. Dies entspricht auch der Vertragslage. Denn in der streitgegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung heißt es ausdrücklich:

116

„Jede Partei, ……. und D 1 Holding, respektiert die Rechte an dem Zeichen D 1 der jeweils anderen Partei in jenen Ländern, die in Anlage 1 und Anlage 2 aufgeführt sind... Respektieren bedeutet..., …… wird keine Marken mit dem Bestandteil „D“ benutzen, die es in einem der in Anlage 2 aufgeführten Länder möglicherweise besitzt. D 1 Holding wird keine Marken mit dem Bestandteil „D“ benutzen, die es in einem der in Anlage 1 aufgeführten Länder möglicherweise besitzt" (Ziff. 1 iVm. Ziff. 1 lit. c).

117

Darin kommt deutlich zum Ausdruck, dass auch die Parteien in der Nichtbenutzung gegenüber der Löschung ein milderes Mittel gesehen haben.

118

Der Senat hat im Senatstermin darauf hingewiesen, dass die Nichtbenutzung der fraglichen Gemeinschaftsmarken im Vereinigten Königreich und Irland dem Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin genügen dürfte; dabei kamen auch Art. 42 Abs. 4 GMVO und Ziff. 1 lit. c Absatz 4 der Abgrenzungsvereinbarung zur Sprache. Die Klägerin hat indes an ihren Anträgen festgehalten.

119

3. Soweit die Klägerin die Zustimmung der Beklagten zu den Markenanmeldungen in Dänemark, Schweden, Vietnam und Venezuela für die Klassen 02, 17 und 19 verlangt, fehlt es jedenfalls an einer vertraglichen Zustimmungspflicht der Beklagten; die Fragen, ob die Klägerin die markenrechtliche Erforderlichkeit der Zustimmung der Beklagten im Hinblick auf diese Markenanmeldungen hinreichend dargetan hat und ob die Klägerin aufgrund der streitgegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung eine markenrechtlich erforderliche Zustimmung auch zu Markenanmeldungen verlangen kann, die nicht sie, sondern – wie jedenfalls im Falle von Vietnam - die A.. Ltd. und damit die Muttergesellschaft der Klägerin vorgenommen hat, bedürfen vor diesem Hintergrund keiner Entscheidung.

120

Entgegen der Ansicht der Klägerin lässt sich Ziff. 1 lit. d der streitgegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung nicht entnehmen, dass beide Parteien in den in der Anlage 3 aufgelisteten Ländern Marken mit dem Markenbestandteil „D 1 “ benutzen, anmelden und eintragen können sollen. Die fraglichen Regelungen lauten:

121

„In den in Anlage 3 aufgeführten Ländern benutzen beide Parteien zum gegenwärtigen Zeitpunkt Zeichen, insbesondere Marken, die den Marken-/Zeichenbestandteil D 1 enthalten (Einleitung).“

122

„Um zukünftig Missverständnisse hinsichtlich des Gebrauchs und der Rechte an den D 1 -Zeichen (Marken) zu vermeiden, haben die Parteien folgendes vereinbart: ... In den Ländern, die in Anlage 3 aufgeführt sind, werden die Parteien in der Benutzung zukünftig koexistieren“ (Einleitung, Ziff. 1).

123

124

Der Wortlaut lässt nur den Schluss zu, dass im Hinblick auf die Länder der Anlage 3 eine reine Nichtangriffsrede geregelt werden sollte. Der Regelungskontext zeigt, dass zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung in den Ländern der Anlage 3 bereits Zeichenkonflikte vorgelegen haben, weil beide Parteien in diesen Ländern Marken mit dem Markenbestandteil „D 1 “ benutzten, aber nur eine von ihnen die prioritätsälteren Rechte - sei es kraft Eintragung, sei es kraft Benutzung - haben konnte. Dies belegt auch die Anlage 3, in der für jedes aufgeführte Land entweder die Klägerin, die Beklagte oder beide Parteien als Inhaber von Zeichen benannt sind, insbesondere die Klägerin für Schweden und die Beklagte für Dänemark, Venezuela und Vietnam. Ausgehend von den oben genannten Grundsätzen der Vertragsauslegung folgt auch aus der Interessenlage der Parteien und dem Zweck, den sie mit der Abgrenzungsvereinbarung verfolgten, dass im Hinblick auf die Länder der Anlage 3 eine reine Nichtangriffsrede geregelt werden sollte. Die Parteien wollten ersichtlich die infolge der Markenspaltung entstandenen Zeichenkonflikte regeln und insbesondere den zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung bestehenden tatsächlichen Zustand der Markennutzung festschreiben. Aus welchen Gründen die Parteien ein Interesse daran gehabt haben sollten, die bereits bestehenden Zeichenkonflikte in den Ländern der Anlage 3 durch Anmeldungen von prioritätsjüngeren verwechslungsfähigen Marken zu verschärfen, ist nicht ersichtlich und von der Klägerin auch nicht nachvollziehbar dargelegt.

125

Entgegen der Ansicht der Klägerin lässt sich auch dem vorgelegten Schriftwechsel nicht entnehmen, dass eine vertragliche Zustimmungspflicht der Beklagten gegeben war oder später begründet wurde. Die Klägerin hat insoweit entgegen der in Ziffer 5 a) der prozessleitenden Verfügung des Senatsvorsitzenden vom 16. September 2013 getroffenen Anordnung zur Vorlage deutscher Übersetzungen von allen fremdsprachigen Unterlagen gemäß § 142 Abs. 3 ZPO ausschließlich fremdsprachigen Schriftwechsel vorgelegt, dessen Inhalt sich dem Senat nicht sicher erschließt und der deshalb prozessual unbeachtlich ist. Der Senat hat darauf im Senatstermin hingewiesen. Ungeachtet dessen dürfte dem Schriftverkehr betreffend die (sodann erteilte) Zustimmung der Klägerin zu einer Markenanmeldung der Beklagten in Norwegen

126

„…………..

127

zu entnehmen sein, dass weder die Klägerin noch die Beklagte davon ausgegangen sind, der streitgegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung ließe sich eine wechselseitige vertragliche Zustimmungspflicht zu Anmeldungen von prioritätsjüngeren verwechslungsfähigen Marken in Ländern der Anlage 3 entnehmen. Die Klägerin hatte ersichtlich ein anderes Verständnis und überdies Bedenken gegen die vorgeschlagene Verfahrensweise, weil die Zustimmung unwiderruflich erteilt werden muss, die Koexistenzregelung aber nur so lange gilt, wie die Vereinbarung läuft. Die Beklagte war möglicherweise gerade aus diesem Grund der Ansicht, mit Blick auf das von ihr vorgeschlagene Vorgehen in den Ländern der Anlage 3 müsste eine neue Vereinbarung getroffen oder die bestehende Vereinbarung geändert werden. Dieses übereinstimmende Verständnis der Parteien ist bei der Auslegung zu berücksichtigen, denn das nachträgliche Verhalten der Parteien kann zwar den objektiven Vertragsinhalt nicht mehr beeinflussen, hat aber Bedeutung für die Ermittlung des tatsächlichen Willens der Parteien (BGH, Urt. v. 7. Dezember 2010, KZR 71/08, Rn. 42 – Jette Joop). Dem vorgelegten Schriftwechsel lässt sich überdies nicht entnehmen, dass eine vertragliche Zustimmungspflicht der Beklagten durch eine Änderung oder Ergänzung der Vereinbarung begründet wurde; die Klägerin hat es auch im Übrigen nicht dargetan.

128

III.

129

Soweit der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 9. Oktober 2014 neues tatsächliches Vorbringen enthält (etwa in Randziffer 21), hat dieses bei der Entscheidungsfindung gemäß den §§ 525, 296 Abs. 2 2. Alt., 282 Abs. 2 ZPO außer Betracht zu bleiben. Die in dem Schriftsatz enthaltenen Rechtsausführungen führen zu keiner abweichenden Beurteilung des Streitfalls.

130

IV.

131

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.

132

133

Es besteht kein Anlass für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 ZPO).

134

VI.

135

Der Senat hat der Streitwertfestsetzung das wirtschaftliche Interesse der Klägerin zugrundegelegt. Die Klägerin verfolgt mit der Klage das Ziel, die Beklagte zumindest bis zum 14. Februar 2016, zu dem die streitgegenständliche Abgrenzungsvereinbarung gemäß ihrer Ziff. 4 erneut ordentlich gekündigt werden kann, an dieser Vereinbarung festzuhalten. Dahinter steht das wirtschaftliche Interesse der Klägerin, die Zeichen mit dem Zeichenbestandteil „D 1 “ jedenfalls bis dahin in den von ihr beanspruchten Ländern ausschließlich benutzen zu können, und damit gerechnet ab Klageerhebung im August 2012 (vgl. § 40 GKG) noch 3,5 Jahre und gerechnet ab Berufungseinlegung im April 2013 (vgl. § 40 GKG) noch fast 3 Jahre. Vor diesem Hintergrund und angesichts des Umstands, dass unter den von der Klägerin beanspruchten Ländern wirtschaftlich bedeutsame Länder wie China, Japan und die USA sind, hat der Senat das mit dem Berufungsverfahren verbundene wirtschaftliche Interesse der Klägerin zurückhaltend geschätzt und auf 4 Mio. € veranschlagt. Der Senat hat überdies von der ihm nach § 63 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GKG eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Streitwertfestsetzung des Landgerichts (500 T€) von Amts wegen zu ändern und für den ersten Rechtszug den Streitwert auf 5 Mio. festzusetzen. Dies ist geboten, weil die Streitwertfestsetzung des Landgerichts gemessen an dem maßgeblichen wirtschaftlichen Interesse der Klägerin ganz erheblich zu niedrig ausgefallen ist.

Urteil vom Oberlandesgericht Düsseldorf - VI - U (Kart) 42/13

Tenor

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